« ZACAPA » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Zacapa, Guatemala, boissons alcoolisées, spiritueux, rhum, réputation, indication de provenance, risque de tromperie, bonne foi, décision étrangère ; art. 22 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 24 ADPIC, art. 2 lit. d LPM.
Cf. N 262 (arrêt du TF dans cette affaire).
sic! 7/8/2011, p. 443-448, « Zacapa » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Zacapa, Guatemala, boissons alcoolisées, spiritueux, rhum, réputation, indication de provenance, risque de tromperie, arbitraire ; art. 22 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 24 ADPIC, art. 2 lit. d LPM ; cf. N 261 (arrêt du TAF dans cette affaire).
L'art. 23 ch. 2 ADPIC interdit l'enregistrement d'une marque qui contient (ou qui est constituée par) une indication géographique pour des spiritueux qui n'ont pas cette origine. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, il n'exige pas l'existence d'un risque de tromperie. Peu importe dès lors que l'indication géographique soit ou non connue du consommateur suisse (c. 2). Étant donné qu'il n'est pas arbitraire de considérer que le rhum est un spiritueux influencé par les conditions locales (il dépend de la qualité de la canne à sucre utilisée [c. 3.4.4-3.4.5]) et que « Zacapa » (localité et département du Guatemala) jouit d'une certaine réputation dans la fabrication de rhum (plusieurs rhums de haute qualité y sont produits [c. 3.4.3]), le nom « Zacapa » est une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC (c'est-à-dire une indication qui sert à identifier un produit — et non un service [c. 3.2] — comme étant originaire du territoire d'un État membre de l'ADPIC, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique) (c. 3.2-3.5) et ne peut donc pas être enregistré comme marque (art. 2 lit. d LPM, en relation avec l'art. 23 ch. 2 ADPIC) pour du rhum et des boissons en contenant (classe 33) qui ne proviennent pas du Guatemala (c. 3.6 et 5). Du fait qu'elle n'a pas son siège en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 4 ADPIC (c. 4.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 5 ADPIC étant donné que, de bonne foi, elle ne devait pas exclure que le nom « Zacapa » soit une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC et que, par ailleurs, les raisons qui lui ont permis d'enregistrer la marque « Zacapa » au Guatemala ne sont pas connues (c. 4.2). Vu la réputation des rhums qui y sont produits, « Zacapa » n'est pas une indication géographique qui est tombée en désuétude dans son pays d'origine au sens de l'art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 4.3).
sic! 3/2017, p. 135-145, « Havana Club (fig.) / Cana Club (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, adulte, intermédiaire, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, indication de provenance qualifiée, signe descriptif, force distinctive faible, étendue de la protection, usage intensif de la marque, preuve de l’usage d’une marque, vocabulaire anglais de base, club, enquête démoscopique, décision étrangère, risque de confusion nié, boisson alcoolisée, rhum, La Havane, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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HAVANA CLUB |
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Liste des produits et services Revendiqués
Classe 30 : Chocolat. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 33 : Rhum de la Havane |
| Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Le produit « Rhum de la Havane », en classe 33, est destiné aux intermédiaires et aux distributeurs de ces produits, ainsi qu’aux consommateurs finaux de plus de 18 ans. Les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1). |
Identité/similarité des produits et services |
Le produit « Rhum de la Havane » constitue une sous-catégorie du libellé « boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ». Les produits sont donc identiques à fortement similaires (c. 5.1). |
Similarité des signes |
Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel (c. 6.1.3). Ils sont similaires sur le plan phonétique (c. 6.2-6.2.3) et sur le plan sémantique, en raison de l’élément commun « club » (c. 6.3.5). Les signes sont similaires (c. 6.4). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée : -
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection L’élément « CLUB » est partiellement descriptif des produits en cause (lieu de consommation du produit) et, de ce fait, son caractère distinctif est faible (c. 7.2.2). L’élément « HAVANA » désigne la capitale de Cuba, pays connu pour sa production de rhum. Sous réserve d’une éventuelle imposition comme marque, un élément d'une marque fondé sur une indication de provenance qualifiée présente un faible caractère distinctif intrinsèque (c. 7.3). L’association des éléments « HAVANA » et « CLUB », tous deux descriptifs à des degrés divers, ne donne pas naissance à un néologisme dont le caractère distinctif irait au-delà de la somme de leurs parties. Par conséquent, la marque opposante dispose d’un faible caractère distinctif, et, en conséquence, d’une faible étendue de protection (c. 7.4). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Le risque de confusion est nié (c. 11). |
Divers |
Le terme anglais « club » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.4). L’enquête démoscopique présentée dans le but de démontrer l’usage intensif de la marque opposante présente de nombreux et importants problèmes méthodologiques et ne peut donc pas être prise en considération (c. 8-8.6). De même, les volumes de rhum vendus en Suisse par la titulaire de la marque opposante sur une période de cinq ans ne sont pas suffisants pour démonter un usage intensif de la marque. Tout d’abord, on attend généralement de chiffres de ce genre qu’ils portent sur une période de dix ans. En outre, les informations communiquées n’indiquent pas quelle part de marché cela représente en Suisse et elles ne permettent pas d’établir un usage à titre de marque (c. 8.7). Les décisions étrangères dans lesquelles l’usage intensif de la marque a été reconnu et qui sont produites par la demanderesse ne sont pas authentifiées et font l’objet de traductions incomplètes. De plus, elles se rapportent à une autre marque de la demanderesse, proche de la marque opposante (c. 8.8). La marque opposante ne parvient pas à établir un usage intensif (c. 8.9). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est rejeté (c. 12). |
sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « PYRAT/thePirate.com (fig.) + tP thePirate.com (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, combinée, pirate, boissons alcoolisées, cercle des destinataires pertinent, grand public, public adulte, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, rhum, besoin de libre disposition, force distinctive normale, recours partiellement admis, risque de confusion, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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« PYRAT » |
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Liste des produits et services Revendiqués
Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere). |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; boissons spiritueuses distillées ; rhum ; spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « tequila » ; vins ; liqueurs. |
| Contenu de la décision | |
|---|---|
Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere). |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les boissons alcoolisées s’adressent à un large public âgé de plus de 16 ans. Contrairement à l’avis de la recourante, ce n’est pas la perception des connaisseurs, mais des consommateurs en général qui est pertinente. En l’espèce, les boissons alcoolisées sont des biens de consommation courante acquis avec un degré d’attention moyen (c. 4.2). |
Identité/similarité des produits et services |
La bière et le vin présentent au moins une similarité éloignée avec les alcools plus forts comme la vodka ou le rhum dans la mesure où ils sont consommés dans les mêmes buts. En lien avec les boissons non alcoolisées telles que les eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres préparations, il convient également d’admettre une similarité. En effet, ceux-ci sont souvent proposés ensemble dans un faisceau de prestations provenant d’un même distributeur (c. 5.3.2). |
Similarité des signes |
Les marques comparées coïncident sur l’élément « pirate » bien que dans la marque opposante, le « i » soit remplacé par un « y ». Elles sont donc similaires sur les plans visuels, sémantiques et phonétiques (c. 6). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la
marque attaquée
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection Contrairement à l’avis de la recourante, le terme « pirate » ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition concernant le rhum en particulier (c. 7.3). Le lien entre l’imaginaire des pirates et le rhum n’est pas non plus suffisant pour reconnaître une force distinctive faible (c. 7.4). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 7.5-7.5.2). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention ordinaire. Les produits sont, pour une part, fortement similaires et, pour une autre part, légèrement similaires. Cependant, et bien que les marques attaquées reprennent le « P » et le « rat » de la marque opposante, l’existence d’éléments graphiques frappants ainsi que la grande force distinctive qui réside dans le « Y » de la marque opposante suffisent à rejeter un risque de confusion pour la marque “ thePirate.com (fig.) ” (c. 8.1). Sans élément graphique pour exacerber les différences entre les signes comparés, la marque “ tP thepirate.com ” génère un risque de confusion avec la marque opposante (c. 8.2). |
Divers |
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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour l’enregistrement N° 709’624 “ thePirate.com (fig.) ”, et admise pour l’enregistrement N° 711'381 “ tP thePirate.com (fig.) ” (c. 9.1). [YB] |