Afin d'éviter que la procédure ne soit retardée de manière excessive, l'art. 128 lit. b LBI ne permet la suspension d'une action en nullité de la partie suisse d'un brevet européen (à l'exclusion d'un brevet suisse) qu'en présence d'un motif sérieux et/ou lorsque qu'un jugement en nullité de l'Office européen des brevets (OEB) est imminent (c. II.2). Un contrat de licence exclusive oral peut valablement conférer la qualité pour agir au preneur de licence (c. II.3). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les juges. Un expert n'est en principe pas empêché d'établir une expertise dans une procédure au fond par le seul fait qu'il a déjà établi une expertise sommaire dans la procédure de mesures provisionnelles. Ne constituent pas des indices de partialité d'un expert le fait que cet expert en chimie n'a pas d'expérience pratique dans le domaine spécialisé en cause (chimie des polymères) et le fait que son expertise sommaire a été critiquée (de manière peu approfondie) par la partie à laquelle elle était défavorable (c. III.1.b)aa). Même s'il n'est pas spécialisé dans la chimie des polymères, un chimiste est en mesure de se prononcer, dans le cadre d'une expertise sommaire, sur la validité de l'exposé (inexistant en l'espèce) d'une invention au sens de l'art. 50 al. 1 LBI. Il peut également valablement décider qu'il n'a pas besoin du concours d'un autre expert, spécialisé dans le domaine (c. III.1.b)bb). En l'occurrence, l'expert nommé est à même de se prononcer sur la question de l'existence des brevets litigieux (c. III.1.c). Selon le Handelsgericht, il revient à la partie qui fait valoir une violation de la partie suisse de son brevet européen d'en prouver l'existence et d'avancer les frais de l'expertise, bien que la partie adverse fasse valoir à titre reconventionnel la nullité du brevet suisse (à ce sujet, voir la critique de Stieger [sic! 6/2010, p. 451-453]). Cette position est justifiée par la similitude des brevets et par le fait que l'expertise sommaire nie l'existence du brevet suisse (c. III.2). En l'absence d'une nouvelle expertise (en raison du non-paiement de l'avance de frais [c. III.2 in fine]), il convient de rendre le jugement au fond sur la base de l'expertise sommaire, qui conclut à la nullité du brevet suisse en raison d'un exposé de l'invention insuffisant (ne permettant pas à un homme de métier [de] l'exécuter [art. 50 al. 1 LBI]) et de l'absence de nouveauté (art. 7 al. 1 et 2 LBI) et de non-évidence (art. 1 al. 2 LBI) de l'invention. La simple optimisation, accessible à l'homme de métier, des propriétés d'une composition ne constitue pas une invention. Pour breveter une nouvelle composition dotée de nouvelles propriétés spéciales, il est indispensable d'en décrire le contenu et le mode de fabrication. En l'espèce, le brevet suisse est jugé nul par le Handelsgericht (c. III.3.a)aa). Vu sa presque identité avec le brevet suisse, la partie suisse du brevet européen doit également être considérée comme nulle. La divulgation d'un concept spécial détruit la nouveauté du concept général (c. III.3.a)bb). La nullité des brevets litigieux est confirmée par un jugement du Bundespatentgericht allemand (selon lequel le brevet allemand — pratiquement identique [c. III.4.a) in fine] — est nul à défaut de nouveauté de l'invention) et par une décision incidente de la division d'opposition de l'OEB (selon laquelle le brevet européen ne contient pas un exposé suffisant de l'invention [art. 83 CBE 2000]) (c. III.4).

La défenderesse, accusée par la plaignante d’avoir violé le brevet européen qu’elle détient sur un pistolet de pulvérisation, allègue un défaut de nouveauté par rapport à deux brevets existants. Le TFB rejette cet argument, et cite une décision concordante du Bundespatentgericht allemand (c. 4.3). La défenderesse allègue également une absence d’activité inventive par rapport au premier des deux brevets cités, l’invention découlant d’une manière évidente de l’état de la technique, qu’elle exemplifie en citant plusieurs autres brevets. Le TFB considère, contrairement au Bundespatentgericht allemand, que les documents cités ne rendent pas l’invention litigieuse évidente pour l’homme du métier (c. 4.4). L’objet réalisé par la défenderesse remplissant toutes les caractéristiques de la première revendication de la plaignante, il constitue une contrefaçon de l’invention brevetée au sens de l’art. 66 lit. a LBI (c. 4.5). La demanderesse prend des conclusions en cessation du trouble, en fourniture de renseignements et en reddition de comptes. Elle conclut en outre à ce qu’il lui soit donné la possibilité, dans une deuxième étape, d’établir et de chiffrer son dommage ou le gain dont elle pourrait demander la délivrance, sans, à ce stade de la procédure, prendre de conclusions chiffrées ou chercher à établir que les conditions d’une action en dommages-intérêts ou en délivrance du gain seraient remplies (c. 5.1). L’action échelonnée suppose l’existence d’une prétention de droit matériel en fourniture de renseignements et en reddition de comptes (c. 5.3). Le TFB considère qu’une telle prétention de droit matériel découle de l’art. 66 lit. b LBI (c. 5.4). Il fait donc droit aux conclusions en cessation et à celles en fourniture de renseignements et en reddition de comptes (c. 5.5). Et puisque la demanderesse a requis et obtenu que la procédure soit suspendue en ce qui concerne les actions pécuniaires jusqu’à droit connu sur l’existence d’une violation et sur l’action en fourniture de renseignements et en reddition de comptes, on ne peut pas lui faire grief de n’avoir pas allégué et établi que les conditions d’une action en dommages-intérêts ou en délivrance du gain seraient remplies (c. 5.6). [SR]

Le demandeur A est une personne physique de nationalité autrichienne, détentrice d’un brevet européen pour la Suisse concernant un procédé de fabrication de formes plastiques façonnées à l’état chaud. Il soupçonne C Gmbh, une société en commandite de droit autrichien, de violer son brevet en Suisse par l’intermédiaire de sa société commanditaire I AG dont le siège et l’activité se situent en Suisse. À ouvre action devant le TFB contre C Gmbh et requiert le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles imposant à I AG une inspection de ses locaux au cours de laquelle il devra être procédé à une description de machines. Parallèlement, A requiert que les données mesurées au cours de l’inspection soient recueillies comme preuves à futur au sens de l’art. 158 CPC. Au cours de la procédure, I AG accepte amiablement que A procède à une inspection de ses locaux, à la suite de quoi A estime que les machines de I AG ont été partiellement démontées en vue de l’inspection. Les deux parties au litige étant autrichiennes, le TFB examine d’office sa compétence internationale. Si le fait dommageable au sens de l’art. 5 ch. 3 CL (actes délictuels) risque de se produire en Suisse, les tribunaux suisses sont potentiellement compétents pour statuer sur le fond (c. 11-14). Des règles particulières s’appliquent toutefois lorsqu’un tribunal suisse est saisi en vue de prononcer d’uniques mesures provisionnelles (conservation des preuves par description ou preuve à futur) susceptibles d’être exécutées ultérieurement dans un État contractant de la CL. Selon la jurisprudence de la CJUE applicable pour l’interprétation de la CL ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, des mesures (super-)provisionnelles appelées à être exécutées dans un État contractant doivent impérativement faire l’objet d’une procédure contradictoire entre les parties. Reconnaître l’inverse permettrait en effet de priver la partie intimée de son droit d’être entendue dans l’État où la mesure doit être exécutée (c. 18). En l’espèce, des mesures superprovisionnelles ne peuvent pas être prononcées puisque le droit suisse ne prévoit pas de procédure contradictoire pour ce type de procédure. L’examen du litige est par conséquent limité à l’éventuel prononcé de mesures provisionnelles, soit en l’espèce à l’administration ou non d’une preuve à futur (c. 15-19). Dans la mesure où A a pu visiter les locaux de I AG et y prendre des mesures, aucune mise en danger des preuves n’a en l’espèce été suffisamment rendue vraisemblable. Les conditions nécessaires à l’administration d’une preuve à futur ne sont par conséquent pas remplies. La demande est rejetée. [FE]