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22 mars 2012

TAF, 22 mars 2012, B-5165/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 466 (rés.), « Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.) » ; procédure d’opposition, non entrée en matière, qualité pour agir, titularité de la marque, groupe de sociétés, inscription, formalisme excessif ; art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 1 LPM, art. 31 al. 3 LPM, art. 20 OPM.

L'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur l'opposition formée par la recourante 2, car c'est la recourante 1 qui est titulaire de la marque opposante. Bien que la décision de non entrée en matière ait été notifiée à la recourante 2, le TAF reconnaît la légitimation active de la recourante 1, car celle-ci est matériellement touchée par la décision de l'autorité inférieure (c. 1.2.1). La légitimation pour former opposition découle de l'inscription au registre (art. 31 al. 1 LPM) (c. 3). L'absence de légitimation active est un vice irréparable qui conduit à la non entrée en matière. La partie opposante qui n'est pas inscrite au registre comme titulaire de la marque opposante reçoit un délai supplémentaire afin qu'elle puisse prouver sa légitimation active au moment du dépôt de la demande. On ne peut reprocher à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) parce qu'elle n'est pas entrée en matière sur une demande présentant des vices essentiels (c. 3.3). Chaque société d'un groupe est une entité juridiquement indépendante. L'appartenance de la recourante à un groupe de sociétés n'a donc aucun effet sur la titularité de la marque opposante (c. 4.1.1-4.1.3). On peut attendre de la partie qui forme opposition qu'elle soit particulièrement attentive au nom du titulaire de la marque opposante (c. 4.2.1). L'erreur de la recourante sur un point aussi important ne saurait conduire après-coup à la guérison d'un vice qui aurait dû être corrigé dans le délai d'opposition (c. 4.2.2). Dès lors que la recourante n'était pas légitimée à agir pendant le délai d'opposition, l'autorité inférieure n'a pas fait preuve de formalisme excessif en refusant d'entrer en matière (c. 4.2.5). La recourante 2 prétend à tort qu'elle était légitimée à former opposition en raison d'une licence que lui aurait octroyée la recourante 1 sur la marque opposante. Elle ne saurait toutefois rien tirer de tels arguments dès lors qu'elle n'a jamais signifié agir au nom de la recourante 1 (c. 4.4.2). Les recours sont rejetés (c. 5). [JD]

Sonnenschein (fig.) (opp.)
Sonnenschein (fig.) (opp.)
Europa-Solar AG (fig.) (att.)
Europa-Solar AG (fig.) (att.)

« Tarif commun 3a complémentaire » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif 3a complémentaire, décision sur recours, instructions impératives à l’autorité précédente, divertissement de fond ou d’ambiance, divertissement ciblé, équité du tarif, forfait, redevance de réception radio, redevance de réception TV, effet rétroactif, entrée en vigueur rétroactive, approbation des tarifs rétroactive, introduction d’une redevance, édition du dossier, effets de la décision d’approbation, hôtellerie, logement de vacances ; art. 26 al. 1 Cst., art. 61 al. 1 PA, art. 46 LDA, art. 47 LDA, art. 60 LDA, art. 83 al. 2 LDA, art. 68 LRTV ; cf. N 27 (vol. 2007-2011 ; TF, 19 juin 2007, ATF 133 II 263 ; sic! 10/2007, p. 722-735, « MP3-Player II » ; JdT 2007 I 146) ; N 601 (vol. 2012- 2013 ; CAF, 17 novembre 2011) ; N 603 (vol. 2012-2013 ; TAF, 3 janvier 2012, B-1769/2010 ; medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.), « Tarif A télévision (Swissperform) ») ; N 609 (vol. 2012-2013 ; TF, 13 novembre 2012, 2C_580/2012 ; sic! 3/2013, p. 154-157, « GT 3a » ; medialex 1/2013, p. 49-50 ; N 611 (vol. 2012-2013 ; CAF, 30 novembre 2012) ; N 790 (TAF, 14 mars 2014, B-6540/2012 ; sic! 10/2014, p. 618-623, « Zusatztarif zumGT 3a ») , N 802 (TAF, 8 juillet 2015, B-3865/2015, « Tarif commun 3a complémentaire ») et N 1040 (TF,13 décembre 2017, 2C_685/2016, 2C_806/2016).

En vertu de l’art. 61 al. 1 PA, une décision de renvoi du TAF est contraignante pour la CAF. Si le renvoi est effectué avec la formule « pour nouvelle décision dans le sens des considérants », le caractère impératif s’étend aux considérants. La CAF ne doit donc plus se prononcer sur la base légale du tarif et sur la possibilité d’établir un tarif séparé (c. 3). Dans le cadre de son arrêt du 14mars 2012 (recte : 2014) (cf. N 790), le TAF a estimé que l’utilisateur au sens du droit d’auteur, en cas de réception d’émissions dans des chambres d’hôtel, n’était pas le client,mais l’hôtelier. Il ne s’agit pas de simple divertissement de fond ou d’ambiance, mais de divertissement ciblé dûment choisi, ce qui pourrait plaider pour une utilisation plus intensive.Cependant, les émissions ne sont pas regardées longtemps et elles profitent à un plus petit nombre de personnes qu’en cas de diffusion dans un magasin, par exemple. Dans le cadre d’un tarif qui doit couvrir un grand nombre de situations, une réglementation forfaitaire est justifiée (c. 10). Une probable évolution technologique, qui rendrait désuète la réception d’émissions au moyen d’appareils radio / TV, n’a pas à être prise en compte pour juger de l’équité du tarif (c. 11). Ni la redevance selon l’art. 68 LRTV, ni les droits de retransmission payés par les câblodistributeurs n’empêchent un tarif de droits d’auteur et de droits voisins pour la réception d’émissions dans des chambres d’hôtel (c. 12). Dans le cadre d’un tarif forfaitaire, il n’est pas inéquitable que les exploitants de logements de vacances soient traités comme les hôteliers (c. 13). Un moyen de preuve concernant une question tranchée par le TAF (qui lie la CAF) n’est pas pertinent (c. 14). La question de l’entrée en vigueur du tarif, éventuellement rétroactive, relève du contrôle de l’équité (c. 16). Selon l’ATF 133 II 263 (cf. N 27, vol. 2007-2011, c. 11.2), l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif se décide au cas par cas, en fonction des circonstances de fait et de droit et des différents intérêts en présence. Il semble s’agir d’un examen sui generis, fondé sur d’autres critères que ceux concernant l’effet rétroactif dit « véritable » des actes administratifs, qui fait appel à deux éléments : d’une part la prévisibilité de l’obligation de payer, d’autre part le fait de pouvoir raisonnablement exiger des utilisateurs qu’ils provisionnent les montants litigieux. Les conditions de l’absence d’inégalités choquantes et de l’absence d’atteintes à des droits acquis sont également à observer, car elles valent dans tous les domaines du droit administratif. Le critère de la prévisibilité implique nécessairement une rétroactivité limitée dans le temps, à déterminer en fonction des circonstances du cas particulier. Enfin, le principe de la proportionnalité, fondamental en droit administratif, doit être respecté. Lorsque la CAF a approuvé un tarif, les utilisateurs doivent compter avec l’entrée en vigueur de ce tarif,même lorsque la décision d’approbation fait l’objet d’un recours avec effet suspensif. Sous l’empire de l’aLDA, l’entrée en vigueur et l’application rétroactives d’un tarif étaient exclues, car la loi ne consacrait que des droits exclusifs, si bien que les utilisations ne pouvaient pas être entreprises sans qu’un tarif soit applicable (c. 22). Aujourd’hui, l’art. 83 al. 2 LDA et la jurisprudence du TF dans l’affaire 2A. 142/173/174/1994 du 24 mars 1995 montrent que la procédure d’approbation tarifaire ne doit pas conduire à des périodes d’utilisations sans redevances, cela aussi bien dans le domaine des droits exclusifs que dans celui des droits à rémunération. Sinon le droit de la gestion collective interférerait sur le droit d’auteur matériel, qui est couvert par la garantie de la propriété au sens de l’art. 26 al. 1 Cst. (c. 23). La CAF a déjà accepté l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif, par sa décision du 17 novembre 2011 (cf. N 601, vol. 2012-2013) (c. 25). La doctrine va dans le même sens (c. 26). Il faut distinguer l’approbation avec effet rétroactif d’un tarif en première instance et l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif suite à une procédure de recours. En l’espèce, cette procédure de recours concerne un tarif complémentaire, ayant pour but de compléter un tarif commun dont la durée est limitée à quelques années. Si l’on excluait l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif complémentaire suite à une procédure de recours (qui peut durer deux à trois ans), l’institution même des tarifs complémentaires pourrait devenir obsolète. La procédure d’approbation tarifaire (y compris les éventuels recours) ne doit pas être un moyen d’obtenir des périodes d’utilisation gratuites, sinon les recours deviendront la règle (et la gestion collective ira à l’encontre de ce que permet la gestion individuelle). De plus, les autorités ne doivent pas être livrées aux circonstances de chaque cas particulier pour déterminer si d’autres moyens que l’effet rétroactif (comme un supplément sur la redevance courante) sont admissibles ou non (c. 27). Depuis la première décision de la CAF (cf. N 611, vol. 2012-2013) les utilisateurs devaient compter avec l’introduction d’une redevance. Admettre une réalisation de la condition de prévisibilité seulement si un tarif antérieur existait déjà ne découle ni de l’art. 83 al. 2 LDA, ni de la jurisprudence, en particulier de l’arrêt du TAF du 3 janvier 2012 (cf.N 603, vol. 2012- 2013) (c. 28). D’autre part, on pouvait raisonnablement exiger des utilisateurs qu’ils provisionnent les montants litigieux,même si leurs associations avaient fait recours en contestant la base légale du tarif (c. 29). La longueur de la procédure n’est pas seulement imputable aux sociétés de gestion. Par sa prise de position concernant l’effet suspensif dans la procédure de recours, Hotellerie-suisse a montré qu’elle était consciente du risque que le tarif entre en vigueur rétroactivement (c. 30). Enfin, l’effet rétroactif ne cause pas d’inégalités choquantes ou de distorsions dans les rapports de concurrence, et il ne porte pas atteinte à des droits acquis.Compte tenu des circonstances de fait et de droit et des différents intérêts en présence, il est admissible que le tarif entre en vigueur au 1er janvier 2013. Le TAF a d’ailleurs déjà admis un effet rétroactif d’environ deux ans (cf. N 603, vol. 2012-2013) (c. 31). L’édition du dossier de la procédure de recours devant la CAF n’est pas recevable, car la requérante n’indique pas pour quelles questions concrètes elle entend se prévaloir de ce dossier. De plus, le TAF a probablement déjà retourné les pièces aux parties et il n’est pas sûr que la CAF ait les moyens juridiques d’exiger une telle édition (c. 33). Le TC 3a complémentaire est donc approuvé.Mais, comme les associations d’utilisateurs peuvent difficilement recourir sans disposer de la décision motivée par écrit, il convient de préciser que cette décision ne prendra effet qu’à l’échéance du délai de recours (c. 35). [VS]

07 novembre 2013

TF, 7 novembre 2013, 4A_224/2013 (d)

sic! 3/2014, p. 162-163, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) II » ; for, compétence matérielle, droit transitoire, dispositions transitoires, entrée en vigueur, effet rétroactif, moyens de preuve, lieu de l’acte, lieu du résultat, action en fourniture de renseignements, produits érotiques, préservatif ; art. 109 al. 2 LDIP, art. 191 al. 1 LDIP, art. 197 al. 2 LDIP ; cf. N 415 (vol. 2007-2011 ; KG SZ, 17 août 2010, ZK 2008 19 ; sic! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter /Harry Popper (fig.) ») et N 902 (TF, 26 janvier 2015, 4A_552/2014 ; arrêt du TF dans cette affaire).

C’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que dans le cadre d’une action portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, la détermination du lieu de l'acte ou du résultat au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP ne concernait que la compétence de l’autorité et non le bien-fondé de l’action (c. 2.2). Cependant, c’est à tort que cette autorité a appliqué le régime de droit transitoire de l’art. 196 al. 1 LDIP à des questions de compétence au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP. L’art. 197 LDIP, qui établit le régime de droit transitoire relatif aux questions de compétence, prévoit que le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur avec effet rétroactif. L’erreur de l’autorité de première instance l’a conduite à refuser, en violation du droit fédéral, une partie des moyens de preuves établissant les actes contrefaisants et leur résultat qui étaient soumis par la demanderesse, au motif qu’ils étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel art. 109 al. 2 LDIP. Pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être révoquée et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour un nouvel examen (c. 2.3). L’autorité de première instance aurait dû examiner les moyens de preuve suggérant que des livraisons et des ventes avaient été réalisées dans le canton de Schwyz (après l’entrée en vigueur du nouvel art. 109 al. 2 LDIP), car la livraison et la vente de marchandises contrefaites peuvent constituer des actes ou un résultat au sens de l’art. 109 al. 2 LDIP (c. 2.4). [AC]

29 mai 2008

TAF, 29 mai 2008, B-3113/2008 (d)

sic! 12/2008, p. 887-889, « Public-Viewing- Tarif » ; gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, recours obligatoire aux sociétés de gestion, tarif, force obligatoire, entrée en vigueur ; art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 22 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 2 LDA ; cf. N 38 (arrêt similaire).

La question de savoir si le public viewing est ou non soumis à la gestion collective obligatoire au sens de l'art. 22 al. 1 LDA relève de la seule compétence du juge civil. Les décisions de la CAF et du TAF approuvant le tarif correspondant ne lient pas ce juge quant à la question de savoir quelles utilisations, au sens de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA, sont obligatoirement sujettes à la gestion collective selon l'art. 22 al. 1 LDA. L'art. 59 al. 3 LDA — qui prévoit que, lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge — n'est pas applicable à cette question (c. 3).

29 mai 2008

TAF, 29 mai 2008, B-3116/2008 (d)

Gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, recours obligatoire aux sociétés de gestion, tarif, force obligatoire, entrée en vigueur ; art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 22 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 2 LDA.

Cf. N 37 (arrêt similaire).

06 novembre 2008

TAF, 6 novembre 2008, B-613/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « Nanobone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, nanotechnologie, produits médicaux, besoin de libre disposition, décision étrangère, entrée en vigueur, publication dans le RO ; art. 5 ch. 1 AM, art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 2 lit. a LPM.

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 AM correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’une désignation doit être directement reconnaissable, c’est-à-dire sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Même une désignation nouvelle, inhabituelle ou dans une langue étrangère peut avoir un caractère descriptif (c. 2.2). Les implants et les substituts osseux (classes 1, 5 et 10) sont des produits destinés à des spécialistes de la science, de la technique et de la médecine (c. 2.4). Afin de déterminer si un signe doit rester à la libre disposition du marché (Freihaltebedürfnis), il s’agit de se placer dans l’optique des concurrents du déposant (c. 2.4). La désignation « NANOBONE » est formée des éléments « bone », qui signifie « os » en anglais (c. 3.1.1), et « nano », qui provient du grec et qui se réfère à l’infiniment petit (c. 3.1.2). Ces deux éléments sont compris dans les milieux concernés par les produits en cause (c. 3.2). Les produits en cause sont étroitement liés à l’os et l’élément « bone » est dès lors descriptif (c. 3.3). L’élément « nano » est également descriptif, car les produits en cause sont issus de la nanotechnologie ou contiennent des nanoparticules (c. 3.4). La désignation « NANOBONE » est dès lors descriptive et ne peut pas être enregistrée comme marque pour les produits concernés (c. 3.4 et 4). N’est pas déterminant le fait que l’enregistrement soit aussi demandé pour des produits qui ne touchent pas directement l’os ou les nanotechnologies (c. 3.4). Il se n’agit pas en l’espèce d’un cas limite dans lequel il conviendrait de prendre en considération des décisions d’enregistrement rendues à l’étranger (c. 3.5).

12 décembre 2008

TAF, 12 décembre 2008, B-5531/2007 (d)

sic! 5/2009, p. 354 (rés.), « Apply- Tips » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, langues nationales, anglais, tip, coton-tige, matériel dentaire, égalité de traitement, entrée en vigueur, publication dans le RO ; art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 2 lit. a LPM.

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 4). Il suffit qu’un mot soit descriptif dans l’une des langues nationales pour être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Une grande partie de la population suisse voit dans le mot « Tips » une référence aux cotons-tiges ou bâtonnets ouatés (« Wattestäbchen ») en raison de la marque américaine « Q-Tips » (c. 7). En relation avec des « outils, instruments et appareils dentaires », la désignation « Apply-Tips » ne peut avoir d’autre signification que « bâtonnets ou pointes pour appliquer » des liquides ou des pâtes (c. 8). La faute grammaticale qui consiste à associer un verbe (« Apply ») à un nom (« Tips ») n’est pas propre à enlever à la désignation « Apply-Tips » son caractère purement descriptif (c. 9). Il n’est en l’espèce pas possible de revendiquer l’égalité de traitement avec les marques « cool-tip » et « easy tip », car elles sont composées d’un adjectif (et non d’un verbe) et d’un nom et elles utilisent par ailleurs le nom « tip » au singulier (c. 10).

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-5876/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Proled (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, force distinctive, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère, entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 165 (arrêt du TF dans cette affaire).

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2008, de la nouvelle version du PAM, le PAM l’emporte sur l’AM entre l’Allemagne et la Suisse (c. 3). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 6 in fine). En lien avec du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11), la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 7). Le signe « PROLED » se décompose en deux éléments : « PRO » et « LED » (c. 9.1). « PRO » renvoie notamment au professionnalisme (c. 9.1.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, doit être connue d’une grande partie des consommateurs moyens, ne serait-ce que comme source lumineuse (c. 9.1.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROLED » comme « professionelle Leuchtdioden » plutôt que comme « Leuchtdioden befürwortend » et voit dans l’élément « PRO » une indication publicitaire (c. 9.2-9.3). En lien avec les produits de la classe 11 contenant des LED, le signe « PROLED » (« professionnelle[r] Leuchtdiode/ Leuchtkörper ») constitue sans aucun doute une indication publicitaire ; en lien avec les autres produits (classes 9 et 11), il n’est pas non plus doté de force distinctive (art. 2 lit. a LPM), car il est difficile de faire une distinction claire entre les lampes et les autres composants visés (c. 9.3). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme du signe « PROLED (fig.) » explicite la nature futuriste des LED, n’exclut pas la décomposition de l’élément « PRO-LED » et ne suffit donc pas à conférer au signe « PROLED (fig.) » une force distinctive suffisante (c. 9.4). Il n’est pas exclu qu’un signe fantaisiste tel que « PROLED » soit soumis à un besoin de libre disposition. L’art. 2 lit. a LPM n’exige toutefois pas, pour qu’un signe appartienne au domaine public, qu’il soit à la fois dépourvu de force distinctive et soumis à un besoin de libre disposition (c. 9.5). La pratique de l’IPI n’est pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- » et certains d’entre eux ont été enregistrés à tort ; ces cas ne constituent toutefois pas une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 10.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 10.2).

Fig. 24 – Proled (fig.)
Fig. 24 – Proled (fig.)

02 avril 2011

TAF, 2 avril 2011, B-2828/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 442 (rés.), « roter Koffer (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, valise, couleur, matériaux, outil, instrument, appareil, bricolage, forme fonctionnelle, forme décorative, signe figuratif, provenance commerciale, force distinctive, originalité, souvenir, imposition comme marque, égalité de traitement, Outperform.Outlast., entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l'art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme le Liechtenstein et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 3). Du fait qu'elles sont qualifiées de procédurales, les dispositions du PAM sont en principe applicables dès le jour de leur entrée en vigueur (c. 3). La réglementation prévue par les art. 5 ch. 1 PAM et 5 ch. 1 AM (en relation avec l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.2). Appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) les formes qui, au moment de la décision d'enregistrement, ne s'écartent pas de manière frappante de ce qui est attendu et habituel et qui, à défaut d'originalité, ne restent pas ancrées dans la mémoire du consommateur (c. 4.1 et 4.3). Est déterminante la question de savoir si le consommateur voit dans le signe non pas un élément fonctionnel ou esthétique, mais une référence permettant d'identifier le fabricant du produit, ce qui n'est en général pas le cas lorsque, sur le marché, les produits du même type présentent une grande diversité de formes (c. 4.1). Il n'est pas suffisant que la forme se distingue de celle des autres produits (c. 4.1). Les couleurs appartiennent en principe au domaine public (c. 4.1). La force distinctive d'un signe — constitué en l'espèce d'une forme et de couleurs — s'apprécie en fonction de l'impression d'ensemble qui s'en dégage (c. 4.2). Vu la formulation relativement large de la liste des produits revendiqués, les éléments de fixation, d'assemblage et de montage en métal (classe 6) et en plastique (classe 17), ainsi que divers outils, instruments et appareils (classes 7-9) s'adressent non seulement au spécialiste, mais également au bricoleur (c. 5-5.4). Du fait que les listes des produits des deux marques ne sont pas identiques, la recourante ne peut pas invoquer l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) avec sa propre marque Outperform.Outlast. dont le TAF avait considéré (TAF, 24 juin 2009, B-684/2009, c. 4 [cf. N 125) qu'elle portait sur des produits s'adressant uniquement au spécialiste (c. 5.2.1). Le signe tridimensionnel au sens strict « roter Koffer (3D) » — qui ne contient pas d'élément particulier (typographie ou élément visuel) — est habituel, imposé par sa fonction et attendu en lien avec les produits revendiqués (c. 6.3). Les consommateurs visés ne perçoivent pas la couleur rouge de sa coque — qui a d'ailleurs une fonction pratique — comme un élément distinctif prépondérant (c. 6.3). La combinaison de forme et de couleur « roter Koffer (3D) » ne fait pas référence à la provenance industrielle des produits et n'est donc pas suffisamment distinctive (c. 6.3). La recourante ne faisant pas valoir le fait que le signe « roter Koffer (3D) » s'est imposé comme marque, la question n'a pas à être examinée (c. 6.4). Le signe tridimensionnel « roter Koffer (3D) » appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 7).

roter Koffer (3D)
roter Koffer (3D)

07 octobre 2008

TAF, 7 octobre 2008, B-1611/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Rome, Italie, eau, produits cosmétiques, indication de provenance, teneur symbolique, lifestyle, parties, changement de partie, entrée en vigueur, publication dans le RO, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 4 PA, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

L'IPI a valablement consenti au changement de partie intervenu suite au transfert de la marque litigieuse (art. 4 PA, art. 17 et 21 al. 2 PCF) (c. 1). Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l'art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu'elle n'a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 3). Il est rendu suffisamment vraisemblable que la désignation « Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) » constitue une indication de provenance (art. 47 al. 1 LPM) pour des produits cosmétiques. La référence à Rome ne peut pas être considérée comme symbolique (comme une simple référence à un lifestyle). Ce à quoi les consommateurs s'attendent concrètement (produit fabriqué entièrement en Italie ou produit issu de composants provenant d'Italie) n'est pas déterminant (c. 5-6). En droit des marques, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué avec retenue, car des différences minimes peuvent avoir une influence importante sur la force distinctive d'une marque. Il n'est pas possible de revendiquer l'égalité de traitement avec une marque enregistrée selon une pratique antérieure incorrecte. Enfin, le fait que la marque ait été enregistrée dans plus de 20 États n'est pas déterminant, car la signification d'une indication de provenance peut varier d'un pays à l'autre (c. 7).

Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)
Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-798/2021 (f)

Droit des brevets, réintégration en l’état antérieur, annuité, radiation d’un brevet, demande de poursuite de la procédure, entrée en matière (refus), délai, tardiveté, recours rejeté ; art. 24 al. 1 PA, art. 2 LBI, art. 46a al. 2 LBI, art. 46a al. 4 let. c LBI, art. 47 LBI

Les recourantes ne paient pas la 10e annuité de leur brevet dans le délai ordinaire qui prend fin le 31 janvier 2018 ni dans le délai pour le paiement avec surtaxe qui arrive à échéance le 31 juillet 2018 (état de fait A.b.a). Suite à la décision de l’instance précédente de radier le brevet, les recourantes déposent une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) concernant le délai arrivant à échéante le 31 octobre 2018 pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) (état de fait A.b.c.a). Suite à la décision de l’instance précédente de ne pas entrer en matière, les recourantes recourent au TAF (état de fait A.b.c.b à D.). L’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets (c. 4.2). Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur (qui serait en soi tardive), les recourantes ne soutiennent pas avoir été empêchées d’observer le délai pour le paiement de la 10e annuité. Elles estiment avoir été empêchées d’observer le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure au sens de l’art. 46a LBI (c. 5 – 6.1). L’art. 46a al. 4 let. c prévoit et exclut la situation inverse (soit le fait de requérir la poursuite de la procédure lorsque le délai pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur est échu) (c. 6.2.1.2). Le délai de 6 mois prévu à l’art 46a LBI est un délai de péremption (c. 6.2.3.1). Ce délai relativement court se justifie par l’intérêt public à la libre utilisation de l’invention et la sécurité juridique (c. 6.2.3.2). En conséquence, la poursuite de la procédure et la réintégration en l’état antérieur entrent en ligne de compte (c. 6.2.3.3). Les délais prévus pour la poursuite de la procédure seraient dépourvus de sens si cette même procédure s’appliquait à eux. Il en est de même pour la réintégration en l’état antérieur (c. 6.2.4.1). Contrairement à l’avis de la recourante le fait que les articles 46a et 47 LBI ne soient pas soumis aux mêmes conditions n’implique pas nécessairement qu’ils puissent être invoqués cumulativement (c. 6.4.2.2). Rien ne s’oppose à ce que la jurisprudence du TAF, selon laquelle une réintégration en l’état antérieur est exclue lorsque le délai de 6 mois prévus à l’art 46a al. 2 LBI, n’a pas été observé (c. 6.3.1.1). En l’espèce, le délai pour déposer une requête de poursuite de la procédure en lien avec le paiement de la 10e annuité arrive à échéance le 31 janvier 2019. La demande de réintégration en l’état antérieur est tardive au sens de l’art. 47 LBI mais également concernant les délais pour présenter une requête en poursuite de la procédure au sens de l’art. 46 a LBI (c 6.3.1.2). La question de savoir si une demande de réintégration en l’état antérieur peut porter sur le délai relatif de deux mois de l’art. 46a LBI peut être laissée ouverte de même que celle portant sur les autres conditions matérielles de la réintégration en l’état antérieur (c. 6.3.2 – 6.3.2.2). Le recours est rejeté (c. 7 – 7.2). [YB]