La titulaire des marques « GERFLOR » et « GERFLOR therflooringroup » s’oppose à l’enregistrement de la marque « GEMFLOOR ». Selon l’instance précédente, il existe bien un risque de confusion (c. A.b.f.b), mais l’intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable un usage sérieux de sa marque « GERFLOR ». Elle révoque donc l’enregistrement de la marque « GEMFLOR » au motif qu’il existe un risque de confusion avec la marque « GERFLOR theflooringroup » (c. A.b.e). La marque attaquée recours contre cette décision, invoquant que, comme elle ne pouvait invoquer le défaut d’usage de la marque « GERFLOR theflooringroup », elle doit pouvoir le faire dans le cadre du recours (c. B). L’objet de la contestation, dans une procédure de recours, ne peut porter que ce sur quoi portait déjà la procédure devant l’instance inférieure, ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi (c. 2.1.1). L’objet du litige est donc limité aux oppositions contre la marque attaquée. La recourante limite clairement l’objet du litige à l’opposition de la marque « GERFLOR theflooringroup » à la marque « GEMFLOOR » (c. 2.2.3). Les conclusions de l’intimée relatives notamment à la validité de l’opposition de sa marque « GERFLOR » sont donc irrecevables, faute de contestation (c. 2.2.4). Le délai de carence de la marque « GERFLOR the flooringroup » ne permettant pas à la recourante de faire valoir le défaut d’usage au cours de la procédure devant l’instance précédente, elle considère qu’il est admissible de faire valoir celui-ci devant le TAF (c. 5.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, le non-usage d’une marque doit être invoqué au plus tard dans sa première réponse devant l’IPI (c. 7.2). Si le délai de carence arrive à échéance après la fin du délai imparti au défendeur pour déposer sa première réponse, cette exception n’est pas prise en considération (c. 7.2.2). En l’espèce, la recourante invoque le défaut d’usage dans sa première réponse en octobre 2015, alors que le délai de carence prend fin le 7 avril 2016 (c. 9.1.1). A cette date, l’autorité inférieure n’a pas encore rendu sa décision (c. 9.1.2). Rien n’interdit à la marque opposée de soulever à titre préventif le non-usage. C’est donc le fait que celui-ci ait été soulevé dans la première réponse et l’état des faits au moment de la décision qui sont déterminants (c. 9.1.2 et 9.1.3). L’IPI est donc tenu de traiter l’exception de non-usage si le délai de carence prend fin avant la fin de la procédure. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence (c. 9.2.1). N’ayant pas un effet excessivement rigoureux pour l’intimée, celle-ci ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 9.2.2.2). Le recours est admis, et l’affaire renvoyée à l’instance inférieur afin qu’elle examine l’usage de la marque « GERFLOR theflooringroup ». [YB]

La demanderesse, Tellco Holding SA, a été inscrite au registre du commerce en 2002. Depuis 2011, elle a successivement opéré sous les raisons de commerce « Tellco SA » et « Tellco Holding SA ». Elle a pour but l’acquisition, la vente, la détention et la gestion de participations en Suisse et à l’étranger. Elle possède une filiale avec la raison de commerce « Tellco SA », qui gère plusieurs fondations utilisant toutes l’élément « Tellco » dans leurs noms. La demanderesse est notamment titulaires des marques « TELLCO », « TELLCO PENSINVEST » ainsi que « fig. 1 ». Elle revendique la protection de plusieurs services financiers, immobiliers et d’assurances en classes 35 et 36. La première défenderesse, Tell SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2016. Elle est titulaire de la marque « TELL », déposée en 2016, essentiellement pour des services financiers en classe 36. La seconde défenderesse, Tell Advisors SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2018. La demanderesse recourt contre le jugement du tribunal de commerce du canton de Zurich, qui a rejeté ses requêtes. Se fondant notamment sur la LPM et sur les art. 944ss CO (droit des sociétés), elle souhaite faire interdire l’utilisation du signe « TELL » dans la marque de la première défenderesse et dans les raisons de commerce et les relations d’affaires des deux défenderesses (c. 4). Le signe « TELL » est un signe national verbal suisse au sens de l’art. 7 de la loi sur la protection des armoiries (LPAP, RS 232.21). Il peut être utilisé pour autant que son emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 11 LPAP). Les dispositions des lois de propriété intellectuelle et de la LCD sont donc réservées. Aux conditions des art. 2 et 3 LPM, un signe verbal national peut être déposé en tant que marque ou en tant que partie d’une marque (sous réserve qu’il n’y ait pas de tromperie sur la provenance des produits), comme en témoignent les nombreuses inscriptions du signe « Tell » au registre des marques. Toutefois, en raison de l’intérêt public considérable à ce que les signes nationaux verbaux ne soient pas indûment monopolisés, celui qui fait d’un tel signe une partie de sa marque, de sa raison de commerce, ou qui l’utilise dans ses relations d’affaires doit être conscient de la proximité de ce signe avec le domaine public et, donc, de sa faible capacité d'individualisation (c. 5). La demanderesse demande qu’il soit interdit aux défenderesses d’utiliser le signe « Tell » (et en particulier les représentations « TELL GROUP », « fig. 2 » et « fig. 3 » dans la vie des affaires (c. 6.1.1). Elle fait valoir que cette utilisation est susceptible de créer un risque de confusion avec ses propres signes au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.2). Dans l’examen de la similarité des services en cause, les services pour lesquels les marques de la demanderesse sont enregistrées doivent être comparés aux services pour lesquels le signe « TELL » des défenderesses est utilisé ou menace d’être utilisé (dans les procédures en contrefaçon) ou aux services pour lesquels la marque de la première défenderesse revendique la protection selon l’inscription au registre des marques (dans les procédures en nullité). L’instance précédente a estimé que les services étaient au moins partiellement les mêmes, dans la mesure où les marques en cause étaient enregistrées ou utilisées pour des services financiers. Elle a en outre considéré que les services se chevauchaient sur le plan thématique, la gestion des fonds de pension (demanderesse) étant étroitement liée aux services de gestion des investissements et de conseil en matière financière (défenderesses). Les services concernés étaient donc au moins similaires. Ces considérations ne sont pas suffisamment remises en causes par les parties (c. 6.4). Dans les procédures en contrefaçon, dans l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion qui en résulte au sens de l’art. 3 al. 1 LPM, la marque protégée selon l’inscription au registre des marques doit être comparée à l'usage effectif ou à la menace d'usage du signe postérieur. Dans les procédures en nullité, les marques litigieuses doivent être comparées selon leurs inscriptions respectives au registre des marques. Contrairement à ce qui prévaut en droit de la concurrence déloyale, les signes en cause doivent être comparés en tant que tels, sans tenir compte des circonstances extérieures (c. 6.5). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté tout risque de confusion (c. 6.6). Pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, elle s’est fondée à juste titre sur les services revendiqués par la marque de la demanderesse et non, par exemple, sur le positionnement des produits sur le marché. C’est à raison qu’elle a indiqué que les services revendiqués en classe 35 (gestion dans le domaine des fonds de pension) s’adressent à des spécialistes qui sont particulièrement actifs, voire professionnels, dans l’économie, et que les services revendiqués en classe 36 (services financiers, immobiliers et d’assurances) couvrent en partie des besoins quotidiens qui intéressent le grand public. On peut supposer, comme elle l’a fait, un degré d’attention accru chez les destinataires, les prestations proposées nécessitant une relation de confiance entre prestataires et clients, et les destinataires sélectionnant avec soin leurs cocontractants, notamment en raison du caractère coûteux des prestations (c. 6.6.1). L’instance précédente a d’abord comparé la marque ou l’élément de marque « TELLCO » avec le signe attaqué « TELL », sans tenir compte des ajouts ou des formes particulières de représentation (c. 6.6.2). S’il est exact que la désignation litigieuse « TELL » reprend sans modification les quatre premières lettres du signe de la recourante « TELLCO », la syllabe finale « CO » transforme l'acronyme monosyllabique « TELL » en un signe à deux syllabes et conduit à une impression différente tant sur le plan sonore que sur le plan visuel, avec un effet visuel très différent. Le tribunal de commerce a souligné à juste titre que, dans une comparaison avec un mot court, même une légère modification peut créer une différenciation importante. Le risque que le public concerné ne perçoive pas les différences entre les signes litigieux apparaît comme très faible. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure considère que le signe « TELL », lorsqu'il est utilisé seul, évoque principalement des associations avec le héros national suisse Guillaume Tell. Le signe « TELLCO » de la demanderesse n’a selon elle pas de signification directement compréhensible. La syllabe finale « CO » est d’après elle très probablement perçue comme une référence à une relation d'entreprise (« company »), ce qui crée une relation avec la langue anglaise. Par conséquent, le premier élément du signe « TELL » serait également compris comme un emprunt au verbe anglais « to tell » (traduit par « dire », « raconter », « rapporter »). Le sens du mot « TELL » est ambivalent. Il ne paraît nullement exclu que le public perçoive le signe « TELLCO » comme un tout au niveau de sa signification, et l’associe à des termes du secteur des télécommunications. Au moins dans le cas du signe de la demanderesse « TELLCO », on ne peut pas supposer qu'il existe un sens distinctif qui s'impose immédiatement à la conscience (c. 6.6.2.1). S'agissant du caractère distinctif, l'instance précédente a relevé que de nombreuses autres marques contenant l'élément « TELL » sont enregistrées au registre suisse des marques. Le signe a été associé à des expressions du langage courant et a donc été fréquemment utilisé pour désigner des biens et des services de toutes sortes. Il est faiblement distinctif. Le terme « TELL » est un terme d'usage courant, compris comme un verbe anglais (largement répandu) ou comme le nom de famille de la figure héroïque. Par conséquent, il ne peut se voir accorder qu'un périmètre de protection restreint. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que des écarts mêmes modestes suffisent pour parvenir à une différenciation suffisante. Cela ne change rien au fait que, compte tenu de la similitude ou de la similarité des services en cause, un standard assez strict doit être appliqué. Au vu des signes en question, qui diffèrent considérablement dans leur typographie, il n'y a aucune raison de craindre que l'utilisation du terme « TELL » dans les signes litigieux des défenderesses puisse conduire à des attributions erronées. Le consommateur moyen de services financiers, qui est raisonnablement prudent et attentif, ne sera pas induit en erreur par la simple coïncidence de l'élément « TELL », qui n'est pas particulièrement distinctif, en supposant une relation entre les services des défenderesses et ceux de la demanderesse (c. 6.6.2.2). Ce qui précède s'applique déjà lorsque les signes « TELL » et « TELLCO » sont utilisés seuls. La comparaison de la marque « TELLCO » avec les représentations « TELL GROUP », « fig.2 » et « fig.3 » conduit d’autant moins à un risque de confusion que ces signes sont accompagnés d’ajouts ou présentés sous une forme graphique qui les distinguent encore davantage de la marque de la demanderesse. Même lorsque le risque de confusion est évalué en relation avec les marques « TELLCO PENSINVEST » et « fig.1 », la conclusion de l’instance précédente reste valable. La marque mentionnée en premier lieu comporte un ajout qui crée une distance supplémentaire par rapport aux signes mis en cause. La marque figurative représente le buste de Guillaume Tell et établit ainsi un lien plus étroit avec la figure héroïque qu'avec le verbe anglais (c. 6.6.3). L’instance précédente n’a donc commis aucune violation du droit fédéral en niant l'existence d'un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.6.4). La raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO), faute de quoi le titulaire de la raison de commerce la plus ancienne peut intenter une action en cessation de l'utilisation de la plus récente s’il en résulte un risque de confusion. La question de savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment doit être examinée sur la base de l'impression d’ensemble qu'elles laissent au public, tant à l’occasion d’une comparaison attentive qu’au niveau du souvenir qu’elles leur laissent. Il existe un risque de confusion si la raison de commerce d'une société peut être confondue avec celle d'une autre (risque de confusion direct) ou si l’impression erronée d’un lien économique ou juridique entre les sociétés est éveillée (risque de confusion indirect). Le libellé des raisons sociales tel qu'inscrit au registre du commerce est déterminant (c. 7.1). La demanderesse considère que les raisons sociales des défenderesses (« Tell SA » et « Tell Advisors SA ») ne se distinguent pas suffisamment de sa raison de commerce, antérieure (« Tellco Holding SA ») (c. 7.2). L’instance précédente a nié à juste titre l’existence d’un risque de confusion entre ces raisons de commerce (c. 7.3). Elle a d'abord précisé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le caractère distinctif en droit des raisons de commerce ne doit pas être examiné du seul point de vue des destinataires de produits ou services, contrairement à ce qui prévaut en droit des marques. Le droit des raisons de commerce vise généralement à éviter que le public, qui comprend non seulement les clients mais aussi d'autres cercles tels que les demandeurs d'emploi, les autorités et les services publics, ne soit trompé (c. 7.3.1). C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l'indication de la forme juridique « SA », commune aux trois raisons sociales, constitue un élément faiblement distinctif (c. 7.3.2). Concernant les aspects sonores, visuels et sémantiques, on peut fondamentalement se référer aux considérations émises en droit des marques. Le grand public, qui appréhende les raisons de commerce avec une attention ordinaire, remarquera les différences entre les signes. L’élément « Tell » de la raison de commerce de la demanderesse ne présentant pas de caractère distinctif particulier, son champ de protection est limité. Par conséquent, même une modification relativement mineure peut suffire à créer une différenciation suffisante d’avec la raison de commerce antérieure. Tel est le cas en l’espèce. En outre, selon les constatations de l'instance inférieure, qui lient le Tribunal fédéral, les sociétés ne sont pas en concurrence, et leurs sièges sociaux sont éloignés géographiquement. Par conséquent, il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion entre les raisons de commerce en cause (c. 7.3.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les raisons sociales des défenderesses sont suffisamment distinctes de celle de la demanderesse, et qu’elle a rejeté ses actions (c. 7.3.4). La recourante fait valoir que sa filiale et les fondations qu’elle administre lui ont cédé des droits d’action relatifs au signe « Tellco » « aux fins de la présente procédure » (c. 9.1). C’est à raison que l’instance précédente n’a pas admis l’action dans la mesure où la demanderesse fait valoir des présentions de sa filiale et des fondations qu’elle gère, la procédure civile suisse ne permettant pas de conduire le procès en son propre nom comme partie à la place du titulaire du droit matériel (gewillkürte Prozessstandschaft) (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10). [SR]

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]

 La défenderesse, qui appartient au groupe Coop, est principalement active dans le commerce de détail. Elle exploite, sous le signe « Lumimart », des magasins spécialisés dans l’éclairage, dans lesquels elle vend des luminaires et des sources lumineuses. Ces produits sont également proposés dans une boutique en ligne, accessible sur le site Internet www.lumimart.ch. La défenderesse utilise le signe « Lumimart » depuis 1998, avec le logo (fig. 1). Depuis 2018, elle utilise le logo (fig. 2) dans ses magasins spécialisés et dans sa boutique en ligne. La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui exploite les sites Internet www.luminarte.ch et www.luminarte.de. Elle utilise le logo (fig. 3) sur ses sites et dans son matériel publicitaire. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie lui a interdit de faire de faire la promotion, d’offrir ou de livrer en Suisse des lampes ou des luminaires sous sa raison de sociale, sous ses noms de domaine ou en utilisant son logo. Il a conclu que l’utilisation des signes litigieux tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.3). La recourante considère que la restriction territoriale imposée par l’instance précédente est impossible à mettre en œuvre en pratique, notamment parce que le site www.luminarte.de est accessible depuis la Suisse. Même si elle a introduit des mesures de géoblocage, les utilisateurs suisses peuvent le contourner à l’aide de moyens techniques tels qu’un VPN, même sans connaissances techniques particulières (c. 5.1.1). Les droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont limités territorialement. Par conséquent, un lien géographique suffisant avec la Suisse est nécessaire pour admettre l’existence d’atteintes à ces droits, et les actions qui en découlent. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit suisse », comme le prétend la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la simple possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage pertinent sous l’angle du droit des signes distinctifs. Pour tomber sous le coup des interdictions du droit de la concurrence déloyale, un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses, est nécessaire. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si ces mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.1.2). La création d’un risque de confusion n’est relevante en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité présente une force distinctive, à titre originaire (en raison de son originalité) ou dérivé (parce qu’elle s’est imposée) (c. 7.1). L’instance précédente a considéré que le signe verbal « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » sont descriptifs, car ils peuvent aisément être compris par le consommateur moyen francophone et italophone comme se rapportant au marché de l’éclairage ou de la lumière, et n’ont donc pas de force distinctive originaire. Par contre, les deux logos de la défenderesse présentent une certaine originalité, faible mais suffisante, en raison de la combinaison d’éléments qu’ils contiennent. Ces considérations ne sont pas contestées par la recourante (c. 7.2). Un signe s’est imposé dans le commerce s’il est compris par une partie substantielle des destinataires des produits ou services qu’il désigne comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.3.1). L’imposition d’un signe est en tant que telle est une question de droit, mais savoir si les conditions sont remplies dans un cas concret constitue une question de fait, que le Tribunal fédéral n’examine que dans la mesure de l’art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si les exigences en matière de preuve ont été dépassées par les autorités est une question de droit (c. 7.3.2). L’instance précédente a estimé que le signe « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » ont une force distinctive dérivée, et que le périmètre de protection des deux logos, qui possédaient déjà une force distinctive originaire faible, s’est étendu. Elle s’est notamment fondée sur la position importante de la défenderesse sur le marché, sur ses importants efforts publicitaires et sur une enquête démoscopique (c. 7.3.3). La recourante ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait erronée (c. 7.3.4.1). La recourante reproche ensuite au tribunal de commerce d’avoir admis un caractère distinctif dérivé pour l’ensemble de la Suisse, alors même que la défenderesse n’a ni affirmé, ni prouvé que ses signes se sont imposés en Suisse italienne et en suisse romanche, régions dans lesquelles il n’y a pas de succursale « Lumimart ». En droit de la concurrence déloyale, il est concevable qu’un signe ne s’impose que sur un territoire limité, et que la protection soit dès lors limitée à ce territoire. Toutefois, lors de l’examen du caractère distinctif dérivé, on ne peut exiger que soit apportée la preuve distincte que le signe s’est imposé dans chaque canton. S’il est établi que le signe est compris par une partie considérable des destinataires en Suisse comme une référence à une certaine entreprise en raison d’efforts publicitaires considérables, la protection concerne également l’ensemble de la Suisse (c. 7.3.4.3). La recourante allègue ensuite à tort que le logo (fig. 2) ne peut s’être imposé sur le marché parce qu’il n’est utilisé que depuis septembre 2018. D’une part, la doctrine admet qu’un signe peut s’imposer très rapidement, et même immédiatement, sur le marché. D’autre part, le logo (fig. 2) était déjà distinctif à l’origine. En outre, il est fortement influencé par le mot « Lumimart », qui s’est à son tour imposé sur le marché. La recourante considère également que le logo (fig. 1) n’ayant été utilisé que jusqu’en septembre 2018, on ne pouvait plus considérer qu’il s’était imposé sur le marché au moment du jugement de l’instance précédente, en mars 2020. Cela ne peut être admis de manière générale. Même dans le cas de l'imitation de signes qui n'ont pas été utilisés depuis peu de temps, il peut y avoir un risque de fausse attribution. Le facteur décisif doit être de savoir si le public cible continue d'associer le signe imité, c'est-à-dire s'il le comprend toujours comme une indication de l'origine d'une entreprise malgré le fait qu'il ne soit plus utilisé. La recourante ne prétend pas que tel n'est plus le cas (c. 7.3.5). Enfin, la recourante allègue que les signes de l’intimée ont perdu leur force distinctive en raison d’une dilution. La notion de dilution du caractère distinctif vise les signes qui sont à l’origine particulièrement distinctifs (notamment les signes de fantaisie), mais qui sont utilisés si fréquemment que leur caractère individuel se perd. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 7.3.6). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les signes de l’intimée sont distinctifs (c. 7.4). L’art. 3 lit. d LCD suppose la création d’un risque de confusion (c. 9), qui peut être direct ou indirect (c. 9.1). L’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion indirect. Compte tenu du fait que les deux parties se présentent comme des fournisseurs spécialisés de luminaires, il faut en tous les cas considérer que les signes en cause donnent l’impression de provenir d’entreprises économiquement proches. Il semble probable que les consommateurs sont amenés à supposer, au moins temporairement, qu'il existe un lien économique ou organisationnel entre les entreprises (c. 9.2). L’instance précédente a rappelé à juste titre que plus les produits pour lesquels les signes en cause sont utilisés sont proches, plus le risque de confusion est grand. Elle a par ailleurs mis en évidence le fait que les canaux de vente sont en partie superposés : la recourante n’est présente sur le marché suisse que par le biais de ses sites Internet, sans y exploiter de succursale. La défenderesse vend également ses produits par le biais d’un site Internet, mais elle est aussi présente physiquement dans plus de trente sites avec des magasins de détail. Tous les signes des parties sont caractérisés par les éléments verbaux « Lumimart » et « Luminarte », dont la comparaison révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment en raison de leurs préfixes identiques et de leurs séquences quasiment identiques de voyelles et consonnes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent pour l’un au marché des luminaires, et pour l’autre à l’art de l’éclairage, et reconnaît ainsi leurs significations différentes. Le risque de confusion doit être évalué principalement sur la base du caractère distinctif acquis par l’imposition des signes sur le marché. Dans ce contexte, c’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante étaient trop similaires à ceux de la défenderesse. Compte tenu du critère strict d'appréciation à appliquer en ce qui concerne la similitude des produits, combiné à l'étendue de la protection du signe « Lumimart » (et des logos qui le contiennent) obtenue en vertu de l’imposition des signes sur le marché, l’utilisation des signes par la recourante, qui sont presque identiques dans l'écriture et le langage et sont en tout cas comparables dans leur signification, apparaît comme illicite. C’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que la similarité des signes entraîne un risque de confusion indirect (c. 9.3.2). Seule la partie qui utilise le signe depuis le plus longtemps dans le commerce, de manière démontrable, peut invoquer la protection de l’art. 3 lit. d LCD (« priorité d’usage »). La simple intention d’utiliser le signe n’est pas suffisante (c. 10.1). L’instance précédente a constaté que la recourante est apparue sur le marché suisse avec le signe « Luminarte » à partir d’octobre 2013. On peut aisément conclure des considérations du tribunal du commerce que les signes de la défenderesse s’étaient déjà imposés sur le marché à cette époque (c. 10.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a constaté que la recourante a agi de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en utilisant les signes litigieux, et que l’intimée dispose par conséquent des voies de droit correspondantes (c. 10.5). La recourante considère que les actions de la défenderesse sont périmées car elle a trop tardé à réagir aux atteintes (c. 11). La péremption est un cas d'exercice inadmissible des droits en raison d'un comportement contradictoire, et donc abusif (art. 2 al. 2 CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que les actions défensives du droit de la concurrence déloyale peuvent également être périmées si elles sont invoquées trop tardivement. Il convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la concurrence déloyale, et en particulier l'art. 3 al. 1 lit. d LCD, protège non seulement les intérêts particuliers, mais aussi les intérêts généraux. Il garantit une concurrence loyale et non faussée dans l'intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et, en particulier, la protection du public contre l'usage trompeur de signes, comme c’est le cas en l'espèce. Une péremption, fondée uniquement sur le comportement d'un concurrent, doit donc être examinée avec une prudence particulière. Au surplus, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut plus être protégé que si son abus est manifeste. En tous les cas, la péremption suppose que le plaignant ait eu connaissance de l’acte de concurrence déloyale, ou qu’il ait dû en avoir eu connaissance s’il avait preuve de la diligence requise, qu’il l’ait toléré sans s’y opposer durant une longue période et que l’auteur de l’atteinte ait acquis de bonne foi une position digne de protection. Plus le concurrent lésé par le comportement concurrentiel déloyal attend pour faire valoir ses droits, plus l’auteur de l’atteinte peut s'attendre de bonne foi à ce qu’il continue à tolérer l'atteinte à la concurrence et ne s'attende pas à ce qu'il cède la position acquise (c. 11.1). L’exercice tardif des droits peut également être abusif s’il est dû à l’ignorance négligente de l’atteinte, le concurrent atteint ayant insuffisamment surveillé le marché (c. 11.3.2). Il est alors déterminant de savoir si le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte déloyal, du point de vue de l’auteur de l’atteinte. La péremption n'est pas une fin en soi : le contrevenant doit avoir une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l'avenir. Par conséquent, il doit également penser que le concurrent agit passivement en ayant connaissance de l'infraction, et non par simple ignorance. Bien entendu, cette connaissance doit se référer à une atteinte à la concurrence en Suisse (c. 11.3.3). L’instance précédente a considéré que la défenderesse n'avait pas une obligation générale de surveillance des domaines nationaux, d'autant plus que les visiteurs du site Internet suisse de la recourante étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site Internet, à son tour, ne visait pas clairement le marché suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. Il faut en particulier souligner que le commerçant qui commet un acte de concurrence déloyale ne peut pas partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous les mouvements sur le marché. Le droit suisse ne connaît pas d’obligation générale de surveillance du marché. La recourante, qui fait référence aux « possibilités et moyens considérables » dont dispose le Groupe Coop pour surveiller le marché, ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure elle était en droit de supposer, déjà avant octobre 2013, que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître l’utilisation déloyale du signe litigieux (c. 11.3.4). La recourante fait encore valoir qu'au vu de « l'usage encore plus intensif » du signe « Luminarte » à partir de 2013, une période de trois ans et demi est suffisante pour admettre une péremption (c. 11.5.1). La période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que le concurrent tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans et demi. En particulier, il est important que la partie lésée dispose d'un délai raisonnable pour clarifier la situation juridique, l'importance de l'atteinte à la concurrence ainsi que les inconvénients résultant d'un éventuel risque de confusion et, sur cette base, puisse décider avec soin de l'engagement de démarches juridiques. Dans ce contexte, il n'y a pas d'abus manifeste du droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c. 11.5.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle les prétentions du demandeur n'étaient pas périmées résiste donc à l’examen du Tribunal fédéral (c. 11.6). En résumé, c’est à juste titre que l’instance précédente a conclu que la requérante a agi de manière déloyale en utilisant les signes « Luminarte », « luminarte.de », « luminarte.ch » et « Luminarte GmbH » sur le marché et en créant ainsi un risque de confusion avec la présence sur le marché de l’intimée. Les actions des art. 9ss LCD sont donc ouvertes (c. 12). Le recours est rejeté (c. 13). [SR]

L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui les portent au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d’entreprises liées entre elles. Plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque et inversement. Il convient d’être particulièrement strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques. La sphère de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante. Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce. De plus, il est important de savoir à quels cercles de consommateurs les produits sont adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse d’usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels. Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises en considération. Par conséquent, en l’espèce, les différentes circonstances de la commercialisation des deux lignes de vins ne sont pas pertinentes pour déterminer si les signes sont similaires au regard du droit des marques (c. 2.1). L’impression d’ensemble des marques verbales est d’abord déterminée par leur sonorité et leur image visuelle ; le cas échéant, si elle est suffisamment claire, leur signification peut aussi revêtir une importance décisive. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles, tandis que l’image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. Le début d’un mot, respectivement sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu’elle est accentuée à la prononciation, suscitent généralement plus l’attention que les syllabes intermédiaires non accentuées. De plus, en règle générale, le public attache moins d’importance aux éléments de la marque qu’il reconnaît immédiatement comme descriptifs du fait de leur signification, qu’aux éléments originaux de la marque. Enfin, il faut tenir compte du fait que les mots plus longs s’imprègnent moins bien dans la mémoire que les mots courts, si bien que les différences seront plus facilement manquées à la lecture ou à l’audition (c. 2.2). Concernant l’image visuelle des marques litigieuses, la Cour cantonale a retenu à juste titre que « CANTIQUE » contenait trois syllabes selon les règles de la grammaire française CAN-TI-QUE. Si le nombre de syllabes ne doit pas être pris en considération sous l’angle de l’image visuelle mais de la sonorité, une appréciation globale doit de toute façon être effectuée. Les considérations quant au nombre de syllabes peuvent être prises en compte au titre de la « longueur du mot » ; à cet égard, la Cour cantonale retient correctement que « CANTIQUE » se compose de huit lettres au lieu des cinq lettres de « CANTI ». La séquence plus longue de trois lettres rend l’image visuelle de « CANTIQUE » sensiblement différente de celle de « CANTI », la lettre « Q » au milieu du mot attirant l’attention par sa taille et son occurrence plus rare. Selon la jurisprudence, l’image visuelle est aussi caractérisée par les particularités des lettres utilisées. Ainsi, le fait que les trois lettres supplémentaires de « CANTIQUE » non seulement doublent presque la longueur du mot, mais se composent également de deux voyelles clairement perceptibles « UE » et d’un « Q », c’est-à-dire de lettres marquantes, joue clairement un rôle. Ensuite, même si les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, l’image visuelle diffère considérablement ; la syllabe finale « QUE » transforme le mot court de deux syllabes « CANTI » en un signe de trois syllabes et conduit donc, non seulement sur le plan sonore, mais également sur le plan optique, à une autre impression, avec un effet visuel très divergent. S’agissant d’une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même. Par conséquent, toute confusion est exclue (c. 3.2.1). Sur le plan sonore, les deux mots sont prononcés aisément par tous les groupes linguistiques du public suisse, en italien pour « CANTI » et en français pour « CANTIQUE ». Etant donné que la terminaison « QUE » n’existe pas en allemand, même un suisse alémanique reconnaît immédiatement qu’il s’agit d’un mot français, et le prononce en conséquence phonétiquement avec un « a » nasal [ã]. En revanche, il prononce « CANTI » avec un « a » clair. Il en résulte une différence de sonorité marquante même si la comparaison est effectuée au sein du même groupe linguistique. Cette prononciation différente de la voyelle « a » relativise clairement la succession des voyelles qui, elles, concordent. Il en va de même pour l’accentuation. La Cour cantonale a correctement pris en compte, en raison de l’appartenance des deux mots au français, respectivement à l’italien, que « CANTIQUE » était accentué sur la deuxième syllabe, et donc pas au début du mot, et « CANTI » sur la première syllabe. Cet élément différencie également les deux signes sur le plan de la sonorité. En tout état de cause, un début de mot, respectivement une racine de mot, identique, n’aboutit pas eo ipso à une similitude des signes (c. 3.2.2). Sur le plan sémantique, la Cour cantonale a constaté que le terme « CANTIQUE » avec clairement une connotation religieuse et signifiait « chants religieux » ou « d’action de grâce ». « CANTI » signifiait « des chants » ou était une forme conjuguée du verbe « cantare » (chanter). Dans la mesure où le français et l’italien étaient deux langues nationales de la Suisse, il convenait de retenir que le grand public suisse ne devrait pas confondre la signification des deux mots en question. Certes ils évoquaient tous les deux l’univers de la musique et avaient étymologiquement la même racine latine (« cant- » ). Il n’en résultait toutefois qu’une similarité des signes très limitée. Sur la base de ces constatations de fait non remises en cause par la recourante, il peut être retenu qu’en raison des différences du point de vue visuel et sonore des deux marques, la vague similitude au niveau du sens (même racine étymologique, évocation du monde de la musique) ne conduit pas à un similitude des signes significative. En état de cause, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe également une nette différence au niveau du sens, dans la mesure où la connotation religieuse est totalement absente du terme « CANTI » alors qu’elle existe clairement pour « CANTIQUE ». En italien, « CANTIQUE » correspondrait à « CANTICO ». Dans les deux langues, il y a donc un mot particulier pour désigner le chant religieux. Dès lors, si et dans la mesure où le public comprend le sens du mot, il existe une différence notable dans la signification des signes à comparer (c. 3.2.3). Les deux marques verbales étant clairement différentes dans leur image visuelle, leur sonorité et leur sens, il n’en résulte pas de risque de confusion, même si les deux marques sont destinées à des produits identiques ou fortement similaires et si la marque antérieure « CANTI » bénéficie d’une force distinctive moyenne (c. 3.3). Le recours est rejeté. [NT]

L’inscription au registre du commerce de la raison de commerce notamment d’un particulier confère à l’ayant droit l’usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au Juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Sont donc prohibés non seulement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion. Si la notion de risque de confusion est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, ce risque ne s’apprécie pas forcément selon les mêmes critères dans les différents domaines du droit (c. 3.1.1). En droit des raisons de commerce, tous les signes n’ont pas la même importance pour l’appréciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante, à l’inverse, des désignations génériques appartenant au domaine public. Il est possible pour celui qui emploie comme élément de sa raison sociale un signe similaire, voire identique à celui d’une raison plus ancienne, de se distinguer en la complétant avec des éléments additionnels qui l’individualisent. Là encore, tous les éléments additionnels n’ont pas la même force distinctive. A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d’activité de l’entreprise. La jurisprudence retient que les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des désignations génériques, le public n’attribuant qu’une importance limitée aux éléments génériques et accordant plus d’attention aux autres composantes de la raison sociale. Il en va autrement lorsque l’élément identique ou similaire de la raison sociale est une dénomination de fantaisie jouissant d’une force distinctive importante ; il est nécessaire que l’élément additionnel complétant la raison sociale jouisse d’une force distinctive telle qu’il permette d’éviter une confusion entre les raisons de commerce (c. 3.1.2). En droit des marques également, il est admis que les éléments présentant un degré élevé de fantaisie revêtent une force distinctive plus élevée que des éléments appartenant au domaine public. Les marques dites imaginatives étant considérées comme fortes, leur périmètre de protection est plus étendu que celui des marques faibles ayant par exemple pour objet des notions descriptives (c. 3.1.3). S’agissant de la branche et du cercle de clientèle, le droit des raisons de commerce se distingue du droit des marques en ce qu’il ne connaît pas le principe de la spécialité. Alors qu’il ne peut y avoir un risque de confusion au sens du droit des marques que si les produits et services proposés sont similaires, il en va autrement en droit des raisons de commerce. La raison de commerce ayant en effet pour but de permettre l’identification d’une entreprise, la coexistence de deux entreprises aux raisons de commerce identiques ou quasi-identiques pourrait s’avérer problématique, ceci indépendamment de leurs activités respectives. Il y a lieu de noter toutefois que la jurisprudence se montre plus stricte dans l’appréciation du risque de confusion lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (c. 3.1.4). Dans le cadre de l’examen du risque de confusion entre deux raisons de commerce, la question n’est pas tant de savoir quelles activités les parties déploient au moment de la procédure, mais plutôt celles qu’elles peuvent déployer selon leurs statuts, le cas échéant à terme également (c. 3.2.1). S’agissant de la force distinctive du terme « Arveron » (contraction des noms de l’Arve et du Rhône), il est vrai que les mots « Arve » et « Rhône » appartiennent au domaine public, mais le fait que la recourante se soit inspirée de ces deux noms de cours d’eau dans le cadre du processus créatif débouchant sur la création de sa marque et raison de commerce n’est pas déterminant. La véritable question se posant dans le cadre de l’examen de la force distinctive de ce vocable et de savoir si, en tant que résultat de ce processus créatif, il est un élément appartenant au domaine public ou pouvant être rattaché avec aisance à un ou plusieurs éléments appartenant au domaine public. Tel n’est pas le cas de la dénomination « Arveron » qu’un tiers ne saurait instinctivement rattacher aux cours d’eau mentionnés. Si deux mots tirés du domaine public sont à l’origine de ce terme, ceux-ci ont été modifiés et associés de façon à ce que le résultat constitue une désignation de fantaisie. Dès lors, il ne peut être attribué à la marque de la recourante un caractère faible du fait qu’elle se composerait de notions descriptives appartenant au domaine public et une force distinctive moyenne doit être retenue (c. 3.2.2). Du point de vue visuel, les signes « Arveron » et « Arveyron » se distinguent par la lettre « y ». Du point de vue auditif, ces signes se prononcent de manière similaire voire identique en français. S’agissant du risque de confusion, la discussion doit donc se concentrer sur l’élément additionnel de la raison de commerce de la défenderesse « -Rhône ». Il se pose la question de savoir si cet élément additionnel est propre à imprégner la raison de commerce concernée de manière à ce que l’impression d’ensemble qui s’en dégage permette d’écarter un risque de confusion avec la marque et raison de commerce de la demanderesse. En droit des raisons de commerce, il est admis que les indications de lieu jouissent généralement d’une fonction distinctive faible. En l’espèce toutefois, si l’élément additionnel litigieux est bien une désignation à caractère géographique, il n’est pas un nom de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays. Le Rhône, un fleuve de plusieurs centaines de kilomètres, ne peut être compris comme une indication de la zone géographique dans laquelle la société serait établie et/ou offrirait ses services. Cet élément additionnel se distingue à ce titre des indications de lieu sur lesquelles le Tribunal fédéral a eu à se pencher dans d’autres arrêts. La raison de commerce « ARVEYRON-RHÔNE Sàrl » se compose, en plus de l’indication de la forme juridique de la société, de deux éléments distinctifs reliés par un trait d’union. Elle ne constitue ainsi pas simplement un signe auquel aurait été ajoutée une indication de lieu. Si la force distinctive de l’élément additionnel est relativement faible, l’impression globale qui ressort du signe litigieux permet d’écarter un risque de confusion avec celui de la recourante (c. 3.2.3). Le recours est rejeté. [NT]

Les actions défensives en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s’éteindre lorsqu’elles sont mises en œuvre trop tard. La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue, plus particulièrement encore en cas de conflits entre raisons de commerce. Selon l’art. 2 al. 2 CC en effet, un droit ne sera pas protégé seulement si son exercice est manifestement abusif. L’abus de droit réside dans le fait que l’ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l’inaction prolongée suscite l’apparence d’une tolérance, que contredit l’action en justice intentée des années plus tard. La péremption suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 3.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, la jurisprudence prévoit qu’en vertu de l’effet positif du registre du commerce, les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée. Savoir après combien de temps d’inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l’espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l’art. 2 al. 2 CC qui suppose une certaine élasticité. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d’une période oscillant en règle générale entre 4 et 8 ans (c. 3.2). S’agissant de la position digne de protection, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public (sur le marché) comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse. Cette position concurrentielle doit être telle que les désavantages sérieux qui résulteraient pour l’auteur de la violation de l’abandon du signe litigieux justifient de faire supporter au lésé (ayant droit) l’inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son égard. Le préjudice économique que subirait l’auteur de la violation s’il devait cesser l’utilisation du signe litigieux peut, selon les circonstances, entrer dans la notion de désavantage sérieux. L’existence d’un chiffre d’affaires important n’est toutefois en soi pas suffisant, mais l’auteur de la violation doit nécessairement établir le lien entre ce chiffre d’affaires et l’utilisation du signe litigieux. Les désavantages sérieux peuvent également revêtir un aspect qualitatif : ce sera le cas lorsque l’utilisation du signe litigieux a, pour l’auteur de la violation, une importance stratégique vis-à-vis de certains clients (c. 3.3). Depuis sa constitution, la défenderesse a développé ses activités dans le domaine de l’aviation et elle a noué des collaborations fructueuses avec des partenaires, soit environ 20 magasins de réparation et des fournisseurs de pièces détachées pour les avions. C’est grâce aux deux associés de la société défenderesse qui ont su profiter de leurs relations personnelles que celle-ci a acquis une position sur le marché. Il n’est pas établi qu’un changement de raison sociale, et en particulier l’abandon de l’élément « Avia » entraînerait de sérieux inconvénients pour la défenderesse puisque dans le domaine hautement spécialisé de l’aéronautique, les contrats se concluent en fonction des compétences personnelles des gérants ou des employés et que le nom de la société est secondaire (c. 3.4). Ainsi, si la passivité des demanderesses pendant 5 ans et demi (depuis l’inscription au registre du commerce) pourrait remplir la première condition de la péremption, la seconde condition (position digne de protection) n’est elle pas remplie (c. 3.5). En vertu de l’art. 951 CO, la raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (c. 4.2). Il y a risque de confusion lorsque la raison sociale d’une entreprise (l’auteur de la violation) peut être prise pour une autre (celle de l’ayant droit) – confusion dite directe – ou lorsque les raisons sociales peuvent certes être distinguées mais qu’elles donnent l’impression erronée qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux entreprises concernées – confusion dite indirecte –. Le principe de la spécialité qui prévaut en droit des marques ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Le champ de protection de la raison de commerce peut ainsi également couvrir les signes utilisés par d’autres entreprises qui offrent d’autres produits ou services et qui, partant, ne sont pas dans un rapport de concurrence. Le risque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (c. 4.2.1). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public concerné, celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises sont actives. Le risque de confusion est apprécié dans chaque langue nationale. Les confusions concrètes (effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d’un risque de confusion. Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments mais aussi par le souvenir qu’elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mette particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante (vu les grandes possibilités de choix qui sont à disposition), à l’inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d’un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s’être imposé par l’usage du signe dans le commerce (c. 4.2.2). L’examen d’un éventuel besoin absolu de libre disposition n’a de sens qu’en présence d’une désignation générique susceptible d’acquérir une force distinctive suite à un usage intensif (imposition dans le commerce). Or, le signe litigieux « Avia » revêt un caractère fantaisiste (donc une force distinctive) ce qui exclut toute discussion quant à un éventuel besoin absolu de libre disposition (c. 4.4.4). Le risque de confusion est une question de droit et il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves visant à établir d’éventuelles confusions effectives (réelles) (c. 4.4.6). Le signe « Avia » est doté d’une force distinctive originaire et il existe un risque de confusion entre les raisons sociales des parties (c. 4.4.7). Le nom « Avia » est notoire auprès du public suisse et l’utilisation de ce terme dans les raisons sociales fondent un risque de confusion indirecte très marqué (c. 5.1.2). Si, d’un point de vue technique, le nom de domaine n’est qu’un instrument qui a pour fonction d’identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l’usager d’Internet il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l’exploite, la chose ou les prestations qui s’y rattachent. Dans cette mesure, le nom de domaine est en principe comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque. La fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit des raisons de commerce, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire aux tiers non autorisés l’usage de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs afin de parvenir à la solution la plus équitable possible. Pour juger du risque de confusion entre la raison de commerce d’un titulaire et le nom de domaine d’une autre personne, il faut tenir compte de l’adresse Internet qui permet d’accéder à ce site, et non du contenu de celui-ci. C’est uniquement cette adresse qui éveille l’intérêt du public et lui donne l’espoir d’obtenir des informations conformes à l’association d’idées évoquées par le nom de domaine. Partant, il n’importe que les services offerts dans le site soient de nature totalement différente de ceux proposés par le titulaire de la raison de commerce (c. 6.1). In casu, dans le nom de domaine « swissaviaconsult.ch », la signification des mots « swiss » et « consult » étant évidente, le public concerné reconnaît sans aucune difficulté le mot « avia » entre les deux signes. Les considérations faites sur le risque de confusion existant entre les raisons de commerce peuvent sans autre être reprises en rapport avec le nom de domaine (c. 6.2). Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Ainsi, le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d’être entendu sans contester le fond de la décision n’a aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable (c. 7.1). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. [NT]

Le
droit à la marque confère, selon l’art. 13 LPM, au titulaire le
droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les
produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le
titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes qui sont
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou
services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque
de confusion (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c
LPM). Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte
atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. Tel est le
cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires
pertinents soient induits par la similitude des signes et attribuent
les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais
titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la
différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux
liens entre leurs titulaires (c. 2.1). L’autorité précédente a
constaté que l’intimée No 1 a enregistré ses marques
« OTTO-Versand » pour la Suisse en 1979 et « OTTO »
en 1994, alors que la recourante a déposé elle ses marques
« OTTO’S » et « OTTO’S » (fig.) en 1998
et 1999 (c. 2.2). L’intimée peut ainsi prétendre à un droit de
priorité pour les produits et services enregistrés par les deux
parties, au sens de l’art. 6 LPM (c. 2.2.1). Ne peut par contre pas
être suivi le point de vue de l’autorité précédente selon
lequel la prestation de service « vente par correspondance »
pour laquelle l’intimée 1 bénéficie d’un droit de priorité
par rapport à la recourante, concernerait la vente de produits sur
Internet. La simple vente ou distribution de produits n’entre pas
dans la notion de prestations de service de commerce de détail,
indépendamment du type de canaux de vente par lesquels elle
intervient. La vente de marchandise sur catalogue ou par Internet ne
constitue pas un service au sens du droit des marques ; au
contraire, les produits vendus sont distingués par la marque, quel
que soit leur mode de distribution (c. 2.2.2). L’art. 11 al. 1 LPM
prévoit qu’après l’échéance du délai de carence de l’art.
12 LPM, la marque est protégée pour autant qu’elle soit utilisée
en relation avec les produits ou les services enregistrés. Cette
obligation d’usage correspond à la fonction commerciale de la
marque et tend simultanément à empêcher que des marques soient
enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non usage,
une action en radiation peut être intentée (c. 2.3). En vertu du
principe de la territorialité, le droit à la marque n’est donné
que par le dépôt et l’usage en Suisse. L’intimée No 1 n’a,
de manière incontestée, pas utilisé ses marques en Suisse. La
recourante aurait ainsi en principe pu agir en radiation de ces
marques. L’intimée No 1, dont le siège est en Allemagne, peut
toutefois de prévaloir de la convention entre la Suisse et
l’Allemagne du 13 avril 1892 (RS O.232.149.136) dont l’art. 5.1
prévoit qu’un usage de la marque en Allemagne vaut usage de la
marque en Suisse, le droit suisse déterminant ce qui est retenu
comme constitutif d’usage. Sur la base de ses marques antérieures
« OTTO » et « OTTO-Versand », l’intimée No
1 pourrait interdire à la recourante l’utilisation de sa marque
postérieure « OTTO’S » en vertu de l’art. 3 al. 1
LPM dans la mesure où il en résulte un risque de confusion. La
recourante s’est cependant prévalue de la péremption. Une
péremption du droit d’agir ne doit pas être admise à la légère
puisque seul l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé.
L’exercice tardif d’un droit peut ainsi être abusif lorsqu’il
repose sur une méconnaissance fautive de la violation de ce droit et
que l’auteur de la violation peut avoir considéré de bonne foi
que l’absence de réaction constituait une tolérance de cette
violation. La jurisprudence exige en plus que l’auteur de la
violation se soit constitué dans l’intervalle une situation digne
de protection. Si l’autorité précédente s’est bien basée sur
ces principes pour examiner la question de la péremption du droit
d’agir, elle aurait dû considérer que les conditions d’une
péremption du droit d’agir étaient remplies en l’espèce, en
particulier étant donné l’étendue de la position digne de
protection que s’est constituée la recourante et le fait que
l’intimée a non seulement toléré l’utilisation du signe
postérieur, mais a expressément renoncé à se prévaloir de son
droit de priorité. L’intimée No 1 ne peut ainsi pas se prévaloir
de son droit à la marque prioritaire pour interdire à la recourante
l’usage du signe « OTTO’S » (c. 2.3.2). L’autorité
précédente peut être suivie sur le point que la péremption du
droit d’agir de l’intimée No 1 vis-à-vis de la recourante ne
débouche pas sur une perte du droit à la marque prioritaire qui, au
contraire, en tant que droit absolu demeure vis-à-vis de tous les
autres participants au marché. Il n’existe aucune raison pour que
la recourante puisse de son côté, sur la base de l’art. 3 al. 1
LPM, exclure l’intimée No 1, en tant que titulaire d’un droit
prioritaire, de la protection du droit des marques (c. 2.3.3). Il en
résulte que chacune des parties peut utiliser ses marques pour
distinguer les produits et les services qui ont été revendiqués,
sans que l’autre partie puisse lelui interdire sur la base du droit
des marques (c. 2.3.4). Les dispositions de la loi contre la
concurrence déloyale disposent d’un domaine d’application propre
indépendant de celui du droit des marques (c. 3). L’autorité
précédente a omis à tort de vérifier si l’extension envisagée
de l’activité commerciale de l’intimée était susceptible de
créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD.
L’autorité précédente a ainsi violé l’art. 3 al. 1 lit. d LCD
en limitant à un seul canal de vente l’accès au marché sur
lequel l’intimée souhaitait développer son activité sous ses
marques et en niant par-là, de manière erronée, la priorité
temporelle de la recourante sur ce segment de marché (c. 3.6). Le
recours est partiellement admis. [NT]