Lors de la procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque « e trader (fig.) », l’intimée soulève l’exception de non-usage (c. A - D) de la marque opposante « E*Trade (fig.) ». L’instance précédente rejette l’opposition pour les mêmes motifs (c. F). La titulaire de la marque opposante recourt contre cette décision, mais n’expose pas ses motifs immédiatement. Par ordonnance, le TAF a octroyé un délai supplémentaire afin d’y remédier (c. G). L’intimée conteste cette prolongation, arguant que la recourante a sciemment omis ces motifs (état de fait G - J). Le délai supplémentaire que l’art 52 PA impartit à la recourante pour régulariser son recours vise à éviter le formalisme excessif et non à permettre à celui qui dépose un recours sciemment défectueux d’obtenir une prolongation de délai afin d’améliorer sa position (c. 1.2). En l’espèce, la recourante ne détaille pas les raisons pour lesquelles son mémoire était lacunaire ni pourquoi elle aurait été empêchée d’agir dans les délais impartis. Le recours est en conséquence irrecevable (c. 1.5). Le TAF examine malgré tout le contenu matériel du recours (c. 2). L’intimée a soulevé l’exception de non-usage en temps utiles (c. 2.3). Les déclarations sous serment établies en vue d’un procès ne sont pas exclues d’emblée. Celles-ci, combinées à d’autres éléments, peuvent apporter la preuve d’allégations factuelles (c. 4.1). En l’espèce cependant, l’affidavit déposé par la recourante ne prouve pas que la marque opposante est utilisée en lien avec la fourniture de services en Suisse (c. 4.2). L’utilisation de la marque par une filiale permet à la titulaire de conserver ses droits. Les documents déposés par la recourante sont certes adressés par sa filiale à des clients ayant une adresse suisse, mais ils ne rendent pas vraisemblable dans quelle mesure la marque opposante est utilisée en lien avec des services en suisse (c. 4.3.1). Le profil de la recourante sur www.wallstreet-online.de ne permet pas d’en déduire qu’elle a réalisé des efforts publicitaires en Suisse en plus d’être postérieur au moment où l’exception de non-usage est soulevée par l’intimée (c. 4.4.1). Sur le site de la recourante, seules des adresses situées aux États-Unis peuvent être indiquées pour les nouveaux clients. Aucun lien avec la Suisse n’est visible et celui-ci est disponible uniquement en anglais. Celui-ci ne constitue ainsi pas un usage en Suisse d’un site internet (c. 4.4.2). En résumé, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux de sa marque. Même s’il devait être recevable, le recours serait rejeté (c. 4.5). [YB]

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3^bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]