Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d'un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 3). N'est pas tranchée de manière claire par la jurisprudence et la doctrine la question de savoir à quelles conditions un titre (d'œuvre) est descriptif (art. 2 lit. a LPM) du contenu thématique d'imprimés ou de supports audiovisuels (c. 3.1-3.3). Comme c'est le cas de manière générale, il convient de se référer au signe tel qu'il a été déposé et non pas au signe tel qu'il est utilisé par le déposant ou tel que le déposant projette de l'utiliser (c. 3.4). Du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, l'art. 2 lit. a LPM ne doit pas être appliqué de manière trop stricte, faute de quoi il serait impossible d'enregistrer une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 3.4). Même s'ils contiennent des éléments descriptifs d'un contenu immatériel, de nombreux titres d'œuvres sont dotés d'une force distinctive au sens de l'art. 1 LPM (c. 3.5). La classification de Nice (art. 11 al. 2 OPM) ne se référant qu'aux caractéristiques matérielles des produits ou services, l'enregistrement d'une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel ne saurait être soumis à des conditions trop strictes (c. 3.6). Étant donné que le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4-7), la question de savoir si ce signe est doté d’une force distinctive suffisante peut rester ouverte (c. 3.7). Un signe ne peut être enregistré pour un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel que s’il existe, pour les concurrents, des signes alternatifs (c. 4). En l’espèce, les « disques acoustiques ; DVD; CD-ROM ; films cinématographiques ; dessins animés » (classe 9) et les « produits à l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; cartes postales ; journaux ; magazines ; livres ; calendriers » (classe 16) tirent leur valeur économique de leur contenu immatériel ; tel n’est en revanche pas le cas des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » – qui est compris en Suisse (c. 6) – se réfère directement à un thème historique pour lequel (vu les nombreuses publications à ce sujet) les concurrents de la recourante ont un intérêt (c. 4 et 7). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN », dont il existe trop peu de variantes, est dès lors frappé d’un besoin de libre disposition en lien avec les produits revendiqués (classes 9 et 16), à l’exception des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5 et 7). La recourante ayant expressément renoncé à l’enregistrement du signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » comme marque imposée, il n’y a pas à examiner si ce signe est connu (c. 8). L’égalité de traitement ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées qui ne se réfèrent pas à un thème historique précis (c. 9). Enfin, les décisions d’autorités étrangères ne peuvent pas être prises en considération, car elles reposent sur des conditions juridiques qui ne sont pas sans autre comparables aux conditions posées par le système suisse (c. 10).

La reproduction de la marque déposée à l’IPI (art. 28 al. 2 lit. b LPM) doit permettre un examen des motifs absolus d’exclusion (c. 2.2). Pour pouvoir être enregistré comme marque, un signe doit être doté de force distinctive. Il doit être perceptible et être susceptible de rester dans la mémoire de ses destinataires. Un code-barres ou un long texte ne peuvent pas être enregistrés comme marques (c. 3.1). Les taches d’encre symétriques, qui sont susceptibles de donner lieu à des interprétations diverses, sont utilisées dans des tests psychologiques, en particulier celui de Rorschach (c. 3.2). Pour pouvoir être enregistré comme marque, un signe doit rester dans la mémoire à long terme de ses destinataires. Il suffit que les destinataires s’en souviennent lorsqu’ils le voient à nouveau (c. 3.3). Le fait qu’une tache d’encre symétrique puisse être interprétée de diverses manières ne l’empêche pas d’être enregistrée comme marque (c. 3.3-3.4). Afin de déterminer si un signe est descriptif (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer au jugement immédiat du cercle des destinataires du produit ou service (c. 4.1). Il suffit que le caractère descriptif soit reconnaissable, sans effort d’imagination particulier, par une partie importante de ce cercle (c. 4.1.1). Un signe qui se rapporte plus au contenu immatériel qu’aux éléments matériels d’un produit ou d’un service peut être enregistré si l’impression d’ensemble qu’il dégage lui confère une force distinctive. Il s’agit toutefois d’examiner s’il existe un besoin de libre disposition (c. 4.1.2). En l’espèce, la tache d’encre symétrique est dotée d’une force distinctive, même si elle renvoie à l’un des contenus thématiques possibles de produits (classes 9 et 16) en relation avec des tests psychologiques (c. 4.2.1). Les services d’un psychologue (classe 44) s’adressent à un cercle très large de personnes pour lesquelles la tache d’encre symétrique n’est pas descriptive (c. 4.3.1). Ce signe n’est pas non plus descriptif pour le cercle très large de spécialistes auxquels s’adressent les analyses médicales et les procédés de diagnostic (classe 44) en cause (c. 4.3.2). Étant donné que les concurrents de la recourante peuvent utiliser une multitude d’autres taches d’encre symétriques, il n’existe pas de besoin de libre disposition du signe en question (c. 5.1-5.3) qui peut donc être enregistré comme marque (c. 6).

Une référence géographique qui figure dans un titre de média ou de produit d’édition n’est pas considérée comme une indication de provenance si elle renvoie au thème ou au contenu des produits ou services (c. 2.1). Les produits d’imprimerie et des médias s’adressent en principe au consommateur moyen (c. 2.4). La Park Avenue de New York est réputée en matière de luxe (c. 3.1). Les noms de lieux inconnus ou les signes de fantaisie ne peuvent pas être trompeurs (art. 2 lit. c LPM) quant à la provenance d’un produit ou d’un service (c. 4.1). Dans la jurisprudence, un signe contenant un nom de rue n’est considéré comme trompeur quant à la provenance des produits ou services que s’il se réfère à une ville et à un pays précis. En l’espèce, la question de savoir si le consommateur moyen associe le signe « PARK AVENUE » à la ville de New York peut rester ouverte (c. 4.2). Le signe « PARK AVENUE », associé avant tout au luxe par le consommateur moyen, n’est pas trompeur (art. 2 lit. c LPM) quant à la provenance de produits d’imprimerie et de services dans le domaine des médias (c. 4.3-4.4). Le signe « PARK AVENUE » n’est pas descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des services dans le domaine des médias (c. 5). Dans l’examen du caractère descriptif d’un signe, il convient de tenir compte du fait qu’un produit ou un service peut tirer sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 5.1). Bien qu’il entretienne des liens avec le contenu de produits d’imprimerie, le signe « PARK AVENUE » n’est pas directement descriptif (c. 5.2- 5.7). Vu que le signe « PARK AVENUE » est enregistré comme marque au moins dix fois aux États-Unis, il n’y a pas de raison d’en interdire l’enregistrement en Suisse pour protéger les intérêts de concurrents actifs sur la Park Avenue ou pour éviter que le signe n’induise en erreur (c. 6.2).

C’est en lien avec les produits et/ou services concernés qu’il s’agit de déterminer si le signe « Wild Bean Café » (« Wildbohnen-Kaffee ») est compris comme une référence au café plutôt en tant que produit ou plutôt en tant que local (c. 3). Un signe peut s’avérer descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu intellectuel du produit ou du service (c. 4.1.1). « Wild Bean Café » est descriptif en lien avec le contenu intellectuel de supports, affiches, imprimés, publications et panneaux publicitaires (classe 16) (c. 4.1.2). Il n’est en revanche pas descriptif en lien avec des emballages en papier pour plats à emporter (classe 16), car de tels produits, même s’ils peuvent être imprimés, sont avant tout vendus pour leurs fonctionnalités (c. 4.1.2). « Wild Bean Café » n’est pas descriptif pour des potages (c. 4.2.1) et du thé (c. 4.2.2). « Wild Bean Café » est en revanche descriptif pour des « smoothies », « boissons à base de chocolat », « boissons à base de cacao », « préparations faites de céréales » et « boissons de fruits et jus de fruits » (c. 4.2.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de vente dans le domaine alimentaire (c. 4.3). Si un signe est descriptif pour un service, il l’est également pour la catégorie générale dans laquelle ce service est compris (c. 4.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de restauration (c. 4.4). « Wild Bean Café » est trompeur (art. 2 lit. c LPM) pour des eaux minérales, car les art. 13 et 22 ODFI-Eau interdisent l’adjonction d’arômes dans de tels produits (c. 5-5.3). Le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 6.1). Le simple fait d’avoir enregistré la marque « The Wild Bean Café » ne permet pas de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement de la marque « Wild Bean Café » (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (qui plus est issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).

Selon l'art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme l'Allemagne et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l'art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi qu'avec les produits d'édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux, qui s'adressent tant au consommateur moyen qu'au spécialiste de la branche, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d'un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). À côté de sa signification religieuse, le signe « Paradies » se rapporte, dans un sens plus large, à un lieu qui, par ses qualités, remplit toutes les conditions pour une existence heureuse, en particulier pour des vacances parfaites (c. 5). Le signe « Paradies » est particulièrement adapté pour vanter des produits, mais la question de savoir s’il constitue une indication publicitaire exclue de la protection (art. 2 lit. a LPM) peut rester ouverte en l’espèce (c. 5). Le signe doit être examiné tel qu’il a été déposé, abstraction faite des circonstances, par exemple du fait que la recourante, une droguerie, ne vend pas de produits religieux (c. 6.1). Il ne peut pas être considéré que le signe « Paradies » a plusieurs significations car, même s’il peut avoir des sens variables, ces sens renvoient tous à un lieu offrant une existence heureuse (c. 6.2). Lorsqu’un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d’un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 6.3.1). Les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi que les produits d’édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux sont en principe achetés pour leur contenu immatériel (c. 6.3.2). En lien avec des produits qui tirent leur valeur économique essentiellement de leur contenu immatériel (que le déposant n’est pas tenu de définir), tout signe est susceptible de décrire ce contenu de sorte que la force distinctive nécessaire, sans être soumise à des exigences trop élevées, implique une certaine originalité du signe (c. 6.3.2). En l’espèce, vu les diverses possibilités d’utilisation de ce signe comme titre de publications dans de nombreux domaines, le signe « Paradies » manque d’originalité pour être doté d’une force distinctive suffisante au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.3.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque dans l’Union européenne ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7). L’égalité de traitement (art. 8 Cst.) ne peut pas être invoquée en lien avec les marques « Bizarr-Paradies », « Paradis Eden » (composées avec un élément ajouté) et « Himmel auf Erden » (ne présentant qu’une parenté thématique), car elles ne sont pas comparables au signe « Paradies » (c. 8.1-8.2).

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification du signe qui le désigne doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 2.3). Un signe enregistré pour un produit ou service qui tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel doit être propre à distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises (art. 1 LPM) mais, du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, les exigences ne peuvent pas être trop élevées (c. 2.3). Le matériel scolaire (classe 16) s'adresse avant tout aux enseignants, les services de publicité (classe 35), d'éducation et de formation (classe 41) essentiellement aux entreprises et administrations et les produits de l'imprimerie et les photographies (classe 16) à toute entreprise ou personne physique (c. 3). Du fait que le signe Cleantech Switzerland ne contient pas de référence à la fonction officielle ( « Exportförderungsstelle des Bundes ») de sa déposante, la question de savoir si, eu égard à l'art. 6 LPAP, les demandes d'enregistrement émanant d'organes officiels doivent être examinées selon d'autres critères peut rester ouverte (c. 4.1). Vu que la liste des produits revendiqués précise que ces produits sont de provenance suisse, il n’y a pas de risque de tromperie en lien avec l’élément « SWITZERLAND » (c. 4.2). Même si le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est une création nouvelle (c. 4.6), tous ses destinataires le comprennent – sans effort d’imagination, vu le sens clair de ses éléments (c. 4.5) – comme « saubere Technologie/Technik aus der Schweiz » (c. 4.3-4.4). Le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu thématique (potentiel) des produits revendiqués (c. 4.8.1) – y compris en lien avec « Waren aus Papier und Pappe (Karton) » (classe 16) car, même si ces produits n’ont pas de contenu thématique, ils sont susceptibles d’être fabriqués de manière écologique (c. 4.8.2) – et constitue une indication publicitaire directe (c. 4.7-4.9). Peut rester ouverte la question du besoin de libre disposition relatif au signe « CLEANTECH SWITZERLAND » (c. 4.9). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 5.1) ni en lien avec la marque « CLEANTECH » (enregistrée 10 ans plus tôt) (c. 5.2) ni en lien avec d’autres marques qui sont soit construites différemment soit destinées à des produits ou services pour lesquels elles ne sont pas descriptives (c. 5.3).

Les livrets insérés dans les disques, cassettes audio et CD sont assimilés à des brochures et doivent ainsi être enregistrés dans la classe 16, et non dans la classe 9 comme lesdits supports (c. 3.1). L’expression « produits de cette classe inclus » est trop vague et ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.2). Des livres, revues et circulaires d’information sont des biens stockables et doivent dès lors être enregistrés comme tels, et non comme services, car c’est en rapport avec leur contenu informatif que la protection est revendiquée (art. 11 al. 2 OPM) (c. 3.3). La reclassification de services de laboratoires médicaux de la classe 42 en services médicaux dans la classe 44 est une application erronée de l’art. 11 al. 2 OPM (c. 3.4). L’utilisation du mot « système » pour décrire des services appartenant à plusieurs catégories ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.5). Bien qu’on puisse également avoir recours à des services de transfusion sanguine (enregistrés par la recourante en classe 44) dans un but de recherche, l’instance inférieure n’a pas violé l’art. 11 al. 1 OPM en les reclassant dans la classe 42 (c. 3.6). Au motif d’une formulation imprécise, l’expression « Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen » ne répond pas aux critères de l’art. 11 al. 2 OPM, car il est impossible de déterminer dans quelle classe enregistrer les services ainsi décrits (c. 3.7). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement en lien avec d’autres marques qu’elle a déposées le même jour que le signe « [Doppelhelix] (fig.) » pour des produits et services similaires. L’égalité de traitement ne peut en effet être invoquée que par rapport à un tiers (c. 4.2 et 4.3). Le fait que deux autres signes déposés par la recourante le même jour que le signe en cause aient été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires à ceux revendiqués en l’espèce ne saurait fonder une protection découlant du principe de la bonne foi (c. 5.2). La recourante ne saurait enfin invoquer avec succès la protection contre l’arbitraire, alors qu’en raison du devoir de collaboration de l’art. 13 al. 1 lit. a PA, elle était tenue d’adapter sa liste de produits et services et qu’elle ne l’a pas fait. Le recours est rejeté (c. 7).

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).

Les produits d’imprimerie en classe 16 s’adressent à un cercle très étendu de destinataires (c. 3). L’impression d’ensemble du signe est dominée par l’élément verbal « VENUS » qui possède, aussi bien en allemand qu’en français, une triple signification : la déesse romaine de l’amour, la deuxième planète de notre système solaire et une femme d’une grande beauté (c. 4.2). La valeur des produits de l’imprimerie n’est pas déterminée par leur apparence ou leurs caractéristiques, mais par leur contenu (c. 5.1). Il faut donc également contrôler que le signe présenté à l’enregistrement ne soit pas descriptif du contenu des produits de l’imprimerie (c. 5.1). Le caractère protégeable d’une marque doit être examiné pour chaque produit ou service (c. 5.2.2). Étant donné que la recourante souhaite enregistrer le signe « VENUS (fig.) » pour tous les produits d’imprimerie, sans davantage de précision, et qu’il pourrait donc s’agir de journaux traitant de mythologie, d’astronomie ou de mode et de cosmétique, il faut admettre que le signe est descriptif des produits d’imprimerie en classe 16 (c. 5.2.3-5.3). [AC]