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  • Transfert
  • d'une marque litigieuse

30 septembre 2008

TAF, 30 septembre 2008, B-3259/2007, B-3261/2007, B-3262/2007 et B-3270/ 2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « oerlikon (fig.) ; Oerlikon ; Oerlikon Corporation » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, Oerlikon, besoin de libre disposition, imposition comme marque, indication de provenance, provenance commerciale, marque figurative, Corporation, Firmenmarken, transfert d’une marque litigieuse, qualité pour agir, changement de partie, Directives de l’IPI ; art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)

26 mai 2008

KG NW, 26 mai 2008, PP 08 27 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2009, p. 609- 611, « Estrolith » ; mesures provisionnelles, action en cession du nom de domaine, préjudice irréparable, transfert d’une marque litigieuse, interdiction de transfert, nom de domaine, estrolith.ch, concurrence déloyale ; art. 205 ss ZPO/NW, art. 210 ZPO/NW, art. 212 ZPO/NW.

Les mesures provisionnelles sont particulièrement importantes pour empêcher la survenance d'un dommage difficilement réparable lorsqu'une violation de la LCD est invoquée. L'interdiction de transférer une marque ou un nom de domaine pendant la durée du procès au fond permet d'éviter qu'un préjudice difficilement réparable ne se produise et ne lèse les intérêts de la requérante. La requérante, qui agit en principal en cession d'un nom de domaine, subirait un préjudice si, avant l'entrée en force du jugement au fond, la défenderesse venait à radier ce nom de domaine ou à le transférer à un tiers.

CH 361669 Estrolith (fig.)
CH 361669 Estrolith (fig.)
CH 472756 Estrolith (fig.)
CH 472756 Estrolith (fig.)

14 janvier 2009

TC VD, 14 janvier 2009, CM08.032409 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 431-439, « Ferrari II » ; concurrence déloyale, droit des marques, mauvaise foi, faute, risque de confusion, risque de confusion indirect, réputation, exploitation de la réputation, force distinctive, force distinctive faible, comportement parasitaire, publicité, mesures provisionnelles, vraisemblance, préjudice irréparable, urgence, transfert d’une marque litigieuse, sûretés ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM et la LCD s'appliquent de manière cumulative en fonction des objectifs différents qu'elles poursuivent (c. III). L'application de la LCD n'implique ni l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé ni la mauvaise foi ou la faute de l'auteur (c. IV.a et IV.b). La notion de risque de confusion est identique dans la LPM et la LCD. Un risque de confusion est notamment présent lorsque la réputation d'autrui est indûment exploitée par la création d'un risque de confusion. Le produit protégé par l'art. 3 lit. d LCD doit être doté d'une certaine force distinctive (c. IV.c). L'art. 2 LCD interdit notamment d'exploiter la bonne réputation d'un tiers de façon parasitaire, c'est-à-dire en privant ce tiers du fruit de ses efforts par la reprise directe de son produit et l'économie des investissements nécessaires. Même en l'absence d'un risque de confusion, la reprise, dans sa propre publicité, du produit d'un tiers peut s'avérer parasitaire (c. IV.d). Le fait de se référer directement à l'histoire et à la marque d'un tiers pour promouvoir ses propres produits et justifier leur prix élevé, ainsi que le fait de reprendre de nombreuses caractéristiques des produits de ce tiers (design du véhicule, éléments figurant dans sa marque), crée un risque de confusion (indirect) et constitue un comportement parasitaire (c. IV.e). Ce n'est que si la marque antérieure est dotée d'une faible force distinctive que le fait d'y ajouter un élément verbal ou graphique permet d'éviter un risque de confusion (c. V). Des mesures provisionnelles doivent être justifiées par la vraisemblance d'un dommage difficilement réparable (c. VI). Il y a urgence lorsque l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire risquerait d'être compromise, en l'espèce par le transfert de la marque attaquée (c. VII). Les mesures provisionnelles interdisant à la défenderesse de transférer une marque qui n'est pas encore utilisée sur le marché, il paraît justifié d'astreindre le requérant à fournir des sûretés à hauteur de 80 000 francs (c. VIII).