Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification du signe qui le désigne doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 2.3). Un signe enregistré pour un produit ou service qui tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel doit être propre à distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises (art. 1 LPM) mais, du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, les exigences ne peuvent pas être trop élevées (c. 2.3). Le matériel scolaire (classe 16) s'adresse avant tout aux enseignants, les services de publicité (classe 35), d'éducation et de formation (classe 41) essentiellement aux entreprises et administrations et les produits de l'imprimerie et les photographies (classe 16) à toute entreprise ou personne physique (c. 3). Du fait que le signe Cleantech Switzerland ne contient pas de référence à la fonction officielle ( « Exportförderungsstelle des Bundes ») de sa déposante, la question de savoir si, eu égard à l'art. 6 LPAP, les demandes d'enregistrement émanant d'organes officiels doivent être examinées selon d'autres critères peut rester ouverte (c. 4.1). Vu que la liste des produits revendiqués précise que ces produits sont de provenance suisse, il n’y a pas de risque de tromperie en lien avec l’élément « SWITZERLAND » (c. 4.2). Même si le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est une création nouvelle (c. 4.6), tous ses destinataires le comprennent – sans effort d’imagination, vu le sens clair de ses éléments (c. 4.5) – comme « saubere Technologie/Technik aus der Schweiz » (c. 4.3-4.4). Le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu thématique (potentiel) des produits revendiqués (c. 4.8.1) – y compris en lien avec « Waren aus Papier und Pappe (Karton) » (classe 16) car, même si ces produits n’ont pas de contenu thématique, ils sont susceptibles d’être fabriqués de manière écologique (c. 4.8.2) – et constitue une indication publicitaire directe (c. 4.7-4.9). Peut rester ouverte la question du besoin de libre disposition relatif au signe « CLEANTECH SWITZERLAND » (c. 4.9). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 5.1) ni en lien avec la marque « CLEANTECH » (enregistrée 10 ans plus tôt) (c. 5.2) ni en lien avec d’autres marques qui sont soit construites différemment soit destinées à des produits ou services pour lesquels elles ne sont pas descriptives (c. 5.3).

Examen approfondi de la notion d'originalité (Eigenart) découlant des éléments essentiels forgeant l'impression d'ensemble dégagée par des écrins d'horlogerie ou de bijouterie et du caractère non essentiellement technique de leur forme. Pour le TF, le motif d'exclusion de ce qui est techniquement nécessaire a la même portée au sens de l'art. 4 lit. c LDes qu'à celui de l'art. 2 lit. b LPM. La jurisprudence développée en relation avec l'art. 2 lit. b LPM vaut ainsi aussi pour l'art. 4 lit. c LDes.

Selon l'art. 2 al. 1 LDes, un design doit être nouveau et original. Il doit se distinguer nettement de ce qui est connu et ne pas se contenter d'être une variation d'une forme préexistante (c. III.a). Il découle de l'art. 21 LDes que c'est à la personne qui invoque la nullité d'un design de prouver le défaut de nouveauté ou d'originalité (c. III.a). Au sens de l'art. 2 al. 2 LDes, le public cible est aussi bien constitué des producteurs et des commerçants que des consommateurs qui, lors d'une acquisition, effectuent des comparaisons avec les designs existant sur le marché. Seuls les designs antérieurs identiques sont destructeurs de la nouveauté. La nouveauté peut résulter de la combinaison concrète de caractéristiques qui, ensemble, donnent au design son apparence même si, considérées isolément, ces caractéristiques ne pourraient pas prétendre à la nouveauté (c. III.b). Les critères de l'art. 8 LDes sont aussi valables pour déterminer si un design est original au sens de l'art. 2 al. 3 LDes. L'impression générale ne résulte pas des détails, mais des caractéristiques essentielles. Ce sont les facultés d'appréciation des personnes intéressées par une acquisition qui sont déterminantes (c. III.c). Au sens de l'art. 4 lit. c LDes, la protection d'un design est possible dès qu'il existe une solution technique de rechange, à moins que cette solution soit d'un emploi peu pratique ou qu'elle entraîne des coûts de production supérieurs (c. III.d). Cette question est de la compétence du juge du fond (c. III.f). Une expertise privée est traitée comme une simple allégation d'une partie (c. III.e). La nouveauté d'un design peut être donnée malgré la subsistance d'éléments caractéristiques d'autres designs. Même si chacun des éléments d'un design manque en soi d'originalité, leur combinaison peut produire une impression d'ensemble d'originalité (c. III.f). L'examen d'une contrefaçon potentielle se fonde sur l'impression qui demeure dans la mémoire à court terme d'un acquéreur éventuel qui investit une certaine attention à comparer les produits, généralement sans les tenir l'un à côté de l'autre. Les particularités d'un design, qui ne relèvent pas du détail, sont susceptibles d'avoir une influence. Lorsque le design est enregistré, seules les illustrations qui accompagnent le dépôt sont déterminantes. L'adjonction d'une marque ne modifie pas l'impression d'ensemble, pas plus que l'utilisation d'un autre matériau, à moins qu'il ne contribue à donner une impression différente (c. IV.a). Des designs qui ne sont pas commercialisés en Suisse ne peuvent pas donner lieu à une violation de la LDes ou de la LCD (c. IV.c et V.a in fine). En l'espèce, les designs de l'intimée ne présentent pas suffisamment de différences avec ceux des requérantes et doivent dès lors être considérés comme des contrefaçons (c. IV.d-IV.f). Est également applicable en matière de design la jurisprudence du TF selon laquelle l'utilisateur antérieur d'une marque peut non seulement invoquer son droit d'employer le signe à l'avenir dans la même mesure que par le passé, mais également requérir une interdiction de toute atteinte à son encontre fondée sur la LCD si le titulaire utilise sa marque de manière déloyale (c. V.a). Selon l'art. 3 lit. d LCD, la seule imitation d'une marchandise non protégée par une législation spéciale ne constitue pas un acte de concurrence déloyale si le risque de confusion est prévenu d'une autre manière, par exemple par l'utilisation de marques divergentes. Toute utilisation de l'idée esthétique d'autrui n'est pas en soi illicite. L'application de l'art. 3 lit. d LCD suppose en effet l'appropriation d'une position digne de protection dont dispose un tiers sur le marché. Elle nécessite au surplus que l'imitateur exploite la réputation du produit d'un concurrent de façon parasitaire (c. V.c). En l'espèce, les mesures prises par l'intimée sont suffisantes pour éviter que le consommateur ne confonde ses modèles avec ceux des requérantes (c. V.d).

La force distinctive d'un conditionnement s'apprécie en considérant celui-ci dans son ensemble et non chaque élément isolément (c. 5.2.4). Est dépourvue de force distinctive originaire la simple combinaison d'éléments techniquement nécessaires (forme carrée d'un sachet de soupe) ou descriptifs et usuels (ingrédients illustrés sur le sachet ou représentation d'une assiette de soupe) (c. 5.2.4-5.2.5). La couleur verte doit demeurer librement disponible dans toutes ses nuances pour des aliments, car elle en suggère la fraîcheur et le caractère naturel (c. 5.2.5). Si la publicité de la marque Knorr n'intervient pas en lien avec le conditionnement Knorr-Beutelsuppe, l'imposition de celui-ci dans le commerce n'est pas démontrée (c. 5.3.2). Une part de marché importante n'est pas propre à démontrer qu'un conditionnement a acquis une force distinctive par son utilisation dans le commerce (c. 5.3.3). Le conditionnement de la requérante est donc dépourvu de force distinctive, tant originaire que dérivée (c. 5.4). L'imitation d'un sachet de soupe ne constitue pas une imitation déloyale d'une gamme ou d'une série de produits, même si de nombreux goûts sont proposés (c. 6.2.2). On ne peut parler de copie servile pour un conditionnement dont la forme est standard dans toute la Suisse sans vider de sa substance le principe de la liberté d'imitation (c. 6.2.3). Le risque de confusion est d'autant moins important que les marques apposées sur les conditionnements des deux parties se distinguent clairement l'une de l'autre (c. 6.2.4). La valeur litigieuse d'une demande en cessation visant l'interdiction de commercialiser des produits de masse sur l'ensemble du territoire suisse se monte, compte tenu de l'importance des parties sur le marché, à 1 000 000 francs (c. 8.2).

Un produit n'est protégé par l'art. 3 lit. d LCD que s'il possède une force distinctive suffisante, c'est-à-dire lorsque les cercles déterminants d'acquéreurs lui attribuent une certaine provenance commerciale (c. 11). La présentation d'un produit doit répondre à des exigences élevées pour être originairement distinctive, car une protection serait sinon introduite par l'art. 3 lit. d LCD pour les signes tridimensionnels qui ne sont protégeables ni comme marque ni comme design (c. 17). L'existence d'une force distinctive originaire est une question de droit et, en vertu de la maxime des débats, son examen est limité aux éléments allégués par la demanderesse (c. 26). En elles-mêmes ou combinées entre elles, les caractéristiques des sabots en plastique Cayman et Beach mentionnées par la demanderesse sont dépourvues de force distinctive. Une semelle épaisse ne constitue pas une caractéristique originale (c. 27). Les trous d'aération sur le cou-de-pied sont techniquement nécessaires pour des chaussures synthétiques. Leur forme de croix est géométriquement simple et doit rester librement disponible (c. 28). La courroie derrière le talon est techniquement nécessaire et n'est pas originale (c. 29). Une semelle intérieure à picots a des impacts sur le confort, mais ne confère aucune originalité à la chaussure (c. 30). Les couleurs de base ne pouvant être monopolisées, peu importe, du point de vue de la force distinctive, que les chaussures de la demanderesse tirent leur originalité de la large gamme de couleurs dans lesquelles elles sont disponibles (c. 31). Les modèles Cayman et Beach sont par conséquent dépourvus de force distinctive originaire (c. 32). L'imposition dans le commerce des modèles Cayman et Beach ne peut être démontrée par des faits relatifs à l'imposition dans le commerce de la société Crocs Inc.. (c. 36-37). En commercialisant son modèle Explorer sous une autre marque que celle de la demanderesse, la défenderesse montre qu'elle n'entend pas créer un rapprochement sournois et parasitaire avec les produits de la demanderesse au sens de l'art. 2 LCD (c. 46).

Il n'existait, en 1988 (moment de la réalisation de l'invention litigieuse), dans le canton de Berne, aucune règle de droit positif concernant les inventions de service réalisées au sein de la fonction publique, les bases légales correspondantes n'ayant été créées que dans le courant des années 1990. L'Université de Berne (respectivement le canton de Berne avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'Université de 1996 qui l'a dotée d'une certaine autonomie) n'a ainsi acquis aucun droit au brevet sur l'invention à la réalisation de laquelle un de ses professeurs, employé à plein temps, avait participé à l'époque, puisqu'il ne s'agissait pas d'une invention de service. Selon l'art. 29 al. 1 LBI, l'ayant droit peut agir en cession ou en constatation de la nullité d'un brevet si la demande de brevet a été déposée par une personne qui n'avait pas droit au brevet au sens de l'art. 3 LBI (c. 8.3). La demande en cession doit être introduite sous peine de péremption dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l'exposé de l'invention (art. 31 al. 1 LBI), sauf si elle dirigée contre un défendeur de mauvaise foi (art. 31 al. 2 LBI). Le défendeur est de mauvaise foi s'il savait ou s'il aurait dû savoir en faisant preuve du soin nécessaire (art. 3 al. 2 CC) qu'il n'était pas le seul ayant droit au brevet. Le déposant est de mauvaise foi s'il a pris connaissance de l'invention d'une manière contraire au droit, par exemple en surprenant des secrets de fabrication ou en incitant des tiers à violer un contrat ou en utilisant de manière indue des informations qui lui avaient été confiées. La bonne foi n'est pas non plus donnée lorsque le déposant savait ou aurait dû admettre, d'après les circonstances, que l'inventeur s'apprêtait à déposer une demande de brevet sur l'invention (c. 9.1). Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le coinventeur, administrateur de la société qui a déposé le brevet, avait pris licitement connaissance de l'invention dans le cadre de sa collaboration avec le professeur de l'Université de Berne pour la réaliser. Comme la bonne foi est présumée en vertu de l'art. 3 al. 1 CC, c'est à celui qui agit en cession du brevet après le délai de deux ans de l'art. 31 al. 1 LBI d'établir la mauvaise foi du déposant (c. 9.2). In casu, le TFB expose, après s'être livré à un examen attentif de l'état des pratiques au sein des différentes hautes écoles suisses dans les années 1980, qu'il ne pouvait pas être généralement admis que les hautes écoles entendaient être investies des droits de propriété intellectuelle sur les inventions de leurs employés au moment où l'invention considérée a été effectuée, et que tel n'était en tout cas pas la pratique de l'Université de Berne. Par conséquent, la mauvaise foi du déposant n'a pas été retenue, même s'il savait que l'employé de la haute école y travaillait à plein temps au moment de sa participation à la réalisation de l'invention et qu'il avait eu recours à l'infrastructure de l'Université de Berne pour le faire. L'art. 26 al. 1 lit. b LBI ne pose pas les mêmes exigences de mauvaise foi et de délai pour agir que l'art. 31 LBI. Toutefois, l'action en constatation de la nullité du brevet prévue par l'art. 26 al. 1 lit. d LBI suppose que le demandeur soit l'unique ayant droit à la délivrance du brevet. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, deux ou plusieurs inventeurs ont participé à la réalisation de l'invention (c. 11). [NT]

Afin de déterminer si l’on se trouve en présence d’une imitation illicite d’une invention brevetée, il convient d’appliquer la doctrine des équivalents. Se posent alors trois questions : 1. Les caractéristiques substituées remplissent-elles la même fonction objective (même effet) ? On se fondera ici sur les principaux effets innovants découlant du brevet. 2. Les caractéristiques substituées et leur même fonction objective sont-elles rendues évidentes à l’homme du métier par l’enseignement du brevet (accessibilité) ? Ce n’est pas l’état de la technique, mais le brevet litigieux qui constitue le point de départ pour répondre à cette question. 3. Enfin, l’homme de métier, en s’orientant selon la lettre de la revendication et à la lumière de la description, aurait-il considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution équivalente ? (c. 4.5.2, c. 4.6.1.). Même si la Suisse, comme d’autres pays européens d’ailleurs, ne connaît pas la Prosecution History Estoppel, l’historique de la procédure du dépôt du brevet peut et doit même être prise en considération en particulier si une revendication a été limitée par le déposant afin d’obtenir le brevet. En application du principe de confiance énoncé à l’art. 2 CC, le titulaire du brevet est lié par les limitations qu’il a faites à son brevet dans le cadre de la procédure d’octroi. Il ne peut pas, par la suite, contourner ces limitations par la voie de la doctrine des équivalents (c. 4.5.3). [DK]