Il suffit qu’un signe ne soit pas admissible pour un produit d’une catégorie pour que l’enregistrement doive être refusé pour l’ensemble de la catégorie concernée (c. 2.5). Le signe « MILCHBÄRCHEN » est destiné à des produits (« Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, feine Backwaren, Speiseeis » [classe 30]) qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste du domaine de la vente et de la gastronomie (c. 3.2). Dans le signe « MILCHBÄRCHEN », l’élément « MILCH » – qui désigne une denrée alimentaire – peut être descriptif d’un composant des produits revendiqués (c. 4.2) et l’élément « BÄRCHEN » peut se référer à la forme de denrées alimentaires (c. 4.3). Le chocolat peut contenir du lait et être présenté en forme d’animal, notamment d’ours (c. 5.1). Les glaces contiennent du lait et il est envisageable de les offrir sous forme d’ours (c. 5.2). Les confiseries et sucreries (« Zuckerwaren ») peuvent contenir du lait et prendre une forme d’ours (c. 5.3). Il en va de même des pâtisseries (c. 5.4). Le signe « MILCHBÄRCHEN » peut dès lors être compris par les consommateurs concernés comme descriptif d’un composant important et de la forme des produits revendiqués (c. 5.5.1). Il est par conséquent descriptif au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5.5.2). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; c. 6.1) en lien avec des marques enregistrées en 1999, car elles ne reflètent pas la pratique actuelle d’enregistrement (c. 6.2). Par ailleurs, trois marques ne sont pas susceptibles de constituer une pratique constante (c. 6.2). Il ne s’agit en l’espèce pas d’un cas limite justifiant la prise en compte de décisions étrangères (c. 6.3).

Lorsque l’IPI rejette une opposition en raison du non-usage de la marque opposante, le TAF se limite à examiner cette question et, s’il admet le recours, renvoie l’affaire à l’IPI afin qu’il examine la question du risque de confusion (c. 1.2). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Vu l’art. 22 al. 3 OPM, l’intimé ne peut pas, par la suite, revenir sur le fait qu’il a – en évoquant, dans sa réponse devant l’IPI, un usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec les produits de la classe 16 – reconnu l’usage de cette marque en lien avec des cartes pédestres et cyclistes (classe 16) (c. 5.1). L’IPI viole son devoir de motivation (art. 35 PA) s’il renonce à tenir compte d’un courrier d’une preneuse de licence du recourant en se limitant à évoquer un rapport de dépendance entre les parties à ce contrat (c. 5.2.3). Considérés en lien les uns avec les autres, la copie d’une carte postale (c. 5.2.2), ainsi qu’une déclaration (c. 5.2.1) et un courrier d’une preneuse de licence du recourant (c. 5.2.3) suffisent à rendre vraisemblable l’usage de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes postales (classe 16), même si des éléments supplémentaires auraient été souhaitables (c. 5.2.3-5.2.4 et 5.5). Le TAF n’entend des témoins que sur la base d’allégations solidement étayées (c. 4.1, 5.4 et 8). L’usage d’une marque en relation avec un produit ou un service accessoire constitue un usage de la marque ; cet usage ne concerne toutefois pas le produit ou le service accessoire lui-même, mais uniquement le produit ou le service principal, dont le produit ou le service accessoire assure la promotion (c. 5.6.2). En l’espèce, l’utilisation de la marque « HEIDILAND » (pour faire de la publicité pour divers produits) dans des brochures ne constitue pas une utilisation de la marque en relation avec des « produits de l’imprimerie » (classe 16) (c. 5.6.2). Une marque peut en principe être valablement utilisée (art. 11 LPM), même si elle est combinée avec d’autres signes distinctifs (c. 6.4). Sur des balles et des gants de golf, la marque « SRIXON » ne peut se référer qu’à leur provenance commerciale tandis que la marque « HEIDILAND », également présente et combinée avec le logo d’un club de golf, ne constitue pas une utilisation en lien avec des balles et des gants de golf (classe 28), mais en lien avec les services de ce club de golf (qui ne font toutefois pas l’objet de la procédure) (c. 3.3 et 6.4). De même, sur des emballages de pâtisserie (classe 30), alors que le signe « Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz » se réfère à la provenance commerciale des produits, le slogan « Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau » est au mieux une référence à la région et ne constitue pas une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.1). Enfin, sur un emballage de chocolat (classe 30), le texte « Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team », qui se réfère à un fournisseur de services et non pas à la provenance commerciale du chocolat, ne constitue pas non plus une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.2). L’affaire doit donc être renvoyée à l’IPI afin qu’il statue, dans un premier temps, sur la question de savoir si l’usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes pédestres et cyclistes et des cartes postales (classe 16) profite à l’ensemble des produits de la classe 16 revendiqués et, dans un second temps, sur la question du risque de confusion avec la marque « HEIDI Best of Switzerland » (c. 1.2, 5.1, 5.2.4, 5.7 et 8).

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classe 30 « chocolat, praliné, pâtisserie, confiserie, glaces, Cacao » est composé d’une part, des spécialistes, des grossistes et des intermédiaires du domaine de la vente et de la gastronomie (par exemple, les magasins d’alimentation, les confiseries, les pâtisseries) et, d’autre part, d’un très large public. Le chocolat, les glaces et les pâtisseries sont consommés tant par les enfants et les jeunes que par les adultes de tout âge. Pour les pralinés et les confiseries, les consommateurs principaux sont les adultes (c. 4). Le signe « FROSCHKÖNIG » dans son ensemble est le titre et le personnage principal d’un conte des frères Grimm. Le thème du Roi grenouille est l’un des plus répandus de la littérature populaire allemande et a fait l’objet d’innombrables adaptations théâtrales, littéraires et cinématographiques. Bien que souvent représenté avec une couronne, il n’existe pas de représentation « officielle » du Roi grenouille. Le récit du conte lui-même ne donne que peu d’indications à ce sujet. Le signe « FROSCHKÖNIG » sera mis en relation avec ce conte populaire sans difficulté par les destinataires pertinents (c. 5.2). Pour les produits revendiqués, il existe une grande diversité de forme, de finition et d’emballage. Le fait que le signe « FROSCHKÖNIG » fasse référence à un motif que les destinataires associeront sans difficulté à un personnage de conte populaire n’empêche pas l’enregistrement de cet élément comme marque, tant que ce dessin possède une force distinctive et qu’il n’y a pas de besoin de libre disposition (c. 5.3). Il y a un lien direct entre le signe présenté à l’enregistrement et les produits revendiqués, puisque le motif du Roi grenouille peut être utilisé comme motif de forme, de finition ou d’emballage pour les produits revendiqués. Cependant, le motif du Roi grenouille n’est pas précisément déterminé et, à l’inverse, le signe présente un lien tellement large avec les produits revendiqués, que celui-ci en devient lâche. Par conséquent, le terme ne suscitera pas chez les consommateurs d’attentes relatives aux caractéristiques des produits. Le signe possède donc une force distinctive suffisante (c. 6). Le Roi grenouille ne constitue pas une forme courante et triviale pour les produits revendiqués ; ni une forme imposée par la consistance ou le but de ces produits. Le signe n’est pas non plus utilisé de manière traditionnelle ou culturelle. Le signe ne rappelle pas davantage d’autres formes plus usitées, telles que les coccinelles, les trèfles à quatre feuilles ou les fers à cheval (c. 7.1). Au contraire, les personnages de conte sont rarement utilisés comme thème pour les produits revendiqués. Il n’y a donc pas de besoin de libre disposition pour ce signe. De plus, le motif du Roi grenouille peut être représenté sous des traits très différents, de sorte que la concurrence ne sera pas bloquée par l’enregistrement de ce signe (c. 7.2). Finalement, le signe ne confère pas à son titulaire un droit exclusif sur un personnage fictif connu, puisque la marque ne vise que la classe 30. La marque « FROSCHKÖNIG » possède une force distinctive suffisante pour les produits revendiqués ; il n’y a pas de besoin de libre disposition de ce terme pour ces produits ; le recours est admis et la marque doit être enregistrée (c. 7.4). [AC]

Les marques de garantie sont régies par la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance qui se fonde sur l’art. 122 Cst. (c. 3.1). Aux termes de l’art. 21 al. 1 LPM, la marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises (al. 1). L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique (al. 2). Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l’usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque (al. 3) qui ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM). Le déposant d’une marque de garantie doit remettre à l’IPI le règlement concernant l’usage de la marque, qui fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir ; le règlement de la marque prévoit également un contrôle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates (art. 23 al. 1 et 2 LPM). En effet, le titulaire de la marque de garantie doit exercer le contrôle prévu par la loi (art. 21 al. 1 LPM). Il n’est cependant pas tenu de l’exercer lui-même : il peut déléguer cette tâche à un tiers pour autant que cela soit prévu dans le règlement de la marque. Bien qu’en principe quiconque puisse demander l’enregistrement d’une marque de garantie, les titulaires sont en règle générale des associations économiques, des organisations agricoles, voire des services de la Confédération ou des cantons ou encore des autorités étrangères (c. 3.2). En vertu de l’art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la loi, toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Enfin, l’art. 55 LPM accorde une action en exécution d’une prestation à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque (c. 3.3). La délimitation entre droit privé et droit public telle qu’elle résulte des critères développés par la jurisprudence et la doctrine – théories des intérêts, fonctionnelle, de la subordination et modale – ne trouve pas d’application lorsqu’elle résulte directement du droit positif, dès lors que, sur le terrain du droit civil, le législateur fédéral est compétent pour fixer souverainement l’étendue du droit privé. La compétence des cantons pour déterminer le champ d’application de leur droit public n’existe que sous réserve de la faculté appartenant à la Confédération (c. 5.1). Du moment que le législateur fédéral a décidé souverainement que la marque de garantie et les règles qui la régissent constituent une matière de droit civil (art. 122 Cst.), le refus par le tiers auquel le contrôle de la marque a été délégué par son titulaire d’accorder une dérogation permettant d’utiliser la marque de garantie constitue une matière de droit civil (c. 5.2). Le canton de Genève en tant que collectivité publique agit dans ce contexte en sa qualité de titulaire de la marque comme un sujet privé, qui doit en contrôler de manière efficace l’usage et prendre des sanctions adéquates (art. 23 al. 1 et 2 LPM). Dans ce cadre, il peut déléguer cette tâche à un tiers pour autant que cela soit prévu dans le règlement de la marque. Il s’agit là d’une délégation de droit privé. Cette qualification est confirmée par le fait que des autorités étrangères peuvent aussi être titulaires de marques de garantie et que, ce faisant, elles n’exercent en aucune manière des prérogatives de puissance publique sur le territoire suisse. En refusant d’octroyer l’usage de la marque de garantie aux recourantes, la commission délégataire du contrôle de la marque a agi, non pas sur délégation du canton en tant que détenteur de la puissance publique, mais bien sur mandat du canton de Genève en tant que détenteur de la marque de garantie au sens de l’art. 21 al. 1 LPM, au même titre que d’autres personnes physiques ou morales de droit privé demandant l’enregistrement d’une marque de garantie auprès de l’IPI (c. 6.1). Il est vrai également que l’instrument de droit privé prévu par l’art. 23 al. 1 LPM que constitue le règlement concernant l’usage de la marque peut, dans les limites de l’ordre public, des bonnes mœurs et du droit en vigueur (art. 23 al. 3 LPM), poursuivre des buts d’intérêt public et fixer, à cette fin, les caractéristiques communes des produits ou des services que la marque entend garantir (art. 23 al. 2 LPM). Il n’en demeure pas moins que la marque de garantie et son règlement, même utilisés pour promouvoir une tâche de droit public et des intérêts publics, relèvent toujours du droit privé et en gardent les caractéristiques. Ainsi, c’est bien le droit privé qui régit non seulement les litiges relatifs à l’octroi ou au refus d’autoriser l’usage de la marque de garantie, mais également les sanctions en cas de violation des obligations qui en résultent (c. 6.2). [NT]