sic! 11/2017, p. 654 (rés.), « Chrom-Optics | Chrom-Optics » ; usage de la marque, usage à titre de marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, juste motif pour le non-usage d’une marque, usage par représentation, procédure d’opposition, délai de grâce, abus de droit, groupe de sociétés, filiale, peinture, renvoi de l’affaire, motifs relatifs d’exclusion, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
|---|---|
CHROM-OPTICS |
CHROM-OPTICS |
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Liste des produits et services Revendiqués
Classe
2 :
Inhibiteurs de rouille comme revêtements ; agents de revêtement
ayant des propriétés hydrofuges ; peintures, vernis,
laques.
Classe 7 : Installations et machines pour le revêtement de surfaces.
Classe 40 : Traitement des matériaux ; revêtement de surfaces métalliques ou plastiques ; revêtement de surfaces à haute brillance ; traitement de pièces métalliques pour la protection contre la corrosion. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; revêtements, revêtements brillants, poudres pour revêtements (…) Classe 7 : Installations de peinture ; installations pour l'application de revêtements, installations pour l'application de revêtements brillants. Classe 40 : Traitement des matériaux ; revêtement de surfaces, revêtement haute brillance de surfaces ; revêtement et revêtement haute brillance de substrats métalliques et non métalliques. |
| Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
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Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
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Identité/similarité des produits et services |
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Similarité des signes |
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Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée --
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection -- |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
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Divers |
Selon la doctrine, les justes motifs permettant d’excuser le non-usage d’une marque au-delà de la période de grâce peuvent exclusivement consister en des faits qui se situent en dehors de la sphère d’influence du titulaire. Il s’agit par exemple des cas de restrictions commerciales et de défaut d’autorisation officielle. Il est contesté que des difficultés opérationnelles de production ou des problèmes techniques inattendus puissent également constituer de justes motifs (c. 4.1). L’acquisition d’une marque ne refait pas courir un nouveau délai de grâce de cinq ans. Le fait qu’au moment de l’acquisition de la marque, quatre années de la période de grâce s’étaient déjà écoulées ne constitue pas un juste motif, pas plus que le fait que le titulaire précédent rencontrait des difficultés de production en raison d’un défaut de fabrication d’un cocontractant, puis que ce titulaire précédent ait été déclaré en liquidation. Le titulaire de la marque opposante ne peut faire valoir aucun usage de la marque au cours de la dernière année du délai de grâce. Dans ce contexte, il semble logique que l’IPI ait nié l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque opposante (c. 4.2). La question peut toutefois rester ouverte, étant donné qu'aucune protection juridique ne doit être accordée à l'invocation de l’exception du non-usage de la marque opposante par le titulaire de la marque attaquée comme exposé ci-dessous (c. 4.3). L’interdiction de l’abus de droit peut également être invoquée dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque et dans les recours au TAF en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Toutefois, compte tenu de l’objet limité de ces procédures, cet argument ne peut être invoqué qu’en lien avec un moyen disponible dans ces procédures, par exemple l’exception du non-usage de la marque (art. 12, 31 et 32 LPM). Les arguments fondés sur le droit à l'équité, les droits de la personnalité ou les droits au nom, les accords de coexistence en vertu du droit civil et d'autres contrats ne peuvent pas être entendus et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une révision pour abus de droit ; l'application de ces droits appartient aux tribunaux compétents respectifs (c. 5.1). Le précédent titulaire de la marque opposante était une filiale du titulaire de la marque attaquée. Quiconque transfère une marque, puis l'enregistre à nouveau à l’identique et se défend par la suite dans une procédure d'opposition en invoquant le défaut d'usage à l’encontre de la marque antérieure transférée, agit de manière abusive. Le fait que le titulaire précédent était une filiale et que le titulaire de la marque attaquée soit la société mère n’y change rien. La possibilité d’organiser plusieurs sociétés au sein d’un groupe n'a pas pour fonction de légitimer un comportement juridiquement problématique. Par ailleurs, au sein d’un groupe, l’usage d’une marque appartenant à une société peut être validé par l’usage qu’en fait une autre société affiliée (usage par représentation). Dès lors, le comportement abusif d’une société doit également pouvoir être opposé à une autre société affiliée (c. 5.3). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le
recours doit donc être admis au principal et l’affaire doit être
renvoyée à l’IPI pour examiner le risque de confusion (c. 5.3). [AC] |