En vertu des art. 319 ss CPP, ce n'est qu'en l'absence claire d'infraction qu'un classement peut être prononcé (c. 6.1). Le fait que le contrat de collaboration qui liait la société X. AG de l'intimé (qui exploite un club et à qui SUISA a interdit l'utilisation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) de musique [c. 8.1]) à l'organisateur de concerts (« kosovarische Konzerte ») soit ou non qualifié de contrat de société simple n'est pas déterminant, car l'intimé a largement contribué à l'organisation de ces concerts. L'intimé ne peut pas invoquer les accords passés à l'interne (selon lesquels l'organisateur était seul responsable de l'annonce des concerts et du paiement des redevances à SUISA) pour se disculper, ce d'autant qu'il a avoué avoir organisé ses propres concerts. La procédure pour violation de l'art. 67 al. 1 lit. g LDA ne peut dès lors pas être classée pour absence claire d'infraction (c. 7.2 et 8.2). Vu qu'il peut être considéré que l'intimé a agi par métier (ce qui entraîne la poursuite d'office), il suffit que des œuvres protégées (art. 2 LDA) aient été exécutées — ce qui est très probable — et peu importe que SUISA en gère ou non les droits (c. 8.3 et 8.5). D'ailleurs, le fait que SUISA n'ait pas signé d'accord avec une société sœur au Kosovo n'est pas déterminant, puisque les auteurs de la musique exécutée peuvent être membres d'autres sociétés sœurs (en particulier serbe ou suédoise), avec lesquelles SUISA a signé des accords (c. 8.4-8.5). Un classement de la procédure ne saurait dès lors être prononcé (c. 9).

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9^sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

En vertu de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, le recours au TF contre des décisions incidentes n'est ouvert que si elles peuvent causer un préjudice de nature juridique difficilement réparable que même un jugement en faveur du recourant ne pourrait supprimer par la suite. Le recourant qui s'élève contre une décision de mesures provisionnelles doit désormais indiquer dans la motivation de son recours en quoi il est menacé dans le cas concret par un dommage de nature juridique difficilement réparable (c. 1.1). Dans le cadre de l'examen du caractère techniquement nécessaire d'une forme enregistrée comme marque, la limitation du cercle des formes alternatives possibles aux capsules de café compatibles avec les machines « Nespresso » actuellement disponibles sur le marché résiste au grief d'arbitraire, même si le TF s'est jusqu'à présent refusé (en particulier dans sa jurisprudence Lego) à admettre le caractère techniquement nécessaire d'une forme uniquement en vertu de sa compatibilité avec un autre système préexistant (c. 2.2). Selon la jurisprudence du TF, une forme est techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 lit. b LPM lorsque à peu près aucune forme alternative n'est à disposition des concurrents pour un produit de nature (technique) correspondante ou que le recours à cette forme alternative ne peut pas être exigé d'eux dans l'intérêt du bon fonctionnement de la concurrence parce qu'elle serait moins pratique, moins solide ou que sa réalisation s'accompagnerait de coûts de production plus élevés. Le fait de demander qu'une expertise sommaire soit ordonnée pour démontrer qu'il existe des formes de capsules alternatives utilisables dans les machines « Nespresso », qui soient aussi pratiques et solides que les capsules « Nespresso » et qui ne coûtent pas plus cher à la production, ne saurait être interprété en défaveur de la partie à l'origine de la demande (c. 3.2.2). Il est inadmissible et contraire au droit d'être entendu de refuser un moyen de preuve portant sur la question controversée de la compatibilité de formes alternatives et de baser ensuite un jugement uniquement sur les allégations contestées de l'autre partie. L'autorité de première instance, qui ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour juger de l'importance technique de la forme conique des capsules de café, de même que de l'aptitude fonctionnelle des capsules d'une autre forme, n'aurait ainsi pas dû refuser l'expertise demandée qui était destinée à clarifier des questions techniques nécessaires à une compréhension indépendante de l'état de fait (c. 3.2.2). Lorsqu'il est nécessaire de répondre à des questions purement techniques qui sont déterminantes pour trancher le litige et que le juge ne dispose pas des connaissances professionnelles nécessaires pour le faire (que ce soit dans le domaine des brevets ou, comme en l'espèce, sur le plan de la fabrication des capsules de café), le recours à une expertise sommaire constitue un moyen de preuve admissible, même en procédure sommaire, en vertu en particulier de l'art. 254 al. 2 lit. b CPC (c. 3.2.2).

La marque opposante « OLD NAVY » est enregistrée pour des produits en métaux précieux (classe 14), des articles en papier (classe 16), des vêtements (classe 25) et des prestations publicitaires (classe 35). L’enregistrement de la marque attaquée « OLD NAVY » a été requis pour du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34). L’autorité inférieure a refusé l’enregistrement de la marque attaquée pour différents articles à destination des fumeurs. En raison de l’identité des deux signes opposés, les produits et services revendiqués devront se distinguer particulièrement clairement (c. 3). Il n’y a pas de similarité entre des briquets et des objets en métal précieux, car ces deux produits n’ont pas le même but d’utilisation (pour des briquets, l’aspect esthétique est secondaire alors qu’il est essentiel pour des bijoux ou des articles de joaillerie) et leur fabrication ne requiert pas le même savoir-faire (c. 4.1). Le fait que des objets tels que des étuis à cigarettes ou des cendriers soient ou non en métal précieux n’a pas d’influence du point de vue de la similarité des produits. C’est en effet leur but d’utilisation qui prédomine pour les acheteurs concernés (c. 4.2). Il n’y a pas de similarité entre du papier et des articles en papier et du papier à cigarettes en raison d’un but d’utilisation et de canaux de distribution totalement différents (c. 5). Seuls les produits tels qu’ils figurent au registre sont pris en compte dans l’examen de la similarité. Dès lors, il importe peu que la marque attaquée puisse être utilisée pour des vêtements, à l’instar d’autres marques de cigarettes telles que « Camel » ou « Marlboro ». Quand bien même ce serait le cas, il ne s’agirait que de produits auxiliaires sans effet sur la similarité. Il n’y a donc pas de similarité entre des vêtements et des articles pour les fumeurs (c. 6). Si la publicité pour des cigarettes est usuelle, il ne va en revanche pas de soi que le consommateur perçoive des prestations publicitaires et des articles pour fumeurs comme un paquet cohérent de prestations. La publicité pour des cigarettes vante avant tout leur goût et constitue donc un moyen auxiliaire sans intérêt du point de vue de la similarité, laquelle doit donc être niée entre des prestations de publicité, y compris le commerce de détail, et des articles pour les fumeurs (c. 7). L’art. 16 ch. 3 ADPIC, qui prévoit une exception au principe de la spécialité, est retranscrit en droit interne à l’art. 15 LPM (marque de haute renommée). Cette disposition ne peut toutefois pas être invoquée en procédure d’opposition, car l’art. 31 al. 1 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 8).

Il est obligatoire de faire valoir tous les éventuels motifs de nullité d’une marque devant le tribunal civil compétent lorsque la procédure de recours en matière d’opposition devant le TAF a été suspendue pour permettre aux parties d’agir en constatation de la nullité de la marque opposante devant le tribunal civil, au risque sinon de voir le TAF lié par une décision entrée en force de chose jugée rendue par le tribunal civil qui confirmerait la validité de la marque au regard d’un seul des motifs de nullité potentiel et qui empêcherait le TAF de se pencher sur l’existence d’autres motifs éventuels. La force de chose jugée d’une décision civile rejetant une action en nullité ne s’étend ainsi pas aux seuls motifs de nullité concrètement examinés, mais lie le TAF concernant tous les motifs légaux de nullité. Le défaut d’usage doit être invoqué d’entrée de cause en procédure d’opposition, soit dans le cadre de la première réponse devant la première instance. Il est tardif de le faire seulement dans le cadre de la procédure de recours. Vu la similarité, voire l’identité, des produits cosmétiques (classe 3) en cause, il y a un risque de confusion entre les marques opposées. 

La similarité des produits est examinée par rapport à l'inscription au registre et non par rapport à l'usage réel des marques enregistrées pour ces produits. Peu importe ainsi que les produits de la recourante ne soient pas substituables à ceux de l'intimée (c. 5). Les deux marques opposées utilisent une étoile à cinq branches. Leur ressemblance avec un insigne de l'armée américaine utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale n'a toutefois aucun effet sur la sphère de protection de la marque opposante Converse All Star (fig.) (c. 6). Dans la procédure d'opposition, l'autorité établit les faits d'office. Elle peut cependant se fier à une description concordante des parties si leur opinion ou leurs éclaircissements n'éveillent pas de doute. Ainsi, l'instance précédente n'aurait pas dû laisser ouverte la question de l'imposition dans le commerce de la marque opposante, celle-ci étant reconnue par les deux parties (c. 7). Se composant toutes deux d'une étoile régulière à cinq branches (entourée de mots disposés en cercle) et étant utilisées en lien avec des chaussures sur lesquelles elles ne figurent qu'en petite taille, les marques opposées se ressemblent trop pour exclure tout risque de confusion, compte tenu au surplus de la notoriété de la marque opposante. La question du risque de confusion direct peut être laissée ouverte (c. 8).

L'existence d'un besoin de libre disponibilité absolu affectant la marque opposante ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'opposition et ne peut être invoquée reconventionnellement. Dans la procédure d'opposition, il est toutefois nécessaire de déterminer la force distinctive de la marque opposante pour savoir si son périmètre de protection est touché. Un éventuel besoin de libre disponibilité peut ainsi être examiné pour établir si le signe concerné appartient au domaine public (c. 3). Selon une jurisprudence constante, les prestations de services d'assurance et de services financiers sont similaires (c. 4.2). Il est admis de se référer au registre allemand pour disposer de la représentation exacte de la marque opposante, dans une qualité meilleure, et procéder à la comparaison avec la marque attaquée (art. 46 al. 1 LPM). Les marques opposées se composent toutes deux d'un carré dont l'arrête supérieure est interrompue à droite par un petit carré noir (marque opposante) ou par l'angle imbriqué d'un autre carré (marque attaquée). Elles ne se distinguent que par cet élément placé à leur angle supérieur droit et sont par conséquent relativement semblables (c. 7). La reprise d'éléments possédant une faible force distinctive ne suffit cependant pas à fonder un risque de confusion. Les deux signes opposés se distinguent ainsi nettement par leur angle supérieur droit composé d'éléments certes abstraits, mais clairement différents. Un risque de confusion aussi bien direct qu'indirect peut donc être écarté (c. 10).

L’exception de non-usage (art. 32 LPM en relation avec l’art. 12 al. 1 LPM) doit être invoquée par le défendeur dans sa première réponse devant l’IPI (art. 22 al. 3 OPM). À défaut, l’exception de non-usage ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours (c. 4). En lien avec des vêtements, l’élément « PARADE », respectivement le signe « STREET PARADE », n’est pas descriptif et dispose d’une aire de protection normale. L’élément « PARADE » utilisé seul pour désigner des supports audiovisuels est en revanche descriptif en raison de sa proximité avec l’expression « hit-parade ». Toutefois, la combinaison de cet élément avec le mot « street » n’est pas descriptive. Le signe « STREET PARADE » en relation avec des vêtements et des supports audiovisuels dispose donc d’une aire de protection normale (c. 5). Les marques « SUMMER PARADE » et « STREET PARADE » se distinguent tant sur le plan visuel qu’auditif. Sur le plan sémantique, alors que le rattachement entre le signe « STREET PARADE » et l’événement éponyme est immédiat, il faut deux étapes de réflexion pour faire le même rapprochement avec le signe « SUMMER PARADE ». L’association d’idées avec la Street Parade apparaissant ainsi nettement moins évidente que le sens direct du signe « SUMMER PARADE », les deux signes opposés se distinguent également sur le plan sémantique et l’existence d’un risque de confusion direct peut être écartée (c. 6.3). Il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.5-6.6).

Le signe attaqué de la recourante « PURE FOCUS » et le signe opposant de l’intimée « FOCUS » ne se distinguant que par l’élément « PURE », il existe entre eux un risque clair de confusion (c. 2). L’intimée admet avoir renoncé à faire usage de son signe en Suisse et en Allemagne, mais invoque des justes motifs valables jusqu’en 2003. La question du défaut d’usage de la marque fondé sur de justes motifs a déjà été traitée par le TF dans une procédure civile impliquant les mêmes parties (ATF 130 III 371, JdT 2004 I 323). Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’opposition en Suisse, l’exception de non-usage est invoquée à l’encontre d’une marque internationale, une procédure d’opposition à l’étranger contre l’enregistrement de base de cette marque internationale ne peut pas être qualifiée de procédure d’opposition au sens de l’art. 12 al. 1 LPM. Cette procédure d’opposition étrangère peut cependant, vu qu’il s’agit d’une action juridique sérieuse contre la marque, constituer un juste motif de non-usage au sens de la même disposition. Le juste motif de non-usage existe aussi longtemps que l’intimée n’obtient pas le droit de disposer de sa marque et qu’il n’y a aucun signe que l’opposition étrangère contre sa marque est constitutive d’un abus de droit et rallonge d’autant le délai de non-usage (c. 3). Les motifs et la conclusion du TF peuvent être repris dans la présente procédure. Peu importe que le délai de non-usage soit passé de cinq ans à près de douze ans à cause de la procédure d’opposition ouverte à l’étranger. La question de savoir si les intérêts des concurrents et des autres acteurs du marché doivent être pris en compte en cas d’importante prolongation du délai de non-usage ne fait pas partie de l’état de fait examiné lors de la procédure d’opposition et c’est devant le juge civil qu’il faudrait faire valoir un tel motif (c. 4). C’est à juste titre que l’autorité inférieure a ordonné la radiation de la marque attaquée (c. 4).

Dans le cadre d’un recours au TAF contre une décision de rejet d’opposition, une conclusion tendant à la réparation du préjudice subi est irrecevable (c. 1.4). La notion de « véhicule » est plus large que celle de « véhicule automobile », ce qui plaide en faveur de la similarité des produits et non pas de leur identité (c. 5). La marque « EMOTION » n’est pas particulièrement forte pour des véhicules automobiles (c. 6.1). Il convient d’admettre une similitude visuelle entre la marque « EMOTION » et la marque attaquée « e motion (fig.) », dont le graphisme n’est pas particulièrement original (c. 6.4). Il existe également une similitude phonétique entre les deux signes, qui sont prononcés de la même manière, quelle que soit la langue choisie (c. 6.5). En outre, les deux signes présentent une similitude sémantique (c. 6.6). Il y a dès lors lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion direct au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.7).

Selon l'art. 22 al. 3 OPM, le défendeur doit faire valoir le défaut d'usage (art. 12 LPM) dans la réponse à l'opposition; s'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en est pas tenu compte (c. 3). C'est par sa seule négligence que la défenderesse, en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs, n'a pas été en mesure d'invoquer le défaut d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle ne peut donc plus l'invoquer au stade du recours (c. 3.1-3.3). Un risque de confusion est a priori exclu lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être exclue (c. 4 et 4.3). Une similarité peut également exister entre des produits et des services (c. 4.2). Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel, à l'exclusion des produits et services auxiliaires (c. 4.2 in fine). Il n'y a pas de similarité entre des produits alimentaires (en particulier des produits laitiers) et des supports de données magnétiques, des revues, des vêtements et de la chapellerie (c. 4.2.2). À défaut de lien étroit, logique et économique (c. 4.2) entre les produits alimentaires en cause et des services tendant à l'organisation de foires, il n'y a pas non plus de similarité entre ces produits et ces services (c. 4.2.2). La haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services (c. 4.2.2 in fine).

Au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, du Gruyère AOC et du fromage de provenance française ne sont pas des produits identiques, mais similaires (c. 4). Dans l’examen du risque de confusion entre des marques combinées, l’élément verbal est en principe déterminant. S’il a une fonction dominante, l’élément figuratif est cependant prépondérant, sauf s’il ne constitue qu’une conversion graphique de l’élément verbal caractéristique (c. 5.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 al. 1 LPM), seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) entrent en considération, à l’exclusion des motifs absolus (art. 2 LPM) (c. 5.2). Un risque de confusion ne peut pas être constaté si le seul élément commun entre les marques fait partie du domaine public (c. 5.2). Les marques enregistrées pour du fromage s’adressent au consommateur moyen (c. 6). La violation de conventions internationales en matière d’indications de provenance et d’appellations d’origine (en l’espèce, la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951 [RS 0.817.142.1] et le Traité entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, conclu le 14mai 1974 [RS 0.232.111.193.49]) constitue un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. d LPM et ne peut pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.1). L’art. 16 al. 5 et 7 LAgr interdit l’enregistrement, comme marque, pour un produit similaire, d’une dénomination enregistrée comme appellation d’origine, si un tel enregistrement constitue une exploitation de renom de la désignation protégée ou un cas d’usurpation, de contrefaçon ou d’imitation de cette désignation. Or, la violation d’une telle interdiction ne constitue pas un motif relatif d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) et ne peut donc pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.2). En relation avec du fromage, la représentation d’une meule et d’un armailli jouant du cor des Alpes ou d’une toque de cuisine et de morceaux de fromage est descriptive (c. 8.1). Il ne peut y avoir de risque de confusion (art. 3 al. 1 LPM) entre les deux marques car, outre l’élément verbal « GRUYÈRE » qu’elles ont en commun, elles présentent des différences suffisamment importantes (c. 8.2). Les dénominations géographiques appartiennent au domaine public, en ce sens que tous les producteurs remplissant le cahier des charges doivent pouvoir en faire usage. Le périmètre de protection d’une marque contenant une AOC est délimité par les autres éléments de la marque qui lui confèrent un caractère distinctif (c. 9.1). La question de savoir si la Suisse doit protéger, sous l’angle du droit des marques, ses AOC vis-à-vis de producteurs étrangers peut rester ouverte (c. 9.2).

Afin de concrétiser l’art. 6^ter CUP (c. 4), la Suisse a adopté la LPNEONU (c. 5). En vertu de l’art. 4 LPNEONU, l’emblème du programme Galileo de l’UE est protégé en Suisse suite à sa publication dans la FF du 2 septembre 2003 (c. 6-7). La protection accordée aux emblèmes par la LPNEONU prime (et, par conséquent, restreint) la protection des marques enregistrées antérieurement. Dès lors, le titulaire d’une marque antérieure (« GALILEO ») ne peut pas, dans le cadre d’une procédure d’opposition (en faisant valoir un risque de confusion), obtenir la révocation de l’enregistrement d’une marque postérieure (« GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) ») qui intègre (de manière autorisée) un emblème protégé (c. 8). Une telle restriction aux droits du titulaire d’une marque est conforme au droit constitutionnel. L’art. 5 LPNEONU permet en effet à celui qui, avant la protection de l’emblème, avait commencé à faire, de bonne foi, usage de cet emblème de continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée (c. 9).

Avant l’expiration du délai de carence de 5 ans (art. 12 al. 1 LPM), il n’est pas possible de faire valoir le défaut d’usage de la marque opposante, même dans le cadre de l’examen de sa force distinctive (c. 3). Les produits et services en cause sont identiques ; ils relèvent des domaines de la télécommunication et de l’informatique et ils s’adressent en première ligne au grand public (c. 4). En lien avec de tels produits et services, le signe « SKY » n’a aucun caractère descriptif (c. 6.1). Une dénomination diluée – c’est-à-dire dont la force distinctive s’est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits similaires – a un champ de protection restreint (c. 6.2.1). Afin de prouver la dilution d’une dénomination, il s’agit d’établir l’utilisation effective des marques qui la contiennent ; il n’est pas suffisant de se référer à la seule situation de ces marques dans les registres (c. 6.2.2). Seuls les arguments tirés du droit des marques sont pertinents ; l’usage de noms de domaine ou de raisons sociales ne peut être assimilé à l’usage de marques (c. 6.2.4). Dans la procédure d’opposition, la maxime inquisitoire (art. 12-13 PA) doit être limitée lorsque des investigations menées par l’IPI impliqueraient le renforcement de la position procédurale d’une partie au détriment de l’autre ; l’IPI n’est ainsi pas tenu de procéder à une recherche d’utilisation détaillée pour établir la dilution d’une dénomination (c. 6.2.3). En l’occurrence, la dénomination « SKY » ne peut être tenue pour diluée (c. 6.2.5). Vu l’importance de la première syllabe d’une marque, il existe une similitude tant visuelle (c. 7.1) que phonétique (c. 7.2) entre les signes « SKY » et « SkySIM ». Le sens de la combinaison « SkySIM » ne se distingue pas suffisamment de celui de la marque « SKY » pour compenser la similitude visuelle et phonétique entre les deux signes (c. 7.3). Vu l’identité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 7.4).

Les marques acronymiques sont à considérer comme les autres marques et leur étendue de protection n’est pas a priori restreinte (c. IV.33.b). Les marques litigieuses sont comparées telles qu’inscrites au registre et non, s’il s’agit d’acronymes, en fonction des expressions qui peuvent être construites sur leur base (c. IV.33.d). La série de lettres « SMW » (qui désigne des montres et des instruments de mesure du temps) peut avoir de nombreuses significations ; elle n’est pas descriptive et ne constitue pas une indication de provenance indirecte (c. IV.33.e-f ). Un nom de domaine semblable à une marque porte atteinte au droit à l’exclusivité du titulaire de cette marque. L’usage d’un nom de domaine peut ainsi être interdit sur la base du droit au nom, des raisons de commerce et des marques (c. IV.38). Un nom de domaine est considéré comme identique à la marque qu’il reprend intégralement comme nom de domaine de deuxième niveau (c. IV.40). La marque « SMW » est ainsi identique au nom de domaine « www.smw-watch.ch » dès lors qu’elle est reprise intégralement dans celui-ci et que l’élément « watch » est purement descriptif pour des montres (c. IV.40). L’examen du risque de confusion suit les mêmes principes dans le cadre du droit au nom et en droit des marques. Dans la raison de commerce « SMW Swiss MilitaryWatch Company SA », l’élément « Company » est dénué de force distinctive dès lors qu’il ne sert qu’à indiquer qu’il s’agit d’une personne morale. Les éléments « Swiss » et « Military » sont, quant à eux, descriptifs et peu caractéristiques, de sorte que la raison de commerce incriminée porte également atteinte au droit au nom de la demanderesse (c. IV.43). Constitue aussi un comportement déloyal l’enregistrement d’un nom de domaine au détriment d’un tiers en l’absence d’intérêt digne de protection objectif. Le fait de détourner des clients vers sa propre offre par une redirection de page Internet alors que ceux-ci cherchent à consulter celle d’un concurrent est constitutif d’un obstacle déloyal au commerce, ce d’autant plus que la demanderesse distribue ses produits presque exclusivement par Internet, alors que la défenderesse a également recours aux commerces spécialisés (c. IV.44.c). Le droit subjectif à l’exclusivité du titulaire de marque n’est pas limité à l’utilisation du signe en tant que marque. Il peut également être exercé à l’encontre de chaque usage à titre distinctif et il peut de ce fait permettre à son titulaire d’exiger que lui soit transféré un nom de domaine lui portant atteinte (c. IV.45.a).