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23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-2676/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Flasche mit Rillen (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, bouteille, Bols, rainures, emballage, boissons alcoolisées, provenance commerciale, élément bidimensionnel, élément fonctionnel, force distinctive, Afrique, Directives de l’IPI, dispositions transitoires, enregistrement international, Benelux, bonne foi, égalité de traitement, sécurité du droit ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

L’enregistrement du signe tridimensionnel au sens strict « Flasche mit Rillen (3D) » est demandé pour des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) qui s’adressent au consommateur moyen (c. 4). Un tel signe doit s’écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine considéré ; il doit être perçu comme une indication de provenance commerciale et non pas simplement comme la forme du produit (c. 3 et 4). Les consommateurs de boissons alcoolisées sont habitués à une grande diversité de formes d’emballages, ce qui élève le niveau de force distinctive exigé et rend plus difficile – mais pas impossible – la création d’une forme non banale (c. 4 in fine). L’étendue de la protection de l’enregistrement international ne peut pas être plus large que celle de l’enregistrement national de base. Il convient dès lors de se référer en l’espèce à l’enregistrement de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) sur lequel les inscriptions figurant sur la bouteille sont difficilement lisibles (c. 5). Est déterminante la date de la décision (et la pratique en vigueur à ce moment là) et non pas la date de dépôt du signe (et la pratique – en l’espèce moins stricte – en vigueur à ce moment-là) (c. 6-6.1). En cas de changement de pratique, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), ce d’autant qu’elle n’a pas reçu d’assurances particulières de la part de l’IPI (c. 6.1). Est en l’espèce applicable la toute dernière pratique de l’IPI (moins stricte) – entrée en vigueur le 1er décembre 2007 – qui reprend la jurisprudence du TF selon laquelle il n’est plus exigé que les éléments bidimensionnels couvrent toute la surface d’un signe tridimensionnel pour pouvoir avoir une influence sur l’impression générale qui s’en dégage (c. 6.2). Les inscriptions « Bols » sur la capsule et « Lucas Bols » en relief sur la partie inférieure de la bouteille – au surplus difficilement lisibles – sont trop petites pour conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.1). Les rainures présentes sur le corps de la bouteille sont fonctionnelles, car elles permettent une meilleure prise en main (c. 7.2 in limine). Du fait qu’elles peuvent également être fonctionnelles ou au moins pratiques (par exemple si la bouteille est prise à deux mains), les rainures présentes sur la partie inférieure du goulot de la bouteille sont banales et ne sont pas, au sens de l’art. 2 lit. a LPM, propres à conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.2). Ces rainures ne peuvent enfin guère être perçues comme un ensemble de colliers portés en Afrique (c. 7.2 in fine). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 8.1) en lien avec deux enregistrements de forme de bouteille comme marque tridimensionnelle datant de 2001 et 2002, étant donné que l’IPI a adopté une pratique plus sévère à partir du 1er juillet 2005 et qu’il n’y a aucune raison que la sécurité du droit prime l’intérêt à l’application correcte du droit (c. 8.2). Le signe « Flasche mit Rillen (3D) » n’est enfin pas comparable avec la forme d’une bouteille qui présente des différences importantes au niveau de ses éléments bidimensionnels et qui avait de surcroit été enregistrée en application du principe de la bonne foi (c. 8.2 in fine).

Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)
Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)

31 juillet 2007

TAF, 31 juillet 2007, B-7514/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Quadratischer Rahmen (fig.) / Quadratischer Rahmen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, assurance, finance, similarité des produits ou services, reproduction de la marque, enregistrement international, registre étranger, force distinctive faible, risque de confusion, besoin de libre disposition absolu, procédure d’opposition, demande reconventionnelle ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 LPM.

L'existence d'un besoin de libre disponibilité absolu affectant la marque opposante ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'opposition et ne peut être invoquée reconventionnellement. Dans la procédure d'opposition, il est toutefois nécessaire de déterminer la force distinctive de la marque opposante pour savoir si son périmètre de protection est touché. Un éventuel besoin de libre disponibilité peut ainsi être examiné pour établir si le signe concerné appartient au domaine public (c. 3). Selon une jurisprudence constante, les prestations de services d'assurance et de services financiers sont similaires (c. 4.2). Il est admis de se référer au registre allemand pour disposer de la représentation exacte de la marque opposante, dans une qualité meilleure, et procéder à la comparaison avec la marque attaquée (art. 46 al. 1 LPM). Les marques opposées se composent toutes deux d'un carré dont l'arrête supérieure est interrompue à droite par un petit carré noir (marque opposante) ou par l'angle imbriqué d'un autre carré (marque attaquée). Elles ne se distinguent que par cet élément placé à leur angle supérieur droit et sont par conséquent relativement semblables (c. 7). La reprise d'éléments possédant une faible force distinctive ne suffit cependant pas à fonder un risque de confusion. Les deux signes opposés se distinguent ainsi nettement par leur angle supérieur droit composé d'éléments certes abstraits, mais clairement différents. Un risque de confusion aussi bien direct qu'indirect peut donc être écarté (c. 10).

Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)

08 avril 2008

TAF, 8 avril 2008, B-4070/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Levane / Levact » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lever, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, signe descriptif, pression, abréviation, force distinctive, force distinctive forte, risque de confusion, conclusion subsidiaire, restriction à certains produits ou services, ordonnance médicale, spécialiste, enregistrement international, registre des marques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 al. 1 LPM.

Les marques internationales au bénéfice d’une extension de protection pour la Suisse n’ont pas à être inscrites au registre suisse pour que cette protection déploie ses effets (art. 46 al. 1 LPM) (c. 2). Pour les préparations thérapeutiques revendiquées par les parties, les cercles d’acquéreurs déterminants sont les patients eux-mêmes. Bien que certains d’entre eux puissent comprendre la première syllabe « LEV » commune aux deux signes au sens de « lever », ce qui peut être descriptif pour des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, une telle association d’idées apparaît improbable. Il en va de même pour l’abréviation du diagnostic « lupus erythematodes visceralis ». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas affectée par sa première syllabe (c. 6). En raison de la protection étendue dont jouit la marque opposante et de l’identité des produits revendiqués, les signes opposés présentent une différence trop faible pour qu’un risque de confusion puisse être écarté. L’objet principal du recours est ainsi rejeté (c. 7). La recourante requiert subsidiairement de restreindre la protection de la marque attaquée à des produits pharmaceutiques sur prescription médicale obligatoire. Pour de tels médicaments, les cercles d’acquéreurs déterminants seront composés de spécialistes faisant preuve d’un degré accru d’attention. Ils reconnaîtront la signification médicale de l’élément « LEV » et distingueront mieux le son final, dur (« ACT »), de la marque attaquée de celui, doux (« ANE »), de la marque opposante. La requête subsidiaire est admise (c. 8).

28 août 2008

TAF, 28 août 2008, B-4841/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 33-36, « Herz (fig.) / Herz (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, cœur, couleur, signe figuratif, enregistrement international, publication, mandataire, qualité pour recourir ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 OPM.

Malgré le fait qu'elle a été exclue de la procédure d'opposition pour ne pas avoir institué de mandataire dans le délai fixé (art. 21 al. 2 OPM), une partie a qualité pour recourir au TAF en vertu de l'art. 48 al. 1 PA (c. 1). Afin de juger si deux marques composées uniquement d'éléments figuratifs sont similaires, il s'agit de déterminer si la marque la plus récente possède un graphisme qui lui est propre ou si elle ne constitue au contraire qu'une simple variante de la marque antérieure. Il faut tenir compte du fait que des différences entre des éléments figuratifs restent moins bien ancrées dans le souvenir que des différences entre des éléments verbaux (c. 4). Une marque possède un caractère distinctif lorsqu'elle est formée d'un motif (en l'occurrence un cœur) dont la représentation se distingue clairement de la représentation habituelle de ce motif (c. 7). Afin de déterminer la couleur d'un enregistrement international, il s'agit de se référer non pas à l'inscription dans la base de données « Madrid Express », mais à la publication dans la « Gazette OMPI des marques internationales ». Si cette dernière est contradictoire, c'est l'enregistrement de base qui est déterminant (c. 8). En l'espèce, les deux marques en forme de cœur sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 9) et le risque de confusion doit être admis (c. 10).

Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)

29 avril 2011

TAF, 29 avril 2011, B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 32- 36, « IKB / ICB (fig.) ; ICB ; ICB Banking Group » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, lettre, finance, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe figuratif, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, risque de confusion, usage de la marque, délai, enregistrement international, notification, procédure d’opposition, jonction de causes ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Il n’est pas possible d’invoquer le non-usage de la marque antérieure (art. 22 al. 3 OPM) avant la fin du délai de 5 ans prévu par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Si l’AM est applicable, ce délai de carence commence à courir une année après la date de notification (c. 4.1.1). En l’espèce, le délai de carence n’était pas arrivé à échéance au moment où la recourante a fait valoir le défaut d’usage de la marque opposante ; peu importe à quelle date le présent arrêt du TAF a été rendu (c. 4.1.2). En procédure d’opposition, l’opposant ne peut pas faire valoir le fait que le défendeur n’a pas l’intention de faire usage en Suisse des marques attaquées (c. 4.2-4.2.2). La lettre « K » (« IKB ») et la lettre « C » (« ICB ») ne sont pas aussi similaires que les lettres « P » et « D » ; quant à la combinaison « IC », elle n’est pas similaire à la lettre « K » (c. 7.1.1). Bien qu’il soit descriptif pour des services financiers (classe 36), le – long – élément « BANKING GROUP » influence l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.1.2). Vu sa taille et le fait qu’il n’est pas descriptif, l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) » est également à prendre en considération (c. 7.1.3). En conclusion, sur le plan visuel, le signe « IKB » est similaire au signe « ICB » et – du fait qu’ils contiennent l’élément « ICB » – aux signes « ICB (fig.) » et « ICB BAN- KING GROUP » (c. 7.1.4). Sur le plan sonore, il existe une similarité – au moins éloignée – entre les éléments « IKB » et « ICB » (c. 7.2). Sur le plan sémantique, à défaut de signification définie ou connue des sigles « IKB » et « ICB » (et de l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) »), il n’y a pas de similarité entre le signe « IKB » et les signes attaqués ; cette absence de similarité est renforcée par la présence de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.3.1-7.3.2). Le signe « IKB » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 8.2). Vu la – claire – différence entre les éléments « IKB » et « ICB » («C» au lieu de « K »), ainsi que la présence d’un élément figuratif dans le signe « ICB (fig.) » et de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP », il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – malgré la forte similarité entre les services revendiqués (c. 6 et 8.1) – entre le signe « IKB » et les signes « ICB (fig.) » et « ICB BANKING GROUP ». Vu l’attention particulière dont font preuve les consommateurs de services financiers (classe 36) (c. 8.1), il n’y a pas non plus de risque de confusion entre le signe « IKB » et le signe « ICB » (c. 8.3-8.4)

Fig. 137 – ICB (fig.) (att. 1)
Fig. 137 – ICB (fig.) (att. 1)

08 juillet 2008

TF, 8 juillet 2008, 4A_151/2008 (d)

ATF 134 III 555 ; sic! 12/2008, p. 896-900, « Focus II » ; usage de la marque, marque internationale, Suisse, juste motif de non-usage, procédure d'opposition, enregistrement international, indépendance de l'enregistrement international, attaque centrale, délai ; art. 6 AM, art. 6 PAM, art. 9

quinquies PAM, art. 9 sexies PAM, art. 12 al. 1 LPM.

Le fait qu'une procédure d'opposition soit encore pendante à l'étranger contre la marque servant de base à une marque suisse constitue un juste motif de non-usage de cette marque en Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (c. 2). Le nouvel art. 9sexies al. 1 PAM, entré en vigueur le 1ier septembre 2008, a instauré la prééminence des dispositions du PAM sur celles de l'AM pour les États liés par les deux traités (c. 2.1). L'attaque centrale contre la marque de base et les effets qui en découlent sur l'enregistrement international ne sont pas réglés de la même manière dans le PAM et l'AM (art. 6 AM et art. 6 PAM), en particulier en raison du fait que seule une marque enregistrée peut servir de base à une marque internationale selon l'AM, alors qu'une marque déposée suffit dans le cadre du PAM (c. 2.2 et 2.3). Ainsi, une marque internationale, qui a été enregistrée selon l'AM, ne dépend de la marque de base que si une action civile est intentée devant les tribunaux avant la fin du délai de cinq ans et non lorsqu'une opposition administrative est intervenue pendant ce délai (c. 2.4). La lettre même de l'art. 6 ch. 3 AM exclut de prolonger le délai de 5 ans pour intenter une action civile de la durée d'une éventuelle procédure d'opposition (c. 2.7).

08 janvier 2008

TAF, 8 janvier 2008, B-7416/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Emballage de praliné (3D) » ; enregistrement international, refus, délai supplémentaire, motifs, notification, fait nouveau, signe tridimensionnel, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public ; art. 5 ch. 2 AM, Règle 16 REC-AM, Règle 18 REC-AM, Règle 28 ch. 3 REC-AM, art. 2 lit. d LPM, art. 10 al. 1 OPM.

Le délai d'un an prévu par l'art. 5 ch. 2 AM est respecté même si le refus n'est que provisoire, pour autant que ce dernier contienne tous les motifs invoqués dans le refus définitif (c. 3.3). Il y a une exception à ce principe lorsqu'une notification de l'OMPI intervenant dans le délai de refus contient des faits nouveaux qui constituent des motifs n'ayant pas été invoqués par l'autorité nationale dans sa première décision (art. 5 AM et Règles 16 et 18 REC-AM). Une telle notification fait alors partir un nouveau délai d'un an. La Règle 28 ch. 3 REC-AM ne doit toutefois pas permettre à l'autorité nationale de bénéficier d'un délai supplémentaire pour faire valoir subséquemment des motifs sans rapport avec la notification à l'origine du nouveau délai (c. 3.4). En l'espèce, la notification initiale de l'OMPI du 22 mai 2003 pour le signe de la recourante ne mentionnait pas son caractère tridimensionnel. La décision de refus provisoire du 13 mai 2004 de l'autorité inférieure se fondait sur l'unique motif que le signe était représenté à différents stades de conception, contrevenant aux art. 2 lit. d LPM et 10 al. 1 OPM (c. 3.5). Une notification de l'OMPI du 11 mars 2004 a confirmé le caractère tridimensionnel du signe de la recourante. Lorsque celle-ci a indiqué à l'autorité inférieure que le signe représenté était bien le même, mais sous différentes perspectives, le motif de refus initial a été abandonné (c. 3.7). Le 8 décembre 2004, l'autorité inférieure a rendu une décision de refus définitive au motif que le signe concerné appartiendrait au domaine public. À aucun moment l'autorité inférieure ne s'est posé de questions sur le caractère tridimensionnel du signe concerné, de sorte que la notification de l'OMPI du 11 mars 2004 ne contenait aucun fait nouveau appelant de nouveaux motifs de refus et n'a fait partir aucun nouveau délai. Le délai pour faire valoir l'ensemble des motifs de refus courait donc jusqu'au 22 mai 2004 et la décision de l'autorité inférieure du 8 décembre 2004 est ainsi hors délai (c. 3.6 et 3.7). Le recours est recevable et la protection accordée (c. 4).

Fig. 155 – Emballage de praliné (3D)
Fig. 155 – Emballage de praliné (3D)

20 mars 2008

TAF, 20 mars 2008, B-7429/2006 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Diacor / Diastor » ; enregistrement international, registre des marques, liste des produits et des services, restriction à certains produits ou services, OMPI, IPI, preuve, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, procédure d’opposition, identité des produits ou services, risque de confusion, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 46 al. 1 LPM.

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).

28 septembre 2010

TF, 28 septembre 2010, 4A_409/2010 (d)

Irrecevabilité, délai, enregistrement international, recours, demande de réexamen, notification, preuve ; art. 109 al. 2 lit. a LTF.

Ayant fixé à la recourante un délai (même relativement court) pour qu'elle précise — sous peine de non-entrée en matière — si elle dépose un recours contre la décision de refus d'enregistrement international (vollständige Schutzverweigerung der internationalen Registrierung Nr. X) de l'IPI (et, dans ce cas, pour qu'elle prenne position sur la question du respect du délai de recours étant donné que le TAF ne dispose d'aucune information au sujet de la date de notification, par l'OMPI, de la décision de l'IPI) ou si elle demande à l'IPI de procéder à un réexamen (Weiterbehandlungsgesuch) de sa décision, le TAF, sans nouvelles de la part de la recourante, ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière par arrêt du 30 juin 2010 (non disponible sur le site Internet du TAF). La recourante, qui n'est pas allée chercher la décision (envoyée par courrier recommandé) dans laquelle le TAF fixait ce délai, est réputée l'avoir reçue à l'expiration d'un délai de sept jours (à compter de l'échec de la remise) vu qu'elle ne justifie pas son absence et qu'elle devait s'attendre à recevoir des décisions de la part du TAF suite à l'introduction de la procédure.

03 avril 2014

TAF, 3 avril 2014, B-3926/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 706-710, « PhoenixMiles (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, risque de confusion nié, impression générale, signe fantaisiste, marque combinée, enregistrement international, Croissant-Rouge, Croix-Rouge, élément verbal, élément figuratif, aviation, services liés à l’aviation, Phoenix, anglais, chinois, États-Unis, Chine ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 12 al. 1 LPENCR.

La recourante, Air China Limited, a procédé à l’enregistrement international de la marque combinée « PhoenixMiles (fig.) », principalement pour des services liés à l’aviation en classes 37, 39 et 43. L’IPI a refusé l’extension de protection à la Suisse, excepté pour certains services de la classe 43, au motif que le signe est trompeur. C’est à raison que l’IPI a abandonné le grief selon lequel le signe de la recourante créerait un risque de confusion avec le Croissant-Rouge. Le signe en cause est plus mince et plus ouvert que le Croissant-Rouge. Ses deux pointes rappellent le coin d’une bouche souriante, ce qui n’est pas le cas du Croissant-Rouge. Enfin, les ouvertures des deux signes sont orientées différemment (c. 3). Selon l’art. 47 al. 2 LPM, ne constituent pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (c. 4.4). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, il peut arriver dans un terme polysémique qu’un autre sens prime sur le sens géographique et que le terme ne doive dès lors plus être considéré comme une indication de provenance. En présence d’une marque combinée, il faut d’abord examiner si les éléments qui forment l’impression d’ensemble, considérés individuellement, ont une signification géographique et s’ils sont susceptibles d’éveiller une attente quant à la provenance. Il faut ensuite déterminer s’ils sont compris, en lien avec les produits et services revendiqués, comme des indications de provenance par les destinataires pertinents. Si tel est le cas, il faut enfin examiner si la marque en cause, dans l’impression d’ensemble qu’elle produit et non plus seulement en considérant ses éléments individuellement, éveille dans l’esprit du public une attente quant à la provenance des produits et services qu’elle désigne (c. 4.5). Les clients potentiels sont, à parts égales, des particuliers et des entreprises (c. 5). Le terme « Phoenix » a de nombreuses significations possibles. S’il désigne à l’origine, en anglais, l’oiseau mythique qui brûle pour renaître de ses cendres, il est par ailleurs le plus souvent employé pour désigner la capitale de l’État de l’Arizona aux États-Unis (c. 6.2.6.4). En Suisse, il est avant tout employé dans son sens originel (c. 6.5). Pour les destinataires suisses, seuls certains des services pour lesquels la protection est revendiquée pourraient effectivement provenir de Phoenix, en Arizona. Il s’agit d’examiner, pour ces services, si l’utilisation de la marque litigieuse éveille une attente quant à la provenance (c. 7). Pour ce faire, il faut se baser sur l’impression d’ensemble que dégage le signe, et non seulement sur l’élément « Phoenix » (c. 8.1). Le mot composé « Phoenix- Miles » n’a pas de sens évident. L’élément « Miles » ne renforce ni le sens d’indication de provenance géographique, ni l’association avec l’oiseau mythique. Le terme « PhoenixMiles » éveille plutôt l’impression d’une désignation fantaisiste. Les quatre caractères chinois, qui signifient « Air China », confèrent au signe une apparence orientale. Ils dominent l’impression d’ensemble que dégage la marque, et permettent au public concerné de l’attribuer intuitivement à un fournisseur de prestations asiatique. Le signe n’éveille donc pas d’attente de provenance relativement à la ville de Phoenix, et n’est donc pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.3). Le recours est admis (c. 8.4). [SR]

PhoenixMiles (fig.)
PhoenixMiles (fig.)

02 mars 2015

TAF, 2 mars 2015, B-3149/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication de provenance, nom géographique, Cos, Kos, Grèce, lieu de fabrication, lieu de production, cercle des destinataires pertinent, enregistrement international, décision étrangère, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les ADPIC prévoient une règlementation minimale concernant la protection des indications de provenance. Les États membres sont libres de prévoir des règles plus développées en la matière. Le droit suisse des indications de provenance offre un niveau de protection bien plus élevé que celui des ADPIC. Il convient donc de trancher la question avant tout selon le droit suisse (c. 2.3). L’orthographe « Cos » pour désigner l’île grecque de Kos est courante en français et également correcte, bien que moins usitée, en anglais. À ce titre, le signe présenté à l’enregistrement constitue donc potentiellement une indication de provenance (c. 4.1). Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classes 14, 18, 25 et 35 est composé des consommateurs moyens (c. 4.2). De multiples critères indiquent que l’île de Kos est connue des consommateurs moyens. Par conséquent, à ce titre également, le signe « COS » peut constituer une indication de provenance (c. 4.3). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas objectivement impossible que l’île de Kos abrite une industrie d’où pourraient provenir les produits revendiqués. Par conséquent, le signe « COS » ne peut pas bénéficier d’un régime d’exception (c. 5). Les résultats de recherches internet démontrent qu’aucune signification particulière du terme « cos » ne s’impose incontestablement, mais ces mêmes résultats montrent que l’abréviation de la fonction cosinus prime (c. 6.2.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés (chiffre d’affaires, coupures de presse, réseaux sociaux), il faut admettre qu’au moins une partie des consommateurs moyens connait la marque « COS » (c. 6.2.3). Dans le domaine de la mode, les consommateurs ont l’habitude de côtoyer des acronymes et des signes courts utilisés comme marque. La recourante est donc convaincante lorsqu’elle prétend que le signe « COS » sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués (c. 6.2.4). L’enregistrement de la marque dans plusieurs pays francophones est un indice supplémentaire qu’il ne s’agit pas ici d’une indication de provenance trompeuse (c. 6.2.5). La marque jouit d’une force distinctive suffisante et n’est pas trompeuse (c. 7). Comme la marque « COS » est enregistrée en Grèce, il n’existe pas de besoin de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 8). Le recours est admis, la marque « COS » doit être enregistrée (c. 9.2). [AC]

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3547/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 470 (rés.), « Koala / Koala (3 D) » ; usage de la marque, usage sérieux, enregistrement international, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, produits importés, Internet, site Internet, capture d’écran, produits alimentaires, boissons, produits de consommation courante, produits épuisés, emballage, Japon ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

05 août 2020

TF, 5 août 2020, 4A_97/2020 (f)

Action en constatation de la nullité d’une marque, marque de base, marque internationale, enregistrement international, intérêt digne de protection, intérêt pour agir, attaque centrale, sécurité du droit, recours admis ; art. 6 al. 3 PAM, art. 52 LPM, art. 59 al. 2 lit. a CPC.

Une société fait enregistrer en novembre 2016 le signe « EF-G […] ». En se basant sur cette marque, elle obtient l’enregistrement international du signe auprès de l’OMPI. En mars 2018, les demanderesses ont ouvert une action en constatation de nullité (art. 52 LPM) contre elle, et demandé la radiation de la marque. Le Tribunal cantonal, considérant qu’elles n’ont aucun intérêt digne de protection à l’issue d’un procès en Suisse, a rejeté leur action. La question de savoir s'il convient d'examiner l'exigence d'un intérêt à l'action à la lumière de l'art. 59 al. 2 lit. a CPC (intérêt digne de protection) ou à l'aune de l'art. 52 LPM (intérêt juridique) peut rester ouverte. A cet égard, la notion d' « intérêt juridique » telle qu'elle découle de l'art. 52 LPM doit être comprise largement, et n'exclut pas la prise en compte d'un intérêt de fait. Comme l'art. 59 al. 2 lit. a CPC, l'art. 52 LPM consacre en réalité, malgré la formulation employée par le législateur, l'exigence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Un intérêt digne de protection à l’action en nullité existe lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu'une constatation touchant l'existence et l'objet du rapport de droit pourrait l'éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d'en devenir insupportable (c. 3.1). Indépendamment des éventuelles activités commerciales menées (ou qui seront menées) par les demanderesses sur le territoire suisse, celles-ci ont un intérêt (digne de protection) évident à introduire leur action en nullité. Il faut en effet tenir compte du fait que la demande en constatation de nullité des demanderesses est une « attaque centrale » en vertu du système de Madrid, qui leur permettrait, dans l’hypothèse d’une admission, de réduire à néant la protection conférée à la marque de la défenderesse dans tous les pays étrangers désignés par celle-ci dans son enregistrement international (obtenu sur la base de la marque suisse) (c. 3.2). Selon le mécanisme prévu par le système de Madrid, l’enregistrement international s’appuie toujours sur une marque déposée ou enregistrée (la marque de base) sur le plan national (c’est-à-dire dans le pays d’origine). La marque internationale est dépendante de la marque de base nationale durant cinq ans, à partir de la date de l’inscription dans le registre du Bureau international de l’OMPI (c. 4.1). En vertu de l'art. 6 al. 3 PM, si, avant l'expiration du délai de cinq ans, une action visant à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement issu de la demande de base (dans le pays d'origine) aboutit, la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée et celle conférée (ou demandée) dans tous les territoires étrangers désignés par le titulaire s'éteint également automatiquement. La possibilité d’une telle action, dite « attaque centrale », est une pierre angulaire du système de Madrid (c. 4.2). La demande de constatation de nullité a été introduite alors que l’enregistrement international était encore dépendant de l’enregistrement de base (suisse). Partant, si la marque suisse est déclarée nulle, la protection internationale ne pourra plus être invoquée et elle s’éteindra dans tous les territoires nationaux désignés par la défenderesse. Il résulte des constatations cantonales que les parties sont en litige, au sujet de la marque « EF-G. _____ » dans de nombreux pays, parmi lesquels ceux qui sont désignés dans l’enregistrement international de la défenderesse. En outre, l’une des demanderesses détient, dans certains de ses pays, plusieurs enregistrements de marques qui contiennent l’acronyme « EFG.______ » (c. 4.3.1). Dans ces conditions, les demanderesses disposent d’un intérêt réel (concret) à actionner en nullité la marque (de base) suisse de la défendresse : ce n’est qu’ainsi qu’elles peuvent bénéficier des effets de l’ « attaque centrale », prévue par le système de Madrid. L’admission de cette action aura un effet direct sur les litiges opposant les parties dans les pays désignés par l’enregistrement international de la défenderesse. L'intérêt (à l'action) est d'autant plus marqué que la Suisse est membre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid et que, en comparaison internationale, elle est à l'origine d'un grand nombre d'enregistrements internationaux. Il serait dès lors tout à fait inapproprié de soustraire ceux-ci à l'examen de l'autorité judiciaire (seule à même de trancher définitivement la question de la nullité) pour la seule raison que les parties ne sont pas en concurrence sur le territoire suisse (c. 4.3.2). A cela s'ajoute que l’ « attaque centrale » incite les déposants (qui ne souhaitent pas prendre le risque, en cas d'admission de cette « attaque », de perdre leur marque dans l'ensemble des pays désignés) à entreprendre une évaluation sérieuse de la qualité de leurs marques (s'agissant en particulier de leur force distinctive), avant tout dépôt dans le pays d'origine. Cela a pour effet de favoriser la clarté des registres et, de manière générale, la sécurité juridique, que les milieux intéressés suisses actifs dans le domaine des marques appellent de leurs vœux ; le contrôle par l'autorité judiciaire est à cet égard un corollaire utile est nécessaire (c. 4.3.3). Il en résulte que, contrairement à l'opinion de l'autorité précédente, les demanderesses ont un intérêt digne de protection à faire constater la nullité de la marque de base (suisse) (c. 4.4). Le recours est admis (c. 5). [SR]

11 octobre 2016

TAF, 11 octobre 2016, B-2363/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « TITAN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, force distinctive, restriction à certains produits ou services, enregistrement international, refus provisoire, besoin de libre disposition, inobservation d’un délai, produits de nettoyage, titan, oxyde de titane, recours admis ; art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

TITAN

Demande d’enregistrement nationale N° 1'097'432 TITAN.


Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Cire pour le revêtement des véhicules, nettoyant et produits de conservation du revêtement des véhicules pour les stations de lavage de voitures ; shampooing et détergents pour les stations de lavage de voitures.

Cercle des destinataires pertinent

-

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement du signe litigieux a été notifiée à l’instance précédente par l’OMPI le 1er décembre 2011. Le 28 novembre 2012, elle a émis un refus provisoire d’enregistrement, arguant que le signe était descriptif pour une partie des produits revendiqués et qu’il existait dès lors un besoin de libre disponibilité de ce signe pour les concurrents. Le 31 octobre 2014, dans sa réponse à ce refus provisoire, la demanderesse a indiqué qu’elle limitait la liste des produits de la manière suivante : "…tous les produits ne contenant ni de titan ni d'oxyde de titan". L'instance inférieure a répondu par lettre du 19 décembre 2014 qu’avec cette limitation, le signe n'était plus descriptif, mais qu’il créait dorénavant un risque de tromperie dans la mesure où les destinataires des produits revendiqués s'attendaient à ce qu'ils contiennent du titane ou du dioxyde de titane. Pour ces raisons, l’IPI a refusé le signe à l’enregistrement par décision du 13 mars 2015. Le refus du 28 février 2012 a été déposé dans le délai imparti, mais il est limité au motif d'exclusion selon lequel la marque litigieuse est descriptive et appartient au domaine public. Le refus du 13 mars 2015, selon lequel la marque est trompeuse, a été prononcé après l’expiration du délai d’un an imparti par l’article 5 PAM. Il pouvait raisonnablement être exigé de l’instance précédente qu’elle fît valoir ce second grief dès le 28 février 2012. La limitation de la liste de produits revendiqués permet à la demanderesse de surmonter le refus provisoire fondé sur le caractère descriptif de la marque. Le recours s'avère ainsi fondé, et la marque « TITAN » doit être admise à l’enregistrement. [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]