L’enregistrement du signe tridimensionnel au sens strict « Flasche mit Rillen (3D) » est demandé pour des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) qui s’adressent au consommateur moyen (c. 4). Un tel signe doit s’écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine considéré ; il doit être perçu comme une indication de provenance commerciale et non pas simplement comme la forme du produit (c. 3 et 4). Les consommateurs de boissons alcoolisées sont habitués à une grande diversité de formes d’emballages, ce qui élève le niveau de force distinctive exigé et rend plus difficile – mais pas impossible – la création d’une forme non banale (c. 4 in fine). L’étendue de la protection de l’enregistrement international ne peut pas être plus large que celle de l’enregistrement national de base. Il convient dès lors de se référer en l’espèce à l’enregistrement de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) sur lequel les inscriptions figurant sur la bouteille sont difficilement lisibles (c. 5). Est déterminante la date de la décision (et la pratique en vigueur à ce moment là) et non pas la date de dépôt du signe (et la pratique – en l’espèce moins stricte – en vigueur à ce moment-là) (c. 6-6.1). En cas de changement de pratique, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), ce d’autant qu’elle n’a pas reçu d’assurances particulières de la part de l’IPI (c. 6.1). Est en l’espèce applicable la toute dernière pratique de l’IPI (moins stricte) – entrée en vigueur le 1er décembre 2007 – qui reprend la jurisprudence du TF selon laquelle il n’est plus exigé que les éléments bidimensionnels couvrent toute la surface d’un signe tridimensionnel pour pouvoir avoir une influence sur l’impression générale qui s’en dégage (c. 6.2). Les inscriptions « Bols » sur la capsule et « Lucas Bols » en relief sur la partie inférieure de la bouteille – au surplus difficilement lisibles – sont trop petites pour conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.1). Les rainures présentes sur le corps de la bouteille sont fonctionnelles, car elles permettent une meilleure prise en main (c. 7.2 in limine). Du fait qu’elles peuvent également être fonctionnelles ou au moins pratiques (par exemple si la bouteille est prise à deux mains), les rainures présentes sur la partie inférieure du goulot de la bouteille sont banales et ne sont pas, au sens de l’art. 2 lit. a LPM, propres à conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.2). Ces rainures ne peuvent enfin guère être perçues comme un ensemble de colliers portés en Afrique (c. 7.2 in fine). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 8.1) en lien avec deux enregistrements de forme de bouteille comme marque tridimensionnelle datant de 2001 et 2002, étant donné que l’IPI a adopté une pratique plus sévère à partir du 1er juillet 2005 et qu’il n’y a aucune raison que la sécurité du droit prime l’intérêt à l’application correcte du droit (c. 8.2). Le signe « Flasche mit Rillen (3D) » n’est enfin pas comparable avec la forme d’une bouteille qui présente des différences importantes au niveau de ses éléments bidimensionnels et qui avait de surcroit été enregistrée en application du principe de la bonne foi (c. 8.2 in fine).

L'existence d'un besoin de libre disponibilité absolu affectant la marque opposante ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'opposition et ne peut être invoquée reconventionnellement. Dans la procédure d'opposition, il est toutefois nécessaire de déterminer la force distinctive de la marque opposante pour savoir si son périmètre de protection est touché. Un éventuel besoin de libre disponibilité peut ainsi être examiné pour établir si le signe concerné appartient au domaine public (c. 3). Selon une jurisprudence constante, les prestations de services d'assurance et de services financiers sont similaires (c. 4.2). Il est admis de se référer au registre allemand pour disposer de la représentation exacte de la marque opposante, dans une qualité meilleure, et procéder à la comparaison avec la marque attaquée (art. 46 al. 1 LPM). Les marques opposées se composent toutes deux d'un carré dont l'arrête supérieure est interrompue à droite par un petit carré noir (marque opposante) ou par l'angle imbriqué d'un autre carré (marque attaquée). Elles ne se distinguent que par cet élément placé à leur angle supérieur droit et sont par conséquent relativement semblables (c. 7). La reprise d'éléments possédant une faible force distinctive ne suffit cependant pas à fonder un risque de confusion. Les deux signes opposés se distinguent ainsi nettement par leur angle supérieur droit composé d'éléments certes abstraits, mais clairement différents. Un risque de confusion aussi bien direct qu'indirect peut donc être écarté (c. 10).

Les marques internationales au bénéfice d’une extension de protection pour la Suisse n’ont pas à être inscrites au registre suisse pour que cette protection déploie ses effets (art. 46 al. 1 LPM) (c. 2). Pour les préparations thérapeutiques revendiquées par les parties, les cercles d’acquéreurs déterminants sont les patients eux-mêmes. Bien que certains d’entre eux puissent comprendre la première syllabe « LEV » commune aux deux signes au sens de « lever », ce qui peut être descriptif pour des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, une telle association d’idées apparaît improbable. Il en va de même pour l’abréviation du diagnostic « lupus erythematodes visceralis ». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas affectée par sa première syllabe (c. 6). En raison de la protection étendue dont jouit la marque opposante et de l’identité des produits revendiqués, les signes opposés présentent une différence trop faible pour qu’un risque de confusion puisse être écarté. L’objet principal du recours est ainsi rejeté (c. 7). La recourante requiert subsidiairement de restreindre la protection de la marque attaquée à des produits pharmaceutiques sur prescription médicale obligatoire. Pour de tels médicaments, les cercles d’acquéreurs déterminants seront composés de spécialistes faisant preuve d’un degré accru d’attention. Ils reconnaîtront la signification médicale de l’élément « LEV » et distingueront mieux le son final, dur (« ACT »), de la marque attaquée de celui, doux (« ANE »), de la marque opposante. La requête subsidiaire est admise (c. 8).

Malgré le fait qu'elle a été exclue de la procédure d'opposition pour ne pas avoir institué de mandataire dans le délai fixé (art. 21 al. 2 OPM), une partie a qualité pour recourir au TAF en vertu de l'art. 48 al. 1 PA (c. 1). Afin de juger si deux marques composées uniquement d'éléments figuratifs sont similaires, il s'agit de déterminer si la marque la plus récente possède un graphisme qui lui est propre ou si elle ne constitue au contraire qu'une simple variante de la marque antérieure. Il faut tenir compte du fait que des différences entre des éléments figuratifs restent moins bien ancrées dans le souvenir que des différences entre des éléments verbaux (c. 4). Une marque possède un caractère distinctif lorsqu'elle est formée d'un motif (en l'occurrence un cœur) dont la représentation se distingue clairement de la représentation habituelle de ce motif (c. 7). Afin de déterminer la couleur d'un enregistrement international, il s'agit de se référer non pas à l'inscription dans la base de données « Madrid Express », mais à la publication dans la « Gazette OMPI des marques internationales ». Si cette dernière est contradictoire, c'est l'enregistrement de base qui est déterminant (c. 8). En l'espèce, les deux marques en forme de cœur sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 9) et le risque de confusion doit être admis (c. 10).

Il n’est pas possible d’invoquer le non-usage de la marque antérieure (art. 22 al. 3 OPM) avant la fin du délai de 5 ans prévu par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Si l’AM est applicable, ce délai de carence commence à courir une année après la date de notification (c. 4.1.1). En l’espèce, le délai de carence n’était pas arrivé à échéance au moment où la recourante a fait valoir le défaut d’usage de la marque opposante ; peu importe à quelle date le présent arrêt du TAF a été rendu (c. 4.1.2). En procédure d’opposition, l’opposant ne peut pas faire valoir le fait que le défendeur n’a pas l’intention de faire usage en Suisse des marques attaquées (c. 4.2-4.2.2). La lettre « K » (« IKB ») et la lettre « C » (« ICB ») ne sont pas aussi similaires que les lettres « P » et « D » ; quant à la combinaison « IC », elle n’est pas similaire à la lettre « K » (c. 7.1.1). Bien qu’il soit descriptif pour des services financiers (classe 36), le – long – élément « BANKING GROUP » influence l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.1.2). Vu sa taille et le fait qu’il n’est pas descriptif, l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) » est également à prendre en considération (c. 7.1.3). En conclusion, sur le plan visuel, le signe « IKB » est similaire au signe « ICB » et – du fait qu’ils contiennent l’élément « ICB » – aux signes « ICB (fig.) » et « ICB BAN- KING GROUP » (c. 7.1.4). Sur le plan sonore, il existe une similarité – au moins éloignée – entre les éléments « IKB » et « ICB » (c. 7.2). Sur le plan sémantique, à défaut de signification définie ou connue des sigles « IKB » et « ICB » (et de l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) »), il n’y a pas de similarité entre le signe « IKB » et les signes attaqués ; cette absence de similarité est renforcée par la présence de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.3.1-7.3.2). Le signe « IKB » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 8.2). Vu la – claire – différence entre les éléments « IKB » et « ICB » («C» au lieu de « K »), ainsi que la présence d’un élément figuratif dans le signe « ICB (fig.) » et de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP », il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – malgré la forte similarité entre les services revendiqués (c. 6 et 8.1) – entre le signe « IKB » et les signes « ICB (fig.) » et « ICB BANKING GROUP ». Vu l’attention particulière dont font preuve les consommateurs de services financiers (classe 36) (c. 8.1), il n’y a pas non plus de risque de confusion entre le signe « IKB » et le signe « ICB » (c. 8.3-8.4)

Le fait qu'une procédure d'opposition soit encore pendante à l'étranger contre la marque servant de base à une marque suisse constitue un juste motif de non-usage de cette marque en Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (c. 2). Le nouvel art. 9^sexies al. 1 PAM, entré en vigueur le 1ier septembre 2008, a instauré la prééminence des dispositions du PAM sur celles de l'AM pour les États liés par les deux traités (c. 2.1). L'attaque centrale contre la marque de base et les effets qui en découlent sur l'enregistrement international ne sont pas réglés de la même manière dans le PAM et l'AM (art. 6 AM et art. 6 PAM), en particulier en raison du fait que seule une marque enregistrée peut servir de base à une marque internationale selon l'AM, alors qu'une marque déposée suffit dans le cadre du PAM (c. 2.2 et 2.3). Ainsi, une marque internationale, qui a été enregistrée selon l'AM, ne dépend de la marque de base que si une action civile est intentée devant les tribunaux avant la fin du délai de cinq ans et non lorsqu'une opposition administrative est intervenue pendant ce délai (c. 2.4). La lettre même de l'art. 6 ch. 3 AM exclut de prolonger le délai de 5 ans pour intenter une action civile de la durée d'une éventuelle procédure d'opposition (c. 2.7).

Le délai d'un an prévu par l'art. 5 ch. 2 AM est respecté même si le refus n'est que provisoire, pour autant que ce dernier contienne tous les motifs invoqués dans le refus définitif (c. 3.3). Il y a une exception à ce principe lorsqu'une notification de l'OMPI intervenant dans le délai de refus contient des faits nouveaux qui constituent des motifs n'ayant pas été invoqués par l'autorité nationale dans sa première décision (art. 5 AM et Règles 16 et 18 REC-AM). Une telle notification fait alors partir un nouveau délai d'un an. La Règle 28 ch. 3 REC-AM ne doit toutefois pas permettre à l'autorité nationale de bénéficier d'un délai supplémentaire pour faire valoir subséquemment des motifs sans rapport avec la notification à l'origine du nouveau délai (c. 3.4). En l'espèce, la notification initiale de l'OMPI du 22 mai 2003 pour le signe de la recourante ne mentionnait pas son caractère tridimensionnel. La décision de refus provisoire du 13 mai 2004 de l'autorité inférieure se fondait sur l'unique motif que le signe était représenté à différents stades de conception, contrevenant aux art. 2 lit. d LPM et 10 al. 1 OPM (c. 3.5). Une notification de l'OMPI du 11 mars 2004 a confirmé le caractère tridimensionnel du signe de la recourante. Lorsque celle-ci a indiqué à l'autorité inférieure que le signe représenté était bien le même, mais sous différentes perspectives, le motif de refus initial a été abandonné (c. 3.7). Le 8 décembre 2004, l'autorité inférieure a rendu une décision de refus définitive au motif que le signe concerné appartiendrait au domaine public. À aucun moment l'autorité inférieure ne s'est posé de questions sur le caractère tridimensionnel du signe concerné, de sorte que la notification de l'OMPI du 11 mars 2004 ne contenait aucun fait nouveau appelant de nouveaux motifs de refus et n'a fait partir aucun nouveau délai. Le délai pour faire valoir l'ensemble des motifs de refus courait donc jusqu'au 22 mai 2004 et la décision de l'autorité inférieure du 8 décembre 2004 est ainsi hors délai (c. 3.6 et 3.7). Le recours est recevable et la protection accordée (c. 4).

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).

Ayant fixé à la recourante un délai (même relativement court) pour qu'elle précise — sous peine de non-entrée en matière — si elle dépose un recours contre la décision de refus d'enregistrement international (vollständige Schutzverweigerung der internationalen Registrierung Nr. X) de l'IPI (et, dans ce cas, pour qu'elle prenne position sur la question du respect du délai de recours étant donné que le TAF ne dispose d'aucune information au sujet de la date de notification, par l'OMPI, de la décision de l'IPI) ou si elle demande à l'IPI de procéder à un réexamen (Weiterbehandlungsgesuch) de sa décision, le TAF, sans nouvelles de la part de la recourante, ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière par arrêt du 30 juin 2010 (non disponible sur le site Internet du TAF). La recourante, qui n'est pas allée chercher la décision (envoyée par courrier recommandé) dans laquelle le TAF fixait ce délai, est réputée l'avoir reçue à l'expiration d'un délai de sept jours (à compter de l'échec de la remise) vu qu'elle ne justifie pas son absence et qu'elle devait s'attendre à recevoir des décisions de la part du TAF suite à l'introduction de la procédure.

La recourante, Air China Limited, a procédé à l’enregistrement international de la marque combinée « PhoenixMiles (fig.) », principalement pour des services liés à l’aviation en classes 37, 39 et 43. L’IPI a refusé l’extension de protection à la Suisse, excepté pour certains services de la classe 43, au motif que le signe est trompeur. C’est à raison que l’IPI a abandonné le grief selon lequel le signe de la recourante créerait un risque de confusion avec le Croissant-Rouge. Le signe en cause est plus mince et plus ouvert que le Croissant-Rouge. Ses deux pointes rappellent le coin d’une bouche souriante, ce qui n’est pas le cas du Croissant-Rouge. Enfin, les ouvertures des deux signes sont orientées différemment (c. 3). Selon l’art. 47 al. 2 LPM, ne constituent pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (c. 4.4). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, il peut arriver dans un terme polysémique qu’un autre sens prime sur le sens géographique et que le terme ne doive dès lors plus être considéré comme une indication de provenance. En présence d’une marque combinée, il faut d’abord examiner si les éléments qui forment l’impression d’ensemble, considérés individuellement, ont une signification géographique et s’ils sont susceptibles d’éveiller une attente quant à la provenance. Il faut ensuite déterminer s’ils sont compris, en lien avec les produits et services revendiqués, comme des indications de provenance par les destinataires pertinents. Si tel est le cas, il faut enfin examiner si la marque en cause, dans l’impression d’ensemble qu’elle produit et non plus seulement en considérant ses éléments individuellement, éveille dans l’esprit du public une attente quant à la provenance des produits et services qu’elle désigne (c. 4.5). Les clients potentiels sont, à parts égales, des particuliers et des entreprises (c. 5). Le terme « Phoenix » a de nombreuses significations possibles. S’il désigne à l’origine, en anglais, l’oiseau mythique qui brûle pour renaître de ses cendres, il est par ailleurs le plus souvent employé pour désigner la capitale de l’État de l’Arizona aux États-Unis (c. 6.2.6.4). En Suisse, il est avant tout employé dans son sens originel (c. 6.5). Pour les destinataires suisses, seuls certains des services pour lesquels la protection est revendiquée pourraient effectivement provenir de Phoenix, en Arizona. Il s’agit d’examiner, pour ces services, si l’utilisation de la marque litigieuse éveille une attente quant à la provenance (c. 7). Pour ce faire, il faut se baser sur l’impression d’ensemble que dégage le signe, et non seulement sur l’élément « Phoenix » (c. 8.1). Le mot composé « Phoenix- Miles » n’a pas de sens évident. L’élément « Miles » ne renforce ni le sens d’indication de provenance géographique, ni l’association avec l’oiseau mythique. Le terme « PhoenixMiles » éveille plutôt l’impression d’une désignation fantaisiste. Les quatre caractères chinois, qui signifient « Air China », confèrent au signe une apparence orientale. Ils dominent l’impression d’ensemble que dégage la marque, et permettent au public concerné de l’attribuer intuitivement à un fournisseur de prestations asiatique. Le signe n’éveille donc pas d’attente de provenance relativement à la ville de Phoenix, et n’est donc pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.3). Le recours est admis (c. 8.4). [SR]

Les ADPIC prévoient une règlementation minimale concernant la protection des indications de provenance. Les États membres sont libres de prévoir des règles plus développées en la matière. Le droit suisse des indications de provenance offre un niveau de protection bien plus élevé que celui des ADPIC. Il convient donc de trancher la question avant tout selon le droit suisse (c. 2.3). L’orthographe « Cos » pour désigner l’île grecque de Kos est courante en français et également correcte, bien que moins usitée, en anglais. À ce titre, le signe présenté à l’enregistrement constitue donc potentiellement une indication de provenance (c. 4.1). Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classes 14, 18, 25 et 35 est composé des consommateurs moyens (c. 4.2). De multiples critères indiquent que l’île de Kos est connue des consommateurs moyens. Par conséquent, à ce titre également, le signe « COS » peut constituer une indication de provenance (c. 4.3). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas objectivement impossible que l’île de Kos abrite une industrie d’où pourraient provenir les produits revendiqués. Par conséquent, le signe « COS » ne peut pas bénéficier d’un régime d’exception (c. 5). Les résultats de recherches internet démontrent qu’aucune signification particulière du terme « cos » ne s’impose incontestablement, mais ces mêmes résultats montrent que l’abréviation de la fonction cosinus prime (c. 6.2.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés (chiffre d’affaires, coupures de presse, réseaux sociaux), il faut admettre qu’au moins une partie des consommateurs moyens connait la marque « COS » (c. 6.2.3). Dans le domaine de la mode, les consommateurs ont l’habitude de côtoyer des acronymes et des signes courts utilisés comme marque. La recourante est donc convaincante lorsqu’elle prétend que le signe « COS » sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués (c. 6.2.4). L’enregistrement de la marque dans plusieurs pays francophones est un indice supplémentaire qu’il ne s’agit pas ici d’une indication de provenance trompeuse (c. 6.2.5). La marque jouit d’une force distinctive suffisante et n’est pas trompeuse (c. 7). Comme la marque « COS » est enregistrée en Grèce, il n’existe pas de besoin de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 8). Le recours est admis, la marque « COS » doit être enregistrée (c. 9.2). [AC]

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]