Une couleur abstraite ne peut être enregistrée comme marque que si elle est totalement inattendue en relation avec les produits/services concernés, si elle ne doit pas demeurer à la libre utilisation de tous les acteurs de la branche concernée et si elle s'est imposée par l'usage. Examen de la notion d'imposition par l'usage dans le commerce et de la manière dont la couleur abstraite doit être désignée pour pouvoir être enregistrée.

En droit des marques, il est possible de protéger une lettre isolée si elle présente les éléments caractéristiques d'une marque au sens de l'art. 1 LPM. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre est dénuée d'éléments graphiques originaux ou de fantaisie et qu'elle appartient donc au domaine public. Les marques constituées d'un simple caractère alphabétique en tant que tel peuvent toutefois bénéficier d'une protection si elles se sont imposées par l'usage et si elles ne sont pas frappées d'un besoin de libre disposition absolu. Un tel besoin de libre disposition absolu n'existe que si le commerce dépend de l'utilisation du caractère considéré en relation avec les produits ou services auxquels le signe est destiné. Cela ne se vérifie pas concernant le caractère alphabétique « M » pour des chocolats. L'existence d'un besoin de libre disposition absolu doit être examinée au cas par cas lorsque se pose la question de l'imposition d'un signe par l'usage au sens de l'art. 2 lit. a LPM, qui ne consacre pas de manière générale l'existence d'un tel besoin (à l'inverse de ce que fait l'art. 2 lit. b LPM pour les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires). Plus le signe considéré est banal et se rapproche d'un caractère alphabétique « à l’état pur », plus seront élevées les exigences concernant la preuve de son imposition par l'usage.

Si la protection de figures géométriques simples en tant que telles est exclue (c. 2), il est possible d'enregistrer des signes combinant de manière originale de telles figures (c. 5.1). La force distinctive d'un signe doit être appréciée en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est revendiquée et selon la compréhension du public visé par ces produits ou services, mais indépendamment de l'usage concret qui sera fait du signe — en l'espèce, son apposition sur des articles de mode (c. 4.2 et 5.2). Des motifs à rayures sont usuels dans le domaine des produits en cuir (classe 18) et des vêtements (classe 25) ici revendiqués (c. 5.2). Le signe « Diagonali parallele (fig.) » n'est pas perçu comme une référence à la provenance commerciale des produits, car son caractère décoratif passe au premier plan. Ce signe est, d'une certaine manière, descriptif des produits revendiqués, est frappé d'un besoin de libre disposition et n'a dès lors pas un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistré (c. 5.2 et 7). En lien avec les produits en cause, il est avant tout perçu, au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), comme un motif à rayures banal pour des textiles, indépendamment de sa présentation en diagonale et de ses dimensions (c. 5.3 et 7). Le signe « Diagonali parallele (fig.) » n'est pas comparable avec des marques formées de trois bandes égales et parallèles qui ont — elles — acquis une force distinctive du fait de leur imposition comme marques dans le domaine sportif (c. 6). Même si certaines des marques isolées évoquées par la recourante devaient être considérées comme comparables avec le signe « Diagonali parallele (fig.) », leur enregistrement ne constituerait pas une pratique illégale constante permettant d'invoquer l'égalité dans l'illégalité (c. 6).

Cf. N 79 (arrêt du TF dans cette affaire).

L'enregistrement de la marque « AMERICAN BEAUTY » a été refusé par l'IPI au motif qu'il s'agissait d'une indication de provenance trompeuse. La recourante a fait valoir que le signe « AMERICAN BEAUTY » en lien avec des produits de beauté n'était pas perçu comme une indication de provenance, mais comme un signe de fantaisie faisant référence à un certain style de vie. Le TAF examine cependant le recours sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2 et 3.1). La désignation « AMERICAN BEAUTY » appartient au vocabulaire anglais de base et sera comprise sans peine par une large frange du public suisse. Elle se rapporte à un certain style de vie relayé par la publicité et le cinéma, de sorte que l'adjectif « american » n'est pas à prendre ici dans son sens géographique. Le signe « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des cosmétiques fait la réclame d'une certaine qualité pour les produits considérés en suggérant aux destinataires de la marque qu'il existe un lien étroit entre leur usage et la possibilité d'approcher un certain idéal de beauté. Le public cible de ce signe est constitué de femmes s'identifiant symboliquement à cet idéal de beauté et qui achèteront les produits cosmétiques désignés avec l'attente d'acquérir ainsi une parcelle de beauté à l'américaine. Dès lors que la manière dont est perçu le signe « AMERICAN BEAUTY » a pour effet d'en circonscrire le public cible, il s'agit d'un indicateur de qualité appartenant au domaine public et donc dépourvu de force distinctive (c. 3.1.3). En raison de la signification de premier ordre que peut prendre « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des produits cosmétiques, il y a lieu d'admettre un intérêt des concurrents potentiels supérieur à celui de la recourante à ce que cette dénomination reste librement disponible (c. 3.2).

Le terme « Vuvuzela » ne peut être enregistré comme marque pour des instruments de musique et des jouets faute de force distinctive et parce qu'il doit rester dans le domaine public, généralement utilisé qu'il est pour désigner une trompette en plastique commune chez les fans de foot, notamment en Afrique du Sud, et puisqu'il signifie littéralement en zoulou faire du bruit. Il est possible, pour déterminer la notoriété en Suisse des mots de langue étrangère, de consulter des sites Internet en allemand, en français, en italien et en anglais, peu importe que l'origine du site soit suisse ou étrangère. De plus, il convient de tenir compte de la notoriété qu'un terme pourra acquérir dans le futur pour savoir s'il doit rester à la libre disposition du public. Or, non seulement il est déjà possible de s'informer sur cet objet et même de s'en procurer un en Suisse, mais en plus son nom « Vuvuzela » deviendra très connu avec la Coupe du Monde de football qui aura lieu en Afrique du Sud en 2010.

À la lecture, le signe « Projob » se décompose naturellement en deux éléments: « pro » et « job » (c. 6). Le but d'utilisation est un critère d'achat important pour des vêtements, des chaussures, des habits de sécurité ou encore des sacs. L'élément « pro » sera compris plutôt au sens de « pour » qu'au sens de « professionnel ». Le mot « projob » n'est pas immédiatement descriptif de la destination du produit dès lors qu'il ne signifie pas « destiné à un job » mais « en faveur d'un job » (c. 9). Toutefois, s'il n'indique pas la destination du produit, le mot « projob » fait clairement référence à la qualité ou à l'utilité des produits désignés pour l'exécution de certaines tâches sur le lieu de travail. Il est ainsi descriptif de certaines qualités du produit et doit, en vertu de l'art. 2 lit. a LPM, rester librement disponible (c. 10). L'instance précédente s'est montrée très large dans l'admission à l'enregistrement de marques en un seul mot commençant par pro et il serait nécessaire qu'elle prenne désormais mieux en compte les spécificités de chaque cas concret. C'est à tort qu'elle a considéré que le signe « Projob » n'était pas comparable à d'autres marques commençant par « pro ». Il apparaît toutefois qu'elle n'entend pas considérer à l'avenir les nouveaux signes commençant par « pro » sur le même plan, de sorte que le grief d'une inégalité de traitement dans l'illégalité ne saurait être retenu en l'espèce (c. 12).

Le consommateur moyen traduira le signe « VOLUME UP » par « Volumen auf » ou « Umfang auf », soit « augmentation du volume » en français (c. 2.3.1). Le signe « VOLUME UP » est directement descriptif pour des produits de soin des cheveux et pour des shampoings, étant donné qu'une augmentation du volume des cheveux est la qualité principale attendue de tels produits par leurs destinataires sur le marché (c. 2.3.3). Il se pose la question de savoir si un signe descriptif pour une sous-catégorie de produits l'est également pour la catégorie supérieure. Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si le signe « VOLUME UP », descriptif pour des produits de soins pour les cheveux, l'est également pour la catégorie plus générale des produits de soins pour le corps et des cosmétiques. Si une telle généralisation du caractère descriptif d'un signe reste ouverte, il apparaît dans le cas d'espèce que le signe « VOLUME UP » est également descriptif pour du mascara, du rouge à lèvre ou des produits pour la peau, dès lors que dans ces différents cas, c'est également un effet de volume qui est recherché, que ce soit pour la mise en valeur des yeux et de la bouche ou pour l'atténuation des rides (c. 2.3.4). L'expression volume up doit donc rester librement disponible (art. 2 lit. a LPM) et ne peut faire l'objet d'une protection par le droit des marques (c. 2.4).

L'association du mot « punto » (« luogo determinato, preciso », « posto ») avec un terme relevant du domaine des services — en l'occurrence « immobiliare » — est courante en italien (c. 4.1). En relation avec des services des classes 35 (divers services commerciaux) et 36 (services dans les domaines immobilier et financier), le signe « PUNTOIMMOBILIARE » est compris sans effort particulier d'imagination comme « luogo, posto, dove vengono offerti e svolti servizi immobiliari in generale » et non pas comme « agenzia immobiliare che si chiama Punto » (c. 4.2). Du fait qu'il est perçu comme une indication descriptive par les consommateurs italophones, peu importe que le signe « PUNTOIMMOBILIARE » n'existe pas en italien (c. 4.3). Ce signe est dénué de force distinctive et doit rester à la libre disposition de tous, de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement (c. 4.3). Du fait que le signe « PUNTOIMMOBILIARE » appartient au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), la recourante peut uniquement se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité, dont les conditions ne sont pas remplies si des marques appartenant éventuellement au domaine public ont été enregistrées dans des cas isolés durant les trois dernières années (c. 5). N'entrent pas en ligne de compte les marques ne présentant pas de points communs avec le signe « PUNTOIMMOBILIARE » et/ou enregistrées pour des services différents de ceux qui sont revendiqués pour ce signe (c. 5). Les éléments graphiques des marques « IMMOSEARCH.CH », « IMMOBILIEN BUSINESS », « IMMOCORNER » et « PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI » leur confèrent une force distinctive. Dans la marque « IMMO1 », la force distinctive résulte de la présence du chiffre « 1 ». La marque « IMMOBILIENGALERIE » a, quant à elle, été enregistrée pour des services de la classe 36, mais à l'exception des servizi immobiliari (c. 5). Les marques énumérées par la recourante ne sont dès lors pas comparables avec le signe « PUNTOIMMOBILIARE » (c. 5). Même s'il existait en l'espèce une pratique illégale relative aux marques combinées (ce qui est nié), elle ne concernerait pas les marques purement verbales (c. 5).

Le signe « ENGINEERED FOR MEN », appartenant au vocabulaire anglais de base, sera compris et interprété sans difficulté par le consommateur moyen au sens de réalisé, conçu sur plans d'ingénieur ou par un ingénieur pour les hommes (c. 5.1). Les investigations de la recourante sur Internet n'ont pas permis de prouver que « engineered » est une notion sans rapport avec une montre, car l'utilisation d'un seul terme dans son champ de recherche a généré des résultats trop vagues et aléatoires. Les résultats de la recherche entreprise par l'autorité inférieure ne peuvent pas non plus attester du contraire, car ils sont générés par l'expression trop restrictive « engineered watches ». Les résultats obtenus tant par la recourante que par l'autorité inférieure sur Google sont ainsi insuffisamment étayés et concluants pour prouver ou nier un lien entre l'ingénierie et l'horlogerie. Les recherches du TAF, mettant en évidence l'utilisation sur un même site des mots watches et « engineered » recoupées avec les recherches de la recourante et de l'instance inférieure laissent apparaître un faisceau d'indices important selon lequel le terme « engineered » est utilisé en Suisse et à l'étranger pour exprimer la fabrication de montres ou de leurs composants (c. 5.2.2). Sauf dans l'examen d'un éventuel caractère publicitaire, il importe peu que le terme « engineered » soit utilisé par l'industrie horlogère pour exprimer un processus de fabrication. Ce sont la perception et la compréhension des consommateurs de base qui sont déterminantes pour répondre à la question de savoir si le signe « ENGINEERED FOR MEN » appartient au domaine public (signe descriptif). Il faut ainsi admettre que le consommateur établira un lien direct et évident entre la montre ou le chronomètre et le terme « engineered », donc entre horlogerie et ingénierie. Suggérer l'activité créatrice de l'ingénieur au moyen d'une désignation exprime dès lors certaines caractéristiques du produit (c. 5.2.4). L'expression « for men » est une précision du terme « engineered » qui laisse entendre au consommateur cible de montres et de chronomètres que ceux-ci sont conçus pour répondre aux exigences techniques et esthétiques d'un public masculin (c. 5.2.6). La désignation « ENGINEERED FOR MEN » décrit donc directement les qualités et le cercle des destinataires des montres et chronomètres. Dès lors que ce signe, utilisé dans le milieu horloger, décrit un concept de fabrication ainsi que les qualités d'un produit, il constitue une désignation générale qui doit rester librement disponible et appartient comme telle au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 5.2.6). Le signe « ENGINEERED FOR MEN » peut également être employé comme slogan publicitaire et doit rester pour cette raison également à la libre disposition de chacun (c. 6).

La désignation « TOSCANELLA » se réfère au substantif « Toscane », dont elle constitue un « vezzeggiativo » ou « petit nom » (« Kosename ») (c. 4.1). C'est ainsi que cette dénomination sera comprise sans difficulté par le public suisse comme une référence à la Toscane, région d'Italie et destination touristique bien connue. La désignation « TOSCANELLA » est donc une indication de provenance directe (c. 4.2). Les indications de provenance directes appartiennent au domaine public. La désignation « TOSCANELLA » ne contient aucune indication quant à la provenance industrielle et doit donc, en tant qu'indication de provenance faisant référence à la Toscane, demeurer librement disponible (c. 4.3 et 4.4). Elle ne pourra pas faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque aussi longtemps qu'elle ne se sera pas imposée dans le commerce (c. 4.4). Peu importe, notamment du point de vue de la protection de la bonne foi, que l'instance précédente ait refusé l'enregistrement uniquement sur la base de l'art. 2 lit. c LPM (c. 5).

Cf. N 95 (arrêt du TF dans cette affaire).

Le consommateur francophone moyen de chocolat comprendra immédiatement le signe « Chocolat Pavot (fig.) » comme du chocolat contenant du pavot ou à l'arôme de pavot (c. 4.3). Si le pavot n'est pas un ingrédient habituel de la plupart des produits chocolatés, il n'est pas rare de trouver sur le marché des associations d'arômes telles que celle commercialisée par la recourante (c. 4.4). L'élément « Pavot » ne sera ainsi pas compris sans effort de réflexion au sens d'un nom de famille (rare), ni comme une référence à la forme de l'emballage, la marque concernée devant être examinée telle qu'enregistrée et non telle qu'utilisée concrètement (c. 4.5). L'impression d'ensemble est dominée par l'élément verbal du signe qui, pris dans le sens de « chocolat au pavot », est directement descriptif du contenu et de l'arôme du produit. Outre le manque d'originalité de la graphie utilisée, le mot « pavot » pour les produits désignés doit rester à la libre disposition du secteur des produits chocolatés et pralinés. L'impression d'ensemble est donc dominée par des éléments qui appartiennent au domaine public (c. 6). Une étude de marché portant sur la popularité d'un signe n'est pas apte à démontrer la force distinctive originaire de celui-ci (c. 7). L'égalité de traitement est invoquée sans succès au regard des signes « Soft Care » — lequel possède une graphie différente — (c. 5 et 9.2) et « CARAMEL BRÛLÉ » — en raison de l'évolution de la pratique de l'autorité inférieure (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10).

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d'un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 3). N'est pas tranchée de manière claire par la jurisprudence et la doctrine la question de savoir à quelles conditions un titre (d'œuvre) est descriptif (art. 2 lit. a LPM) du contenu thématique d'imprimés ou de supports audiovisuels (c. 3.1-3.3). Comme c'est le cas de manière générale, il convient de se référer au signe tel qu'il a été déposé et non pas au signe tel qu'il est utilisé par le déposant ou tel que le déposant projette de l'utiliser (c. 3.4). Du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, l'art. 2 lit. a LPM ne doit pas être appliqué de manière trop stricte, faute de quoi il serait impossible d'enregistrer une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 3.4). Même s'ils contiennent des éléments descriptifs d'un contenu immatériel, de nombreux titres d'œuvres sont dotés d'une force distinctive au sens de l'art. 1 LPM (c. 3.5). La classification de Nice (art. 11 al. 2 OPM) ne se référant qu'aux caractéristiques matérielles des produits ou services, l'enregistrement d'une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel ne saurait être soumis à des conditions trop strictes (c. 3.6). Étant donné que le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4-7), la question de savoir si ce signe est doté d’une force distinctive suffisante peut rester ouverte (c. 3.7). Un signe ne peut être enregistré pour un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel que s’il existe, pour les concurrents, des signes alternatifs (c. 4). En l’espèce, les « disques acoustiques ; DVD; CD-ROM ; films cinématographiques ; dessins animés » (classe 9) et les « produits à l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; cartes postales ; journaux ; magazines ; livres ; calendriers » (classe 16) tirent leur valeur économique de leur contenu immatériel ; tel n’est en revanche pas le cas des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » – qui est compris en Suisse (c. 6) – se réfère directement à un thème historique pour lequel (vu les nombreuses publications à ce sujet) les concurrents de la recourante ont un intérêt (c. 4 et 7). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN », dont il existe trop peu de variantes, est dès lors frappé d’un besoin de libre disposition en lien avec les produits revendiqués (classes 9 et 16), à l’exception des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5 et 7). La recourante ayant expressément renoncé à l’enregistrement du signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » comme marque imposée, il n’y a pas à examiner si ce signe est connu (c. 8). L’égalité de traitement ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées qui ne se réfèrent pas à un thème historique précis (c. 9). Enfin, les décisions d’autorités étrangères ne peuvent pas être prises en considération, car elles reposent sur des conditions juridiques qui ne sont pas sans autre comparables aux conditions posées par le système suisse (c. 10).

Cf. N 113 (arrêt du TF dans cette affaire).