Les produits revendiqués de la classe 34 (cigarettes, produits du tabac et allumettes) s’adressent au consommateur final et aux intermédiaires (kiosques, etc.), lesquels disposent de connaissances moyennes en anglais (c. 5.1). Le mot « leader » sera perçu par le consommateur moyen au sens de « chef », « guide » et « premier ». Lorsqu’il sera utilisé pour des produits, le consommateur moyen leur attribuera cette signification et pensera à un produit phare ou un produit « no 1 ». Le terme « leader » peut donc être utilisé non seulement pour des personnes, mais aussi pour des produits (c. 5.2). Le résultat d’une recherche sur Internet peut être pris en compte à titre d’indice par l’instance inférieure pour déterminer la notoriété d’une notion. En l’espèce, une telle recherche a permis de déterminer le caractère descriptif du mot « leader » pour des produits, en allemand et en français (c. 5.3). Le signe « LEADER » possède donc un caractère publicitaire immédiatement perceptible indiquant que le produit ainsi désigné se démarque des produits concurrents au niveau de la notoriété, de la qualité se démarque des produits concurrents au niveau de la notoriété, de la qualité et de l’apparence (c. 5.4). Confronté à ce signe, le consommateur suisse moyen pensera, sans faire preuve de fantaisie, à un produit de pointe et de grande qualité, y compris en lien avec des produits du tabac. Le terme « leader » doit rester à la libre disposition des concurrents afin qu’ils puissent l’utiliser à des fins publicitaires. Il appartient donc au domaine public (c. 6). Le cas d’espèce n’est pas un cas limite impliquant de prendre en compte des décisions étrangères (c. 7). Les marques « LEADER » invoquées par la recourante au titre de l’égalité de traitement, enregistrées en 1959 et 1970, ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 8).

Un déposant a en principe qualité pour recourir contre le rejet de sa demande d’enregistrement d’une marque, même s’il est déjà titulaire de cette même marque pour les mêmes produits ou services (c. 2). Le signe « SWISS ARMY » est compris, sans effort d’imagination particulier, comme la désignation en langue anglaise de l’armée suisse (c. 7.1). Ce signe n’a pas à demeurer à la disposition de tiers. Il peut donc être enregistré au nom de la Confédération pour des produits et des services qui sont aussi bien non typiques que typiques d’une armée (c. 6-9). Une telle marque n’est par ailleurs pas trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8).

Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

En Suisse, l'anglais de base est familier au consommateur moyen (c. 2.5). Dans la désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND », l'adjectif royal n'est pas compris dans son sens laudatif, mais indique un lien avec une maison royale. La désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND » est dotée d'une force distinctive. Étant donné qu'il est peu probable qu'une autre banque britannique puisse utiliser la même désignation, il n'y a aucune raison que la désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND » reste librement utilisable au sens de l'art. 2 lit. a LPM et que son enregistrement comme marque soit refusé (c. 3). Plusieurs marques de banques ne contenant que peu d'éléments distinctifs sont d'ailleurs enregistrées en Suisse (c. 4).

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9^sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 AM correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’une désignation doit être directement reconnaissable, c’est-à-dire sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Même une désignation nouvelle, inhabituelle ou dans une langue étrangère peut avoir un caractère descriptif (c. 2.2). Les implants et les substituts osseux (classes 1, 5 et 10) sont des produits destinés à des spécialistes de la science, de la technique et de la médecine (c. 2.4). Afin de déterminer si un signe doit rester à la libre disposition du marché (Freihaltebedürfnis), il s’agit de se placer dans l’optique des concurrents du déposant (c. 2.4). La désignation « NANOBONE » est formée des éléments « bone », qui signifie « os » en anglais (c. 3.1.1), et « nano », qui provient du grec et qui se réfère à l’infiniment petit (c. 3.1.2). Ces deux éléments sont compris dans les milieux concernés par les produits en cause (c. 3.2). Les produits en cause sont étroitement liés à l’os et l’élément « bone » est dès lors descriptif (c. 3.3). L’élément « nano » est également descriptif, car les produits en cause sont issus de la nanotechnologie ou contiennent des nanoparticules (c. 3.4). La désignation « NANOBONE » est dès lors descriptive et ne peut pas être enregistrée comme marque pour les produits concernés (c. 3.4 et 4). N’est pas déterminant le fait que l’enregistrement soit aussi demandé pour des produits qui ne touchent pas directement l’os ou les nanotechnologies (c. 3.4). Il se n’agit pas en l’espèce d’un cas limite dans lequel il conviendrait de prendre en considération des décisions d’enregistrement rendues à l’étranger (c. 3.5).

Pour le public suisse, le mot « Post » décrit de manière directe avant tout les services postaux,même s’il peut également renvoyer à la Poste Suisse en tant qu’entreprise ; il appartient dès lors au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 4). Pour la partie des prestations de la classe 39 qui constitue le cœur d’un service postal, le mot « Post » doit rester absolument disponible et ne peut donc pas s’imposer comme marque au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il n’existe en effet que peu d’alternatives au mot « Post » pour les concurrents de la Poste Suisse qui veulent fournir ces prestations de la classe 39 (c. 5). En l’espèce, le sondage mené par la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le mot « Post » s’est imposé comme marque pour les prestations qui ne constituent pas le cœur d’un service postal (c. 6). Il n’est pas suffisant de rendre vraisemblable que le mot « Post » s’est imposé comme marque en combinaison avec d’autres éléments distinctifs (c. 6.4.2).

Il découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation, pour une autorité, de motiver ses décisions (voir : art. 35 al. 1 PA),mais pas nécessairement de se prononcer sur tous les arguments des parties (c. 2.1). S’il considère qu’une désignation est dépourvue de force distinctive, l’IPI n’est pas tenu d’examiner si cette désignation est ou non assujettie au besoin de disponibilité (c. 2.2). Pour appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, une désignation doit s’avérer descriptive pour une partie importante des destinataires suisses et ce sans effort d’imagination particulier (c. 3). En Suisse, l’anglais de base est familier au consommateur moyen (c. 3). Les services de « vente au détail » (classe 35) ne s’adressent pas au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1). Les employés des entreprises actives dans le domaine des produits horlogers et de la bijouterie ne disposent généralement pas d’un niveau d’anglais supérieur à celui du grand public (c. 4.2.1). La « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37) s’adressent à un large public, dont le niveau d’anglais n’est pas supérieur à la moyenne. Le fait qu’une partie de ce large public soit composée de touristes (qui communiquent pour beaucoup en anglais) et le fait que la page d’accueil du site Internet de la recourante soit en anglais n’y changent rien (c. 4.2.2). La désignation « AFTER HOURS » est composée des mots anglais « after » et « hours » et peut littéralement être traduite en allemand par « nach Stunden » (« après heures ») (c. 5.1). En lien avec la « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas descriptive, car elle ne fait pas partie des expressions courantes et n’est pas comprise par le grand public comme signifiant « après l’heure de fermeture » ou « après les heures de bureau » (c. 5.2.2 et 5.2.3). En lien avec les services de « vente au détail » (classe 35), destinés aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas non plus descriptive, car l’heure de la vente ne joue en l’occurrence aucun rôle (c. 5.2.3). La désignation « AFTER HOURS » n’appartient ainsi pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM(c. 6).

Une procédure devant le TAF ne peut pas être suspendue dans l'attente du résultat d'une procédure devant le TF lorsque les marques en question dans chacune des procédures sont différentes et que la solution des deux cas peut s'appuyer sur une jurisprudence claire du TF (c. 3). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM, applicable en l'espèce, correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 5-7). Dans diverses situations, les indications géographiques n'appartiennent pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), en particulier lorsqu'elles se réfèrent à des lieux qui sont inconnus des consommateurs concernés et qu'elles apparaissent ainsi comme des désignations de fantaisie (c. 8). Si une désignation a plusieurs sens, il s'agit de déterminer lequel est prépondérant (c. 9). « Albino » désigne une commune italienne située en Lombardie, ou, en italien, une personne atteinte d'albinisme (maladie pigmentaire), ou encore un prénom masculin italien. La commune italienne d'Albino est largement inconnue de la population suisse. La désignation « ALBINO » ne peut dès lors pas être considérée comme une indication de provenance. En lien avec des produits des classes 3, 18 et 25, elle est ainsi dotée d'une force distinctive et n'est pas trompeuse (c. 10). La désignation « ALBINO » n'est pas assujettie au besoin de disponibilité en faveur des producteurs locaux, étant donné que ces derniers ont plutôt intérêt à utiliser des indications plus connues (« Bergamo », « Lombardia », « Italia ») et que cette désignation est déjà enregistrée comme marque italienne et communautaire (c. 11).

Les signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) – en particulier les signes banals et courants, qui se rapportent à tout produit ou service et ne sont donc pas propres à renvoyer à une entreprise déterminée – sont exclus de la protection, car ils doivent rester librement disponibles (Freihaltebedürfnis) ou ne sont pas dotés de force distinctive (c. 2.1-2.2). Bien que les lettres et les chiffres fassent partie de ces signes, il est envisageable de les protéger si un graphisme original leur confère une force distinctive. Quant aux acronymes, ils sont en principe protégeables (c. 2.3). Doivent rester librement disponibles les indications de qualité et les indications publicitaires, telles que « beau » ou « super » (c. 2.4). La force distinctive et le besoin de libre disposition de telles indications (qui peuvent se rapporter à tout produit ou service) sont examinés de manière générale et non pas, comme c’est la règle, en lien avec les produits ou services concernés (c. 2.5). Bien qu’il puisse être compris autrement, le signe « A-Z » est très majoritairement compris comme signifiant « A à Z » (c. 3.1). Il n’est pas compris comme une abréviation et n’est pas comparable au signe « AZ » (c. 3.2). Le signe « A-Z » est un synonyme de mots tels que « total », « ganz » ou « vollständig » (c. 3.3). Il donne l’impression que les produits et les services en cause sont complets (c. 3.4.1-3.4.2). Le signe « A-Z » appartient au domaine public et ne peut pas être enregistré comme marque (c. 3.4.3). Le signe « A-Z » étant comparable à des slogans publicitaires généraux, un examen du besoin de libre disposition en lien avec chaque produit ou service pour lequel il est revendiqué semble superflu, mais la question peut rester ouverte (c. 3.5). AZ-Medien AG, déposante, ne peut rien tirer du fait que sa raison sociale présente des similitudes avec le signe « A-Z » (c. 4). La recourante ne peut pas faire valoir l’égalité de traitement avec les marques « A-Z ALLSPORT » (trop ancienne), « A-Z Ablaufreinigung » (conditions de l’égalité dans l’illégalité pas remplies) et « Gold A-Z » (pas comparable, car le signe « A-Z » apparaît à la fin) (c. 5.2). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle a enregistré la marque « a-z (fig.) » (c. 5.3). Le cas ne peut pas être qualifié de limite (c. 6).

La reproduction de la marque déposée à l’IPI (art. 28 al. 2 lit. b LPM) doit permettre un examen des motifs absolus d’exclusion (c. 2.2). Pour pouvoir être enregistré comme marque, un signe doit être doté de force distinctive. Il doit être perceptible et être susceptible de rester dans la mémoire de ses destinataires. Un code-barres ou un long texte ne peuvent pas être enregistrés comme marques (c. 3.1). Les taches d’encre symétriques, qui sont susceptibles de donner lieu à des interprétations diverses, sont utilisées dans des tests psychologiques, en particulier celui de Rorschach (c. 3.2). Pour pouvoir être enregistré comme marque, un signe doit rester dans la mémoire à long terme de ses destinataires. Il suffit que les destinataires s’en souviennent lorsqu’ils le voient à nouveau (c. 3.3). Le fait qu’une tache d’encre symétrique puisse être interprétée de diverses manières ne l’empêche pas d’être enregistrée comme marque (c. 3.3-3.4). Afin de déterminer si un signe est descriptif (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer au jugement immédiat du cercle des destinataires du produit ou service (c. 4.1). Il suffit que le caractère descriptif soit reconnaissable, sans effort d’imagination particulier, par une partie importante de ce cercle (c. 4.1.1). Un signe qui se rapporte plus au contenu immatériel qu’aux éléments matériels d’un produit ou d’un service peut être enregistré si l’impression d’ensemble qu’il dégage lui confère une force distinctive. Il s’agit toutefois d’examiner s’il existe un besoin de libre disposition (c. 4.1.2). En l’espèce, la tache d’encre symétrique est dotée d’une force distinctive, même si elle renvoie à l’un des contenus thématiques possibles de produits (classes 9 et 16) en relation avec des tests psychologiques (c. 4.2.1). Les services d’un psychologue (classe 44) s’adressent à un cercle très large de personnes pour lesquelles la tache d’encre symétrique n’est pas descriptive (c. 4.3.1). Ce signe n’est pas non plus descriptif pour le cercle très large de spécialistes auxquels s’adressent les analyses médicales et les procédés de diagnostic (classe 44) en cause (c. 4.3.2). Étant donné que les concurrents de la recourante peuvent utiliser une multitude d’autres taches d’encre symétriques, il n’existe pas de besoin de libre disposition du signe en question (c. 5.1-5.3) qui peut donc être enregistré comme marque (c. 6).

La manière dont le public déterminant comprend les mots anglais « outperform » et « outlast » et quelle signification il leur attribue s’apprécie non pas abstraitement, mais en rapport avec les produits et services qu’ils désignent en tant que marque (c. 5). Un mot anglais si rare qu’il ne figure pas dans plusieurs dictionnaires usuels ne peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base du public suisse (c. 5.2). Les mots « outperform » et « outlast » ne peuvent pas non plus être compris à travers une déduction étymologique simple. Ils n’ont de ce fait pas de caractère descriptif en lien avec des produits du domaine de la construction et conservent intacte leur force distinctive (c. 5.3). Le rapport des mots « outperform » et « outlast » avec la branche du bâtiment est faible et il n’existe aucun besoin du marché à la libre utilisation de deux mots anglais peu usités, dont la compréhension nécessite des connaissances linguistiques plus étendues que celles de la majorité du public déterminant (c. 7). La décision sur l’acceptation ou le refus de l’enregistrement d’une marque communautaire n’a pas d’influence sur la décision d’enregistrement de cette marque en Suisse (c. 8).

Cf. N 143 (arrêt du TF dans cette affaire).

Les exigences des art. 5 ch. 1 PAM et 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l’art. 2 lit. a LPM selon lesquelles une marque appartenant au domaine public est exclue de l’enregistrement (c. 6). Appartiennent au domaine public d’une part les signes qui doivent rester librement disponibles pour l’échange de biens commerciaux et d’autre part ceux qui sont dépourvus de force distinctive. Sont notamment concernées les indications relatives aux qualités, à la destination, au but d’utilisation, à la date de production ou encore au mode d’action des biens ou des services désignés. Les signes publicitaires ou faisant référence aux qualités générales du produit sont également exclus de la protection. Le caractère descriptif d’un signe doit être immédiatement reconnaissable par une part importante des destinataires suisses sans travail de réflexion ni effort d’imagination particuliers. Une marque composée de mots qui n’appartiennent pas à l’une des langues nationales de la Suisse doit être rattachée aux cercles des destinataires concernés. Le consommateur suisse moyen a généralement des notions d’anglais suffisantes pour comprendre non seulement des mots simples, mais aussi des expressions plus complexes. Pour les signes formés de plusieurs mots, reliés ou non entre eux, il faut d’abord élucider le sens de chaque élément distinct avant d’examiner le sens immédiat qui découle de l’impression d’ensemble, en relation avec les produits ou services désignés (c. 7). La question de la force distinctive s’examine par rapport aux cercles des consommateurs déterminants, alors que celle de la libre disponibilité s’apprécie au regard des entreprises concurrentes (c. 8). L’impression générale est décisive dans l’évaluation de l’appartenance d’un signe au domaine public. Celle-ci résulte de la combinaison de l’ensemble des éléments, comme la typographie, la présentation graphique ainsi que les couleurs utilisées (c. 9). La dénomination « RepXpert » est un néologisme dont la mise en capitale de la lettre « x » conduit à distinguer l’élément « Rep » d’une part et « Xpert » d’autre part. Si le consommateur moyen verra assez facilement l’élément « Xpert » comme l’abréviation du mot anglais ou français « expert », l’élément « Rep » est une abréviation courante pour de nombreux mots. Les néologismes peuvent tout de même appartenir au domaine public si leur sens est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La dénomination « RepXpert » ne va donc pas de soi et ne sera pas immédiatement comprise comme l’abréviation de « Reparaturexperte ». Les néologismes ne sont pas soumis à l’exigence de libre disponibilité (c. 10).

Pour qu'un signe appartienne au domaine public, il suffit qu'une partie des destinataires le considèrent comme descriptif (c. 3). Le signe en question constitue une association nouvelle composée de deux éléments verbaux anglais (c. 4). Le fait que ce signe ne se trouve pas dans le dictionnaire ne lui assure pas une protection. Même des expressions nouvelles, encore inusitées, peuvent se révéler descriptives. Il n'est pas nécessaire à cet égard qu'elles soient utilisées dans un contexte général, mais il suffit qu'elles apparaissent évidentes à leurs destinataires (c. 4.2.1). Des pages Internet aussi bien locales qu'étrangères peuvent fournir des indications quant à l'usage d'une langue (c. 4.2.2). Dans le milieu des start-up, un accélérateur est une institution qui aide une jeune entreprise à se développer rapidement grâce à un coaching intensif. Le signe en cause sera compris par ses destinataires, disposant par ailleurs de connaissances étendues de l'anglais, comme désignant de telles institutions actives dans les domaines des biosciences, respectivement des biotechnologies et de la biomédecine, et est donc descriptif des services désignés (c. 4.2.3). Un signe appartenant au domaine public ne peut s'imposer comme marque qu'en l'absence d'un besoin de disponibilité absolu. Un tel besoin peut exister même pour des signes appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 6.1). L'indication du domaine dans lequel une institution de coaching est active facilitant aux start-up le choix d'une telle institution, les concurrents de cette branche ont un intérêt important à pouvoir librement indiquer leur domaine d'activité spécialisé (c. 6.2.2).

Cf. N 132 et 134 (décisions similaires).