Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

Les signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) – en particulier les signes banals et courants, qui se rapportent à tout produit ou service et ne sont donc pas propres à renvoyer à une entreprise déterminée – sont exclus de la protection, car ils doivent rester librement disponibles (Freihaltebedürfnis) ou ne sont pas dotés de force distinctive (c. 2.1-2.2). Bien que les lettres et les chiffres fassent partie de ces signes, il est envisageable de les protéger si un graphisme original leur confère une force distinctive. Quant aux acronymes, ils sont en principe protégeables (c. 2.3). Doivent rester librement disponibles les indications de qualité et les indications publicitaires, telles que « beau » ou « super » (c. 2.4). La force distinctive et le besoin de libre disposition de telles indications (qui peuvent se rapporter à tout produit ou service) sont examinés de manière générale et non pas, comme c’est la règle, en lien avec les produits ou services concernés (c. 2.5). Bien qu’il puisse être compris autrement, le signe « A-Z » est très majoritairement compris comme signifiant « A à Z » (c. 3.1). Il n’est pas compris comme une abréviation et n’est pas comparable au signe « AZ » (c. 3.2). Le signe « A-Z » est un synonyme de mots tels que « total », « ganz » ou « vollständig » (c. 3.3). Il donne l’impression que les produits et les services en cause sont complets (c. 3.4.1-3.4.2). Le signe « A-Z » appartient au domaine public et ne peut pas être enregistré comme marque (c. 3.4.3). Le signe « A-Z » étant comparable à des slogans publicitaires généraux, un examen du besoin de libre disposition en lien avec chaque produit ou service pour lequel il est revendiqué semble superflu, mais la question peut rester ouverte (c. 3.5). AZ-Medien AG, déposante, ne peut rien tirer du fait que sa raison sociale présente des similitudes avec le signe « A-Z » (c. 4). La recourante ne peut pas faire valoir l’égalité de traitement avec les marques « A-Z ALLSPORT » (trop ancienne), « A-Z Ablaufreinigung » (conditions de l’égalité dans l’illégalité pas remplies) et « Gold A-Z » (pas comparable, car le signe « A-Z » apparaît à la fin) (c. 5.2). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle a enregistré la marque « a-z (fig.) » (c. 5.3). Le cas ne peut pas être qualifié de limite (c. 6).

L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé (c. 3.5). Dans certains cas, des mots descriptifs en eux-mêmes peuvent perdre leur caractère descriptif une fois qu'ils sont combinés entre eux. Dans le cas d'une combinaison de mots, il faut tout d'abord établir le sens de chaque élément individuel avant d'examiner si une signification dont le caractère descriptif est immédiatement reconnaissable résulte de leur combinaison. Une combinaison de mots qui incite de prime abord à la réflexion n'est en principe pas descriptive, ce qui est le cas en particulier pour une expression ambiguë. Lorsque les destinataires d'une marque accordent plusieurs significations à la partie verbale de celle-ci, il faut déterminer laquelle d'entre elles prédomine. Le fait qu'un signe possède une pluralité de sens dont un seul est immédiatement descriptif ne suffit pas à soustraire la marque en question du domaine public (c. 3.6). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Une marque combinée contenant un élément verbal descriptif peut parfois acquérir une force distinctive suffisante grâce à son élément graphique s'il en influence suffisamment l'impression générale. Celui-ci doit être à ce point prononcé qu'il se distingue clairement de l'élément descriptif. Plus le caractère habituel ou descriptif de l'élément verbal est prononcé, plus les exigences relatives à l'élément graphique sont élevées. Tout comme les polices de caractères courantes, une écriture manuscrite n'est pas propre à influencer l'impression d'ensemble dans une mesure essentielle (c. 3.7). La dénomination « Chocolat Pavot » sera comprise par les consommateurs francophones comme un chocolat dont le pavot fournit l'un des ingrédients et non comme une allusion à la légèreté des pétales des coquelicots (c. 4.1). Le fait que l'élément graphique soit constitué d'une police de caractères d'apparence manuscrite ne lui confère pas automatiquement une force distinctive suffisante. Il doit au contraire présenter des caractéristiques particulières (c. 5.2).

Par décision incidente, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé et lui a attribué un avocat (c. H.d). Du fait de l’absence de restriction à des articles de luxe dans l’enregistrement des marques opposées, les produits revendiqués en classes 18 (articles divers en cuir, y compris « Spazierstöcke ») et 25 (vêtements, chaussures et couvre-chefs) s’adressent au grand public, qui les acquiert avec une certaine régularité et qui fait preuve d’un degré d’attention moyen( c. 4). L’identité, respectivement la similarité, des produits en cause n’est pas contestée par les parties (c. 5). Les marques « 5TH AVENUE (fig.) » et « AVENUE (fig.) » ne présentent que des différences minimes (principalement le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » contient l’élément « 5TH ») sur le plan sonore (c. 5.3). Les deux marques sont formées du même mot « avenue » et le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » désigne une avenue plus définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (c. 5.4). Même si la marque combinée opposante (écriture foncée sur fond clair) est enregistrée sans revendication de couleurs et qu’elle est donc également protégée dans une forme présentant – à l’instar de la marque combinée attaquée – des couleurs inversées (écriture claire sur fond foncé), l’objet de sa protection résulte de sa représentation dans le registre au sens de l’art. 10 OPM, de sorte que le TAF considère que les deux marques ont un contraste opposé (c. 5.5.2). Malgré ce contraste opposé entre écriture et fond, les marques en cause sont construites de la même manière (avec notamment un élément placé avant l’élément «AVENUE ») et présentent ainsi des similarités sur le plan visuel (c. 5.5-5.5.3). Il y a similarité entre les marques, en particulier au niveau de leurs éléments verbaux (c. 5.6). Conformément à la jurisprudence, l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante constitue une indication publicitaire (référence à la luxueuse 5th Avenue de New York) appartenant au domaine public (c. 6.3.2) en lien avec des produits des classes 18 et 25 et doit dès lors être qualifié de faible (c. 6.3.3). Devant le TAF, la recourante parvient à démontrer (notamment par de la presse publicitaire [c. 6.5.2] et des chiffres d’affaires et de ventes [c. 6.5.3]) un usage long et intensif en Suisse de 1998 à 2010 de la marque opposante (dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée [c. 6.5.1]) en lien avec des chaussures (classe 25) ; dès lors, mais pour ces produits uniquement (c. 6.5.5), la marque opposante jouit d’un degré de connaissance élevé qui lui confère un périmètre de protection au moins normal (c. 6.5.4). Vu l’identité des produits, la similarité des signes et le périmètre de protection accru de la marque opposante pour ces produits, il y a un risque de confusion entre les marques en cause en lien avec des chaussures (classe 25). En revanche, pour les autres produits revendiqués dans les classes 18 et 25, le risque de confusion doit être nié, car l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante est faible (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 6.7). Dans la répartition des frais et dépens, il est tenu compte du fait que la recourante n’a allégué qu’au stade du recours devant le TAF le degré de connaissance élevé de la marque opposante (c. 7.1). [PER]

La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS » a été déposée en classe 34 pour du tabac et des produits du tabac, en particulier des cigarettes, des articles pour fumeurs, des briquets, allumettes et cendriers. L’intimée a formé deux oppositions contre cet enregistrement, admises par l’autorité précédente. Les deux recours opposant les mêmes parties, concernant des faits de même nature et portant sur des questions juridiques communes, les causes B-3812/2012 et B-3823/2012 sont jointes pour des motifs d’économie de procédure, et un seul arrêt est rendu, sous la référence B- 3812/2012 (c. 2). Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Il existe une identité de produits en ce qui concerne les cigarettes, et une similarité de produits pour les autres produits revendiqués (c. 5.2). La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) » est une marque combinée, alors que la marque opposante 1 est une marque figurative tridimensionnelle (c. 6.2.3.1). Les banderoles de la marque attaquée sont des éléments d’emballage très fréquents sur des paquets de cigarettes et les cercles sont des figures géométriques banales sans caractère distinctif. L’élément figuratif « oiseau », élément unique de la marque opposante 1, est repris dans la marque attaquée. La figure ailée de la marque attaquée se démarque clairement par sa position sur fond clair en dessus de la banderole tout en haut de la partie frontale de l’emballage et constitue par conséquent un élément prépondérant de cette marque dans l’impression d’ensemble de celle-ci. Dans les deux cas, l’oiseau qui vole, les ailes largement déployées, adopte la même direction, soit la tête dirigée vers la droite. Il convient de retenir, à tout le moins, une faible similitude entre les deux marques sur le plan visuel. D’un point de vue sémantique, l’élément verbal « STYLE EFFECTS » (« effets de style ») vise à donner une bonne image du consommateur, qui deviendrait par ce biais une personne jouissant d’un certain charisme. L’acronyme « FX » de la marque attaquée ne présente pas de signification particulière. Enfin, la figure ailée en position de vol qui dégage un sentiment de liberté et de détente et que l’on peut observer dans les deux marques permet de retenir entre celles-ci une certaine similitude sur le plan sémantique (c. 6.2.3.3). Ainsi, la marque attaquée et la marque opposante 1 doivent être considérées comme présentant certaines similarités (c. 6.2.3.4). Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut avant tout rappeler le caractère commun de la banderole et des éléments verbaux «STYLE EFFECTS » et « BLUE », qui désigne un produit allégé en comparaison avec un produit qui contiendrait davantage de nicotine. Si l’acronyme « FX » et le globe attirent l’attention du consommateur, l’élément prépondérant de la marque consiste dans la figure ailée qui se laisse très volontiers comparer à un aigle en plein vol, ou à tout le moins à un rapace, qui s’oriente vers la droite. Cet oiseau est d’autant plus identifiable qu’il se situe sur la partie supérieure de la face frontale à droite. La marque opposante 1, constituée d’un pygargue à tête blanche, est une marque imaginative et doit ainsi bénéficier d’un champ de protection au moins normal, si bien que les quelques différences avec la marque attaquée ne suffisent pas, face à la prépondérance de la figure ailée, à distinguer les deux marques. Puisque l’oiseau de la marque attaquée, tout comme l’oiseau de la marque opposante 1, est en position de vol, qu’il s’oriente vers la droite et qu’il s’agit selon toute vraisemblance d’un aigle ou d’un autre rapace, il faut admettre qu’il y a à tout le moins un risque de confusion indirect entre les deux marques. Il n’est en effet pas exclu que le public, bien qu’il puisse distinguer les deux signes, présume de l’existence de rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série (c. 7.2.4). Le recours B- 3812/2012 est rejeté (c. 7.2.5). Compte tenu du rejet de ce recours, le recours B-3823/2012 devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle (c. 8). [SR]

La plaignante, Rothschild Bank AG, est titulaire de la marque verbale « ROTHSCHILD » et d’une marque figurative représentant cinq flèches orientées vers le bas et reliées par un ruban, enregistrées en classes 35 et 36, qui comprennent la tenue d’affaires et la fourniture de services financiers. La demanderesse utilise en outre le signe « R », non déposé, comme logo dans ses affaires. Le défendeur utilise la marque figurative sous forme stylisée, et se sert de la marque « ROTHSCHILD » et des logos utilisés par la demanderesse dans sa correspondance commerciale et sur des cartes de visite. Il utilise également la marque « ROTHSCHILD » dans plusieurs dénominations d’entreprises. Les noms utilisés montrent qu’il cherche à s’établir dans le secteur de la finance, dans le même domaine que celui dans lequel la plaignante est active en tant que banque. Ces noms sont similaires à la marque de la plaignante, car la dénomination « ROTHSCHILD », qu’on retrouve dans ces dénominations, est centrale. Les éléments ajoutés, tels que « International », « Bank » ou « Group », sont des concepts communs, à faible force distinctive. Le logo utilisé par le défendeur ne constitue qu’une forme stylisée de la marque figurative de la demanderesse et ne s’en distingue que très peu. Par ses agissements, le défendeur crée un risque de confusion manifeste et viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de ses marques pour désigner ses affaires et ses services financiers (c. 2.4). Il lui est dès lors interdit d’utiliser ces signes dans les affaires, isolément ou en les combinant, en particulier pour la promotion, l’offre ou la diffusion de services financiers (c. 2.5). L’interdiction repose aussi sur l’art. 3 lit. d LCD, les actes du défendeur créant un risque de confusion au sens de cette disposition (c. 3.2 et 3.3). [SR]