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08 mai 2008

OG BE, 8 mai 2008, APH 04 4621 V1JUD (d)

sic! 4/2009, p. 244-252, « Expo.02-Karte » (Thouvenin Florent, Anmerkung) ; œuvre, individualité, carte géographique, Expo.02, qualité pour agir, concurrence déloyale, imitation servile, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 LDA, art. 2 LCD, art. 3-8 LCD, art. 5 LCD, art. 9 al. 1 LCD.

La carte géographique thématique de la demanderesse constitue une œuvre protégée (art. 2 LDA), car elle est le résultat de nombreux choix qui lui confèrent un caractère individuel (c. 2b). La reprise, par la défenderesse, dans sa propre carte, en particulier des signes conventionnels (Signaturen) figurant sur la carte de la demanderesse constitue une violation des droits de reproduction et de mise en circulation (art. 10 al. 2 LDA) de la demanderesse (c. 2c). Du fait qu'il entre en concurrence avec d'autres fournisseurs de cartes de géographie, un office fédéral est activement légitimé au sens de l'art. 9 al. 1 LCD (c. 3a). La LDA et la LCD sont applicables cumulativement (c. 3b). La clause générale de l'art. 2 LCD est subsidiaire par rapport aux dispositions spéciales des art. 3-8 LCD (c. 3c). En l'espèce, en l'absence de reprise directe au moyen de procédés techniques de reproduction, la reprise de la carte de la demanderesse n'est pas prohibée par l'art. 5 lit. c LCD (c. 3d). En raison du caractère public de la carte reprise, l'art. 5 lit. a et b LCD n'est pas non plus applicable (c. 3e-3f). La reprise de la carte de la demanderesse permet à la défenderesse de s'épargner plusieurs phases de production et viole dès lors l'art. 2 LCD (imitation servile) (c. 3h).

16 janvier 2009

TC VD, 16 janvier 2009, CM08.019573, 9/2009 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2010, p. 428-432, « Projet de réaménagement d’un axe routier » ; œuvre, individualité, projet, idée, axe routier, mesures provisionnelles, qualité pour agir, théorie de la finalité, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 4 LDA, art. 5 lit. a et b LCD.

Lorsque la marge de manoeuvre du créateur est restreinte, par exemple par des contraintes techniques, un degré d'individualité réduit suffit à la qualification d'œuvre au sens de l'art. 2 al. 1 LDA. Selon l'art. 2 al. 4 LDA, les projets d'œuvres sont assimilés à des œuvres s'ils remplissent les conditions posées par l'art. 2 al. 1 LDA. Une simple idée ne peut en revanche pas être protégée (c. II.b). Les appelants ne peuvent pas se prévaloir de droits d'auteur sur une idée (ou un concept général) qui porte (en particulier) sur le projet de restructuration d'un axe routier (démolition d'un pont et création d'un giratoire) et qui n'est matérialisée que par de vagues esquisses, ce d'autant que l'idée a germé dans l'esprit de tiers (c. II.c). Par ailleurs, les appelants n'ont pas qualité pour agir, car il y a lieu d'admettre, en application de la théorie de la finalité, qu'ils ont contractuellement cédé à un tiers leurs (éventuels) droits d'auteur sur le projet, notamment en facturant leurs prestations selon le tarif usuel (c. III). Pour être protégée contre la reprise indue au sens de l'art. 5 lit. a et b LCD, une prestation doit, en principe, être le résultat matérialisé d'un travail ayant nécessité des efforts intellectuels et matériels. Sont par conséquent libres la reprise et l'exploitation des idées, des connaissances ou de tout autre contenu intellectuel du résultat d'un travail. En l'espèce, le concept global de restructuration d'un axe routier et la concrétisation de cette idée sur un plan à peine esquissé ne sauraient être considérés comme le résultat matérialisé d'un travail (c. IV).

26 septembre 2007

TF, 26 septembre 2007, 4A_142/2007 (f)

sic! 3/2008, p. 200-204, « DVDs » ; droits d’auteur, film, exploitation en cascade de films, DVD, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, dommage ; art. 41 CO, art. 12 al. 1bis LDA, art. 110 al. 1 LDIP.

La mise en location ou en vente, dans des villes suisses où les films sont encore exploités en salle, de DVDs de ces films est contraire au principe de l'exploitation en cascade des films et viole l'art. 12 al. 1bis LDA. Le preneur de licence chargé d'exploiter le film en salle a la qualité pour agir lorsque le contrat de licence prévoit qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que le film ne soit piraté sur le territoire concédé. La mise à disposition de DVDs, alors que le film n'est pas encore ou vient juste d'être diffusé au cinéma, est dans une relation de causalité adéquate avec le dommage constitué par la perte des recettes qui doit être fixé ex æquo et bono lorsque le défendeur refuse de collaborer à l'administration des preuves et de déposer les pièces comptables en sa possession. Il n'est ainsi pas arbitraire de considérer, sur la base d'une statistique de l'Office fédéral de la statistique, qu'il y a en moyenne deux spectateurs de perdus par DVD loué ou vendu et que le distributeur suisse d'un film peut prétendre à une redevance de 43 % du prix du billet de cinéma.

12 janvier 2010

TF, 12 janvier 2010, 4A_203/2009 (f)

ATF 136 III 232 ; sic! 5/2010, p. 341-348, « M6 III » ; medialex 2/2010, p. 109 (rés.) ; droits d’auteur, droit de diffusion, M6, satellite, théorie de l’État d’émission, théorie de la réception, oeuvre audiovisuelle, intégrité de l’oeuvre, publicité, concurrence déloyale, qualité pour agir du preneur de licence ; art. 10 al. 1 LDA, art. 10 al. 2 lit. d LDA, art. 11 al. 1 lit. a LDA, art. 110 al. 1 LDIP.

Le droit suisse est applicable en vertu de l'art. 110 al. 1 LDIP (c. 5). La transmission télévisée d'une œuvre, via un satellite, est soumise au droit exclusif de diffusion de l'auteur (art. 10 al. 2 lit. d LDA); la jurisprudence relative au droit de diffusion rendue sous l'aLDA reste valable (c. 6.1). Fondées sur la théorie de l'État d'émission (au sujet de la théorie de l'État d'émission et de la théorie de la réception, voir: c. 6.2 et 6.3), la Directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993 — certes pas applicable en Suisse en tant que telle — et la Convention européenne du 14 mai 1994 (Convention STCE 153) — dont la ratification est désormais jugée superflue par la Suisse (c. 6.2) — constituent des éléments permettant de cerner, en matière de radiodiffusion par satellite, le fait générateur du droit d'auteur selon la LDA (c. 6.4). En droit d'auteur suisse, il convient de considérer que c'est la théorie de l'État d'émission qui s'applique à la radiodiffusion par satellite. Ainsi, le droit exclusif de diffusion de l'auteur (art. 10 al. 2 lit. d LDA) porte uniquement sur l'injection des signaux satellite porteurs de l'œuvre dans la chaîne de communication; la réception n'est a priori pas un fait appréhendé par le droit d'auteur suisse, sauf éventuellement à recourir à la clause générale de l'art. 10 al. 1 LDA, question que le TF laisse ouverte (c. 6.4). Les interruptions de publicité jalonnant la diffusion d'œuvres audiovisuelles constituent des atteintes au droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 al. 1 lit. a LDA), car elles affectent l'atmosphère créée par l'œuvre et le rythme de la narration. En revanche, le contenu des messages publicitaires — en particulier le fait que les publicités soient destinées aux consommateurs suisses plutôt qu'aux consommateurs français — est sans incidence sur le droit à l'intégrité de l'œuvre, a fortiori lorsque les messages publicitaires précèdent ou suivent la diffusion de l'œuvre (c. 6.5). Il n'y a aucun motif lié à la protection des auteurs qui commanderait de traiter différemment la diffusion avec des fenêtres publicitaires spécifiquement destinées au public suisse (signal « suisse ») et la diffusion avec des fenêtres publicitaires spécifiquement destinées au public français (signal « français ») en soumettant à autorisation, en vertu du droit suisse, la diffusion transfrontière d'œuvres par le signal « suisse » (c. 6.5 in fine). La LDA ne s'applique pas à la diffusion par satellite d'œuvres depuis la France, même si le signal contient également des publicités destinées aux téléspectateurs suisses, car une telle diffusion ne rentre pas dans les comportements qui, selon la LDA, nécessitent l'autorisation des auteurs des œuvres diffusées (c. 6.6 et 8). Sous l'angle de la concurrence déloyale, un preneur de licence a la qualité pour agir, car la violation de droits immatériels de tiers est un comportement qui peut contrevenir aux règles de la bonne foi et influer sur les rapports entre le preneur de licence et ses clients (c. 7.3). En l'absence de violation de la LDA ou de tout autre acte déloyal, une violation de la LCD n'entre pas en ligne de compte (c. 8).

19 juin 2007

TF, 19 juin 2007, 2A.53/2006, 2A.322/2006, 2A.336/2006, 2A.337/2006 et 2A.338/2006 (d)

ATF 133 II 263 ; sic! 10/2007, p. 722-735, « MP3-Player II » ; JdT 2007 I 146 ; usage privé, support propre à l’enregistrement d’oeuvres, micropuce, disque dur, Tarif commun 4d, qualité pour agir des associations, association, consommateur, défense des consommateurs ; art. 19 LDA, art. 20 LDA, art. 38 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 60 LDA.

Examen de la qualité pour agir des associations que leurs statuts chargent de la défense des intérêts de leurs membres, en particulier des associations d'utilisateurs d'œuvres (SWICO et DUN); interprétation de l'art. 46 al. 2 LDA pour en déduire que l'association de défense des consommateurs n'est pas une association faîtière d'utilisateurs au sens de cette disposition et n'a pas qualité de partie à la procédure. Interprétation de l'art. 20 al. 3 LDA pour admettre qu'il couvre également les moyens d'enregistrements digitaux comme les microchips ou les disques durs ou autres supports semblables de données numériques vides destinés à la copie privée d'œuvres ou de prestations; admission de la fixation de redevances en fonction de la capacité de mémoire de chacun de ces appareils.

29 août 2007

TF, 29 août 2007, 4A_55/2007 (f)

sic! 3/2008, p. 209-213, « M6 II » ; action, M6, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, concurrence déloyale, abus de droit ; art. 62 LDA, art. 65 LDA, art. 2 LCD, art. 9 al. 1 LCD.

Selon la jurisprudence, le preneur de licence exclusif a qualité pour intenter en son propre nom les actions prévues aux art. 62 et 65 LDA lorsqu'il y a été autorisé, explicitement ou implicitement, par le titulaire des droits d'auteur. L'art. 62 al. 3 LDA et l'art. 65 al. 5 LDA, qui ne sont pas encore entrés en vigueur, prévoient que le titulaire d'une licence exclusive peut lui-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. La nouvelle LDA clarifie donc la pratique jurisprudentielle du TF. La qualité pour agir en matière de concurrence déloyale est également reconnue au titulaire de la licence, lorsqu'un tiers viole les droits immatériels objets de la licence. Le fait d'actionner en concurrence déloyale un tiers plutôt que le donneur de licence, normalement censé faire respecter par les tiers les droits qu'il a conférés au preneur de licence, n'est pas abusif.

30 septembre 2008

TAF, 30 septembre 2008, B-3259/2007, B-3261/2007, B-3262/2007 et B-3270/ 2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « oerlikon (fig.) ; Oerlikon ; Oerlikon Corporation » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, Oerlikon, besoin de libre disposition, imposition comme marque, indication de provenance, provenance commerciale, marque figurative, Corporation, Firmenmarken, transfert d’une marque litigieuse, qualité pour agir, changement de partie, Directives de l’IPI ; art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)

08 octobre 2009

TF, 8 octobre 2009, 4A_324/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 91-97, « Gotthard / Gotthard (fig.) » (Fournier Guillaume, Remarque) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque verbale, marque combinée, nom géographique, indication de provenance, Gothard, combustibles, montagne, besoin de libre disposition, action en constatation, action en radiation d’une marque, demande reconventionnelle, intérêt pour agir, qualité pour agir, raison de commerce ; art. 2 lit. a LPM, art. 47 LPM, art. 48 LPM, art. 52 LPM.

Celui qui peut établir un intérêt juridique suffisant a qualité pour agir en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM (art. 52 LPM). L'existence d'un tel intérêt est déterminée par le droit fédéral. Elle est donnée lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par l'action en constatation. Le titulaire d'une raison de commerce dispose d'un intérêt digne image de protection à ce que l'insécurité juridique issue de l'usage d'un élément de sa raison de commerce en tant que marque verbale par un tiers soit dissipée par l'examen de la validité de cette marque. Il est de plus légitimé à agir reconventionnellement en radiation non seulement de la marque verbale, mais aussi de la marque combinée qui contient le signe litigieux, et cela même si le demandeur n'a pas allégué une violation de cette marque-ci (c. 2). Les signes composés d'une combinaison simple de chiffres, de lettres ou de formes géométriques courantes ou faisant directement référence à la qualité du produit ou du service désigné appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Leur caractère descriptif doit être immédiatement reconnaissable par les cercles des destinataires concernés, sans effort d'imagination particulier. Les indications de provenance appartiennent également au domaine public. Les indications directes telles que les noms de villes, de localités, de vallées, de régions, de pays et de continent ne peuvent, de plus, faire l'objet d'un enregistrement. Les signes contenant ou se réduisant à une indication géographique ne constituent pas une indication de provenance lorsqu'ils ne sont pas perçus dans ce sens par les cercles des destinataires déterminants d'après l'ensemble des circonstances concrètes. Une marque qui se compose ou se réduit à une indication géographique sera toutefois la plupart du temps comprise comme une indication de provenance. La délimitation des cercles des destinataires pertinents ainsi que leur perception du signe en raison du degré d'attention attendu constituent des questions de droit que le TF examine librement. Il en va de même pour le sens du signe Gotthard en relation avec la marchandise qu'il désigne. Déterminer le sens général de la dénomination Gotthard est en revanche une question de fait (c. 3). Le mot Gotthard est connu en Suisse comme une indication géographique qui désigne non seulement un massif montagneux ou un tunnel, mais aussi une région (c. 4). Utilisée pour désigner des combustibles, la marque Gotthard s'associera, dans l'esprit des destinataires, avec la région du même nom et s'imposera comme indication de provenance et non comme un nom de fantaisie (c. 5.1). Pour fonder la nécessité qu'une indication géographique reste disponible, il suffit qu'il ne soit pas exclu que des fournisseurs ou producteurs s'y établissent, même dans un futur lointain (c. 5.2). Une marque combinée contenant un élément appartenant au domaine public est susceptible de protection pour autant que son impression d'ensemble soit déterminée par les autres éléments possédant un caractère distinctif. Une marque contenant une indication de provenance n'est ainsi protégeable que si cet élément du domaine public est tout à fait secondaire et qu'elle possède par ailleurs une force distinctive suffisante. Un signe constitué d'une montagne stylisée surmontée d'une couronne de nuages apparaît de surcroît descriptif pour des combustibles qui proviennent d'une manière ou d'une autre du milieu naturel (c. 6).

Fig. 21 – Gotthard (fig.)
Fig. 21 – Gotthard (fig.)

19 avril 2011

TAF, 19 avril 2011, B-5482/2009 (f)

sic! 9/2011, p. 519 (rés.), « Flamant vert (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, titulaire de la marque, procédure d’opposition, qualité pour agir, substitution de parties, procédure d’inscription de changement du titulaire, décision incidente, suspension de procédure, droit d’être entendu, réparation de la violation du droit d’être entendu, tribunal civil ; art. 29 al. 2 Cst., art. 4 PA, art. 17 LPM, art. 28 OPM, art. 17 al. 1 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

En cas de transfert de marque lors d'une procédure d'opposition, les art. 21 al. 2 et 17 al. 1 PCF s'appliquent par analogie (art. 4 PA). Il en découle que la cession du droit à la marque en cours de procédure n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre et qu'une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. Les mêmes règles s'appliquent lors d'un transfert de marque pendant une procédure d'inscription de changement du titulaire (c. 1.3.1). Par décision incidente, l'autorité inférieure a suspendu la procédure d'inscription de la transmission de la titularité de la marque en raison d'une procédure pénale pendante. Dès lors qu'elle disposait de nouveaux éléments apportés par l'intimée et que l'issue de la procédure pénale ne serait pas décisive, l'autorité inférieure pouvait légitimement lever la suspension de procédure (c. 2.2). La violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant est dans tous les cas guérie par la présente procédure de recours, car le recourant a pu s'exprimer sur les motifs retenus par l'autorité inférieure (c. 3.2). C'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande de transfert de titularité de la marque « Flamant vert (fig.) » déposée par le recourant, attendu que les documents produits sont insuffisants (art. 28 al. 1 OPM), car ils ne permettent pas d'établir la titularité de la marque litigieuse. Lorsque la titularité de la marque est contestée, c'est au juge civil qu'il appartient de se prononcer sur le transfert de la marque, non à l'IPI (c. 4.4 et 4.5).

Flamant vert (fig.)
Flamant vert (fig.)

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-6608/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 629-633, « Légitimation active en procédure d’opposition » ; procédure d’opposition, qualité pour agir, inscription, défaut remédiable ou irrémédiable, irrecevabilité, qualité pour agir du preneur de licence, délai, formalisme excessif, tribunal civil, erreur ; art. 31 LPM, art. 31 al. 1 LPM.

En procédure d'opposition, la légitimation active (art. 31 al. 1 LPM) résulte, en principe, de l'inscription au registre (c. 4). En ce qui concerne les conditions de recevabilité de l'opposition (art. 31 LPM), il y a lieu de faire une distinction entre défauts irrémédiables et défauts remédiables. Le défaut de légitimation active conduit à l'irrecevabilité de l'opposition (c. 5). Est contestée la question de savoir si le licencié d'une marque peut, en son propre nom, former opposition sur la base de cette marque (c. 6.1). En l'espèce, la licenciée — qui ne prétend pas agir en son propre nom — n'est pas légitimée, car elle n'a pas indiqué, dans le délai de trois mois, qu'elle agissait au nom de la titulaire de la marque (c. 6.2). Si l'opposition n'est formée que peu de temps avant l'échéance du délai de trois mois, l'opposant ne peut prétendre être informé avant cette échéance par l'IPI d'un défaut touchant la recevabilité de l'opposition (c. 6.3). En l'espèce, la décision d'irrecevabilité de l'opposition fondée sur le défaut de légitimation active ne constitue pas un cas de formalisme excessif, ce d'autant que la voie de l'action civile reste ouverte (c. 6.4). Une erreur dans la retranscription du nom de la titulaire de la marque opposante ne saurait être corrigée après l'échéance du délai de trois mois (c. 6.5).

16 septembre 2008

TPF, 16 septembre 2008, BB.2008.45 et BB.2008.46 (f)

Séquestre, banque, compte bancaire, plainte, qualité pour agir, vente, programme d'ordinateur, contrefaçon, CD-ROM, usage frauduleux d'une marque, infraction par métier, présomption, proportionnalité, blanchiment d'argent ; art. 62 al. 1 et 2 LPM, art. 65 PPF, art. 214 al. 2 PPF.

Dans le cadre d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, est directement et personnellement touché par la mesure et est ainsi légitimé à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF). Tel n'est en revanche pas le cas de l'ayant droit économique d'une entité titulaire (c. 1.2). Il est tout à fait vraisemblable qu'il y a eu en l'espèce (par la vente d'au moins 26 835 CD-ROM contrefaits contenant le logiciel E.) usage frauduleux d'une marque (art. 62 al. 1 et 2 LPM) et, compte tenu du nombre de produits écoulés, que cette infraction a été commise par métier, ce qui est constitutif d'un crime en droit suisse. En l'état du dossier, les présomptions de culpabilité sont suffisantes pour justifier le maintien du séquestre prononcé (c. 3.2). Vu le temps écoulé depuis l'ouverture de l'enquête, le séquestre (art. 65 PPF) ne saurait être maintenu (proportionnalité), dans le cadre de l'enquête ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent, au-delà du montant établi par la justice civile américaine augmenté de sa plus-value et des intérêts (c. 4.1). La plainte est dès lors partiellement admise (c. 4.2).

27 octobre 2009

HG SG, 27 octobre 2009, HG.2005.14-HGK (d)

sic! 6/2010, p. 441- 453, « Dichtmasse II » (Stieger Werner, Anmerkung [critique au sujet du c. III.2]) ; conditions de la protection du brevet, nouveauté, non-évidence, homme de métier, produits chimiques, optimisation, action en constatation de la nullité d’un brevet, brevet européen, OEB, exposé de l’invention, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, suspension de procédure, violation d’un brevet, expert, récusation, partialité, expertise, expertise sommaire, mesures provisionnelles, fardeau de la preuve, avance de frais, demande reconventionnelle, décision étrangère ; art. 83 CBE 2000, art. 1 al. 2 LBI, art. 7 al. 1 et 2 LBI, art. 50 al. 1 LBI, art. 128 lit. b LBI.

Afin d'éviter que la procédure ne soit retardée de manière excessive, l'art. 128 lit. b LBI ne permet la suspension d'une action en nullité de la partie suisse d'un brevet européen (à l'exclusion d'un brevet suisse) qu'en présence d'un motif sérieux et/ou lorsque qu'un jugement en nullité de l'Office européen des brevets (OEB) est imminent (c. II.2). Un contrat de licence exclusive oral peut valablement conférer la qualité pour agir au preneur de licence (c. II.3). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les juges. Un expert n'est en principe pas empêché d'établir une expertise dans une procédure au fond par le seul fait qu'il a déjà établi une expertise sommaire dans la procédure de mesures provisionnelles. Ne constituent pas des indices de partialité d'un expert le fait que cet expert en chimie n'a pas d'expérience pratique dans le domaine spécialisé en cause (chimie des polymères) et le fait que son expertise sommaire a été critiquée (de manière peu approfondie) par la partie à laquelle elle était défavorable (c. III.1.b)aa). Même s'il n'est pas spécialisé dans la chimie des polymères, un chimiste est en mesure de se prononcer, dans le cadre d'une expertise sommaire, sur la validité de l'exposé (inexistant en l'espèce) d'une invention au sens de l'art. 50 al. 1 LBI. Il peut également valablement décider qu'il n'a pas besoin du concours d'un autre expert, spécialisé dans le domaine (c. III.1.b)bb). En l'occurrence, l'expert nommé est à même de se prononcer sur la question de l'existence des brevets litigieux (c. III.1.c). Selon le Handelsgericht, il revient à la partie qui fait valoir une violation de la partie suisse de son brevet européen d'en prouver l'existence et d'avancer les frais de l'expertise, bien que la partie adverse fasse valoir à titre reconventionnel la nullité du brevet suisse (à ce sujet, voir la critique de Stieger [sic! 6/2010, p. 451-453]). Cette position est justifiée par la similitude des brevets et par le fait que l'expertise sommaire nie l'existence du brevet suisse (c. III.2). En l'absence d'une nouvelle expertise (en raison du non-paiement de l'avance de frais [c. III.2 in fine]), il convient de rendre le jugement au fond sur la base de l'expertise sommaire, qui conclut à la nullité du brevet suisse en raison d'un exposé de l'invention insuffisant (ne permettant pas à un homme de métier [de] l'exécuter [art. 50 al. 1 LBI]) et de l'absence de nouveauté (art. 7 al. 1 et 2 LBI) et de non-évidence (art. 1 al. 2 LBI) de l'invention. La simple optimisation, accessible à l'homme de métier, des propriétés d'une composition ne constitue pas une invention. Pour breveter une nouvelle composition dotée de nouvelles propriétés spéciales, il est indispensable d'en décrire le contenu et le mode de fabrication. En l'espèce, le brevet suisse est jugé nul par le Handelsgericht (c. III.3.a)aa). Vu sa presque identité avec le brevet suisse, la partie suisse du brevet européen doit également être considérée comme nulle. La divulgation d'un concept spécial détruit la nouveauté du concept général (c. III.3.a)bb). La nullité des brevets litigieux est confirmée par un jugement du Bundespatentgericht allemand (selon lequel le brevet allemand — pratiquement identique [c. III.4.a) in fine] — est nul à défaut de nouveauté de l'invention) et par une décision incidente de la division d'opposition de l'OEB (selon laquelle le brevet européen ne contient pas un exposé suffisant de l'invention [art. 83 CBE 2000]) (c. III.4).

09 janvier 2007

TF, 9 janvier 2007, 4C.391/2005 (d)

sic! 5/2007, p. 382-383, « Aktivlegitimation der Unterlizenznehmerin » ; JdT 2007 I 162 ; action, qualité pour agir, qualité pour agir du preneur de licence, contrat ; art. 55 al. 1 OJ, art. 63 al. 2 OJ, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 34 LBI, art. 72 LBI.

Qualité pour agir du sous-preneur de licence admise lorsqu'elle découle d'une clause contractuelle et que les conditions contractuelles mises à la délégation de la qualité pour agir sont remplies et établies.

02 novembre 2009

KG FR, 2 novembre 2009, 102 2009-113 (d) (mes. prov.)

sic! 10/2010, p. 726-730, « Thermodiffusion » ; mesures provisionnelles, action en cessation, violation d’un brevet, qualité pour agir, urgence, préjudice irréparable, solvabilité, dommage, clientèle, sûretés, capital-actions, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 28d CC, art. 72 LBI, art. 9 LCD, art. 14 LCD ; cf. N 527 (arrêt du TF dans cette affaire).

Dans une action en cessation de l'acte (art. 72 LBI), la forme de la violation du brevet doit être décrite par des caractéristiques précises afin qu'il ne soit pas nécessaire d'interpréter des notions juridiques ou techniques ambiguës (c. 4.b). Celui qui prétend être titulaire d'un droit propre a toujours qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD, à la différence de celui qui, ouvertement et sans y être autorisé, fait valoir en son propre nom le droit d'un tiers (c. 4.c). Il y a toujours urgence au sens de l'art. 28d CC (applicable en vertu de l'art. 14 LCD) lorsqu'une procédure ordinaire (y compris les voies de recours possibles) durerait clairement plus longtemps qu'une procédure de mesures provisoires (c. 4.d). La LCD et les lois de propriété intellectuelle sont applicables cumulativement lorsqu'il existe des motifs spécifiques du droit de la concurrence (en l'occurrence, l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié) qui ne se retrouvent pas dans le droit de la propriété intellectuelle (c. 4.e). Un préjudice est difficilement réparable lorsqu'un versement en argent ne permet pas de le compenser complètement ou lorsque la solvabilité de la partie adverse est douteuse. En droit de la concurrence, une injonction de cesser un acte prononcée au terme d'une procédure ordinaire peut, pratiquement, être sans intérêt pour le lésé; par ailleurs, le dommage est généralement difficile à déterminer, notamment lorsqu'il consiste en une perte de clientèle (c. 4.g). Il ne peut être renoncé à la fourniture de sûretés que lorsqu'il n'y a que de très faibles doutes sur le bien-fondé du droit exercé. À défaut d'autres éléments, le montant de la sûreté peut être fixé en fonction du montant du capital-actions de la requérante (c. 6.b.bb).

26 mai 2009

KG GL, 26 mai 2009, ZG.2007.00236 (d)

sic! 1/2010, p. 47-53, « Spritzgiesssysteme » ; concurrence déloyale, concurrence, exploitation d'une prestation d'autrui, plan, offre, machines, négligence, secret de fabrication ou d'affaires, droit international privé, droit applicable, territorialité, Suisse, qualité pour agir ; art. 41 CO, art. 2 LCD, art. 3 ss LCD, art. 5 LCD, art. 6 LCD, art. 9 al. 1 LCD, art. 136 al. 1 LDIP, art. 162 CP.

Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions découlant de la LCD sont soumises au droit de l'État sur le marché duquel les actes déloyaux ont produit leurs effets, soit à l'endroit où le concurrent propose son offre, s'adresse à des destinataires et entre en concurrence avec des tiers. Les comportements du défendeur qui déploient leurs effets hors de Suisse n'entrent pas en considération. La qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD est donnée à celui qui est menacé ou atteint par des actes de concurrence déloyale dans sa clientèle, son crédit, sa considération professionnelle, son entreprise ou de quelque autre manière dans ses intérêts économiques. L'art. 9 al. 1 LCD n'exige pas que les protagonistes se trouvent dans un rapport de concurrence direct, mais la demanderesse doit être active sur le marché suisse pour que ses intérêts économiques puissent être touchés par le comportement d'une autre entreprise sur ce marché. La clause générale de l'art. 2 LCD permet de juger tout d'abord s'il existe un comportement susceptible d'influencer de manière générale la concurrence, puis si ce comportement a des effets sur une concurrence loyale et non faussée. Ce n'est qu'ensuite qu'il convient de vérifier si le comportement constitue un des cas particuliers des art. 3 à 8 LCD à la lumière desquels doit être déterminée la portée de la clause générale. Il n'y a acte de concurrence déloyale tombant sous le coup de l'art. 2 LCD que si les parties sont actives sur le même marché et que le comportement de l'une d'elles est de nature à influencer la concurrence. Les art. 5 lit. a et b LCD concernent les stades préalables à la fourniture d'un résultat de travail, comme les offres, les évaluations ou les plans, mais pas le résultat du travail lui-même, qui consiste en la matérialisation de ces documents préalables. Seuls les plans ou les offres se rapportant à une machine sont ainsi concernés par l'art. 5 lit. a et b LCD, à l'exclusion de la machine elle-même livrée ou du système installé. L'art. 5 lit. c LCD ne s'applique pas à celui qui ne fabrique pas lui-même une machine sur la base de résultats de travail prêts à être mis sur le marché, mais achète cette machine et ne reproduit donc pas le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché. La finalité de l'art. 5 LCD est ainsi de sanctionner des actes d'exploitation des plans et autres documents, mais pas la commercialisation de produits, marchandises ou machines en tant que tels. Celui qui exploite les plans d'un tiers en sachant, ou en devant savoir, qu'ils lui ont été remis ou rendus accessibles de manière indue s'expose aux sanctions de l'art. 5 lit. b LCD. Il suffit qu'il ait dû le savoir ou que son ignorance résulte d'une négligence grave. Ne commet un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 6 LCD que celui qui a pris connaissance de secrets d'affaires. Tel n'est pas forcément le cas lorsque de nouveaux plans ont été dessinés sur la base d'informations rendues publiques (manuels d'entreprises) par l'auteur des premiers plans.