Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9^sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).