Un signe n’est doté de force distinctive que s’il imprègne la mémoire du consommateur de manière telle qu’il permet à long terme d’individualiser les produits marqués de ceux des autres entreprises. Pour que la forme d’un produit en tant que telle n’appartienne pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), elle doit être perçue comme tellement originale par les consommateurs (de tabac, en l’occurrence [c. 3.1]) que l’impression générale qu’elle dégage demeure à long terme dans leur mémoire (c. 2.2.1-2.2.2 et 2.3). Les éléments géométriques de base et leurs combinaisons attendues et habituelles appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). De légères variations de formes connues ne rendent pas automatiquement enregistrable une forme de base (c. 2.2.2). Une forme banale peut être enregistrée si elle est combinée avec des éléments en deux dimensions qui influencent de manière essentielle l’impression générale en trois dimensions et qui lui confèrent ainsi une force distinctive. Les éléments en deux dimensions, par exemple le logo de l’entreprise, doivent être bien reconnaissables ; ils ne doivent pas être trop petits ou se trouver en des endroits inhabituels (c. 2.2.3). Le parallélépipède rectangle est une forme d’emballage habituelle pour des cigarettes (c. 3.1). L’adjonction d’une encoche décentrée (c. 3.2.1), de petites inscriptions en anglais (c. 3.2.2) et de petits logos (même très connus) « roof device » de la marque « Marlboro » (c. 3.2.3) ne suffisent pas à conférer une force distinctive à un emballage de cigarettes (c. 3.3). Vu les différences qui existent entre la forme en cause et d’autres formes enregistrées (dont certaines contiennent des inscriptions frappantes), la recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 4).

La marque opposante « OLD NAVY » est enregistrée pour des produits en métaux précieux (classe 14), des articles en papier (classe 16), des vêtements (classe 25) et des prestations publicitaires (classe 35). L’enregistrement de la marque attaquée « OLD NAVY » a été requis pour du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34). L’autorité inférieure a refusé l’enregistrement de la marque attaquée pour différents articles à destination des fumeurs. En raison de l’identité des deux signes opposés, les produits et services revendiqués devront se distinguer particulièrement clairement (c. 3). Il n’y a pas de similarité entre des briquets et des objets en métal précieux, car ces deux produits n’ont pas le même but d’utilisation (pour des briquets, l’aspect esthétique est secondaire alors qu’il est essentiel pour des bijoux ou des articles de joaillerie) et leur fabrication ne requiert pas le même savoir-faire (c. 4.1). Le fait que des objets tels que des étuis à cigarettes ou des cendriers soient ou non en métal précieux n’a pas d’influence du point de vue de la similarité des produits. C’est en effet leur but d’utilisation qui prédomine pour les acheteurs concernés (c. 4.2). Il n’y a pas de similarité entre du papier et des articles en papier et du papier à cigarettes en raison d’un but d’utilisation et de canaux de distribution totalement différents (c. 5). Seuls les produits tels qu’ils figurent au registre sont pris en compte dans l’examen de la similarité. Dès lors, il importe peu que la marque attaquée puisse être utilisée pour des vêtements, à l’instar d’autres marques de cigarettes telles que « Camel » ou « Marlboro ». Quand bien même ce serait le cas, il ne s’agirait que de produits auxiliaires sans effet sur la similarité. Il n’y a donc pas de similarité entre des vêtements et des articles pour les fumeurs (c. 6). Si la publicité pour des cigarettes est usuelle, il ne va en revanche pas de soi que le consommateur perçoive des prestations publicitaires et des articles pour fumeurs comme un paquet cohérent de prestations. La publicité pour des cigarettes vante avant tout leur goût et constitue donc un moyen auxiliaire sans intérêt du point de vue de la similarité, laquelle doit donc être niée entre des prestations de publicité, y compris le commerce de détail, et des articles pour les fumeurs (c. 7). L’art. 16 ch. 3 ADPIC, qui prévoit une exception au principe de la spécialité, est retranscrit en droit interne à l’art. 15 LPM (marque de haute renommée). Cette disposition ne peut toutefois pas être invoquée en procédure d’opposition, car l’art. 31 al. 1 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 8).