sic!
11/2018 « Schellen-Ursli / Schellenursli » (rés.) ;
Motifs d’exclusion relatifs, similarité des signes, similarité
des produits et services, fromage, usage sérieux, défaut d’usage,
renvoi de l’affaire, Maxime des débats, procédure d’opposition,
fait nouveau ; Art
73 LTF,Art. 12 al. 1 LPM, Art. 31 LPM, art. 32 LPM
La marque attaquée
« Schellenursli », revendiquée pour les « fromages »
en classe 30 fait l’objet d’une opposition déposée par le
titulaire de la marque antérieure « SCHELLEN-URSLI »,
revendiquée elle-même pour de nombreux produits revendiqués en
classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35 et 41 dont
en particulier, les produits « feine Backwaren und
Konditorwaren » en classe 30. La marque attaquée étant
également revendiquée pour les fromages frais, et ceux-ci étant
utilisés dans les tourtes et les gâteaux, l’instance précédente
constate la similarité des produits, la similarité des marques et
l’existence d’un risque de confusion. Elle refuse donc
l’enregistrement (c. D). La marque attaquée restreint ses
revendications aux seuls fromages à pâte dure, puis recourt contre
la décision de l’instance précédente (c. F). Les exigences
relatives à l’usage sérieux d’un produit de masse sont élevées
(c. 4.2). Un contrat de licence entre le titulaire de la marque et
une entreprise de commerce de détail dont l’importance est notoire
comportant l’obligation pour celle-ci de fabriquer puis vendre un
certain nombre de tourtes aux noix suffit à rendre vraisemblable
l’usage sérieux d’une marque bien qu’aucune vente ne puisse
être démontrée (c. 4.3). La maxime des débats ne permet pas à
l’intimée de contester devant le TAF le fait que l’instance
précédente ait reconnu un usage sérieux pour les confiseries,
notamment les gâteaux et les tourtes et non pas à l’ensemble du
terme générique « pâtisseries fines et confiserie »
dans la mesure où elle n’a pas manifesté son désaccord sur ce
point lors de la procédure (c. 4.4 et 4.5). La marque attaquée a
restreint, postérieurement à la décision de l’IPI, ses
revendications aux seuls « fromages à pâte dure » en
classe 30, si bien que l’instance ne s’est pas prononcée sur la
similarité des produits et services (c. 5.1). Le TAF renvoie
généralement l’affaire à l’autorité précédente lorsque
celle-ci ne s’est pas exprimée sur l’existence d’un risque de
confusion (c. 5.2). En l’espèce, l’instance précédente n’a
pas pu examiner la similarité des produits « hartkäse »
et « Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen »
revendiqués en classe 30. Le TAF est, selon l’article 73 LTF, la
dernière instance compétente en matière d’opposition, impose de
renvoyer l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle
rende une nouvelle décision (c. 5.3). Les frais de procédure sont
mis à la charge de la marque opposante bien qu’elle n’ait pas
succombé. En effet, celle-ci aurait pu proposer une restriction de
ses revendications dans ses conclusions, ou au cours d’une demande
de réexamen auprès de l’instance précédente, modifiant ainsi
sensiblement les faits. Une indemnité de dépens n’est pas
octroyée (c. 6.1). [YB]