Selon l’art. 18 de la Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP ; RS 232.21), le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce, qui n’est pas admissible selon cette législation (c. 2.1 – 2.2.3). Le signe radié sur demande du DFJP était enregistré pour des « monuments funéraires en métal, bronze tombes » en classe 6, des « monuments funéraires non métalliques » en classe 19 et des services de « funérailles, crémations, funérailles » en classe 45. L’art. 75 LPM prévoit que l’expression « marque de fabrique ou de commerce » soit remplacée par le mot « marque », dans tous les actes législatifs, à l’exception des articles 1 et 2 LPAP (c. 3.1.4). Cette disposition est imprécise, ambiguë et incomplète, puisqu’il ne peut être déterminé si les art. 8, 10, 11 et 18 de la LPAP sont également concernés ou non. Il s’agit d’une lacune qui doit être comblée par l’interprétation. Or, il ressort du matériel législatif que le législateur a bien entendu exclure du champ d’application de la LPAP les marques de services (c. 3.1.4.3). Le DFJP a donc la faculté d’ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce (mais pas de service) enregistrée par l’IPI, lorsque celle-ci viole la LPAP (art. 1 et art. 6-8) (c. 3.1.4.4). En revanche, si le DFJP entend faire radier une marque de service, contenant des armoiries ou autres emblèmes publics, qui contrevient à la LPAP, il doit agir devant le juge civil (c. 3.1.4.4). En matière d’armoiries publiques et autres signes publics cantonaux, toutes les dispositions cantonales pertinentes peuvent être considérées et non pas seulement la Constitution cantonale (en l’espèce : une loi cantonale et une ordonnance d’exécution du Conseil d’État) (c. 3.2.2.2). En comparant le signe radié et le sigle du canton, il est indubitable que la marque reprend l’acronyme « ti » et l’emblème du canton du Tessin en noir et blanc, exactement dans la même forme que le prévoient officiellement les dispositions cantonales en la matière. C’est-à-dire la forme utilisée officiellement dans toutes les activités de l’État du Tessin. Le signe considéré viole donc l’art. 1 al. 1 ch. 1-4 LPAP. La marque a été enregistrée en violation de l’art. 2 al. 2 lit. d LPM (c. 3.2.2.4). L’art. 6 LPAP prévoit que les mots « Confédération », « fédéral », «canton», «cantonal », « commune », « communal » ou les expressions susceptibles d’être confondues avec eux ne peuvent être employés ni seuls, ni en combinaison avec d’autres mots, si cet emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels de ces entités publiques avec celui qui fait usage de ces mots. Or, l’acronyme « ti » est le sigle du canton du Tessin. L’élément « ti » du signe « TI CENTRO FUNERARIO » recourt d’ailleurs à la même police de caractères que l’acronyme officiel. Son association avec l’exacte réplique de l’emblème du canton du Tessin est propre à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la recourante et le canton du Tessin, et ainsi à induire en erreur sur la situation économique. L’inscription de la marque dans Swissreg suggère à tort un lien entre la recourante et l’entité publique (c. 3.2.3.2). Par conséquent, le signe « TI CENTRO FUNERARIO » crée un risque de confusion pour les produits revendiqués en classes 6 et 19, ce qui constitue une violation de l’art. 6 LPAP. L’inscription du signe représente donc une violation de l’art. 8 LPAP. Sur la base de l’art. 18 LPAP, le DFJP pouvait bien ordonner à l’IPI de radier le signe pour les classes 6 et 19 (c. 3.2.3.3). En revanche, les marques de services étant exclues du champ d’application de la LPAP, le DFJP ne pouvait pas ordonner la radiation de la marque de service « TI CENTRO FUNERARIO » en classe 45 (c. 3.3). Le recours est partiellement admis. La décision de radiation de la marque en classe 45 doit être annulée, bien que ce résultat ne soit pas nécessairement convaincant sur un plan pratique (sic!). Au surplus, le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11 LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre deux signes pour admettre un risque de confusion (c. 6.4.2 in fine). Vu que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe vaut usage de la marque enregistrée (c. 6.4.3-6.4.4). L'usage du signe est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque , car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « Ⓡ » sont des éléments faiblement distinctifs (c. 6.5.1 et 6.5.3). La croix suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l'art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP n'interdit pas son utilisation (c. 6.5.2). Du fait qu'il est rendu vraisemblable que (notamment selon un accord — au moins tacite — entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non pas le requérant) est titulaire de la marque , l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes et en lien avec des montres (c. 6.6.1), la marque a été utilisée (par la fabricante) au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques M-Watch et — déposées après la marque (art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l'objet d'une procédure d'opposition toujours pendante — pour interdire leur utilisation à l'intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (c. 6.7). Les prétentions du requérant basées sur le fait que l'utilisation des signes et engendre un risque de confusion avec sa marque de série M-Angebotsbezeichnung (et viole l'art. 2 et l'art. 3 lit. d LCD [c. 6.12]) sont périmées vu que le requérant n'a pas agi pendant près de sept ans alors qu'il connaissait la situation et que la fabricante était de bonne foi (c. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du requérant basées sur le fait que la marque M serait de haute renommée (c. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l'art. 4 LPM puisque, au sens de cette disposition, ce n'est pas lui qui est titulaire de la marque, mais bien la fabricante (c. 6.10).

La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n'est qu'ainsi qu'elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n'est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (c. 2.2.2). Il n'y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n'utilise que l'élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d'examiner ce qu'il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée « », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée « » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque « » au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse « » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]