Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties. Conformément à cette transaction, le TAF annule — à l'exception du ch. 2 de son dispositif (relatif à la taxe d'opposition) — la décision de l'IPI concernant l'opposition et demande à l'IPI de radier la marque B. AG. (fig.).

La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n'est qu'ainsi qu'elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n'est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (c. 2.2.2). Il n'y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n'utilise que l'élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d'examiner ce qu'il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée « », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée « » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque « » au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse « » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]

Avant d'introduire une procédure d'opposition, l'opposant doit en principe avertir le titulaire de la marque nouvellement enregistrée de son intention de faire opposition, pour le cas où ce dernier ferait sans autre droit aux conclusions de l'opposition. S'il ne le fait pas et que le titulaire de la marque attaquée fait, sans délai, radier sa marque, les frais de la procédure d'opposition sont alors à la charge de l'opposant (c. 2.3). La radiation doit intervenir avant l'échéance du délai pour prendre position, étant donné qu'à compter de cette date, une décision finale peut à tout moment être rendue (c. 2.6). En l'occurrence, les défendeurs (intimés) ont fait radier leur marque environ 100 jours après l'expiration du délai non utilisé pour se prononcer. Bien qu'ils n'aient pas reçu d'avertissement préalable de l'opposante (recourante), ils doivent supporter les frais de la procédure d'opposition, étant entendu qu'ils ont pu continuer, malgré l'opposition, à utiliser leur marque jusqu'à la radiation et qu'ils ont pris le risque, dès lors qu'ils devaient s'attendre en tout temps au prononcé d'une décision finale, de devoir supporter les frais et dépens liés à celle-ci (c. 3.4). [MT]

Selon l’art. 18 de la Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP ; RS 232.21), le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce, qui n’est pas admissible selon cette législation (c. 2.1 – 2.2.3). Le signe radié sur demande du DFJP était enregistré pour des « monuments funéraires en métal, bronze tombes » en classe 6, des « monuments funéraires non métalliques » en classe 19 et des services de « funérailles, crémations, funérailles » en classe 45. L’art. 75 LPM prévoit que l’expression « marque de fabrique ou de commerce » soit remplacée par le mot « marque », dans tous les actes législatifs, à l’exception des articles 1 et 2 LPAP (c. 3.1.4). Cette disposition est imprécise, ambiguë et incomplète, puisqu’il ne peut être déterminé si les art. 8, 10, 11 et 18 de la LPAP sont également concernés ou non. Il s’agit d’une lacune qui doit être comblée par l’interprétation. Or, il ressort du matériel législatif que le législateur a bien entendu exclure du champ d’application de la LPAP les marques de services (c. 3.1.4.3). Le DFJP a donc la faculté d’ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce (mais pas de service) enregistrée par l’IPI, lorsque celle-ci viole la LPAP (art. 1 et art. 6-8) (c. 3.1.4.4). En revanche, si le DFJP entend faire radier une marque de service, contenant des armoiries ou autres emblèmes publics, qui contrevient à la LPAP, il doit agir devant le juge civil (c. 3.1.4.4). En matière d’armoiries publiques et autres signes publics cantonaux, toutes les dispositions cantonales pertinentes peuvent être considérées et non pas seulement la Constitution cantonale (en l’espèce : une loi cantonale et une ordonnance d’exécution du Conseil d’État) (c. 3.2.2.2). En comparant le signe radié et le sigle du canton, il est indubitable que la marque reprend l’acronyme « ti » et l’emblème du canton du Tessin en noir et blanc, exactement dans la même forme que le prévoient officiellement les dispositions cantonales en la matière. C’est-à-dire la forme utilisée officiellement dans toutes les activités de l’État du Tessin. Le signe considéré viole donc l’art. 1 al. 1 ch. 1-4 LPAP. La marque a été enregistrée en violation de l’art. 2 al. 2 lit. d LPM (c. 3.2.2.4). L’art. 6 LPAP prévoit que les mots « Confédération », « fédéral », «canton», «cantonal », « commune », « communal » ou les expressions susceptibles d’être confondues avec eux ne peuvent être employés ni seuls, ni en combinaison avec d’autres mots, si cet emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels de ces entités publiques avec celui qui fait usage de ces mots. Or, l’acronyme « ti » est le sigle du canton du Tessin. L’élément « ti » du signe « TI CENTRO FUNERARIO » recourt d’ailleurs à la même police de caractères que l’acronyme officiel. Son association avec l’exacte réplique de l’emblème du canton du Tessin est propre à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la recourante et le canton du Tessin, et ainsi à induire en erreur sur la situation économique. L’inscription de la marque dans Swissreg suggère à tort un lien entre la recourante et l’entité publique (c. 3.2.3.2). Par conséquent, le signe « TI CENTRO FUNERARIO » crée un risque de confusion pour les produits revendiqués en classes 6 et 19, ce qui constitue une violation de l’art. 6 LPAP. L’inscription du signe représente donc une violation de l’art. 8 LPAP. Sur la base de l’art. 18 LPAP, le DFJP pouvait bien ordonner à l’IPI de radier le signe pour les classes 6 et 19 (c. 3.2.3.3). En revanche, les marques de services étant exclues du champ d’application de la LPAP, le DFJP ne pouvait pas ordonner la radiation de la marque de service « TI CENTRO FUNERARIO » en classe 45 (c. 3.3). Le recours est partiellement admis. La décision de radiation de la marque en classe 45 doit être annulée, bien que ce résultat ne soit pas nécessairement convaincant sur un plan pratique (sic!). Au surplus, le recours est rejeté (c. 5). [AC]

L’action en constatation de la nullité d’une marque, au sens de l’art. 52 LPM, est intentée contre son titulaire. Si la marque est enregistrée au nom d’une personne morale qui a été radiée du registre du commerce, il faut en principe requérir la réinscription de cette dernière avant de pouvoir intenter une action en constatation contre elle. Ce n’est que lorsque la réinscription est impossible, par exemple parce qu’elle n’est pas prévue dans le pays de la société radiée, qu’on peut y renoncer et que l’action peut être dirigée contre tout éventuel titulaire de la marque (c. 3). Tel n’est pas le cas en l’espèce, et la société attaquée n’a dès lors pas la capacité d’être partie (c. 3b). Par conséquent, le tribunal doit rendre une décision de non-entrée en matière (c. 3c). Par ailleurs, pour la reconnaissance de la décision de radiation du registre de l’État étranger, l’attestation d’entrée en force prévue par l’art. 29 al. 1 lit. b LDIP doit émaner d’une autorité de cet État. Une déclaration sous serment n’est pas suffisante pour établir la preuve de l’entrée en force de la décision (c. 4). [SR]

Opposition partielle admise par l'IPI. Conclusion d'un accord de coexistence entre les deux parties. En accord avec elles, recours admis, et, suite à la radiation partielle de la marque attaquée, annulation de la décision de l'IPI (à l'exception du chiffre fixant la taxe d'opposition). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des parties, un accord à l'amiable ayant été trouvé sans avoir causé un travail considérable au tribunal. [SR]

L’Institut a tenté, en vain, d’informer la défenderesse – dont le siège est à l’étranger – de l’ouverture de la procédure, conformément à la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). La défenderesse n’a pas retiré le courrier de l’Institut. Il est donc considéré comme notifié. (faits 4). La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « BREATHE LIFE », une recherche par le biais d’un moteur de recherche internet et une déclaration d’un consultant de SPIRITSUISSE (c. 7). La recherche d’usage démontre que la défenderesse n’a pas de présence en ligne sous sa raison de commerce. La recherche internet démontre que la marque attaquée « BREATHE LIFE » n’est pas utilisée en ligne en Suisse ou en Allemagne. La marque attaquée est absente des principaux sites de son domaine d’activité. Contacté, un important distributeur national dans son secteur n’a pas pu donner des indications établissant un usage de la marque attaquée (c. 9-10). La déclaration du consultant de SPIRITSUISSE n’est pas pertinente en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de spiritueux en l’espèce (c. 11). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 12). La marque « BREATHE LIFE » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La procédure d'annulation devant être simple, rapide et peu coûteuse, une indemnité de CHF 1 200.00 est accordée par échange d’écriture. [AC]

La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « SUPER ERREX » (c. 7). Cette recherche d’usage est composée d’informations relatives à la marque attaquée, d’information concernant la partie défenderesse, de diverses recherches internet, des résultats de prise de contact avec la défenderesse et d’études de marché (c. 8). Ces éléments font apparaître que la marque attaquée de la défenderesse n’est pas ou très peu présente sur les sites qui proposent des produits concurrents ou complémentaires. Contacté, l’un des employés de l’un des seuls sites sur lequel apparaît la marque attaquée a affirmé que le modèle de mobilier métallique portant la marque attaquée avait été remplacé depuis longtemps déjà par un nouveau modèle portant un autre nom (c. 9-13). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 14). La marque « SUPER ERREX » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La recherche en usage concernant la marque attaquée étant décisive pour rendre le non-usage vraisemblable, il s’agit d’une dépense nécessaire dont le coût (CHF 830.-) doit être remboursé. [AC]

Dans la procédure de recours B-2637/2021, la recourante, titulaire de la marque « miu miu (fig.) » recourt contre la décision de l’instance précédente d’admettre partiellement son opposition à l’encontre de la marque « miu miu TIMEWEAR (fig.) », révoquant l’enregistrement pour tous les produits revendiqués, à l’exception des « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 (état de fait A – A.b.a.c). La situation est la même dans la procédure de recours B-2756/2021, le recours portant sur l’enregistrement de la marque attaquée « MIU MIU (fig.) » pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14, celle-ci étant par ailleurs révoquée à l’exception de certains produits en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 30 (état de fait A.b.b – B.a.b). C’est la recourante qui détermine l’objet du litige (c. 2.1.2). En l’espèce, la recourante ne conteste que l’admission par l’instance précédente des deux marques attaquées pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 (c. 2.2 – 2.2.2.3). Dans la mesure où il s’agit de la même marque opposante, que les marques attaquées sont destinées aux mêmes produits, qu’elles partagent l’élément « miu miu », et qu’il s’agit des mêmes parties, les causes sont jointes en un seul arrêt (c. 5.2 – 5.3). Au cours de la procédure, l’intimée a demandé la radiation partielle de chacune de ces marques pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14. Les conclusions de la recourante demandant la révocation de l’enregistrement en lien avec ces produits sont donc devenues sans objet (c. 7.1 – 7.1.2.1). Les conclusions concernant les frais et dépens dans les procédures d’opposition et les recours subsistent (c. 7.2.2.2). La radiation des marques attaquée conduit sur ce point au même résultat que si les oppositions avaient été admises (c. 8). Dans l’opposition faisant l’objet du recours B-2637/2021, l’instance précédente a mis à la charge de l’intimée les frais dans leur intégralité. La recourante ne démontrant pas en quoi les frais et dépens doivent être modifiés dans la décision attaquée, ses conclusions y relatives sont rejetées (c. 8.1 – 8.1.3). Pour l’opposition qui fait l’objet du recours B-2756/2021, l’instance précédente a mis à la charge de l’intimée la moitié de la taxe d’opposition (c. 8.2.1). La radiation de la marque attaquée pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 ne modifie que très légèrement le rapport entre les produits pour lesquels l’opposition est admise, et ceux pour lesquels elle est rejetée. Une modification de la répartition des frais n’est pas justifiée. Les conclusions de la recourante y relatives sont rejetées (c. 8.2.3). La conclusion par laquelle la recourante demande au TAF d’« annuler formellement la restriction nulle des marques litigieuses à l’horlogerie et instruments chronométriques » est irrecevable dans la mesure où elle dépasse l’objet de la contestation (c. 9.1). L’intimée a déposé une demande de radiation de la marque opposante pour les produits d’« horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14. Dans la mesure où une telle radiation ne modifierait pas la situation des marques de l’intimée ne lien avec ces produits, cette demande est rejetée (c. 10 – 10.3.2). Il n’y a pas lieu d’ordonner des débats publics (c. 11 – 11.3). En résumé, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont devenus sans objet, rejetés ou irrecevables (c. 12.1.2). C’est le comportement de l’intimée qui rend sans objet l’essentiel des recours. Les frais sont mis à sa charge et il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (c. 13.2 – 14.1.2). [YB]

L’intimée a déposé une demande de radiation pour non-usage de la marque CH 590'688 « KOHLER ». L’instance précédente, admettant une autre demande de radiation originaire d’une tierce partie, ordonne, au cours de la procédure, la radiation totale de la marque contestée. Le TAF n’est pas entré en matière sur le recours de la recourante dans cette procédure. Suite à cette radiation, l’instance précédente décide de classer la demande de l’intimée comme étant devenue sans objet, décision contre laquelle la recourante fait recourt. L’objet de la procédure de recours est limité à ce qui a déjà fait, ou ce qui aurait dû faire l’objet de la procédure de première instance selon une interprétation correcte de la loi. En l’espèce, la décision attaquée se limite à la question de l’absence d’objet dans la procédure de radiation lancée par l’intimée et de ses conséquences. Les questions relatives à l’autre procédure de radiation, qu’elles soient matérielles ou procédurales, ainsi que les questions relatives à la procédure si le défaut d’objet n’était pas survenu ne font pas partie de l’objet du litige (c. 1.2). Les autres conditions étant remplies, le TAF entre en matière uniquement sur les demandes en lien avec l’objet du litige (c. 1.3). La recourante demande que la décision de classement, faute d’objet, soit annulée mais ne motive cette demande que par le fait que la marque attaquée a été radiée à tort dans une autre procédure. La demande est rejetée dans la mesure où elle est hors de l’objet de la présente procédure (c.3). La recourante conteste le fait que l’instance précédente ait mis à sa charge la moitié de la taxe de radiation (c. 4). Lorsque la procédure doit être classée sans transaction conclue entre les parties, la répartition des frais s’effectue sur l’issue présumée de la procédure, sur la question de savoir qui a causé l’absence d’objet et qui a engagé la procédure (c. 4.1). L’instance précédente, appelée à examiner sommairement le non-usage de la marque attaquée a, à juste titre, mis les frais à la charge de la recourante (c. 4.2). Le fait que la même marque fasse l’objet de plusieurs demandes de radiation n’implique pas qu’une seule et même taxe de radiation soit imputée à la recourante (c. 4.3). Les dépens ayant pour but d’indemniser la partie ayant obtenu gain de cause pour les frais occasionnés par la procédure, le fait qu’une telle indemnité ait été réclamée pour la même marque dans la première procédure n’empêche pas qu’une autre indemnité lui soit réclamée dans la présente procédure (c. 4.4). Le recours est rejeté. Certaines demandes dépassent largement l’objet du litige. Comme la recourante n’est pas représentée par un avocat, que l’instance précédente a plutôt brièvement motivé l’allocation des frais et dépens et que le TAF n’a pas encore informé la recourante de l’interdiction de mener un procès de manière téméraire, aucune sanction n’est prononcée selon l’art. 60 al. 2 PA. [YB]