II Droit des marques et des indications de provenance

Procédure

Enregistrement international

08 janvier 2008

TAF, 8 janvier 2008, B-7416/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Emballage de praliné (3D) » ; enregistrement international, refus, délai supplémentaire, motifs, notification, fait nouveau, signe tridimensionnel, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public ; art. 5 ch. 2 AM, Règle 16 REC-AM, Règle 18 REC-AM, Règle 28 ch. 3 REC-AM, art. 2 lit. d LPM, art. 10 al. 1 OPM.

Le délai d'un an prévu par l'art. 5 ch. 2 AM est respecté même si le refus n'est que provisoire, pour autant que ce dernier contienne tous les motifs invoqués dans le refus définitif (c. 3.3). Il y a une exception à ce principe lorsqu'une notification de l'OMPI intervenant dans le délai de refus contient des faits nouveaux qui constituent des motifs n'ayant pas été invoqués par l'autorité nationale dans sa première décision (art. 5 AM et Règles 16 et 18 REC-AM). Une telle notification fait alors partir un nouveau délai d'un an. La Règle 28 ch. 3 REC-AM ne doit toutefois pas permettre à l'autorité nationale de bénéficier d'un délai supplémentaire pour faire valoir subséquemment des motifs sans rapport avec la notification à l'origine du nouveau délai (c. 3.4). En l'espèce, la notification initiale de l'OMPI du 22 mai 2003 pour le signe de la recourante ne mentionnait pas son caractère tridimensionnel. La décision de refus provisoire du 13 mai 2004 de l'autorité inférieure se fondait sur l'unique motif que le signe était représenté à différents stades de conception, contrevenant aux art. 2 lit. d LPM et 10 al. 1 OPM (c. 3.5). Une notification de l'OMPI du 11 mars 2004 a confirmé le caractère tridimensionnel du signe de la recourante. Lorsque celle-ci a indiqué à l'autorité inférieure que le signe représenté était bien le même, mais sous différentes perspectives, le motif de refus initial a été abandonné (c. 3.7). Le 8 décembre 2004, l'autorité inférieure a rendu une décision de refus définitive au motif que le signe concerné appartiendrait au domaine public. À aucun moment l'autorité inférieure ne s'est posé de questions sur le caractère tridimensionnel du signe concerné, de sorte que la notification de l'OMPI du 11 mars 2004 ne contenait aucun fait nouveau appelant de nouveaux motifs de refus et n'a fait partir aucun nouveau délai. Le délai pour faire valoir l'ensemble des motifs de refus courait donc jusqu'au 22 mai 2004 et la décision de l'autorité inférieure du 8 décembre 2004 est ainsi hors délai (c. 3.6 et 3.7). Le recours est recevable et la protection accordée (c. 4).

Fig. 155 – Emballage de praliné (3D)
Fig. 155 – Emballage de praliné (3D)

20 mars 2008

TAF, 20 mars 2008, B-7429/2006 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Diacor / Diastor » ; enregistrement international, registre des marques, liste des produits et des services, restriction à certains produits ou services, OMPI, IPI, preuve, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, procédure d’opposition, identité des produits ou services, risque de confusion, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 46 al. 1 LPM.

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).