Disposition

     LBI (RS 232.14)

          Art. 140k

04 juillet 2017

TFB, 4 juillet 2017, S2016_009 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2017 p. 745, « Sevelamer » ; Certificat complémentaire de protection, réintégration en l’état antérieur, décision de l’IPI en force, motifs de nullité; art. 44 PA, art. 48 PA, art. 26 LBI, art. 47 LBI, art. 65 LBI, art. 77 LBI, art 140k LBI, art. 140m LBI, art. 261 al. 1 let. a CPC, art 261 al. 1 let. b CPC.
La défenderesse prétend que le rétablissement du délai par l'IPI pour le dépôt d’un certificat complémentaire de protection (CCP) a été effectué à tort en violation de l'art. 47 LBI et qu’elle est en droit de l'invoquer dans une procédure civile en violation de CCP pour faire annuler le CCP. La décision de l'IPI d'accorder un CCP touche une partie qui a l'intention de mettre sur le marché un médicament générique du médicament breveté après l'expiration du brevet et qui a donc un intérêt digne de protection à l’annulation du CCP. Une telle partie est au courant de la délivrance du CCP, car, dès la publication de la demande de brevet, elle surveille attentivement si Swissmedic accorde une autorisation de mise sur le marché pour le médicament correspondant. Dans l’affirmative, pendant les 18 mois qui suivent, elle contrôle si une demande de CPP est publiée et si un CPP est accordé (délai de six mois pour le dépôt plus un an pour une éventuelle demande de réintégration en l’état antérieur de l'art. 47 al. 2 LBI). Si à l'époque - en 2006 - la défenderesse avait un intérêt correspondant, elle avait donc le droit de recourir contre l'ordonnance en question (art. 44 aPA en liaison avec l'art. 48 lit. a aPA [état au 9 décembre 2003]). La défenderesse aurait ainsi eu le pouvoir de contester l'octroi du CCP, la procédure judiciaire lui étant ouverte, en invoquant la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 lit a et b aPA). La voie du recours à la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle lui était ouverte dans les 30 jours (art. 50 a PA et 59c aLBI). Elle aurait ainsi pu contester la décision incidente relative à la restauration du délai en même temps que l’octroi du CCP (art. 45 al. 3 aPA). La défenderesse ne l'a pas fait et a donc perdu son droit de contester la validité du CCP sur cette base. La décision d'octroi du CCP est donc entrée en force (c. 3.6). Il est possible qu’à l'époque (2006) - la défenderesse (productrice de génériques) n'ait pas encore eu l'intention de mettre sur le marché, après l'expiration du brevet, une version générique du médicament breveté; si un tel intérêt apparaît plus tard, elle doit vivre avec la situation de l'époque, à savoir un CCP accordé sur la base d’une décision définitive. La sécurité juridique en faveur du propriétaire du CCP l’exige (c.3.6). Il n’y a pas de base légale pour annuler un CCP dans une procédure civile en raison d’une restauration d’un délai contraire au droit. Les motifs de nullité énumérés à l'art. 140k LBI doivent être considérés comme exhaustifs (c. 3.6). L'expression « est nul si » de l’art. 140k LBI correspond au libellé de l'art. 26 LBI relatif à la nullité des brevets ; or, il n’est pas contesté que la liste des motifs de nullité de l’art. 26 LBI est exhaustive. Une référence au droit européen ne mène pas à une conclusion différente. L’art. 15 al. 1 lit. a du règlement  (CE) No 469/2009  du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, énumère des motifs concrets de nullité, auxquelles correspondent les motifs du droit suisse (cf. le message du Conseil fédéral relatif à la révision de l'art. 140k LBI, FF 1993 III 709). Il n'y a donc aucune raison de ne pas considérer la liste de l'art. 140k de la loi sur les brevets comme exhaustive. Le rétablissement contraire au droit du délai de dépôt n'y figure pas ; par conséquent, il ne peut pas être invoqué comme motif de nullité. [DK]

CPC (RS 272)

- Art. 261b

- Art. 261

-- al. 1 let. b

-- al. 1 let. a

LBI (RS 232.14)

- Art. 140m

- Art. 65

- Art. 140k

- Art. 47

- Art. 77

- Art. 26

PA (RS 172.021)

- Art. 44

- Art. 48

12 juillet 2018

TF, 7 décembre 2018, 4A_415/2018 (d)

ATF 145 III 91; sic! 5/2019, p. 320-324, « Sevelamer II » ; certificat complémentaire de protection, motifs de nullité ; art. 26 LBI, art. 140k al 1 LBI

La liste des motifs de nullité de l’article 140k al. 1 LBI est exhaustive et par conséquent, seuls ces derniers peuvent être invoqués dans le cadre d’une action en nullité. Cette exhaustivité permet, d’une part, de satisfaire à l’exigence de sécurité juridique et, d’autre part, de tenir compte de la conséquence grave de la nullité d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection (c. 2.2.3). Le non-respect du délai de dépôt d’une demande de certificat complémentaire de protection ou une réintégration en l’état antérieur admise à tort (question laissée ouverte en l’espèce) n’entraîne pas la nullité du certificat complémentaire de protection (c. 3). [CS- DK]

29 avril 2008

TF, 29 avril 2008, 4A_52/2008 (d)

sic! 9/2008, p. 643-647, « Alendronsäure II » ; certificat complémentaire de protection, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection ; art. 56 CBE 2000, art. 8 CC, art. 24 LBI, art. 1 al. 2 LBI, art. 26 LBI, art. 27 LBI, art. 74 LBI, art. 140d al. 1 LBI, art. 140k al. 1 lit. d et e LBI.

Constatation de la validité d'un certificat complémentaire de protection (CCP) et relation entre le procès en nullité de ce CCP et la question de savoir si le brevet d'origine qui doit être limité vise encore le produit pour lequel le CCP a été octroyé.

29 avril 2008

TF, 29 avril 2008, 4A_52/2008 (d)

sic! 9/2008, p. 643-647, « Alendronsäure II » ; certificat complémentaire de protection, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection ; art. 56 CBE 2000, art. 8 CC, art. 24 LBI, art. 1 al. 2 LBI, art. 26 LBI, art. 27 LBI, art. 74 LBI, art. 140d al. 1 LBI, art. 140k al. 1 lit. d et e LBI.

Constatation de la validité d'un certificat complémentaire de protection (CCP) et relation entre le procès en nullité de ce CCP et la question de savoir si le brevet d'origine qui doit être limité vise encore le produit pour lequel le CCP a été octroyé.

27 mai 2015

TFB, 27 mai 2015, O2013_011 (d)

sic! 11/2015, p. 642-644, « Desogestrelum » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection, intérêt pour agir, répartition des frais de procédure, frais et dépens, appréciation du juge, frais inutiles, vraisemblance, chance de succès, durée de la procédure, durée résiduelle du certificat complémentaire de protection, expertise, nullité d’un certificat complémentaire de protection, gain de cause, contraceptif, Desogestrelum ; art. 1 al. 2 LBI, art. 140k al. 1 lit. e LBI, art. 107 al. 1 lit. e CPC.

La demanderesse a perdu tout intérêt juridique à agir, après que le certificat complémentaire de protection (CCP), visé par son action en constatation de nullité, a expiré en cours de procédure et que, suite à cela, la défenderesse a renoncé à tout dommage et intérêt (c. 3.2). Dans ces conditions, la demande est devenue sans objet et a été radiée du rôle (c. 4). Lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement, le tribunal peut s'écarter des règles générales (art. 106 CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Le tribunal prend alors en considération quelle est la partie qui a pris l’initiative de l’action, quelle aurait été vraisemblablement l’issue de la procédure, quelle est la partie qui est à l’origine des motifs qui ont rendu la procédure sans objet et quelle est la partie qui a causé des frais inutiles (c. 5.1). Entre 2012 et 2014, les actions introduites devant le TFB en vue de constater la nullité de certificats complémentaires de protection ont duré 216, 224 et respectivement 413 jours. Dès lors, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir causé des frais inutiles en introduisant une telle action plus de 20 mois avant l’expiration du certificat complémentaire de protection visé. Elle pouvait légitimement s’attendre à obtenir une décision avant ladite expiration (c. 5.4). Il ressort de l’expertise qui a été menée durant la procédure que le brevet sur lequel a été délivré le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 1 al. 2 LBI (il découlait de manière évidente de l’état de la technique) et donc que le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 140k al. 1 lit. e LBI (c. 5.5.6). Deux procédures parallèles en Allemagne et en France sont parvenues à la même conclusion (c. 5.5.7). La demanderesse aurait donc probablement obtenu entièrement gain de cause. En application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC, les frais sont entièrement à la charge de la défenderesse (c. 5.6). [AC]