Tous les moyens de preuve déposés par la recourante représentent la marque « P&C (fig.) » soit sous une forme qui s’écarte du signe enregistré – « P&C » – soit avec l’élément verbal « Peek » ajouté. La marque « P&C (fig.) » se caractérise par une police moderne et arrondie qui lui confère sa force distinctive. L’autre représentation de la marque, « P&C », se distingue à tel point de la marque « P&C (fig.) », que l’impression d’ensemble des deux signes diffère fortement. Le signe « P&C » possède sa propre typicité et constitue un autre signe, constitué de la même suite de lettres. Ces éléments de preuves ne peuvent donc pas être retenus pour établir la vraisemblance de l’usage sérieux de la marque (c. 3.6). Sur les moyens de preuves restant, la marque « P&C (fig.) » est accompagnée de l’élément verbal « Peek ». Cet ajout ne modifie cependant pas l’impression d’ensemble de la marque (c. 3.6). Ces moyens de preuve consistent en des copies de photographies de vêtements et d’étiquettes. Les indications sur les étiquettes sont en allemand et les prix sont indiqués en euros. Il n’est donc pas improbable que ces produits soient destinés au marché européen germanophone. Or, comme attesté par la liste des magasins fournie par la recourante, celle-ci dispose de points de vente en Autriche. De plus, les photographies de produits et d’étiquettes, ainsi que les informations concernant les dates et les lieux de ces photographies sont dépourvues de valeur probante en ce qu’elles relèvent de la discrétion de la recourante. Même la date attribuée à l’une des photographies n’est pas probante, car la date d’un appareil photo peut être réglée manuellement. Les copies de photographies doivent donc être considérées comme de simples allégations des parties. Ainsi, ces pièces ne constituent que des indices de la probabilité d’un usage, mais ne suffisent pas à établir un usage commercial sérieux en Allemagne (c. 3.7). La recourante prétend qu’en recoupant les informations des étiquettes avec son système logistique interne, il est possible d’établir un usage sérieux de la marque « P&C (fig.) ». Par de tels recoupements, il appert que des lots de 3 622 et 4 980 vêtements ont été livrés à différents endroits en Allemagne. Il n’est cependant pas établi qu’il s’agisse de produits portant la marque « P&C(fig.) », ni que depuis ces différentes adresses, ces produits aient été mis en vente en Allemagne. Ces moyens de preuve ne suffisent pas non plus à établir un usage sérieux de la marque « P&C (fig.) » en Allemagne (c. 3.8). La déclaration sur l’honneur de la recourante n’est qu’une simple allégation des parties, qui ne suffit pas à établir l’usage sérieux de la marque (c. 3.9). Le recours est rejeté (c. 4). [AC]

Le
droit à la marque confère, selon l’art. 13 LPM, au titulaire le
droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les
produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le
titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes qui sont
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou
services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque
de confusion (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c
LPM). Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte
atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. Tel est le
cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires
pertinents soient induits par la similitude des signes et attribuent
les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais
titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la
différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux
liens entre leurs titulaires (c. 2.1). L’autorité précédente a
constaté que l’intimée No 1 a enregistré ses marques
« OTTO-Versand » pour la Suisse en 1979 et « OTTO »
en 1994, alors que la recourante a déposé elle ses marques
« OTTO’S » et « OTTO’S » (fig.) en 1998
et 1999 (c. 2.2). L’intimée peut ainsi prétendre à un droit de
priorité pour les produits et services enregistrés par les deux
parties, au sens de l’art. 6 LPM (c. 2.2.1). Ne peut par contre pas
être suivi le point de vue de l’autorité précédente selon
lequel la prestation de service « vente par correspondance »
pour laquelle l’intimée 1 bénéficie d’un droit de priorité
par rapport à la recourante, concernerait la vente de produits sur
Internet. La simple vente ou distribution de produits n’entre pas
dans la notion de prestations de service de commerce de détail,
indépendamment du type de canaux de vente par lesquels elle
intervient. La vente de marchandise sur catalogue ou par Internet ne
constitue pas un service au sens du droit des marques ; au
contraire, les produits vendus sont distingués par la marque, quel
que soit leur mode de distribution (c. 2.2.2). L’art. 11 al. 1 LPM
prévoit qu’après l’échéance du délai de carence de l’art.
12 LPM, la marque est protégée pour autant qu’elle soit utilisée
en relation avec les produits ou les services enregistrés. Cette
obligation d’usage correspond à la fonction commerciale de la
marque et tend simultanément à empêcher que des marques soient
enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non usage,
une action en radiation peut être intentée (c. 2.3). En vertu du
principe de la territorialité, le droit à la marque n’est donné
que par le dépôt et l’usage en Suisse. L’intimée No 1 n’a,
de manière incontestée, pas utilisé ses marques en Suisse. La
recourante aurait ainsi en principe pu agir en radiation de ces
marques. L’intimée No 1, dont le siège est en Allemagne, peut
toutefois de prévaloir de la convention entre la Suisse et
l’Allemagne du 13 avril 1892 (RS O.232.149.136) dont l’art. 5.1
prévoit qu’un usage de la marque en Allemagne vaut usage de la
marque en Suisse, le droit suisse déterminant ce qui est retenu
comme constitutif d’usage. Sur la base de ses marques antérieures
« OTTO » et « OTTO-Versand », l’intimée No
1 pourrait interdire à la recourante l’utilisation de sa marque
postérieure « OTTO’S » en vertu de l’art. 3 al. 1
LPM dans la mesure où il en résulte un risque de confusion. La
recourante s’est cependant prévalue de la péremption. Une
péremption du droit d’agir ne doit pas être admise à la légère
puisque seul l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé.
L’exercice tardif d’un droit peut ainsi être abusif lorsqu’il
repose sur une méconnaissance fautive de la violation de ce droit et
que l’auteur de la violation peut avoir considéré de bonne foi
que l’absence de réaction constituait une tolérance de cette
violation. La jurisprudence exige en plus que l’auteur de la
violation se soit constitué dans l’intervalle une situation digne
de protection. Si l’autorité précédente s’est bien basée sur
ces principes pour examiner la question de la péremption du droit
d’agir, elle aurait dû considérer que les conditions d’une
péremption du droit d’agir étaient remplies en l’espèce, en
particulier étant donné l’étendue de la position digne de
protection que s’est constituée la recourante et le fait que
l’intimée a non seulement toléré l’utilisation du signe
postérieur, mais a expressément renoncé à se prévaloir de son
droit de priorité. L’intimée No 1 ne peut ainsi pas se prévaloir
de son droit à la marque prioritaire pour interdire à la recourante
l’usage du signe « OTTO’S » (c. 2.3.2). L’autorité
précédente peut être suivie sur le point que la péremption du
droit d’agir de l’intimée No 1 vis-à-vis de la recourante ne
débouche pas sur une perte du droit à la marque prioritaire qui, au
contraire, en tant que droit absolu demeure vis-à-vis de tous les
autres participants au marché. Il n’existe aucune raison pour que
la recourante puisse de son côté, sur la base de l’art. 3 al. 1
LPM, exclure l’intimée No 1, en tant que titulaire d’un droit
prioritaire, de la protection du droit des marques (c. 2.3.3). Il en
résulte que chacune des parties peut utiliser ses marques pour
distinguer les produits et les services qui ont été revendiqués,
sans que l’autre partie puisse lelui interdire sur la base du droit
des marques (c. 2.3.4). Les dispositions de la loi contre la
concurrence déloyale disposent d’un domaine d’application propre
indépendant de celui du droit des marques (c. 3). L’autorité
précédente a omis à tort de vérifier si l’extension envisagée
de l’activité commerciale de l’intimée était susceptible de
créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD.
L’autorité précédente a ainsi violé l’art. 3 al. 1 lit. d LCD
en limitant à un seul canal de vente l’accès au marché sur
lequel l’intimée souhaitait développer son activité sous ses
marques et en niant par-là, de manière erronée, la priorité
temporelle de la recourante sur ce segment de marché (c. 3.6). Le
recours est partiellement admis. [NT]

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « APTIV » (dépôt N°725'229 du 14 décembre 2018, pour différents produits et services en classes 7, 9, 12, 35, 38, 40 et 42), contre laquelle la recourante, titulaire de la marque opposante « APTIS » (enregistrement international N°739'865 du 21 juillet 2000) invoque l’exception de non-usage lors de la procédure d’opposition (état de fait A.a à B). L’opposante doit uniquement rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. 3.2.2). La recourante ne prétend pas faire un usage sérieux de sa marque en Suisse mais en Allemagne. Les produits revendiqués (des bus) ne sont pas des produits de consommation courante. L’usage sérieux doit être examiné en fonction des circonstances particulières (c. 4.2.3). En l’espèce, rien n’indique que les documents déposés par la recourante attestent un usage sérieux en Allemagne (c. 4.3.1). S’il n’est pas contesté que la marque a été apposée sur des bus (c. 4.3.2), la recourante n’a vendu aucun bus en Allemagne. L’usage sérieux doit donc être examiné en fonction des opérations de prospection effectuées (c. 4.3.3.1). Celles-ci doivent refléter une certaine permanence dans l’effort réalisé (c. 4.3.3.1). En l’espèce, la marque a été apposée sur des bus pendant moins d’un mois, et uniquement à Berlin et Hambourg (c. 4.3.3.3). En l’absence d’autres tentatives de commercialisation, ces activités ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux (c. 4.3.3.4). L’éventuel succès ou l’échec commercial n’entrent en principe pas en ligne de compte dans l’examen ; bien qu’en l’espèce, la question ne se pose pas au vu de la faiblesse des activités de commercialisation (c. 4.3.3.5). Sur le plan virtuel, les traces de la marque qui n’émanent pas de la recourante et qui n’ont pas été autorisées par celle-ci n’entrent pas en ligne de compte (c. 4.3.4.1). le TAF examine l’activité virtuelle de la recourante sur la base de l’article 3 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet de 2001. Bien que la recourante ait une activité commerciale en Suisse et en Allemagne, celle-ci n’est pas liée à sa marque « APTIS ». Les efforts commerciaux dirigés en Allemagne sont insuffisants pour admettre un usage sérieux. Les prix ne sont pas libellés en CHF, bien que cet élément ne soit pas éminemment probant compte tenu des spécificités du marché. Les pièces sont rédigées en langue allemande et la marque opposante est enregistrée en Suisse. Ces éléments ne permettent de conclure qu’à l’existence de liens ténus entre le produit et la Suisse ou l’Allemagne (c. 4.3.4.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un usage numérique sérieux de sa marque (c. 4.4). La question de savoir si un usage virtuel sérieux en Allemagne doit être reconnu en Suisse sur la base de la Convention CH-D est laissée ouverte (c. 4.3.4.2). Le recours est rejeté et le rejet de l’opposition confirmé (c. 5). [YB]

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3^bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]