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  • des revendications en cours de procédure

02 juin 2014

TF, 2 juin 2014, 4A_541/2013 (d)

sic! 9/2014, « SelbstklebendeBänder » p. 555- 559 ; action en annulation partielle, modification des revendications encours de procédure, disclaimer, modifications des conclusions, fait nouveau, droit d’être entendu, motivation des décisions, interprétation d’un brevet, non-évidence ; art. 99 al. 1 LTF, art. 51 al. 2 LBI, art. 51 al. 3 LBI, art. 69 ch. 1 1ère et 2eme phrases CBE 2000. cf. N XXX (vol. XXX ;  TFB, 17 septembre 2013, O2012_030 ; arrêt du TFB dans cette affaire).

Des faits nouveaux (en l’espèce des limitations aux revendications) ou des preuves nouvelles ne peuvent être présentés par-devant le tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Des faits qui relèvent de la thématique portée devant l’autorité précédente, mais qui se sont déroulés après que cette dernière ait rendu sa décision (en l’espèce : des décisions relatives aux limitations des revendications) ne peuvent a priori pas être allégués dans la procédure de recours (c. 2.4). Le droit d’être entendu et le devoir de l’autorité de motiver sa décision n’impliquent pas que cette dernière se prononce sur tous les éléments amenés par les parties. Il suffit que la décision puisse, le cas échéant, correctement être attaquée (c. 3.3.2). La partie qui allègue la violation du droit d’être entendu ou le manque de motivation d’une décision doit montrer en quoi ce manquement l’aurait empêchée d’attaquer la décision (c. 3.3.2). Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet (art. 51 al. 2 LBI et art. 69 al. 1 1iere phrase CBE 2000). Le texte des revendications constitue le point de départ de toute interprétation. La description et les dessins peuvent servir à leur interprétation (art. 51 al. 3 LBI et 69 al. 1 2e phrase CBE 2000). Les indications techniques contenues dans les revendications doivent être interprétées dans le sens dans lequel l’homme de métier les comprend (c. 4.2.1). Le brevet doit par ailleurs être interprété pour lui-même. On ne peut sans autre se reposer sur la terminologie utilisée dans un autre brevet (c. 4.2.2). Pour évaluer l’activité inventive, il y a lieu d’examiner si, en se fondant sur l’ensemble des solutions partielles et des contributions individuelles qui constituent l’état de la technique, l’homme de métier arrive avec un effort minimal à la solution proposée dans le brevet ou si un effort créatif supplémentaire est nécessaire. Cet examen doit se faire en partant de façon objective de la situation telle qu’elle existait au moment déterminant (c. 5.2.1). L’approche problème-solution n’est pas la seule possible (c. 5.2.2). [DK]

15 mai 2019

TFB, 15 mai 2019, O2016_010 (d)

Homme de métier, conclusion précise, action en annulation partielle, nullité partielle d’un brevet, limitation des revendications, modifications des revendications en cours de procédure ; art. 123 al. 2 CBE, art. 26 al. 1 lit. c LBI, art. 27 LBI, art. 97 al. 1 OBI.

L'homme du métier, en tant que personne juridique fictive, est une personne de la pratique au courant de l'état des connaissances générales dans le domaine concerné au moment pertinent (date de dépôt ou date de priorité). Il faut également partir du principe que cette personne a accès à tout ce qui appartient à l’état de la technique et qu'elle dispose des moyens et des compétences normaux pour des travaux et des essais de routine. L'homme de métier est l'homme de métier moyen qui n'a pas lui-même de talent inventif dans le domaine technique concerné. L'homme du métier moyennement bien formé n’est ni expert dans le domaine technique concerné ni un spécialiste possédant des connaissances exceptionnelles. Il n'a pas besoin d'avoir une vision globale de l'état de la technique, mais doit posséder des connaissances, des compétences et une formation solides ainsi qu’une expérience suffisante ; il connaît donc bien le domaine en question. Pour déterminer la qualification requise, il faut tenir compte des particularités de la branche technique. Il faut en particulier tenir compte de l’objectif industriel poursuivi et de la manière dont les hommes de métiers sont employés dans un secteur donné. La personne de métier déterminante pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive et les connaissances techniques que l’on peut lui attribuer correspondent au niveau d'examen appliqué à la question de la faisabilité et à celle de savoir si les documents initialement soumis sont suffisants pour l’étayer (c. 16). Selon la jurisprudence constante des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, la demande de brevet européen modifiée ne peut rien contenir qui ne puisse être déduit directement et sans ambiguïté des documents de demande initialement déposés. Il ne suffit pas qu'une modification proposée ne soit " pas incompatible " avec la divulgation initiale. Selon le Goldstandard, la question décisive est la suivante : qu'est-ce que l'homme du métier pouvait déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de la divulgation originale en se fondant sur ses connaissances générales, objectivement, à la date de dépôt ? (c. 20). Ni l'article 26 al. 1 LBI ni les articles 138 al. 1 et 139 CBE ne mentionnent le manque de clarté comme motif de nullité. Les listes des motifs de nullité figurant dans ces dispositions sont exhaustives. La recevabilité d'une demande du point de vue de la procédure civile ne doit pas être confondue avec cela. Toutefois, pour qu'une conclusion soit recevable, elle doit également être formulée de manière suffisamment précise. L'exigence de précision concerne non seulement les mesures d’interdiction dans un procès en contrefaçon de brevet, mais également les conclusions en limitation des revendications dans un procès en nullité de brevet (art. 27 LBI). Comme dans le cas d'une renonciation partielle en procédure civile, les conclusions en limitation d’une revendication de brevet (art. 27 LBI) doivent donc être claires dans les procédures civiles (cf. art. 97 al. 1 OBI). Une conclusion qui limite une revendication indépendante accordée en incluant une revendication dépendante connexe ne constitue pas une limitation matérielle de la revendication dépendante qui a été accordée. Ainsi, la revendication indépendante est abandonnée et la revendication dépendante correspondante est maintenue en tant que revendication indépendante dans le brevet ayant été limité. La renonciation à la revendication indépendante accordée constitue certes une limitation du brevet conformément à l'art. 27 (1) LBI. Toutefois, cette renonciation ne peut soulever aucune question de clarté, puisque la simple reformulation de la revendication dépendante en revendication indépendante ne constitue pas une limitation supplémentaire du brevet au sens de l'article 27 al. 1 LBI; par conséquent, sa clarté ne peut être examinée (c. 34). [DK-CS]

11 mai 2020

TF, 11 mai 2020, 4A_613/2019 (d)

Conditions de la protection du brevet, objet du brevet, étendue de la protection, nullité d’un brevet, revendication, demande de brevet, demande initiale, demande divisionnaire, demande parente, modification des revendications en cours de procédure, limitation de revendications, combinaison de caractéristiques, homme de métier, date de dépôt, brevet européen, gold standard, singling out, sécurité du droit, motivation du recours, frais et dépens, frais de conseil en brevets, conclusion subsidiaire, décision étrangère ; art. 69 CBE 2000, art. 76 al. 1 CBE 2000, art. 123 al. 2 CBE 2000, art. 138 al. 1 lit. c CBE 2000, art. 42 al. 2 LTF, art. 32 LTFB, art. 33 LTFB, art. 3 lit. a FP-TFB, art. 9 al. 2 FP-TFB, art. 26 al. 1 lit. c LBI, art. 51 al. 2 LBI, art. 58 al. 2 LBI.

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF) (c. 1.1). Cela ne s’applique toutefois pas sans autres aux conclusions subsidiaires, par lesquelles la recourante conteste les frais et dépens de la décision attaquée, indépendamment du fait qu’elle ait ou non gain de cause sur le fond (c. 1.2.1). En principe, les conclusions ayant pour objet une somme d’argent doivent être chiffrées, même lorsqu’elles portent sur la contestation des frais et dépens prononcés par la juridiction inférieure indépendamment du sort de la cause principale. Toutefois, dans de tels cas, il suffit en réalité que la motivation du recours indique dans quel sens la décision attaquée doit être modifiée (c. 1.2.2). En l’espèce, les dépens alloués par le Tribunal fédéral des brevets (TFB) se partagent entre une somme allouée pour les frais de conseil en brevets et une autre, moins importante, pour les frais de représentation par un avocat. La recourante se plaint du fait que la première somme soit plus importante que la seconde, et demande que les dépens soient au moins réduits de la différence. A cet égard, les conclusions subsidiaires peuvent être considérées comme suffisamment motivées (c. 1.2.3). Selon l’art. 26 al. 1 lit. c LBI, le juge constate la nullité du brevet lorsque l’objet de ce dernier va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt. Cette cause de nullité est tirée de l’art. 138 al. 1 lit. c CBE 2000. Ces deux dispositions sont liées, en ce qui concerne la procédure de délivrance européenne, à l’art. 123 al. 2 CBE 2000, qui limite la recevabilité des modifications dans la procédure de demande. En conséquence, la demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent être modifiés de telle manière que leur objet dépasse le contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée. De même, l’art. 76 al. 1 deuxième phrase CBE 2000 prévoit qu’une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée (c. 2.1.1). Ces dispositions ont pour but d'éviter que le détenteur d’un brevet n’améliore sa position en revendiquant des protections pour des objets n’ayant pas été couverts par la demande de brevet initiale. Elles servent notamment un but de sécurité juridique, car le public ne devrait pas être surpris par des revendications qui ne pouvaient pas être attendues sur la base de la demande initiale (c. 2.1.2). Dans ce contexte, l’ « objet du brevet » (qui, selon l'art. 26 al. 1 lit. c LBI, ne peut aller au-delà du contenu de la demande de brevet) ne doit pas être compris comme l’ « étendue de la protection » au sens des art. 51 al. 2 LBI et 69 CBE 2000, telle que déterminée par les revendications. Il s'agit plutôt de l’ « objet » au sens de l'art. 123 al. 2 CBE 2000 (ou de l'article 58 al. 2 LBI), incluant l’ensemble des éléments divulgués dans la description et les dessins. Selon la jurisprudence de l'Office européen des brevets, l'art. 123 al. 2 CBE 2000 n'autorise une modification après le dépôt de la demande que dans les limites de ce que l’homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque du contenu global de la demande initiale telle qu’elle a été déposée, en se fondant sur les connaissances techniques générales dans le domaine considéré (test du « gold standard »). Les modifications inadmissibles peuvent consister tant en des ajouts qu’en des omissions d’informations (c. 2.1.3). D'un point de vue procédural, une demande divisionnaire constitue une demande séparée, indépendante de la demande parente. Les modifications sont donc soumises aux exigences générales de l'art. 123 al. 2 CBE 2000. La question de savoir si la demande divisionnaire elle-même entre dans le champ d'application du contenu de la demande parente s’apprécie cependant selon l'art. 76 al. 1 deuxième phrase CBE 2000 (c. 2.2). En l’espèce, la juridiction inférieure a constaté que les documents de la demande initiale ne mettaient pas l’accent sur un rapport de poids de 2:1 ou sur la constipation en tant qu’effet secondaire pouvant être traité. Des exemples indiquant un rapport de poids de 2:1 des deux substances actives ont certes été mentionnés, mais il y avait aussi des exemples indiquant d’autres rapports de poids. Dans la description des effets secondaires, la constipation n'a été mentionnée que comme l'une des trois alternatives équivalentes. La constipation n’a été soulignée que dans la discussion sur l’état de la technique. Dans les exemples spécifiques de mise en œuvre, l’effet secondaire n'a pas du tout été abordé. Selon l’instance précédente, les documents soumis à l'origine n’indiquaient donc pas que le rapport de poids spécifique de 2:1 avait un lien particulier avec la réduction de la constipation. D'après elle, il n’y a eu de divulgation immédiate et sans équivoque ni du rapport de poids spécifique de 2:1 comme étant particulièrement privilégié, ni du traitement de la constipation comme étant associé à des avantages particuliers. Elle en déduit que l'inclusion de cette combinaison de caractéristiques dans la revendication 1 constituait une modification non autorisée, justifiant que la nullité du brevet soit prononcée (c. 2.4.2). La question est ici de savoir dans quelle mesure il est admissible, durant la procédure de demande, de choisir des éléments individuels dans plusieurs listes, chacune comportant plusieurs modes de mise en œuvre ou caractéristiques alternatives (problématique du « singling out ») (c. 3.1). La problématique de la suppression d'éléments de listes durant la procédure de demande a été souvent traitée dans la jurisprudence de l’Office européen des brevets. Le point de départ est la question de savoir si l'objet ou la combinaison d’éléments revendiqués dans le brevet litigieux peut être déduit directement et sans équivoque par l’homme du métier à partir des documents déposés dans la demande d’origine. Fondamentalement, la limitation d’une liste à une seule caractéristique est admissible. De même, la suppression d’éléments de plusieurs listes est en principe admissible si plusieurs alternatives sont encore revendiquées pour chacune d'elles, laissant ainsi subsister un groupe générique qui ne se distingue de l'objet de la demande initiale que par sa taille réduite. En revanche, la sélection d’un unique élément dans chacune des listes n’est généralement pas admise, dans la mesure où un tel procédé crée artificiellement une combinaison de caractéristiques précises, sans fondement dans la demande initiale. Dans un tel cas, la modification limite la protection du brevet, et apporte une contribution technique par rapport à l'objet initialement divulgué. La situation peut être différente s'il y avait déjà des références à cette combinaison dans la demande initiale, comme par exemple si les caractéristiques finalement sélectionnées avaient été indiqués comme « préférées ». Les circonstances spécifiques du cas d’espèce doivent toujours être prises en compte (c. 3.2). L’instance précédente n’a violé aucune des normes applicables en considérant que la partie suisse du brevet européen en cause est nulle (c. 3.5). Conformément à l'art. 32 LTFB, le TFB fixe les dépens selon le tarif visé à l’art. 33 LTBF. Selon l’art. 3 lit. a FP-TFB, les dépens alloués à la partie qui a gain de cause comprennent le remboursement des frais nécessaires. Ceux-ci comprennent l’indemnité du conseil en brevets, s’il intervient à titre de consultant uniquement (art. 9 al. 2 FP-TFB) (c. 5.1). Le TFB, qui peut apprécier librement si une dépense doit être remboursée en tant que dépense nécessaire, a indiqué que dans le cadre d’une action en nullité les frais du conseil en brevets peuvent dépasser ceux de représentation par un avocat. La recourante ne parvient pas à démontrer d’erreur d’appréciation du TFB qui puisse être corrigée par le Tribunal fédéral (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]

25 mai 2021

TF, 25 mai 2021, 4A_490/2020 (d)

Modification des revendications en cours de procédure, objet du brevet, étendue de la protection, frais et dépens ; art. 69 CBE, art. 123 al. 2 CBE, art. 138 al. 1 let. c CBE, art. 40 al. 1 LTF, art. 68 al. 2 LTF, art. 95 LTF, art. 105 LTF, art. 29 LTFB, art. 26 al 1 LBI, art. 58 al. 2 LBI.

 La requérante reproche à l'instance inférieure d'avoir violé l'art. 26 al. 1 let. c LBI et l'art. 123 al. 2 CBE en considérant que le brevet en cause avait été étendu de manière inadmissible par rapport à la première demande, ce qui a conduit à la nullité du brevet en cause. (c. 7). Selon l'art. 26 al. 1 let. c LBI, le tribunal doit constater sur demande la nullité d’un brevet si l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version pertinente pour la date de dépôt. Le motif de nullité de l'art. 138 al. 1 let. c CBE a donc été transféré au droit national (ATF 146 III 177 c. 2.1.1). Ces deux dispositions sont liées à l'art. 123 al. 2 CBE, qui restreint l'admissibilité des modifications dans la procédure de dépôt. Par conséquent, la demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent pas être modifiés de manière à ce que leur objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. également l'art. 58 al. 2 LBI). Cette disposition vise à empêcher le titulaire du brevet d'améliorer sa position en revendiquant la protection d'un objet qui n’a pas été divulgué dans la demande initiale. Il faut empêcher le demandeur d'introduire des modifications ou des développements ultérieurs dans la procédure de demande et d'obtenir ainsi un droit de protection qui est évalué par rapport à l'état de la technique au moment du dépôt. L’interdiction de telles modifications vise à assurer la sécurité juridique : le public ne doit pas être surpris par des revendications de brevet qui n'étaient pas prévisibles sur la base de la version initialement déposée (ATF 146 III 177 c. 2.1.1 et 2.1.2). Dans ce contexte, l'objet du brevet ne doit pas être confondu avec l'étendue de la protection au sens de l'art. 69 CBE telle que déterminée par les revendications du brevet. L'objet du brevet au sens de l'art. 123 al. 2 CBE inclut tout ce qui a été divulgué dans la description et les dessins. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB), cette disposition n'autorise une modification postérieure au dépôt que dans le cadre de ce que l'homme du métier peut déduire directement et sans ambiguïté de l'ensemble des documents de la demande tels qu'ils ont été initialement déposés, en utilisant les connaissances techniques générales - objectivement - en se référant à la date de dépôt. Cette norme de référence est appelée "gold standard" (ATF 146 III 177 c. 2.1.3 avec références) (c. 7.1.1). Une modification inadmissible peut consister tant en l'ajout qu'en l'omission d'informations (ATF 146 III 177 c. 2.1.3). Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, il n'est généralement pas permis, lors de la modification d'une revendication, d'extraire une caractéristique isolée d'une série de caractéristiques qui, à l'origine, n'étaient divulguées qu'en combinaison les unes avec les autres (par exemple, dans la description d’un mode de réalisation particulier). Une telle modification constitue une généralisation intermédiaire en ce que, bien qu'elle limite davantage l'objet revendiqué en soi, elle concerne néanmoins une combinaison non divulguée de caractéristiques qui est plus large que le contexte initialement divulgué (décision de la chambre de recours technique T 219/09 du 27 septembre 2010 c. 3.1 ; Selon cette jurisprudence, une telle généralisation intermédiaire ne peut être justifiée que s'il n'existe aucun lien fonctionnel ou structurel clairement perceptible entre les caractéristiques de la combinaison spécifique ou si la caractéristique isolée n'est pas inextricablement liée à ces caractéristiques (à cet égard, les décisions des chambres de recours techniques T 2489/13 du 18 avril 2018 c. 2.3 ; T 1944/10 du 14 mars 2014 E. 3.2 ; T 219/09 du 27 septembre 2010 c. 3.1). Elle n'est donc admissible que si l'homme de métier peut indubitablement constater, à partir de la demande telle qu'elle a été initialement déposée, que la caractéristique singularisée n'a pas de lien étroit avec les autres caractéristiques de l'exemple de réalisation, mais se rapporte directement et sans ambiguïté au contexte plus général (décisions T 2489/13 du 18 avril 2018 E. 2.3 ; T 2185/10 du 21 octobre 2014 E. 4.3 ; T 962/98 du 15 janvier 2004 E (c. 7.1.2). En vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, la partie qui succombe est généralement tenue de rembourser à la partie gagnante tous les frais nécessaires occasionnés par le litige, conformément au tarif du Tribunal fédéral. L'art. 1 du Règlement du 31 mars 2006 concernant l'indemnisation des parties et la rémunération de la représentation officielle dans les procédures devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3) prévoit que l'indemnité à laquelle la partie gagnante a droit en vertu de l'art. 68 LTF comprend les honoraires d'avocat (let. a) ainsi que les autres frais nécessaires engendrés par le litige (let. b). Compte tenu du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (cf. art. 95 ss et art. 105 LTF), les coûts liés à l'intervention éventuelle d'un conseil en brevets dans la procédure de recours au Tribunal fédéral doivent être considérés comme compensés par le tarif réglementaire. Il faut tenir compte du fait que les conseils en brevets - contrairement aux procédures devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 29 LFTB [RS 173.41]) - ne sont pas admis à représenter les parties dans les procédures de recours devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF) (c. 8). [DK]

CBE 2000 (RS 0.232.142.2)

- Art. 138

-- al. 1 lit. c

- Art. 123

-- al. 2

- Art. 69

LBI (RS 232.14)

- Art. 58

-- al. 2

- Art. 26

-- al. 1

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 40

-- al. 1

- Art. 68

-- al. 2

- Art. 95

- Art. 105

LTFB (RS 173.41)

- Art. 29

11 mai 2020

TF, 11 mai 2020, 4A_613/2019 (d)

Conditions de la protection du brevet, objet du brevet, étendue de la protection, nullité d’un brevet, revendication, demande de brevet, demande initiale, demande divisionnaire, demande parente, modification des revendications en cours de procédure, limitation de revendications, combinaison de caractéristiques, homme de métier, date de dépôt, brevet européen, gold standard, singling out, sécurité du droit, motivation du recours, frais et dépens, frais de conseil en brevets, conclusion subsidiaire, décision étrangère ; art. 69 CBE 2000, art. 76 al. 1 CBE 2000, art. 123 al. 2 CBE 2000, art. 138 al. 1 lit. c CBE 2000, art. 42 al. 2 LTF, art. 32 LTFB, art. 33 LTFB, art. 3 lit. a FP-TFB, art. 9 al. 2 FP-TFB, art. 26 al. 1 lit. c LBI, art. 51 al. 2 LBI, art. 58 al. 2 LBI.

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF) (c. 1.1). Cela ne s’applique toutefois pas sans autres aux conclusions subsidiaires, par lesquelles la recourante conteste les frais et dépens de la décision attaquée, indépendamment du fait qu’elle ait ou non gain de cause sur le fond (c. 1.2.1). En principe, les conclusions ayant pour objet une somme d’argent doivent être chiffrées, même lorsqu’elles portent sur la contestation des frais et dépens prononcés par la juridiction inférieure indépendamment du sort de la cause principale. Toutefois, dans de tels cas, il suffit en réalité que la motivation du recours indique dans quel sens la décision attaquée doit être modifiée (c. 1.2.2). En l’espèce, les dépens alloués par le Tribunal fédéral des brevets (TFB) se partagent entre une somme allouée pour les frais de conseil en brevets et une autre, moins importante, pour les frais de représentation par un avocat. La recourante se plaint du fait que la première somme soit plus importante que la seconde, et demande que les dépens soient au moins réduits de la différence. A cet égard, les conclusions subsidiaires peuvent être considérées comme suffisamment motivées (c. 1.2.3). Selon l’art. 26 al. 1 lit. c LBI, le juge constate la nullité du brevet lorsque l’objet de ce dernier va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt. Cette cause de nullité est tirée de l’art. 138 al. 1 lit. c CBE 2000. Ces deux dispositions sont liées, en ce qui concerne la procédure de délivrance européenne, à l’art. 123 al. 2 CBE 2000, qui limite la recevabilité des modifications dans la procédure de demande. En conséquence, la demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent être modifiés de telle manière que leur objet dépasse le contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée. De même, l’art. 76 al. 1 deuxième phrase CBE 2000 prévoit qu’une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée (c. 2.1.1). Ces dispositions ont pour but d'éviter que le détenteur d’un brevet n’améliore sa position en revendiquant des protections pour des objets n’ayant pas été couverts par la demande de brevet initiale. Elles servent notamment un but de sécurité juridique, car le public ne devrait pas être surpris par des revendications qui ne pouvaient pas être attendues sur la base de la demande initiale (c. 2.1.2). Dans ce contexte, l’ « objet du brevet » (qui, selon l'art. 26 al. 1 lit. c LBI, ne peut aller au-delà du contenu de la demande de brevet) ne doit pas être compris comme l’ « étendue de la protection » au sens des art. 51 al. 2 LBI et 69 CBE 2000, telle que déterminée par les revendications. Il s'agit plutôt de l’ « objet » au sens de l'art. 123 al. 2 CBE 2000 (ou de l'article 58 al. 2 LBI), incluant l’ensemble des éléments divulgués dans la description et les dessins. Selon la jurisprudence de l'Office européen des brevets, l'art. 123 al. 2 CBE 2000 n'autorise une modification après le dépôt de la demande que dans les limites de ce que l’homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque du contenu global de la demande initiale telle qu’elle a été déposée, en se fondant sur les connaissances techniques générales dans le domaine considéré (test du « gold standard »). Les modifications inadmissibles peuvent consister tant en des ajouts qu’en des omissions d’informations (c. 2.1.3). D'un point de vue procédural, une demande divisionnaire constitue une demande séparée, indépendante de la demande parente. Les modifications sont donc soumises aux exigences générales de l'art. 123 al. 2 CBE 2000. La question de savoir si la demande divisionnaire elle-même entre dans le champ d'application du contenu de la demande parente s’apprécie cependant selon l'art. 76 al. 1 deuxième phrase CBE 2000 (c. 2.2). En l’espèce, la juridiction inférieure a constaté que les documents de la demande initiale ne mettaient pas l’accent sur un rapport de poids de 2:1 ou sur la constipation en tant qu’effet secondaire pouvant être traité. Des exemples indiquant un rapport de poids de 2:1 des deux substances actives ont certes été mentionnés, mais il y avait aussi des exemples indiquant d’autres rapports de poids. Dans la description des effets secondaires, la constipation n'a été mentionnée que comme l'une des trois alternatives équivalentes. La constipation n’a été soulignée que dans la discussion sur l’état de la technique. Dans les exemples spécifiques de mise en œuvre, l’effet secondaire n'a pas du tout été abordé. Selon l’instance précédente, les documents soumis à l'origine n’indiquaient donc pas que le rapport de poids spécifique de 2:1 avait un lien particulier avec la réduction de la constipation. D'après elle, il n’y a eu de divulgation immédiate et sans équivoque ni du rapport de poids spécifique de 2:1 comme étant particulièrement privilégié, ni du traitement de la constipation comme étant associé à des avantages particuliers. Elle en déduit que l'inclusion de cette combinaison de caractéristiques dans la revendication 1 constituait une modification non autorisée, justifiant que la nullité du brevet soit prononcée (c. 2.4.2). La question est ici de savoir dans quelle mesure il est admissible, durant la procédure de demande, de choisir des éléments individuels dans plusieurs listes, chacune comportant plusieurs modes de mise en œuvre ou caractéristiques alternatives (problématique du « singling out ») (c. 3.1). La problématique de la suppression d'éléments de listes durant la procédure de demande a été souvent traitée dans la jurisprudence de l’Office européen des brevets. Le point de départ est la question de savoir si l'objet ou la combinaison d’éléments revendiqués dans le brevet litigieux peut être déduit directement et sans équivoque par l’homme du métier à partir des documents déposés dans la demande d’origine. Fondamentalement, la limitation d’une liste à une seule caractéristique est admissible. De même, la suppression d’éléments de plusieurs listes est en principe admissible si plusieurs alternatives sont encore revendiquées pour chacune d'elles, laissant ainsi subsister un groupe générique qui ne se distingue de l'objet de la demande initiale que par sa taille réduite. En revanche, la sélection d’un unique élément dans chacune des listes n’est généralement pas admise, dans la mesure où un tel procédé crée artificiellement une combinaison de caractéristiques précises, sans fondement dans la demande initiale. Dans un tel cas, la modification limite la protection du brevet, et apporte une contribution technique par rapport à l'objet initialement divulgué. La situation peut être différente s'il y avait déjà des références à cette combinaison dans la demande initiale, comme par exemple si les caractéristiques finalement sélectionnées avaient été indiqués comme « préférées ». Les circonstances spécifiques du cas d’espèce doivent toujours être prises en compte (c. 3.2). L’instance précédente n’a violé aucune des normes applicables en considérant que la partie suisse du brevet européen en cause est nulle (c. 3.5). Conformément à l'art. 32 LTFB, le TFB fixe les dépens selon le tarif visé à l’art. 33 LTBF. Selon l’art. 3 lit. a FP-TFB, les dépens alloués à la partie qui a gain de cause comprennent le remboursement des frais nécessaires. Ceux-ci comprennent l’indemnité du conseil en brevets, s’il intervient à titre de consultant uniquement (art. 9 al. 2 FP-TFB) (c. 5.1). Le TFB, qui peut apprécier librement si une dépense doit être remboursée en tant que dépense nécessaire, a indiqué que dans le cadre d’une action en nullité les frais du conseil en brevets peuvent dépasser ceux de représentation par un avocat. La recourante ne parvient pas à démontrer d’erreur d’appréciation du TFB qui puisse être corrigée par le Tribunal fédéral (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]

06 octobre 2021

TFB, 6 octobre 2021, B-1597/2021 (d)

Condition de la protection du brevet, revendication, demande de brevet, objet du brevet, demande initiale, modification des revendications en cours de procédure, homme de métier, sécurité du droit, droit d’être entendu, ; art. 29 al. 2 Cst., art. 1 LBI, art. 51 al. 2 LBI, art. 58 al. 2 LBI.

La recourante, ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les griefs dans le cadre de la procédure de première instance, a pu déposer de nombreuses requêtes après chaque grief opposé par l’instance précédente à la demande, ainsi que s’exprimer dans le cadre de la procédure de recours (c. 2.1). Ces griefs sont en effet précis et compréhensibles, indiquant la base légale, quels sont les défauts et renvoyant à la page correspondante de la demande de brevet le cas échéant. Il n’y a pas lieu d’attendre plus de précision de l’autorité (c. 2.2). En l’espèce, l’homme de métier est un spécialiste ayant des connaissances en chimie physique et titulaire d’un diplôme universitaire (c. 4 - 4.4). Dans le domaine du droit des brevets, un tribunal peut renoncer à un juge spécialisé ou à une expertise lorsque la signification d’une expression ou d’un énoncé technique est suffisamment claire pour la littérature pertinente, comme c’est le cas en l’espèce (c. 5.1 – 5.2). Selon l’art. 58 al. 2 LBI, les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu (c. 3.2 et 6.1.1). Cette disposition a pour objectif d’empêcher le titulaire du brevet d’améliorer sa position en revendiquant une protection plus importante que celle prévue par la demande initiale et de garantir la sécurité juridique (c. 6.1.2). L’objet du brevet ne doit pas être confondu avec l’étendue de sa protection au sens de l’art. 51 al. 2 LBI. Il s’agit donc de l’objet de la demande au sens de l’art. 58 al. 2 LBI (c. 6.1.3). En l’espèce, le contenu de la nouvelle revendication de la recourante va en divers points au-delà du contenu de la revendication déposée initialement (c. 6.4.1 – 6.4.3). En conséquence, les pièces techniques de la recourante ont été trop modifiées par rapport à la demande originale, entraînant ainsi le rejet de la demande au sens de l’art. 58 al. 2 LBI. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs de l’instance précédente. Le recours est rejeté (c. 6.5). [YB]