L’Institut a tenté, en vain, d’informer la défenderesse – dont le siège est à l’étranger – de l’ouverture de la procédure, conformément à la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). La défenderesse n’a pas retiré le courrier de l’Institut. Il est donc considéré comme notifié. (faits 4). La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « BREATHE LIFE », une recherche par le biais d’un moteur de recherche internet et une déclaration d’un consultant de SPIRITSUISSE (c. 7). La recherche d’usage démontre que la défenderesse n’a pas de présence en ligne sous sa raison de commerce. La recherche internet démontre que la marque attaquée « BREATHE LIFE » n’est pas utilisée en ligne en Suisse ou en Allemagne. La marque attaquée est absente des principaux sites de son domaine d’activité. Contacté, un important distributeur national dans son secteur n’a pas pu donner des indications établissant un usage de la marque attaquée (c. 9-10). La déclaration du consultant de SPIRITSUISSE n’est pas pertinente en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de spiritueux en l’espèce (c. 11). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 12). La marque « BREATHE LIFE » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La procédure d'annulation devant être simple, rapide et peu coûteuse, une indemnité de CHF 1 200.00 est accordée par échange d’écriture. [AC]

La demanderesse a proposé comme moyen de preuve une recherche d’usage concernant la marque attaquée « SUPER ERREX » (c. 7). Cette recherche d’usage est composée d’informations relatives à la marque attaquée, d’information concernant la partie défenderesse, de diverses recherches internet, des résultats de prise de contact avec la défenderesse et d’études de marché (c. 8). Ces éléments font apparaître que la marque attaquée de la défenderesse n’est pas ou très peu présente sur les sites qui proposent des produits concurrents ou complémentaires. Contacté, l’un des employés de l’un des seuls sites sur lequel apparaît la marque attaquée a affirmé que le modèle de mobilier métallique portant la marque attaquée avait été remplacé depuis longtemps déjà par un nouveau modèle portant un autre nom (c. 9-13). Sur la base de ce qui précède, l’IPI considère qu’il est vraisemblable que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits revendiqués durant la période pertinente en Suisse (c. 14). La marque « SUPER ERREX » doit être radiée pour défaut d’usage (c. 13). La recherche en usage concernant la marque attaquée étant décisive pour rendre le non-usage vraisemblable, il s’agit d’une dépense nécessaire dont le coût (CHF 830.-) doit être remboursé. [AC]

La recourante conteste la demande de radiation concernant les marques N°517'858 « SHERLOCK’S », et N°461’529 « SHERLOCK » effectuée par l’intimée au motif que celle-ci commet un abus de droit dans la mesure où elle a pour seul objectif d’agir contre les marques de la recourante mais ne prévoit pas d’utiliser elle-même les marques ainsi radiées (état de fait A et B). Bien que l’abus de droit n’ait été invoqué que lors du recours, les documents déposés par la recourante qui se rapportent à des faits produits avant l’admission des demandes de radiation doivent être pris en compte (c. 2.2). Comme l’abus de droit invoqué concerne la légitimation de l’intimée et qu’il s’agit d’une condition procédurale, le TAF doit l’examiner dans la procédure de recours et entendre les arguments de la recourante (c. 2.3). La demande de radiation pour défaut d’usage de l’art. 35a LPM est entrée en vigueur avec le paquet Swissness et a pour but de permettre une procédure plus simple et moins coûteuse que l’alternative qu’est la procédure civile (c. 3.2). Une marque n’est protégée que si elle est utilisée (c. 3.3). C’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve de la vraisemblance du non-usage d’une marque. Le titulaire peut contester les éléments rendant vraisemblable le non-usage, démontrer qu’il utilise bien sa marque ou faire valoir des motifs légitimes (c. 3.4). La recourante considère que l’intimée commet un abus de droit dans la mesure où aucun intérêt à agir ne légitime sa demande de radiation (c. 4.1). L’intimée a respecté les prescriptions de forme et payé les frais afférents à sa demande de radiation (c. 5). La demande, ouverte à « toute personne », est fondée sur l’intérêt public à la bonne tenue du registre. De plus, la protection s’éteint non pas dès la radiation, mais dès que la marque n’est pas utilisée. Cette ouverture est limitée par la difficulté pour le demandeur de rendre vraisemblable le non-usage, mais est justifiée par l’insécurité juridique générée lorsqu’une marque est enregistrée mais pas utilisée (c. 5.1). Cette obligation de motivation doit prévenir les abus de droit (c. 5.2). C’est donc à raison que l’instance précédente a admis à l’intimée un intérêt à agir (c. 5.3). La demande peut cependant être abusive nonobstant l’intérêt public à la tenue du registre. Le TAF a ainsi considéré que l’abus de droit ne peut être invoqué dans une procédure d’opposition que contre les arguments disponibles dans cette procédure par exemple si la titulaire de la marque attaquée est responsable du non-usage de la marque opposante (c. 6.1). L’intérêt pour agir qui peut exceptionnellement faire défaut dans une procédure d’opposition, par exemple lorsque le demandeur ne peut ou ne doit pas utiliser le signe en question. Cette pratique ne se fonde pas sur l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 2 CC, mais sur la nécessité d’un intérêt privé à la protection juridique dans la procédure civile qui n’existe pas dans la procédure administrative de radiation fondée sur l’intérêt public à la tenue du registre (c. 6.2). Le fait que l’intimée soit un « troll » des marques n’impacte pas sa légitimité pour agir (c. 7.1). La recourante n’a pas déposé de preuves supplémentaires destinées à rendre l’usage de ses marques vraisemblable (c. 7.2). L’intimée a demandé la radiation de deux marques et rendu vraisemblable leur non-usage. C’est à raison que l’instance précédente a admis la demande de radiation. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]

En novembre 2018, les deux parties déposent chacune une demande d’enregistrement de la marque « HISPANO SUIZA » pour des produits en classe 12. L’instance précédente a admis la marque de l’intimée avec une limitation de la liste des produits revendiqués, et provisoirement rejeté la demande de la recourante. Celle-ci a par la suite déposé une demande de radiation contre l’enregistrement de la marque de l’intimée. Elle a également fait opposition à son enregistrement. La présente décision ne porte que sur la procédure d’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait A.). Le 16 avril 2019, la marque « HISPANO SUIZA » est enregistrée pour des produits en classe 12 et publiée sur Swissreg (état de fait B – B.e.). La recourante s’oppose à la décision de l’IPI d’enregistrer la marque de l’intimée et demande son annulation auprès du TAF. Elle fait valoir que l’enregistrement d’une marque est une décision au sens de l’art. 5 PA, qu’en tant que tiers à la procédure elle n’a pas pu participer à celle-ci et qu’ayant déposé une demande d’enregistrement pour un signe identique, elle est particulièrement touchée par la décision (état de fait D.). Le TAF examine librement les questions relatives à l’entrée en matière (c. 1). Selon l’art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (c. 1.1). La décision d’enregistrement d’une marque par l’IPI est une décision au sens de l’art. 5 PA (c. 1.2). L’intimée et l’instance précédente contestent la capacité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement d’une marque (c. 2.2). La LPM ne prévoirait pas la possibilité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement et une telle possibilité était exclue dans l’ancien droit. En outre, la LPM, contrairement à l’art. 59c LBI ou à l’art. 10 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP, ne prévoit pas de procédure d’opposition fondée sur des motifs d’exclusion absolus. L’art. 52 LPM donne la compétence exclusive au juge civil pour juger de la nullité ou de l’illégalité d’une marque. En outre, le recours selon l’art 44 PA n’est pas envisageable, dans la mesure où l’action civile garantit le droit constitutionnel à une voie de droit. Le fait que la décision d’enregistrer une marque ne fasse pas partie de la liste des exceptions de l’art. 32 LTAF ne serait pas pertinent (c. 2.3). Pour le TAF, l’art. 29a Cst garantit à chaque personne le droit d’être jugée par une autorité judiciaire en cas de litige. L’art. 44 PA a été introduit dans le but de combler les lacunes concernant l’accès au juge (c. 2.4). Le fait que la LPM soit muette concernant le droit pour des tiers de contester l’enregistrement d’une marque devant le TAF n’est pas pertinent. C’est en effet l’art. 31 LTAF qui a remplacé les diverses voies de recours alors mentionnées dans les lois spéciales, telles que la LPM, ouvrant en principe une voie de recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. L’absence de disposition spécifique dans la LPM, contrairement à l’OAOP-IGP ou la LBI ne permet pas de déduire, en positif ou en négatif, l’absence de compétence du TAF lorsque les tiers contestent l’enregistrement d’une marque. Les références à l’ancien droit ne sont plus pertinentes, la justice et l’organisation judiciaire fédérale ayant été réformées en profondeur entre-temps (c. 2.5). Le droit en vigueur ne contient aucune disposition excluant le recours d’un tiers au TAF contre la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque. La jurisprudence ne s’y oppose pas non plus. Le fait qu’il existe des procédures d’opposition ou de radiation qui poursuivent des buts différents, n’exclue pas non plus la compétence du TAF en la matière. Enfin, le recours à la voie civile n’exclut pas fondamentalement le recours administratif ; la tenue des registres publics étant de nature administrative et devant être en principe examinée uniformément dans le cadre de la procédure administrative (c. 2.6). Le nombre de marques enregistrées et le risque qu’un afflux de recours contre les enregistrements ne vienne saper la légitimité du juge civil ne jouent pas de rôle dans l’examen de la compétence du TAF (c. 2.7). En conséquence, le TAF est compétent pour juger du présent recours (c. 2.8). Lors de la procédure d’enregistrement, les tiers n’ont aucune possibilité d’y participer avant la publication de l’enregistrement dans Swissreg. La protection juridique contre l’enregistrement d’une marque ne saurait être liée à la participation à la procédure (c. 3.4). En l’espèce, la recourante s’est manifestée dès qu’elle a eu la possibilité de le faire (c. 3.2). Concernant l’art. 48 al. Lit. b PA, la recourante doit démontrer un intérêt personnel qui se distingue de l’intérêt général des autres citoyens. La simple crainte d’une concurrence accrue n’est pas suffisante. Le besoin d’une protection spécifique et qualifiée doit être nécessaire. Le concurrent doit donc démontrer en quoi la décision de l’instance précédente traite ses concurrents de manière privilégiée. L’intérêt général à l’application correcte du droit ne fonde pas la qualité pour recourir (c. 3.5.1). En l’espèce, le fait que la recourante porte le signe « hispano Suiza » dans sa raison sociale, qu’elle dispose de nombreuses marques étrangères avec ces éléments et qu’elle ait déposé une demande d’enregistrement en Suisse pour la marque « HISPANO SUIZA » la met certes dans un rapport de concurrence avec l’intimée, mais ne permet pas de conclure qu’elle est spécialement atteinte par la décision (c. 3.5.2). La recourante considère qu’elle est particulièrement touchée parce que l’instance précédente a admis à tort la protection en la limitant aux produits d’origine espagnole. L’éventuelle application erronée du droit ne confère pas la qualité pour recourir à la recourante. De plus, celle-ci n’a pas de proximité particulière concernant les indications de provenance « HISPANO » et « SUIZA », qui présuppose en règle générale que le recourant soit mieux habilité que le déposant à utiliser un signe (c.3.5.3). En conséquence, la recourante n’est pas matériellement lésée par la décision de l’instance inférieure. L’éventuelle révocation de l’enregistrement n’aurait pas pour effet de conduire à l’enregistrement de sa propre marque. De plus, l’enregistrement ne l’empêche pas de continuer à utiliser sa raison sociale, ni ne constitue une entrave économique (c. 3.5.6). La recourante invoque l’égalité de traitement, arguant que la demande de l’intimée a été privilégiée par l’instance précédente. Certes, les deux parties ont déposé une demande d’enregistrement pour la même marque verbale et pour des produits identiques. Chacune des parties a reçu la même objection de la part de l’instance précédente concernant le caractère trompeur du signe et les différences de traitement résultent du fait que l’intimée a demandé un examen accéléré, ce que n’a pas fait la recourante. La manière dont l’intimée a utilisé les moyens procéduraux à sa disposition ne constitue pas une inégalité de traitement (c. 3.5.4). La recourante ne parvient pas à justifier sa légitimation pour recourir. Le TAF n’entre donc pas en matière sur le recours (c. 3.5.6 et 3.5.7). Les procédures engagées par les concurrents contre les enregistrements qui se limitent à faire valoir des motifs absolus d’exclusion doivent satisfaire à des exigences de légitimation plus strictes que pour une procédure d’opposition, soit une proximité particulière avec l’affaire litigieuse et un intérêt de protection de droit public (c. 3.5.8). [YB]

L’intimée a déposé une demande de radiation pour non-usage de la marque CH 590'688 « KOHLER ». L’instance précédente, admettant une autre demande de radiation originaire d’une tierce partie, ordonne, au cours de la procédure, la radiation totale de la marque contestée. Le TAF n’est pas entré en matière sur le recours de la recourante dans cette procédure. Suite à cette radiation, l’instance précédente décide de classer la demande de l’intimée comme étant devenue sans objet, décision contre laquelle la recourante fait recourt. L’objet de la procédure de recours est limité à ce qui a déjà fait, ou ce qui aurait dû faire l’objet de la procédure de première instance selon une interprétation correcte de la loi. En l’espèce, la décision attaquée se limite à la question de l’absence d’objet dans la procédure de radiation lancée par l’intimée et de ses conséquences. Les questions relatives à l’autre procédure de radiation, qu’elles soient matérielles ou procédurales, ainsi que les questions relatives à la procédure si le défaut d’objet n’était pas survenu ne font pas partie de l’objet du litige (c. 1.2). Les autres conditions étant remplies, le TAF entre en matière uniquement sur les demandes en lien avec l’objet du litige (c. 1.3). La recourante demande que la décision de classement, faute d’objet, soit annulée mais ne motive cette demande que par le fait que la marque attaquée a été radiée à tort dans une autre procédure. La demande est rejetée dans la mesure où elle est hors de l’objet de la présente procédure (c.3). La recourante conteste le fait que l’instance précédente ait mis à sa charge la moitié de la taxe de radiation (c. 4). Lorsque la procédure doit être classée sans transaction conclue entre les parties, la répartition des frais s’effectue sur l’issue présumée de la procédure, sur la question de savoir qui a causé l’absence d’objet et qui a engagé la procédure (c. 4.1). L’instance précédente, appelée à examiner sommairement le non-usage de la marque attaquée a, à juste titre, mis les frais à la charge de la recourante (c. 4.2). Le fait que la même marque fasse l’objet de plusieurs demandes de radiation n’implique pas qu’une seule et même taxe de radiation soit imputée à la recourante (c. 4.3). Les dépens ayant pour but d’indemniser la partie ayant obtenu gain de cause pour les frais occasionnés par la procédure, le fait qu’une telle indemnité ait été réclamée pour la même marque dans la première procédure n’empêche pas qu’une autre indemnité lui soit réclamée dans la présente procédure (c. 4.4). Le recours est rejeté. Certaines demandes dépassent largement l’objet du litige. Comme la recourante n’est pas représentée par un avocat, que l’instance précédente a plutôt brièvement motivé l’allocation des frais et dépens et que le TAF n’a pas encore informé la recourante de l’interdiction de mener un procès de manière téméraire, aucune sanction n’est prononcée selon l’art. 60 al. 2 PA. [YB]

Le défaut d’usage peut être invoqué dans le cadre d’une action en radiation qui n’est pas expressément prévue par la LPM, mais découle implicitement de la loi. Chacun peut faire valoir un défaut d’usage au sens de l’art. 12 LPM. Il n’est pas nécessaire de bénéficier d’un intérêt particulier pour le faire car l’intérêt général à ne pas être entravé dans la libre formation d’un signe distinctif par des marques nulles faute d’usage suffit en règle générale. Exceptionnellement, un intérêt digne de protection au prononcé de la nullité d’une marque peut faire défaut, lorsque la partie qui requiert la constatation de cette nullité ne pourra pas utiliser le signe ou un signe semblable ou ne sera pas autorisée à le faire pour d’autres motifs qui lui sont propres, de sorte que l’enregistrement de la marque non utilisée ne constitue pas pour elle un empêchement supplémentaire à son libre choix d’un signe comme marque. En pareil cas, le défaut d’usage ne peut être invoqué que si l’opposante dispose néanmoins, en raison de circonstances particulières, d’un intérêt digne de protection à empêcher le maintien en vigueur d’une marque déchue faute d’usage (c. 3.1). A côté d’une action civile en radiation ou en nullité, existe désormais une procédure administrative en radiation, dans le cadre de laquelle chacun peut adresser une demande de radiation à l’IPI faute d’usage selon l’art. 35a al. 1 LPM (c. 3.2). L’obligation d’usage de l’art. 11 al. 1 LPM correspond à la fonction commerciale de la marque : seuls les signes qui sont effectivement utilisés dans le commerce après l'échéance du délai de grâce et qui remplissent ainsi leur fonction distinctive et d’indication de provenance industrielle peuvent bénéficier du monopole du droit des marques. L’obligation d’usage permet aussi d’éviter que des marques soient enregistrées à titre de réserve, que le registre des marques soit ainsi artificiellement gonflé et la création de nouvelles marques entravée (c. 3.3). Celui qui invoque un défaut d’usage doit le rendre vraisemblable. La preuve de l’usage incombe alors au titulaire de la marque (c. 3.4). Une expertise de partie qui n’a que la valeur d’un allégué peut contribuer, en lien avec d’autres indices, à rendre une absence d’usage vraisemblable (c. 4.1). Parmi les moyens permettant de rendre vraisemblable un défaut d’usage, la doctrine en matière de marque mentionne en particulier les rapports de recherche négatifs qui documentent une absence de réponse des fournisseurs et des commerçants concernés, le matériel publicitaire se rapportant à la période concernée, une présence ou plutôt une non présence sur Internet, etc. L’avis d’un professionnel de la branche entre aussi en ligne de compte. Parmi les indices de non usage qui ont permis d’étayer le rapport de recherche qui ne constitue pas une expertise judiciaire mais uniquement une expertise de partie, le TF relève l’absence d’établissement, de représentation et de collaborateurs en Suisse du titulaire de la marque concernée ; le fait qu’aucune publicité pour les produits ne soit intervenue en Suisse ; le fait enfin que le résultat de recherche en ligne ne permette pas d’établir d’activité, de publicité ou autre en Suisse, ni non plus une présence en ligne du titulaire de la marque (c. 4.1). Le défaut d’usage ayant été rendu vraisemblable, la recourante aurait dû apporter une preuve stricte de l’usage (c. 4.3). L’usage maintenant le droit à la marque doit être un usage sérieux, soit animé du désir de satisfaire toute la demande du marché, sans pour autant qu’un chiffre d’affaires minimum n’ait à être atteint. Pour être sérieux, l’usage doit être économiquement relevant et ne pas se limiter à une apparence d’usage seulement. Il doit être établi en Suisse, et le signe distinctif doit être utilisé dans le commerce. Enfin, l’usage doit intervenir conformément à la fonction d’une marque, soit comme signe distinctif de certains produits ou services. Tel est clairement le cas lorsque la marque est apposée sur les produits ou leur emballage. La marque peut toutefois aussi être utilisée autrement en relation avec les produits ou services revendiqués, pour autant que les acteurs commerciaux perçoivent concrètement l’utilisation comme étant celle d’un signe distinctif. C’est la perception des consommateurs auxquels est destinée l’offre des produits/services pour lesquels la marque est enregistrée, qui est déterminante pour décider du caractère sérieux de l’usage fait de celle-ci. Les circonstances particulières du cas d’espèce doivent être prises en compte, notamment les coutumes de la branche économique concernée. Le cercle des destinataires pertinent se détermine en fonction des produits/services pour lesquels la marque est revendiquée (c. 5.3). [NT]