L’art. 52 LPM prévoit qu’il faut un intérêt juridique pour intenter une action en constatation du droit à la marque. En l’occurrence, il a été admis que l’entrave faite à la demanderesse dans l’exercice de son activité économique et même l’intérêt général à la bonne tenue du registre des marques suffisaient à justifier un intérêt à une telle action. La preuve du non-usage d’une marque par une recherche d’utilisation permet l’annulation de la marque en possession d’une personne étrangère sans domicile connu. La non-utilisation de la marque « Caren Pfleger » a donc été admise sur la simple vraisemblance de la recherche effectuée par la demanderesse, selon laquelle la marque n’avait pas été utilisée récemment ni durant les 5 dernières années. Enfin, la valeur litigieuse dans le cadre d’une procédure portant sur une marque insignifiante s’élève à 50 000 francs.

La non-utilisation d’une marque est un fait négatif qui n’est pas prouvable. L’art. 12 al. 3 LPM allège donc le fardeau de la preuve en exigeant uniquement que le défaut d’usage soit rendu vraisemblable, la preuve de l’usage incombant au titulaire de la marque. Une situation de fait est rendue vraisemblable en droit de la propriété intellectuelle dès l’instant où le juge a l’impression, sur la base de critères objectifs, que les faits en question ne sont pas seulement possibles,mais vraisemblables. Il n’est pas besoin que le juge en soit absolument convaincu. Les exigences en matière de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées et une recherche d’utilisation dépourvue de résultat suffit à rendre vraisemblable le non-usage. Dans le cadre de la Conv. CH-D (1892), c’est au titulaire de la marque d’invoquer et d’établir qu’un usage en Allemagne a maintenu le droit à la marque en Suisse. S’il ne le fait pas, la question n’a pas à être examinée d’office et celui qui agit en constatation de la nullité de la marque en Suisse n’a pas à rendre vraisemblable le défaut d’usage en Allemagne également.

Une clause réglant pour solde de tout compte la fin des rapports de travail entre une entreprise utilisant la marque « ROB » pour désigner ses services informatiques et un de ses cofondateurs et ex-membre du conseil d’administration, sans régler expressément les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle des parties, ne prive pas l’ancien employeur d’un intérêt juridique à agir en radiation de la marque mixte (verbale et figurative) « ROB ELECTRONIC » déposée par son ancien employé après la fin des rapports de travail (c. 10). Seul l’usage d’un signe non essentiellement différent de celui qui est enregistré permet de valider une marque au sens des art. 11 al. 2 et 12 LPM. L’usage du seul élément verbal d’une marque combinée ne vaut ainsi pas usage de la marque lorsque l’impression d’ensemble qu’elle dégage est dominée par son élément graphique (c. 17 et 18). Pour qu’on puisse admettre être en présence d’un usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, il faut que l’usage en question ait bénéficié de l’autorisation, même tacite, du titulaire de la marque, que le représentant ait voulu l’utiliser pour le compte du représenté et que ce dernier soit à même d’exercer une influence positive sur la façon dont elle est utilisée (c. 19 et 20).

Rien ne s'oppose (en particulier pas des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM) à l'enregistrement comme marque du nom d'un personnage de fiction tel que Harry Potter pour une liste étendue de produits (appartenant en l'espèce aux classes 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28 et 41) (c. 7.a.aa-7.a.bb). Peu importe à cet égard que le nom Harry Potter ne soit connu du public qu'en lien avec des romans et des films (c. 7.a.bb). Le signe « HARRY POTTER » peut donc être enregistré comme marque (c. 7.a.bb in fine). Pour que la marque « HARRY POTTER » soit de haute renommée (art. 15 LPM), il suffit que le personnage Harry Potter soit célèbre; peu importe que les produits « HARRY POTTER » ne le soient pas (c. 7.b.aa). La marque « HARRY POTTER » est clairement célèbre, car elle jouit d'un taux élevé de reconnaissance auprès du public suisse, bénéficie d'une haute estime et a un caractère (absolument) unique (c. 7.b.cc). Vu la très grande similitude entre les signes sur les plans visuel et sonore, l'usage de la marque « HARRY POPPER (fig.) » (enregistrée pour des préservatifs [classe 10]) menace le caractère distinctif de la marque « HARRY POTTER », de sorte que la titulaire de la marque « HARRY POTTER » peut interdire à la défenderesse l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.c.bb). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » exploite par ailleurs la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.d.bb). Peut rester ouverte la question de l'atteinte à la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.e). La demanderesse n'a pas demandé tardivement l'interdiction de l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.f.bb). La marque « HARRY POPPER (fig.) » est nulle et doit être radiée par l'IPI (c. 8.a-8.b). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « HARRY POPPER (fig.) » est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 9). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » est par ailleurs déloyal au sens de l'art. 3 lit. e LCD (c. 10.b.cc).

La CL s’applique aux causes qui ont un caractère international et détermine directement aussi la compétence interne lorsqu’une partie est attraite devant les tribunaux d’un État différent de celui dans lequel se trouve son siège ou son domicile (c. 7.1). Lorsque l’action n’a pas pour objet la validité d’une marque ou de son enregistrement, mais porte, comme en l’espèce, sur la constatation d’une non-violation du droit à la marque d’un tiers du fait de l’utilisation d’un signe donné, l’application de l’art. 16 ch. 4 CL (litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets) n’entre pas en ligne de compte, pas plus que celle de l’art. 109 al. 3 LDIP, qui ne pourrait intervenir qu’en complément à l’art. 16 ch. 4 CL (c. 7.2). Pour les délits et les quasi-délits, l’art. 5 ch. 3 CL institue, comme for alternatif au for ordinaire du domicile du défendeur, le for du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Le dommage considéré est celui découlant de toute responsabilité non contractuelle au sens de l’art. 5 ch. 1 CL. Sont ainsi visées par l’art. 5 ch. 3 CL les actions qui ont trait à une violation des droits de propriété intellectuelle (c. 7.3). L’application de l’art. 5 ch. 3 CL à une action en constatation négative de droit découle de la notion même de fait dommageable, qui est l’acte lésant les droits d’un tiers et pas ses conséquences patrimoniales. Ce qui compte n’est donc pas le dommage au sens étroit en tant que préjudice économique, mais l’acte qui le provoque et le lieu de survenance de celui-ci. Dans les actions concernant la violation de droits de propriété intellectuelle, le fait dommageable est l’acte qui lèse les droits en question et pas le préjudice patrimonial subi par leurs titulaires (c. 7.4.1). En l’espèce, le fait dommageable, résidant dans l’utilisation de la marque « Zerorh+ (fig.) » sur des lunettes et des vêtements sportifs, est intervenu au Tessin. Ce fait dommageable suffit pour fonder la compétence du tribunal, indépendamment de la question de savoir où un dommage économique s’est lui éventuellement matérialisé (c. 7.6).

L'action en dommages-intérêts basée sur le gain manqué n'est recevable que si le demandeur établit de manière quasi certaine avoir été en position de réaliser le gain manqué dont il réclame réparation. Refus de l'indemnité fixée par les juges de première instance en application de l'art. 42 al. 1 CO pour dilution de la force distinctive d'une marque.

L'estimation du dommage relève de l'appréciation des éléments de fait. Le dommage doit être fixé en appliquant la marge bénéficiaire moyenne du lésé au chiffre d'affaires réalisé par l'auteur du dommage pendant la durée de l'atteinte à la marque. Lorsque plusieurs auteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il faille distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

Il existe un risque imminent de violation du droit à la marque (art. 55 al. 1 lit. a LPM) si une violation analogue du droit à la marque a déjà eu lieu (danger de récidive) ou si des indices laissent penser qu’une violation comparable aura lieu prochainement (danger de commission d’une première infraction) (c. 2.2.2). Celui qui allègue un danger de récidive doit en apporter la preuve, en démontrant par exemple que la défenderesse ne s’est pas approvisionnée auprès d’une source autorisée par le demandeur ou que les produits en cause sont des contrefaçons (c. 2.2.3). Un seul cas suffit (c. 2.2.5). Celui qui prétend que sa marque est contrefaite doit prouver qu’il est titulaire de la marque et que les prétendues contrefaçons proviennent de la défenderesse. Il doit en outre indiquer quelles sont les instructions de fabrication en vigueur dans ses centres de production, en particulier en ce qui concerne le label de sécurité, et comment il veille à leur respect. Il doit enfin prouver que c’est sans son accord que la défenderesse distribue les produits (c. 2.2.4). L’action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM) ne nécessite pas de faute du défendeur (c. 2.2.5). L’action en interdiction est admise en l’espèce (c. 2.2.6). Le rappel des produits et leur confiscation peuvent servir à l’exécution de l’action en interdiction (c. 2.3.1). L’action en cessation (art. 55 al. 1 lit. b LPM), qui peut conduire à la confiscation et à la destruction des produits, ne peut être admise que si la défenderesse distribue effectivement des produits mis en circulation sans l’accord de la demanderesse (c. 2.3.2). La demanderesse ne peut exiger le rappel des produits et leur confiscation si la défenderesse n’en revendique ni la propriété ni la possession au moment du dépôt de la demande (défaut de légitimation passive) (c. 2.3.3). L’action en fourniture de renseignements (art. 55 al. 1 lit. c LPM) ne peut pas être utilisée pour obtenir des informations au sujet des sources et des canaux de distribution d’importations parallèles (c. 2.4.2). Cette action ne permet d’obtenir de la défenderesse des renseignements qu’au sujet de son fournisseur direct (c. 2.4.3 et 2.4.5). L’action échelonnée (Stufenklage) permet d’introduire une action en paiement non chiffrée dans l’attente de la production des comptes. L’obligation de produire les comptes suppose la violation des droits de la demanderesse (c. 2.5.2). La demande de production des comptes fait l’objet d’un jugement partiel (§ 189 ZPO/ZH) (c. 2.5.4).

Un intérêt suffisant existe pour justifier une action en interdiction de trouble lorsque le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. Le danger de répétition est présumé si le défendeur a déjà commis de telles violations et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui reproche portent atteinte à ces droits. Cette présomption est réfragable et ne vaut que pour le risque d'une répétition future des actes incriminés. Elle ne libère pas le demandeur du fardeau de la preuve complet des atteintes qu'il allègue avoir déjà subies. Celui qui entend faire cesser une atteinte identifiée à son droit à la marque qui perdure n'agit pas en prévention de trouble au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, mais en cessation de l'atteinte au sens de l'art. 55 al. 1 lit. b LPM. C'est dès lors à lui d'établir, en vertu de l'art. 8 CC, que les produits censés contrefaire sa marque ont été fabriqués par les défendeurs et que les défendeurs sont bien les auteurs de l'atteinte.

Une action qui a pour objet la nullité d'une marque est une action civile au sens de l'art. 58 al. 3 LPM. Elle doit par conséquent être portée devant l'instance cantonale unique prescrite, peu importe que la nullité soit invoquée sur la base du droit des marques, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale (c. 2.1). La nullité d'une marque basée sur un dépôt fait en violation des art. 2 ss LCD peut être invoquée dans le cadre d'une action en constatation (négative) au sens de l'art. 52 LPM (c. 2.1).

L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque doit être important. Un tel intérêt existe lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par la constatation (c. 3.1). La constatation de la nullité pour défaut d'usage ne requiert pas la preuve d'un intérêt spécifique. L'intérêt au libre choix de la marque suffit en règle générale, car celui-ci ne doit pas être entravé par des marques nulles suite à leur défaut d'usage. Un intérêt juridiquement protégé peut exceptionnellement faire défaut si, d'emblée, la demanderesse est dans l'impossibilité d'utiliser le signe concerné. L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque ne peut être restreint aux mêmes classes de produits que celles pour lesquelles la marque de la demanderesse est enregistrée. La constatation de la nullité frappe au contraire la marque attaquée dans la mesure concernée par les causes de nullité soulevées (c. 3.4).

Au sens de l’art. 129 al. 2 aLDIP, le lieu du résultat de la violation du droit des marques par l’utilisation d’un nom de domaine se situe là où le site Internet correspondant est accessible (c. II.1). Il se situe en Suisse lorsque le nom de domaine (« www.refoderm.ch ») – enregistré en Suisse – permet d’accéder, en Suisse, à un site Internet offrant des produits au public suisse. Peu importe que l’intimée, titulaire du nom de domaine, ait autorisé un tiers à l’utiliser et ne l’ait pas utilisé elle-même (c. II.1). En tant qu’organe de fait, celui qui assume une tâche essentielle dans une société anonyme – en l’occurrence, un fondé de procuration – est personnellement responsable de ses fautes au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a ainsi qualité pour défendre (c. III.1). Dans une action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM), un intérêt suffisant est donné lorsque le défendeur a déjà commis les actes litigieux par le passé et en conteste l’illicéité. Un danger de récidive ne peut être exclu que si le défendeur s’est formellement engagé à ne pas commettre les actes litigieux. Si les défendeurs se limitent à renoncer au nom de domaine « www.refoderm.ch » grâce auquel ils ont offert au public des produits « Refoderm » par le passé, le titulaire de la marque « Refoderm » garde un intérêt à agir contre eux (c. III.2). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM (et de l’art. 3 lit. d LCD), le titulaire de la marque « Refoderm » peut interdire aux défendeurs 1 et 2 d’utiliser cette marque comme nom de domaine pour commercialiser des produits « Refoderm ». La présence de la raison sociale de la défenderesse 1, en haut à droite du site Internet « www.refoderm.ch », ne suffit pas à écarter, à elle seule, un risque de confusion (c. III.3). Le principe de l’épuisement n’est pas absolu : il n’empêche pas le titulaire d’une marque d’interdire l’importation parallèle et la commercialisation en Suisse de ses produits cosmétiques originaux périmés (c. III.4). Du fait que les défendeurs 2 et 3 avaient clairement manifesté leur intention de monnayer le nom de domaine litigieux et qu’ils n’avaient ensuite pas informé le demandeur qu’ils avaient renoncé à ce nom de domaine, le demandeur ne peut pas être considéré, dans la répartition des frais, comme partie succombante en ce qui concerne la conclusion tendant au transfert du nom de domaine (c. IV).

Dans le domaine des désodorisants, la forme d'arbre de la marque tridimensionnelle « Wunder-Baum » de la demanderesse est originale et, même si elle devait être qualifiée de signe appartenant au domaine public (ce qui n'est pas le cas), elle devrait être considérée comme s'étant imposée comme marque pour les désodorisants concernés (c. V.2.1). Bien que les défenderesses se soient engagées à ne pas renouveler l'envoi (dans un magazine publicitaire) de désodorisants en forme d'arbre, elles n'ont pas reconnu l'illicéité de l'envoi déjà effectué; il existe dès lors un risque de récidive, qui rend une violation du droit à la marque (art. 13 al. 2 lit. b et e LPM) imminente au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM (c. V.3). La confiscation et la destruction (art. 57 LPM, en lien avec l'art. 55 al. 1 lit. b LPM) des magazines restants suite à l'envoi déjà effectué par les défenderesses n'est pas nécessaire vu leur nombre restreint et le fait que l'ancienne raison sociale de l'une des défenderesses figure sur les désodorisants en forme d'arbre qu'ils contiennent (c. V.4). L'action en fourniture de renseignements (art. 55 al. 1 lit. c LPM) ne permet d'obtenir d'un défendeur des renseignements qu'au sujet de son fournisseur direct (c. V.5). Le montant du dommage subi par la demanderesse ne peut pas résulter de pures suppositions sur un hypothétique développement futur, mais doit se fonder sur une comparaison concrète entre la valeur de la marque avant et après sa violation (c. V.6.4.2). Dans la détermination du montant du dommage (art. 42 al. 2 CO) par analogie avec une licence, le pourcentage (15 ) du chiffre d'affaires net perçu par la demanderesse dans un contrat de licence existant ne doit pas être appliqué au prix de vente net pratiqué par le preneur de licence de ce contrat, mais au prix de vente net pratiqué par la défenderesse (c. V.6.4.3).

La personne qui reçoit un avertissement donné par un titulaire de droits de propriété intellectuelle a un intérêt juridique à intenter une action en constatation négative (non-violation de ces droits de propriété intellectuelle) (art. 52 LPM) pour autant qu’il ne puisse pas être exigé d’elle qu’elle reste dans l’incertitude, par exemple parce qu’elle est menacée d’une action en justice (c. 5.1- 5.4). Les exigences relatives à l’intérêt juridique sont moins élevées pour les actions en nullité (d’une marque) que pour les autres cas d’actions en constatation (c. 5.5). La réserve générale (« Geltendmachung von sämtlichen Ansprüchen ») contenue dans les avertissements de l’intimée ne constitue pas une menace suffisamment concrète (d’actions tendant à des réparations financières) pour donner lieu à une incertitude (c. 6). Les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’une incertitude dont elles sont à l’origine et dont elles ont sciemment pris le risque en enregistrant les raisons de commerce « Zurich Trust Forum GmbH » et « Zurich Trust Forum X. » ainsi que la marque « Zurich Trust Forum » alors qu’elles avaient préalablement été averties par l’intimée (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG) d’un risque de violation de ses droits (si elles enregistraient des signes commençant par « Zurich »), alors que, même sans cet avertissement, elles devaient – vu la notoriété de l’intimée et le secteur d’activité similaire suggéré par l’élément « Trust Forum » – connaître ce risque et alors qu’elles n’avaient pas encore fait de grands investissements ni ne s’étaient bâti de réputation (c. 7.2). Dans une action en constatation négative, il convient également de prendre en considération les intérêts de l’intimée – dont la marque « Zurich » a une valeur incomparablement élevée par rapport à la marque des recourantes – à décider si et quand elle souhaite faire valoir ses droits (c. 5.1-5.2 et 7.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le défaut d’intérêt juridique des recourantes peut également être justifié par le fait que l’action en nullité de la marque est à leur disposition (c. 7.4).

L'art. 53 LPM, qui permet de demander la cession du droit à la marque au lieu de faire constater la nullité de son enregistrement, ne peut pas servir de base juridique pour le transfert d'un nom de domaine (c. 8.5.1 et 9.1). Quant à l'art. 9 al. 1 lit. b LCD, il ne prévoit pas expressément que des mesures positives puissent être ordonnées pour faire cesser une violation. Toutefois, le TF a déjà estimé qu'il était possible d'ordonner au défendeur de faire les déclarations nécessaires pour que le nom de domaine puisse être transféré au demandeur (c. 9.2). En l'espèce cependant, il n'est pas nécessaire d'ordonner le transfert des noms de domaine, puisque l'ordre judiciaire de les radier et la défense d'en déposer de nouveaux (comprenant la désignation litigieuse) suffisent pour faire cesser le trouble (c. 9.3).