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28 mars 2012

TAF, 28 mars 2012, B-1561/2011 (d)

sic! 10/2012, p. 642 (rés.), « Togetherwe’ll go far » ; motifs absolus d’exclusion, slogan, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, services d’assurances, services financiers ; art. 2 lit. a LPM.

Le slogan « TOGETHER WE’LL GO FAR » est compris par le cercle des destinataires (« ensemble nous irons loin »). En lien avec des services financiers et d’assurances (classe 36), il a, du moins pour les consommateurs francophones, une connotation laudative dès lors que ceux-ci le comprennent, sans recours à l’imagination, dans le sens « ensemble nous réussirons ». Le slogan « TOGETHERWE’LL GO FAR » relève de ce fait du domaine public (c. 7.6 et 8.1). [MT]

23 août 2012

TAF, 23 août 2012, B-3792/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 96 (rés.), « Fiducia » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, indication publicitaire, signe descriptif, italien, services d’assurances, service de conseil, service de gestion et conseil patrimonial, banque, services financiers ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme italien « FIDUCIA » signifie sans équivoque, en relation avec les services revendiqués en classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45, « confiance » ou « fiabilité » (c. 5.3.1). Par conséquent, la marque « FIDUCIA » a, en tout cas pour les consommateurs italophones, un caractère laudatif et n’est donc pas distinctive (c. 5.5). [MT]

02 mai 2012

TAF, 2 mai 2012, B-1494/2011 (f)

sic! 10/2012, p. 642 (rés.), « Heritage Bank & Trust (fig.) et Banque Heritage (fig.) / Marcuard Heritage (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, croix, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, risque de confusion nié, services d’assurances, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial, banque, immobilier ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le fait que les marques opposées présentent toutes un élément cruciforme ne permet pas encore de conclure à la similarité de l’élément graphique (c. 5.2). L’élément verbal « HERITAGE » (dans son sens propre et figuré) n’est pas distinctif en lien avec des services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires (classe 36), car le cercle des consommateurs déterminants y voit un renvoi direct à leur contenu et à leur destination (c. 6.2.2). L’élément figuratif représenté dans les trois marques opposantes se compose de quatre lettres « H » dont la juxtaposition met en évidence une croix rappelant la croix suisse. Outre le fait qu’il ne paraît pas particulièrement élaboré, l’élément graphique est encore affaibli par la présence d’une croix en son centre, car les croix appartiennent au domaine public (c. 6.3). Dans une impression d’ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux génériques « BANQUE » et « BANK & TRUST », accompagnés du terme faible « HERITAGE », de sorte qu’elles ne sont pourvues que d’une faible force distinctive. Partant, la présence de l’élément verbal « MARCUARD » dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là tout risque de confusion, direct ou indirect (c. 6.4). [MT]

Fig. 22a – H (fig.) (opp.)
Fig. 22a – H (fig.) (opp.)
Fig. 22b – HERITAGE BANK & TRUST (fig.) (opp.)
Fig. 22b – HERITAGE BANK & TRUST (fig.) (opp.)
Fig. 22c – BANQUE HERITAGE (fig.) (opp.)
Fig. 22c – BANQUE HERITAGE (fig.) (opp.)
Fig. 22d – MARCUARD HERITAGE (fig.) (att.)
Fig. 22d – MARCUARD HERITAGE (fig.) (att.)

22 juillet 2013

TAF, 22 juillet 2013, B-2681/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « April / Apil – Assurance Pour Impayés de Loyer » ; motifs relatifs d’exclusion, acronyme, abréviation, services d’assurances, services de conseil, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine des assurances, degré d’attention accru, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, risque de confusion direct, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en matière d’assurance sont destinés aussi bien aux consommateurs moyens qu’aux spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention accru lors du choix d’un service d’assurances (c. 5.2). Les signes considérés sont enregistrés pour des services d’assurance identiques. De plus, les services de conseils en matière de banque, d’assurance, en matière immobilière et de gestion sont similaires (c. 6.3). Étant donné le caractère fantaisiste du signe « APRIL » pour des services d’assurances, la marque jouit d’un champ de protection normal (c. 8.3). La partie « Assurance Pour Impayés de Loyer » de la marque attaquée est descriptive. Par conséquent, le risque de confusion entre les marques en conflit doit être déterminé en comparant les signes « APRIL» et «APIL» (c. 9.2). Considérant l’identité des services et la grande similarité visuelle et phonétique des signes « APRIL » et « APIL », et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion direct est admis (c. 9.3). La signification du signe « APIL » n’est pas évidente, car cet acronyme n’est pas courant. De plus, la signification du signe « APIL » est descriptive des services d’assurances et pourrait donc également décrire les services offerts par la recourante (c. 9.4). Le recours est admis et le signe « APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer » doit être radié du registre des marques. [AC]

18 mai 2021

TF, 18 mai 2021, 4A_28/2021 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, signe national verbal, marque verbale, marque combinée, raison de commerce, force distinctive faible, risque de confusion nié, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, similarité des services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire de base anglais, tell, company, Guillaume Tell, droit au nom, concurrence déloyale, filiale, services financiers, services immobiliers, services d’assurances, services de gestion et conseil patrimonial, recours rejeté ; art. 951 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 7 LPAP, art. 11 LPAP.

La demanderesse, Tellco Holding SA, a été inscrite au registre du commerce en 2002. Depuis 2011, elle a successivement opéré sous les raisons de commerce « Tellco SA » et « Tellco Holding SA ». Elle a pour but l’acquisition, la vente, la détention et la gestion de participations en Suisse et à l’étranger. Elle possède une filiale avec la raison de commerce « Tellco SA », qui gère plusieurs fondations utilisant toutes l’élément « Tellco » dans leurs noms. La demanderesse est notamment titulaires des marques « TELLCO », « TELLCO PENSINVEST » ainsi que « fig. 1 ». Elle revendique la protection de plusieurs services financiers, immobiliers et d’assurances en classes 35 et 36. La première défenderesse, Tell SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2016. Elle est titulaire de la marque « TELL », déposée en 2016, essentiellement pour des services financiers en classe 36. La seconde défenderesse, Tell Advisors SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2018. La demanderesse recourt contre le jugement du tribunal de commerce du canton de Zurich, qui a rejeté ses requêtes. Se fondant notamment sur la LPM et sur les art. 944ss CO (droit des sociétés), elle souhaite faire interdire l’utilisation du signe « TELL » dans la marque de la première défenderesse et dans les raisons de commerce et les relations d’affaires des deux défenderesses (c. 4). Le signe « TELL » est un signe national verbal suisse au sens de l’art. 7 de la loi sur la protection des armoiries (LPAP, RS 232.21). Il peut être utilisé pour autant que son emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 11 LPAP). Les dispositions des lois de propriété intellectuelle et de la LCD sont donc réservées. Aux conditions des art. 2 et 3 LPM, un signe verbal national peut être déposé en tant que marque ou en tant que partie d’une marque (sous réserve qu’il n’y ait pas de tromperie sur la provenance des produits), comme en témoignent les nombreuses inscriptions du signe « Tell » au registre des marques. Toutefois, en raison de l’intérêt public considérable à ce que les signes nationaux verbaux ne soient pas indûment monopolisés, celui qui fait d’un tel signe une partie de sa marque, de sa raison de commerce, ou qui l’utilise dans ses relations d’affaires doit être conscient de la proximité de ce signe avec le domaine public et, donc, de sa faible capacité d'individualisation (c. 5). La demanderesse demande qu’il soit interdit aux défenderesses d’utiliser le signe « Tell » (et en particulier les représentations « TELL GROUP », « fig. 2 » et « fig. 3 » dans la vie des affaires (c. 6.1.1). Elle fait valoir que cette utilisation est susceptible de créer un risque de confusion avec ses propres signes au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.2). Dans l’examen de la similarité des services en cause, les services pour lesquels les marques de la demanderesse sont enregistrées doivent être comparés aux services pour lesquels le signe « TELL » des défenderesses est utilisé ou menace d’être utilisé (dans les procédures en contrefaçon) ou aux services pour lesquels la marque de la première défenderesse revendique la protection selon l’inscription au registre des marques (dans les procédures en nullité). L’instance précédente a estimé que les services étaient au moins partiellement les mêmes, dans la mesure où les marques en cause étaient enregistrées ou utilisées pour des services financiers. Elle a en outre considéré que les services se chevauchaient sur le plan thématique, la gestion des fonds de pension (demanderesse) étant étroitement liée aux services de gestion des investissements et de conseil en matière financière (défenderesses). Les services concernés étaient donc au moins similaires. Ces considérations ne sont pas suffisamment remises en causes par les parties (c. 6.4). Dans les procédures en contrefaçon, dans l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion qui en résulte au sens de l’art. 3 al. 1 LPM, la marque protégée selon l’inscription au registre des marques doit être comparée à l'usage effectif ou à la menace d'usage du signe postérieur. Dans les procédures en nullité, les marques litigieuses doivent être comparées selon leurs inscriptions respectives au registre des marques. Contrairement à ce qui prévaut en droit de la concurrence déloyale, les signes en cause doivent être comparés en tant que tels, sans tenir compte des circonstances extérieures (c. 6.5). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté tout risque de confusion (c. 6.6). Pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, elle s’est fondée à juste titre sur les services revendiqués par la marque de la demanderesse et non, par exemple, sur le positionnement des produits sur le marché. C’est à raison qu’elle a indiqué que les services revendiqués en classe 35 (gestion dans le domaine des fonds de pension) s’adressent à des spécialistes qui sont particulièrement actifs, voire professionnels, dans l’économie, et que les services revendiqués en classe 36 (services financiers, immobiliers et d’assurances) couvrent en partie des besoins quotidiens qui intéressent le grand public. On peut supposer, comme elle l’a fait, un degré d’attention accru chez les destinataires, les prestations proposées nécessitant une relation de confiance entre prestataires et clients, et les destinataires sélectionnant avec soin leurs cocontractants, notamment en raison du caractère coûteux des prestations (c. 6.6.1). L’instance précédente a d’abord comparé la marque ou l’élément de marque « TELLCO » avec le signe attaqué « TELL », sans tenir compte des ajouts ou des formes particulières de représentation (c. 6.6.2). S’il est exact que la désignation litigieuse « TELL » reprend sans modification les quatre premières lettres du signe de la recourante « TELLCO », la syllabe finale « CO » transforme l'acronyme monosyllabique « TELL » en un signe à deux syllabes et conduit à une impression différente tant sur le plan sonore que sur le plan visuel, avec un effet visuel très différent. Le tribunal de commerce a souligné à juste titre que, dans une comparaison avec un mot court, même une légère modification peut créer une différenciation importante. Le risque que le public concerné ne perçoive pas les différences entre les signes litigieux apparaît comme très faible. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure considère que le signe « TELL », lorsqu'il est utilisé seul, évoque principalement des associations avec le héros national suisse Guillaume Tell. Le signe « TELLCO » de la demanderesse n’a selon elle pas de signification directement compréhensible. La syllabe finale « CO » est d’après elle très probablement perçue comme une référence à une relation d'entreprise (« company »), ce qui crée une relation avec la langue anglaise. Par conséquent, le premier élément du signe « TELL » serait également compris comme un emprunt au verbe anglais « to tell » (traduit par « dire », « raconter », « rapporter »). Le sens du mot « TELL » est ambivalent. Il ne paraît nullement exclu que le public perçoive le signe « TELLCO » comme un tout au niveau de sa signification, et l’associe à des termes du secteur des télécommunications. Au moins dans le cas du signe de la demanderesse « TELLCO », on ne peut pas supposer qu'il existe un sens distinctif qui s'impose immédiatement à la conscience (c. 6.6.2.1). S'agissant du caractère distinctif, l'instance précédente a relevé que de nombreuses autres marques contenant l'élément « TELL » sont enregistrées au registre suisse des marques. Le signe a été associé à des expressions du langage courant et a donc été fréquemment utilisé pour désigner des biens et des services de toutes sortes. Il est faiblement distinctif. Le terme « TELL » est un terme d'usage courant, compris comme un verbe anglais (largement répandu) ou comme le nom de famille de la figure héroïque. Par conséquent, il ne peut se voir accorder qu'un périmètre de protection restreint. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que des écarts mêmes modestes suffisent pour parvenir à une différenciation suffisante. Cela ne change rien au fait que, compte tenu de la similitude ou de la similarité des services en cause, un standard assez strict doit être appliqué. Au vu des signes en question, qui diffèrent considérablement dans leur typographie, il n'y a aucune raison de craindre que l'utilisation du terme « TELL » dans les signes litigieux des défenderesses puisse conduire à des attributions erronées. Le consommateur moyen de services financiers, qui est raisonnablement prudent et attentif, ne sera pas induit en erreur par la simple coïncidence de l'élément « TELL », qui n'est pas particulièrement distinctif, en supposant une relation entre les services des défenderesses et ceux de la demanderesse (c. 6.6.2.2). Ce qui précède s'applique déjà lorsque les signes « TELL » et « TELLCO » sont utilisés seuls. La comparaison de la marque « TELLCO » avec les représentations « TELL GROUP », « fig.2 » et « fig.3 » conduit d’autant moins à un risque de confusion que ces signes sont accompagnés d’ajouts ou présentés sous une forme graphique qui les distinguent encore davantage de la marque de la demanderesse. Même lorsque le risque de confusion est évalué en relation avec les marques « TELLCO PENSINVEST » et « fig.1 », la conclusion de l’instance précédente reste valable. La marque mentionnée en premier lieu comporte un ajout qui crée une distance supplémentaire par rapport aux signes mis en cause. La marque figurative représente le buste de Guillaume Tell et établit ainsi un lien plus étroit avec la figure héroïque qu'avec le verbe anglais (c. 6.6.3). L’instance précédente n’a donc commis aucune violation du droit fédéral en niant l'existence d'un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.6.4). La raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO), faute de quoi le titulaire de la raison de commerce la plus ancienne peut intenter une action en cessation de l'utilisation de la plus récente s’il en résulte un risque de confusion. La question de savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment doit être examinée sur la base de l'impression d’ensemble qu'elles laissent au public, tant à l’occasion d’une comparaison attentive qu’au niveau du souvenir qu’elles leur laissent. Il existe un risque de confusion si la raison de commerce d'une société peut être confondue avec celle d'une autre (risque de confusion direct) ou si l’impression erronée d’un lien économique ou juridique entre les sociétés est éveillée (risque de confusion indirect). Le libellé des raisons sociales tel qu'inscrit au registre du commerce est déterminant (c. 7.1). La demanderesse considère que les raisons sociales des défenderesses (« Tell SA » et « Tell Advisors SA ») ne se distinguent pas suffisamment de sa raison de commerce, antérieure (« Tellco Holding SA ») (c. 7.2). L’instance précédente a nié à juste titre l’existence d’un risque de confusion entre ces raisons de commerce (c. 7.3). Elle a d'abord précisé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le caractère distinctif en droit des raisons de commerce ne doit pas être examiné du seul point de vue des destinataires de produits ou services, contrairement à ce qui prévaut en droit des marques. Le droit des raisons de commerce vise généralement à éviter que le public, qui comprend non seulement les clients mais aussi d'autres cercles tels que les demandeurs d'emploi, les autorités et les services publics, ne soit trompé (c. 7.3.1). C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l'indication de la forme juridique « SA », commune aux trois raisons sociales, constitue un élément faiblement distinctif (c. 7.3.2). Concernant les aspects sonores, visuels et sémantiques, on peut fondamentalement se référer aux considérations émises en droit des marques. Le grand public, qui appréhende les raisons de commerce avec une attention ordinaire, remarquera les différences entre les signes. L’élément « Tell » de la raison de commerce de la demanderesse ne présentant pas de caractère distinctif particulier, son champ de protection est limité. Par conséquent, même une modification relativement mineure peut suffire à créer une différenciation suffisante d’avec la raison de commerce antérieure. Tel est le cas en l’espèce. En outre, selon les constatations de l'instance inférieure, qui lient le Tribunal fédéral, les sociétés ne sont pas en concurrence, et leurs sièges sociaux sont éloignés géographiquement. Par conséquent, il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion entre les raisons de commerce en cause (c. 7.3.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les raisons sociales des défenderesses sont suffisamment distinctes de celle de la demanderesse, et qu’elle a rejeté ses actions (c. 7.3.4). La recourante fait valoir que sa filiale et les fondations qu’elle administre lui ont cédé des droits d’action relatifs au signe « Tellco » « aux fins de la présente procédure » (c. 9.1). C’est à raison que l’instance précédente n’a pas admis l’action dans la mesure où la demanderesse fait valoir des présentions de sa filiale et des fondations qu’elle gère, la procédure civile suisse ne permettant pas de conduire le procès en son propre nom comme partie à la place du titulaire du droit matériel (gewillkürte Prozessstandschaft) (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10). [SR]

Tell (fig. 2)
Tell (fig. 2)
Tell (fig. 3)
Tell (fig. 3)

08 mars 2021

TF, 8 mars 2021, 4A_361/2020 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication de provenance, indication géographique, restriction à certains produits ou services, étendue de la protection, usage de la marque, pratique de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Swissness, réel site administratif, Swiss Re, services immobiliers, services financiers, services d’assurances, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 LPM, art. 49 al. 1 LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 52o OPM.

En avril 2017, la défenderesse, Swiss Re Ltd, a déposé la marque « SWISS-RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » pour des services financiers, immobiliers et d’assurances (classe 36). L’IPI a refusé l’enregistrement du signe, notamment au motif qu’il était trompeur, en raison des attentes qu’il éveillait quand à la provenance des services fournis. Selon l’IPI, l’enregistrement n’était possible qu’avec une limitation de la liste de services aux services de provenance suisse. Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Swiss Re et a ordonné l’enregistrement sans restriction des services mentionnés à la provenance suisse. Selon l’art. 2 lit. c LPM, les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection des marques (c. 2). Un signe est propre à induire en erreur notamment s'il contient ou est constitué d’une indication géographique qui fait croire à tort aux destinataires que les produits ou services qu’il désigne proviennent du pays ou du lieu auquel l’indication se réfère (c. 2.1). Une indication de provenance est une référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM). L'art. 47 al. 3 LPM interdit notamment l'utilisation d'indications de provenance inexactes (lit. a) et de marques en relation avec des produits ou services d'une autre provenance, s'il en résulte un risque de tromperie (lit. c). Selon la jurisprudence, de telles indications sont susceptibles de créer un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.2). Compte tenu des intérêts publics en jeu, la règle selon laquelle l’IPI doit en principe enregistrer une marque en cas de doute et laisser la décision finale au juge civil ne s’applique pas dans l’évaluation du risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM. Par ailleurs, l’exactitude des indications de provenance est examinée de manière plus stricte que les autres faits trompeurs au sens de cette disposition. Même lorsqu’une indication de provenance peut être utilisée de manière correcte, le motif absolu d’exclusion de l’art. 2 lit. c LPM s’applique dès qu’il existe une possibilité qu’elle soit utilisée pour des produits provenant d’un autre lieu (c. 2.3). Il convient de noter que même si les développements futurs prévisibles peuvent être pris en compte dans la procédure d’enregistrement, une simple probabilité minime qu’une indication de provenance suisse puisse s’avérer trompeuse à l’avenir, par exemple en raison d’un changement de circonstances, ne suffit pas à établir un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.4). Si l’on admet comme l’instance précédente que le signe « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » constitue une indication de la provenance suisse des services de la défenderesse, il convient d’examiner si elle est exacte (c. 4). Selon l’art. 49 al. 1 LPM, l’indication de la provenance d’un service est exacte si elle correspond au siège de la personne qui fournit le service (lit. a) et si un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays (lit. b). Si une société mère remplit les conditions de la lettre a et si elle-même ou une filiale réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à la lettre b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère (art. 49 al. 2 LPM) (c. 4.1). En matière de produits, la pratique établie de longue date de l’IPI, admise par le Tribunal fédéral, est de n’enregistrer les marques contenant une indication géographique qu’avec l’ajout d’une mention dans la liste des produits revendiqués selon laquelle ces derniers doivent provenir du pays auquel se réfère l’indication de provenance. L’IPI ne disposant pas, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’informations concrètes sur l’usage (actuel ou futur) du signe déposé, on peut admettre l’existence d’un risque de tromperie si une indication de provenance est enregistrée comme marque sans limiter la liste des produits. Cette restriction de la liste de produits a un effet préventif en minimisant de facto le risque de tromperie, et affecte directement l’étendue de la protection de la marque, qui dépend des produits revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). L’usage du signe avec des produits d’une autre provenance ne constitue pas un usage de la marque et peut entraîner la perte du droit à la marque conformément à l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.1). Une partie de la doctrine a formulé quelques critiques à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 5.2). L’IPI invite le Tribunal fédéral à confirmer que cette jurisprudence, qui n’est pas contestée par les parties, s’applique également aux services (c. 5.3). Lors des délibérations parlementaires relatives au projet de loi « Swissness », entré en vigueur le 1er janvier 2017, la conseillère fédérale Sommaruga a explicitement évoqué dans deux interventions la crainte que d’importants prestataires de services tels que Swiss Re puissent apparaître comme des sociétés suisses. Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral a concrétisé la notion de « réel site administratif » à l’art. 52o OPM, pertinente pour déterminer la provenance d’un service selon l’art. 49 al. 1 lit. b LPM. L’IPI a annoncé qu’elle adoptera en matière de services la même pratique qu’elle adoptait jusqu’alors en matière de produits (c. 6). Comme l’a reconnu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, cette adaptation va trop loin. La limitation de la liste des produits aux produits de provenance suisse vise à éliminer le risque, même abstrait, de tromperie sur la provenance géographique. Toutefois, s'il n'y a pas de risque de tromperie dès le départ, il n'y a aucune raison de restreindre la liste des produits ou des services. Tel est le cas en l'espèce : comme le Tribunal administratif fédéral l'a constaté de manière contraignante, sans réelle contestation de l’IPI, les conditions de l'art. 49 al. 1 LPM sont remplies, puisque le siège de la défenderesse est incontestablement en Suisse, de même que son réel site administratif. Les services qu'elle propose proviennent donc de Suisse au sens du droit des marques. L'indication de provenance est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est donc, même s'il devait être compris comme une indication de provenance, admissible au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 3 LPM, et doit être inscrit au registre des marques (c. 7.1). Le traitement différent des marques selon qu'elles revendiquent une protection pour des produits ou des services est une conséquence des définitions conceptuellement différentes de la provenance pour les produits (art. 48 et suivants LPM) et pour les services (art. 49 LPM). En matière de produits, le caractère trompeur d’un signe dépend des produits pour lesquels il est utilisé, dont l’IPI n’a naturellement pas connaissance au moment de l’enregistrement. L’origine des services, en revanche, dépend du lieu dans lequel le prestataire de services a son siège social et est actif (art. 49 al. 1 LPM). En principe, tous les services fournis par le déposant ont la même provenance géographique, et le risque de tromperie peut être évalué concrètement au moment de l'enregistrement. Le fait que la marque puisse être transférée ou faire l'objet d'une licence à une date ultérieure (à une personne qui pourrait ne pas remplir les conditions de l'art. 49 LPM), comme l'objecte l'IPI, ne change rien pour le Tribunal administratif fédéral, d'autant plus que l'IPI n'a de toute façon aucune possibilité d'influencer l'usage d'une marque une fois celle-ci enregistrée. Il va de soi que l'enregistrement d'une indication de provenance en tant que marque ne change rien au fait qu'elle ne peut pas, par la suite, être utilisée de manière incorrecte. En particulier, l'utilisation d'une marque en relation avec des produits ou des services de provenance étrangère n'est pas autorisée si elle entraîne un risque de tromperie (art. 47 al. 3 lit. a et c LPM). (c. 7.2.1). Contrairement à l’IPI, le Tribunal administratif fédéral considère que la charge de travail requise pour l’examen au regard des critères spécifiés dans la réforme « Swissness » n’apparait pas fondamentalement plus importante que sous l’ancien droit. S’il existe un doute sur la question de savoir si les critères de l’art. 49 al. 1 LPM sont remplis, une restriction de la liste des services doit selon lui être faite. En cas de litige, la question de savoir s’il existe une activité administrative effective suffisante en Suisse dans un cas d’espèce relève de la compétence du juge. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi montré une voie praticable. La position de l’IPI de faire dépendre l’enregistrement de toutes les marques de service avec indication de provenance d’une restriction géographique de la liste des services à titre de mesure de précaution et sans examen, même si l'indication de provenance est correcte et qu'il n'y a pas de risque pertinent de tromperie, est trop peu différenciée. Elle ne peut pas non plus être justifiée par le souci d'éviter un effort d'examen excessif. En outre, contrairement à ce que soutient l’IPI, on ne voit pas en quoi la limitation géographique des services seulement dans certains cas devrait affecter l’égalité et la sécurité juridiques (c. 7.2.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » n'est pas trompeur en ce qui concerne les services revendiqués et que, pour cette raison, il doit bénéficier d'une protection illimitée de la marque n'est ainsi pas critiquable. C'est à juste titre qu’elle a ordonné l’enregistrement du signe au registre des marques sans aucune limitation géographique de la liste des services (c. 7.4). Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

25 mai 2020

TAF, 25 mai 2020, B-5011/2018 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe trompeur, immobilier, services d’assurances, services financiers, droit à un procès équitable, nom géographique, indication de provenance, obligation de motiver, motivation de la décision, vocabulaire anglais de base, swiss, slogan, signe laudatif, swissness, secondary meaning, recours admis ; art. 29 Cst. art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM, art. 49 al. 1 LPM ; cf. N° 1225 (arrêt du TF dans cette affaire).

SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT

Demande d'enregistrement 54931/2017


Demande d’enregistrement N° 54931/2017 « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Geldgeschäfte ; Immobilienwesen ; Finanzwesen ; Versicherungswesen.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’à un large public intéressé par les assurances et les services financiers (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

La recourante considère que son droit à un procès équitable a été violé. L’instance précédente n’aurait pas motivé sa décision selon laquelle aucune exception permettant de ne pas considérer un nom géographique comme une indication de provenance trompeuse, en particulier pour les services (c. 2.1). L’instance précédente peut se contenter de motiver les points essentiels à sa décision. En l’espèce elle se contente de retenir que la constellation d’exceptions prévues par la jurisprudence à l’article 47 al. 2 LPM n’est pas réalisée sans s’attarder sur les arguments de la recourante. Elle n’examine pas en détail non plus si la demande d’enregistrement respecte les règles de l’article 49 LPM. Il s’agit bien d’une violation du droit à un procès équitable (c. 2.3-2.4). Celle-ci peut toutefois être guérie par le TAF (c. 2.5). Le caractère trompeur d’une désignation géographique doit être examiné à la lumière des circonstances du cas particulier (c. 3.5). Le signe revendiqué est composé (c. 5). Celui-ci peut être divisé en deux parties, « SWISS RE » qui correspond à la raison sociale de la recourante, et le slogan « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT ». Le mot « swiss » appartient au vocabulaire anglais de base et est compris sans effort comme le substantif « Suisse » ou l’adjectif « suisse ». Il s’agit d’une indication de provenance géographique claire, également en lien avec les produits revendiqués (c. 5.2). L’élément « RE » correspond au préfixe « re » qui signifie « à nouveau » ou « en retour ». L’élément « SWISS RE » sera ainsi compris par les destinataires pertinents comme « réassurance suisse » (c. 5.3). L’élément « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est un slogan laudatif qui n’efface pas l’élément « SWISS RE », bien visible et en première position (c. 5.5). L’utilisation du mot « swiss » est ainsi considérée par les destinataires comme une indication de provenance géographique claire (c. 5.6). En l’espèce, la recourante respecte les conditions prévues par l’article 49 al. 1 LPM et n’est en conséquence pas trompeuse (c. 6.3). Certes, la législation antérieure au projet « swissness » prévoyait que l’autorité pouvait ajouter d’autres conditions à l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique qu’elle considérait comme trompeuse. Mais cette disposition a été supprimée par le projet qui a pour but de renforcer la protection des indications de provenance suisses ainsi que la sécurité du droit (c. 6.2). Avec la réforme « swissness », l’instance précédente a modifié sa pratique en lien avec l’enregistrement de marques géographiques pour des services, notamment en exigeant de manière préventive de limiter la liste des services revendiqués aux services provenant du lieu en question (c. 6.4). Un tel durcissement n’est pas nécessaire. L’instance précédente doit, comme auparavant, déterminer si l’indication géographique répond aux critères de l’article 49 al. 1 LPM. Une limitation de la liste des services revendiqués peut être envisagée en cas de doute, par exemple pour des indications géographiques étrangères (6.4). En l’espèce, le signe revendiqué n’est pas trompeur dans la mesure où il respecte les critères de l’article 49 al. 1 (c. 6.5). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le signe revendiqué a acquis un « secondary meaning » propre à ôter le caractère potentiellement trompeur du signe (c. 7). Le recours est admis (c. 8). [YB]

15 juin 2021

TAF, 15 juin 2021, B-2420/2020 (d)

sic! 10/2021, p. 547 (rés.) « TISSOT (fig.)/ SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, Tissot, produits pharmaceutiques, papeterie, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la restauration, grand public, services d’assurance, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan phonétique, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.



Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.



Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 36 : Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.



Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Divers produits et services portant sur les classes 1 à 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.



Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.



Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 36 : Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.



Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits de papeterie en classe 16 et de mercerie en classe 22, ainsi que les services d’assurance en classe 36 et 41 s’adressent au consommateur final et au spécialiste.



Les services de classe 35 s’adressent à un public spécialisé.



Les services de la classe 43 s’adressent au grand public, ainsi qu’aux spécialistes de l’hôtellerie et de la restauration (c. 5.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services d’enseignement en classe 41 sont similaires au matériel dédié en classe 16. La similarité entre les services de restauration et d’hébergement en classe 43 avec les services d’enseignement, de divertissement, et les activités sportives et culturelles en classe 41 est présumée. Il est en effet courant que les hôtels diversifient leurs activités en offrant des programmes de remise en forme ou des évènements culturels tels que des expositions, concerts ou spectacles ;  ou encore que les clubs de danse proposent des prestations culinaires. L’arrêt B-7503/2006, dans lequel le TAF a nié la similarité des services de bar en classe 43 avec les divertissements en classe 41, traitait un cas particulier d’organisation de parties de poker et de tournois de poker en ligne (c. 6.3). Les services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières revendiqués en classe 36 par la marque attaquée sont similaires aux services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale. Enfin, les produits de la classe 22 sont similaires aux services publicitaires en classe 35 (c. 6.3).

Similarité des signes

Les deux marques concordent uniquement sur l’élément « TISSOT », limitant la similarité sur les plans sonores et visuels (c. 7.3.2). Sur le plan sémantique par contre, l’élément « TISSOT » est compris comme un nom de famille dans les deux cas (c. 7.3.3). Le TAF conclut donc à l’existence d’une certaine similarité (c. 7.3.3). Ni l’argument selon lequel c’est la recourante qui est titulaire de la Fachmarkt Tissot Arena, ni celui selon lequel l’intimée n’y ait pas de point de vente n’est pertinent (c. 7.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 8.2.1). L’intimée n’allègue pas disposer d’une force distinctive dérivée particulière (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’élément « TISSOT » est l’élément dominant de la marque opposante, et est intégralement repris dans la marque attaquée. Il y a donc lieu de partir du principe qu’il existe un risque de confusion (c. 9.3.1). Dans la mesure où l’élément « TISSOT » n’a pas perdu de son individualité dans la marque attaquée (c. 9.3.2). Dans l’ensemble, les éléments graphiques ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (c. 9.3.6).

Divers

L’instance précédente a admis l’opposition à l’exception des produits revendiqués en classe 5 (état de fait A. d). En conséquence, la défenderesse recourt contre la révocation de son enregistrement (état de fait A. d et B). La recourante a invoqué le défaut d’usage uniquement pour certains produits et services. Ayant entièrement eu gain de cause, et comme l’intimée n’a pas déposé de recours contre la décision attaquée, il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions de l’instance précédente. Le TAF peut donc traiter l’opposition comme si ces produits et services n’avaient pas fait l’objet d’une revendication (c. 3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis (c. 10). [YB]