Le caractère descriptif d’un signe (art. 2 lit. a LPM) est examiné en lien avec les produits et services concernés et du point de vue du consommateur de ces produits et services (c. 2.3). Le besoin de libre disposition absolu est en revanche examiné du point de vue des concurrents du déposant (c. 2.3). Des expressions anglaises peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante des consommateurs suisses concernés (c. 3.1-3.2). Le consommateur moyen maîtrise le vocabulaire anglais de base, qui ne se confond pas nécessairement avec les connaissances scolaires (c. 3.2- 3.6). Le mot anglais « rub » (« frotter ») est compris par le consommateur moyen, au moins en Suisse alémanique (c. 4.3). Les produits de toilette et de beauté (classe 3) et les produits pharmaceutiques (classe 5) peuvent s’adresser aux bébés et il n’est pas exclu qu’ils doivent être frottés (c. 4.4). Le signe « BABYRUB » est donc descriptif (c. 4.5 et 6). La déposante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque figurative « BABYRUB » (c. 5.1) ; quant aux autres marques contenant les éléments « baby » et « rub », elles ne sont pas aussi directement descriptives que le signe « BABYRUB » (c. 5.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque norvégienne et communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 5.3).

Bien que le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) soit de nature formelle, sa violation (en l’occurrence, la violation de l’obligation de motiver) peut, à titre exceptionnel, être réparée en procédure de recours, étant donné qu’elle est de peu de gravité, que le TAF a un pouvoir de cognition aussi étendu que l’IPI et que la recourante a eu la possibilité d’exposer ses arguments devant le TAF (c. 3- 3.3). Afin de déterminer si les signes litigieux appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il convient de se référer à la perception du consommateur moyen, à qui s’adresse la majorité des produits pharmaceutiques (classe 5) et boissons (classe 32) concernés (c. 4). Dans les quatre langues, les signes litigieux signifient « 5 am/pro Tag » (c. 5) et pas uniquement « 5 mal täglich » (c. 5.1). En lien avec des produits pharmaceutiques et des aliments pour bébé (classe 5), les signes litigieux sont compris comme des indications de dosage et sont ainsi descriptifs. En lien avec des boissons (classe 32), ils sont plutôt compris comme des indications publicitaires et appartiennent donc également au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.4). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec d’autres enregistrements – qui concernent au surplus des produits et services d’autres classes – dont elle est elle-même titulaire (c. 6.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque « apple a day », qui ne commence pas par un chiffre (c. 6.1). Enfin, en lien avec l’enregistrement des signes litigieux pour des fruits et légumes (classes 29 et 31), cas isolé que le TAF juge au surplus contraire au droit, elle ne peut pas se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) (c. 6.2).

Des produits d'hygiène corporelle, de beauté et de ménage, de la nourriture pour bébé et des services cosmétiques sont d'usage courant et s'adressent tant à des spécialistes (esthéticiens, droguistes, détaillants) qu’au consommateur moyen. Il en va de même pour des préparations thérapeutiques, à l’exception des médicaments prescrits sur ordonnance qui relèvent uniquement de cercles spécialisés (c. 4). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » sera compris sans effort au sens de « très importante pharmacie » ou « très importante pharmacologie », voire également « très important médicament » en français (c. 6). Les produits et services revendiqués par la recourante se trouvent non seulement dans les grandes surfaces, mais également dans les pharmacies disposant d’un espace de vente suffisamment grand (c. 6.2). L’élément « VERY IMPORTANT » est pour tous les types de produits et services indicateur d’une certaine qualité générale et compris comme une indication publicitaire (c. 6.3). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » ne sera pas compris au sens du lieu où les produits et services revendiqués sont offerts, ni au sens des modalités de ceux-ci, ni au sens des prestations elles-mêmes, mais comme une indication qualitative et publicitaire dénuée de force distinctive (c. 6.4). Les signes « VIP VERY IMPORTANT PHARMACY » et « VERY IMPORTANT BABY » ne sont pas comparables sur le plan de l’égalité de traitement (c. 7).

Pour des produits de la classe 5 tels que des préparations thérapeutiques humaines ou vétérinaires, des produits diététiques et d’alimentation pour bébé, des sparadraps et des bandages, des produits à usage dentaire, des produits destinés à l’extermination des nuisibles ainsi que des herbicides et fongicides, le cercle des acquéreurs comprend aussi bien des professionnels à l’attention exercée qu’une large frange du public faisant preuve d’une attention restreinte à l’égard des biens courants (c. 3). La marque opposante « NEXCARE » est marquée par la syllabe « NEX- ». Le mot anglais « care » sera compris sans effort au sens de « soin » et ne possède, pour les deux marques opposées, qu’une faible force distinctive (c. 4). La marque attaquée « newcare (fig.) » sera directement comprise par le public considéré au sens de « nouveau soin », expression fortement descriptive et pratiquement dénuée de force distinctive pour l’ensemble des produits revendiqués. Un risque de confusion entre les signes opposés ne peut reposer que sur l’élément verbal de la marque attaquée. En raison de sa signification et de sa première syllabe différentes, il se distingue clairement de la marque opposante. De plus, l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée n’est guère influencée par un élément verbal peu distinctif, qui ne joue qu’un rôle secondaire par rapport à l’élément graphique du signe. Un risque de confusion entre les deux signes opposés peut ainsi être écarté (c. 5).

Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque, à l’exclusion des produits ou services auxiliaires qui servent simplement d’appui au produit principal (c. 5). Les produits revendiqués en classes 29, 30 et 32, d’une part, et en classes 29 et 32, d’autre part, sont identiques ou similaires (c. 5.1). Du fait qu’elles ne sont pas commercialisables comme telles (à la différence des produits finis de l’opposante, qui n’ont par ailleurs pas les mêmes buts et ne leur sont pas substituables), qu’elles ne s’adressent pas au consommateur privé moyen,mais à l’industrie, et qu’elles n’appartiennent pas à la même classe de Nice, les « préparations bactériologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire » (classe 1) ne sont ni identiques ni similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2 et 5.4). Vu leurs cercles de consommateurs et canaux de distribution identiques, les « aliments et substances alimentaires pour bébés » et « préparations de vitamines, préparations à base de minéraux » (classe 5) sont similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante. Vu qu’ils n’ont ni la même nature, ni le même but, ni les mêmes canaux de distribution et qu’ils ne sont pas substituables, les produits alimentaires/diététiques à usage médical (classe 5) ne sont pas similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante. Vu qu’ils n’ont ni les mêmes buts, ni la même nature, ni les mêmes canaux de distribution, qu’ils ne bénéficient pas du même savoir-faire et n’ont en principe pas les mêmes lieux de production, les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine » (classe 5) ne sont pas similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante (c. 5.3.2 et 5.4). Les éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante, par exemple du fait qu’elle s’est imposée dans le commerce comme marque, doivent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 6.2). En relation avec des produits alimentaires, l’élément figuratif dominant (torse féminin à l’intérieur duquel figure une grosse flèche dirigée vers le bas) de la marque opposante ne revêt qu’une force distinctive faible, car il évoque, sans effort intellectuel particulier, un effet digestif bénéfique (c. 6.5). Même pour une marque forte (dont l’étendue de protection découle par exemple de sa notoriété), la protection ne s’étend pas aux éléments du domaine public (c. 6.6). Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine public, la marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble, en fonction de la durée de son usage ou de l’intensité de la publicité, et l’élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (c. 6.7). En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’affaire est renvoyée à l’IPI afin que, dans un premier temps, il examine l’aire de protection à accorder à la marque opposante (au regard, notamment, de la notoriété de la marque « ACTIVIA », utilisée intensivement en lien avec la marque opposante) et que, dans un second temps, il apprécie à nouveau, sur cette base, le risque de confusion entre les deux signes en cause (c. 6.9-6.10).