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26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-1759/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Pirates of the Caribbean » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, pirate, Caraïbes, histoire, titre, contenu immatériel, support audiovisuel, imprimé, livre, produit en papier, classification de Nice, signe déposé, force distinctive, besoin de libre disposition, signe alternatif, imposition comme marque, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 11 al. 2 OPM.

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d'un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 3). N'est pas tranchée de manière claire par la jurisprudence et la doctrine la question de savoir à quelles conditions un titre (d'œuvre) est descriptif (art. 2 lit. a LPM) du contenu thématique d'imprimés ou de supports audiovisuels (c. 3.1-3.3). Comme c'est le cas de manière générale, il convient de se référer au signe tel qu'il a été déposé et non pas au signe tel qu'il est utilisé par le déposant ou tel que le déposant projette de l'utiliser (c. 3.4). Du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, l'art. 2 lit. a LPM ne doit pas être appliqué de manière trop stricte, faute de quoi il serait impossible d'enregistrer une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 3.4). Même s'ils contiennent des éléments descriptifs d'un contenu immatériel, de nombreux titres d'œuvres sont dotés d'une force distinctive au sens de l'art. 1 LPM (c. 3.5). La classification de Nice (art. 11 al. 2 OPM) ne se référant qu'aux caractéristiques matérielles des produits ou services, l'enregistrement d'une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel ne saurait être soumis à des conditions trop strictes (c. 3.6). Étant donné que le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4-7), la question de savoir si ce signe est doté d’une force distinctive suffisante peut rester ouverte (c. 3.7). Un signe ne peut être enregistré pour un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel que s’il existe, pour les concurrents, des signes alternatifs (c. 4). En l’espèce, les « disques acoustiques ; DVD; CD-ROM ; films cinématographiques ; dessins animés » (classe 9) et les « produits à l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; cartes postales ; journaux ; magazines ; livres ; calendriers » (classe 16) tirent leur valeur économique de leur contenu immatériel ; tel n’est en revanche pas le cas des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » – qui est compris en Suisse (c. 6) – se réfère directement à un thème historique pour lequel (vu les nombreuses publications à ce sujet) les concurrents de la recourante ont un intérêt (c. 4 et 7). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN », dont il existe trop peu de variantes, est dès lors frappé d’un besoin de libre disposition en lien avec les produits revendiqués (classes 9 et 16), à l’exception des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5 et 7). La recourante ayant expressément renoncé à l’enregistrement du signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » comme marque imposée, il n’y a pas à examiner si ce signe est connu (c. 8). L’égalité de traitement ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées qui ne se réfèrent pas à un thème historique précis (c. 9). Enfin, les décisions d’autorités étrangères ne peuvent pas être prises en considération, car elles reposent sur des conditions juridiques qui ne sont pas sans autre comparables aux conditions posées par le système suisse (c. 10).

18 avril 2008

TAF, 18 avril 2008, B-5518/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 893-896, « PeachMallow » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, langage courant ou technique, anglais, marshmallow, guimauve, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 30 PA, art. 2 lit. a LPM.

D’après les art. 29 al. 2 Cst. et 30 PA, le droit d’être entendu doit être accordé de manière étendue pour l’établissement des faits, mais non pour des questions de droit. L’interprétation (selon le langage courant ou technique) d’un élément d’une marque appartient aux questions de droit. Le signe « PEACH MALLOW » n’a pas été considéré comme descriptif malgré la compréhension aisée du terme anglais « peach » en Suisse. Le terme « Mallow » a une signification plus méconnue, celle d’une famille de plante (Malvaceae) qui était utilisée dans la recette traditionnelle de la guimauve (marshmallow). Il a été considéré que le consommateur moyen ne connaissait pas les aspects historiques et biologiques de la création des bonbons et, par conséquent, que le signe « PEACH MALLOW » bénéficiait d’un caractère distinctif.

28 mai 2008

TAF, 28 mai 2008, B-6291/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Corposana » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif latin, corps, sain, produits cosmétiques, santé, force distinctive, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Une large partie des acteurs commerciaux en Suisse comprendra le signe « CORPOSANA » au sens de « corps sain », en référence notamment à l’expression latine « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain). Peu importe à ce titre que le signe, décomposé en « corpo » et « sana » contienne une faute grammaticale en latin (« sana » au lieu de « sano ») (c. 7). Les produits revendiqués des classes 3 (lingettes pour les soins de la peau) et 5 (articles d’hygiène en papier et cellulose pour femmes) visent non seulement une meilleure hygiène, mais à travers elle également la protection de la santé. En lien avec les produits revendiqués, le signe « CORPOSANA » est descriptif et dépourvu de force distinctive (c. 8). Le cas d’espèce ne constitue pas un cas limite nécessitant la prise en compte de décisions étrangères (c. 9). Le recours est rejeté (c. 10).

19 juin 2008

TAF, 19 juin 2008, B-8371/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « Leader » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, leader, anglais, allemand, français, cigarette, tabac, recherche Internet, besoin de libre disposition, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués de la classe 34 (cigarettes, produits du tabac et allumettes) s’adressent au consommateur final et aux intermédiaires (kiosques, etc.), lesquels disposent de connaissances moyennes en anglais (c. 5.1). Le mot « leader » sera perçu par le consommateur moyen au sens de « chef », « guide » et « premier ». Lorsqu’il sera utilisé pour des produits, le consommateur moyen leur attribuera cette signification et pensera à un produit phare ou un produit « no 1 ». Le terme « leader » peut donc être utilisé non seulement pour des personnes, mais aussi pour des produits (c. 5.2). Le résultat d’une recherche sur Internet peut être pris en compte à titre d’indice par l’instance inférieure pour déterminer la notoriété d’une notion. En l’espèce, une telle recherche a permis de déterminer le caractère descriptif du mot « leader » pour des produits, en allemand et en français (c. 5.3). Le signe « LEADER » possède donc un caractère publicitaire immédiatement perceptible indiquant que le produit ainsi désigné se démarque des produits concurrents au niveau de la notoriété, de la qualité se démarque des produits concurrents au niveau de la notoriété, de la qualité et de l’apparence (c. 5.4). Confronté à ce signe, le consommateur suisse moyen pensera, sans faire preuve de fantaisie, à un produit de pointe et de grande qualité, y compris en lien avec des produits du tabac. Le terme « leader » doit rester à la libre disposition des concurrents afin qu’ils puissent l’utiliser à des fins publicitaires. Il appartient donc au domaine public (c. 6). Le cas d’espèce n’est pas un cas limite impliquant de prendre en compte des décisions étrangères (c. 7). Les marques « LEADER » invoquées par la recourante au titre de l’égalité de traitement, enregistrées en 1959 et 1970, ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 8).

26 août 2008

TAF, 26 août 2008, B-3553/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Swiss Army » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, armée, Suisse, Confédération, imposition comme marque, besoin de libre disposition, signe trompeur, qualité pour recourir ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Un déposant a en principe qualité pour recourir contre le rejet de sa demande d’enregistrement d’une marque, même s’il est déjà titulaire de cette même marque pour les mêmes produits ou services (c. 2). Le signe « SWISS ARMY » est compris, sans effort d’imagination particulier, comme la désignation en langue anglaise de l’armée suisse (c. 7.1). Ce signe n’a pas à demeurer à la disposition de tiers. Il peut donc être enregistré au nom de la Confédération pour des produits et des services qui sont aussi bien non typiques que typiques d’une armée (c. 6-9). Une telle marque n’est par ailleurs pas trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8).

03 septembre 2008

TAF, 3 septembre 2008, B-6352/2007 (d)

« AdRank » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, publicité, gestion, marketing, recherche scientifique, informatique, Internet, cas limite, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 114 (arrêt du TF dans cette affaire).

29 septembre 2008

TAF, 29 septembre 2008, B-3394/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 80 (rés.), « Salesforce. com » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, économie, informatique, imposition comme marque, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Des expressions en anglais peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante du public visé (c. 4). Les services concernés par la désignation « SALESFORCE.COM » s’adressent essentiellement à des économistes et à des informaticiens (« Customer Relationship Management » [CRM]) (c. 4.2). Pour cette partie du public, la désignation « SALESFORCE. COM » est clairement descriptive et doit rester librement utilisable (c. 4.3 et 5). N’y changent rien le fait que, en anglais, il faudrait écrire « sales force » (c. 4.3), le fait que l’élément « .com » soit ajouté (c. 5.8) et le fait que la marque « SALESFORCE.COM » soit enregistrée dans d’autres États (c. 7). En l’espèce, la demanderesse ne parvient pas à rendre vraisemblable que son signe s’est imposé comme marque au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6).

30 septembre 2008

TAF, 30 septembre 2008, B-7426/2006 (d)

sic! 2/2009, p. 80 (rés.), « The Royal Bank of Scotland » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, force distinctive, besoin de libre disposition, anglais, banque, Écosse, royal ; art. 2 lit. a LPM.

En Suisse, l'anglais de base est familier au consommateur moyen (c. 2.5). Dans la désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND », l'adjectif royal n'est pas compris dans son sens laudatif, mais indique un lien avec une maison royale. La désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND » est dotée d'une force distinctive. Étant donné qu'il est peu probable qu'une autre banque britannique puisse utiliser la même désignation, il n'y a aucune raison que la désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND » reste librement utilisable au sens de l'art. 2 lit. a LPM et que son enregistrement comme marque soit refusé (c. 3). Plusieurs marques de banques ne contenant que peu d'éléments distinctifs sont d'ailleurs enregistrées en Suisse (c. 4).

06 novembre 2008

TAF, 6 novembre 2008, B-613/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « Nanobone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, nanotechnologie, produits médicaux, besoin de libre disposition, décision étrangère, entrée en vigueur, publication dans le RO ; art. 5 ch. 1 AM, art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 2 lit. a LPM.

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 AM correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’une désignation doit être directement reconnaissable, c’est-à-dire sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Même une désignation nouvelle, inhabituelle ou dans une langue étrangère peut avoir un caractère descriptif (c. 2.2). Les implants et les substituts osseux (classes 1, 5 et 10) sont des produits destinés à des spécialistes de la science, de la technique et de la médecine (c. 2.4). Afin de déterminer si un signe doit rester à la libre disposition du marché (Freihaltebedürfnis), il s’agit de se placer dans l’optique des concurrents du déposant (c. 2.4). La désignation « NANOBONE » est formée des éléments « bone », qui signifie « os » en anglais (c. 3.1.1), et « nano », qui provient du grec et qui se réfère à l’infiniment petit (c. 3.1.2). Ces deux éléments sont compris dans les milieux concernés par les produits en cause (c. 3.2). Les produits en cause sont étroitement liés à l’os et l’élément « bone » est dès lors descriptif (c. 3.3). L’élément « nano » est également descriptif, car les produits en cause sont issus de la nanotechnologie ou contiennent des nanoparticules (c. 3.4). La désignation « NANOBONE » est dès lors descriptive et ne peut pas être enregistrée comme marque pour les produits concernés (c. 3.4 et 4). N’est pas déterminant le fait que l’enregistrement soit aussi demandé pour des produits qui ne touchent pas directement l’os ou les nanotechnologies (c. 3.4). Il se n’agit pas en l’espèce d’un cas limite dans lequel il conviendrait de prendre en considération des décisions d’enregistrement rendues à l’étranger (c. 3.5).

01 décembre 2008

TF, 1er décembre 2008, 4A_455/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « AdRank » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, publicité, gestion, marketing, recherche scientifique, informatique, arbitraire, égalité de traitement, arbitraire dans la constatation des faits, cas limite, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 106 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les exigences des art. 5 ch. 1 AM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3). En lien avec des services dans les domaines de la publicité, de la gestion, du marketing, de la recherche scientifique et de l'informatique (classes 35 et 42), les consommateurs (en partie spécialisés et à qui un niveau d'anglais élevé peut être reconnu) perçoivent sans effort d'imagination particulier la désignation « AdRank » comme descriptive. En anglais, l'élément Ad renvoie en effet à « advertisement » (« Anzeige », « Inserat », « Annonce ») et l'élément « Rank » peut être traduit en allemand par « Reihe », « Linie » ou «Rang » (c. 4). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, un recours ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (c. 4.4). Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est en l'espèce pas suffisamment motivé et est dès lors irrecevable. Il en va de même du grief d'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), car le recours n'établit pas pour quelle raison il conviendrait de traiter de manière égale les services des classes 38 et 42 pour lesquels la désignation a été enregistrée et les autres services pour lesquels elle ne l'a pas été (c. 5). Étant donné que le TAF n'a pas fait de constatations au sujet de marques — enregistrées — similaires à la désignation « AdRank » et que la recourante ne fait pas valoir l'établissement manifestement inexact des faits (art. 105 al. 2 LTF), le TF n'a pas à entrer en matière, ce d'autant que la recourante ne fait pas non plus valoir le droit à l'égalité dans l'illégalité (c. 6). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'enregistrement étrangères n'ont dès lors pas à être prises en considération (c. 7).

12 décembre 2008

TAF, 12 décembre 2008, B-5531/2007 (d)

sic! 5/2009, p. 354 (rés.), « Apply- Tips » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, langues nationales, anglais, tip, coton-tige, matériel dentaire, égalité de traitement, entrée en vigueur, publication dans le RO ; art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 2 lit. a LPM.

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 4). Il suffit qu’un mot soit descriptif dans l’une des langues nationales pour être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Une grande partie de la population suisse voit dans le mot « Tips » une référence aux cotons-tiges ou bâtonnets ouatés (« Wattestäbchen ») en raison de la marque américaine « Q-Tips » (c. 7). En relation avec des « outils, instruments et appareils dentaires », la désignation « Apply-Tips » ne peut avoir d’autre signification que « bâtonnets ou pointes pour appliquer » des liquides ou des pâtes (c. 8). La faute grammaticale qui consiste à associer un verbe (« Apply ») à un nom (« Tips ») n’est pas propre à enlever à la désignation « Apply-Tips » son caractère purement descriptif (c. 9). Il n’est en l’espèce pas possible de revendiquer l’égalité de traitement avec les marques « cool-tip » et « easy tip », car elles sont composées d’un adjectif (et non d’un verbe) et d’un nom et elles utilisent par ailleurs le nom « tip » au singulier (c. 10).

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-516/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 530 (rés.), «After hours » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, heure, vente, horlogerie, bijouterie, force distinctive, besoin de libre disposition, motivation de la décision ; art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Il découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation, pour une autorité, de motiver ses décisions (voir : art. 35 al. 1 PA),mais pas nécessairement de se prononcer sur tous les arguments des parties (c. 2.1). S’il considère qu’une désignation est dépourvue de force distinctive, l’IPI n’est pas tenu d’examiner si cette désignation est ou non assujettie au besoin de disponibilité (c. 2.2). Pour appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, une désignation doit s’avérer descriptive pour une partie importante des destinataires suisses et ce sans effort d’imagination particulier (c. 3). En Suisse, l’anglais de base est familier au consommateur moyen (c. 3). Les services de « vente au détail » (classe 35) ne s’adressent pas au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1). Les employés des entreprises actives dans le domaine des produits horlogers et de la bijouterie ne disposent généralement pas d’un niveau d’anglais supérieur à celui du grand public (c. 4.2.1). La « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37) s’adressent à un large public, dont le niveau d’anglais n’est pas supérieur à la moyenne. Le fait qu’une partie de ce large public soit composée de touristes (qui communiquent pour beaucoup en anglais) et le fait que la page d’accueil du site Internet de la recourante soit en anglais n’y changent rien (c. 4.2.2). La désignation « AFTER HOURS » est composée des mots anglais « after » et « hours » et peut littéralement être traduite en allemand par « nach Stunden » (« après heures ») (c. 5.1). En lien avec la « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas descriptive, car elle ne fait pas partie des expressions courantes et n’est pas comprise par le grand public comme signifiant « après l’heure de fermeture » ou « après les heures de bureau » (c. 5.2.2 et 5.2.3). En lien avec les services de « vente au détail » (classe 35), destinés aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas non plus descriptive, car l’heure de la vente ne joue en l’occurrence aucun rôle (c. 5.2.3). La désignation « AFTER HOURS » n’appartient ainsi pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM(c. 6).

25 février 2009

TAF, 25 février 2009, B-5782/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 530 (rés.), « Albino » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, Albino, Italie, italien, significations multiples, force distinctive, indication de provenance, besoin de libre disposition, signe trompeur, suspension de procédure, décision étrangère ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Une procédure devant le TAF ne peut pas être suspendue dans l'attente du résultat d'une procédure devant le TF lorsque les marques en question dans chacune des procédures sont différentes et que la solution des deux cas peut s'appuyer sur une jurisprudence claire du TF (c. 3). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM, applicable en l'espèce, correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 5-7). Dans diverses situations, les indications géographiques n'appartiennent pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), en particulier lorsqu'elles se réfèrent à des lieux qui sont inconnus des consommateurs concernés et qu'elles apparaissent ainsi comme des désignations de fantaisie (c. 8). Si une désignation a plusieurs sens, il s'agit de déterminer lequel est prépondérant (c. 9). « Albino » désigne une commune italienne située en Lombardie, ou, en italien, une personne atteinte d'albinisme (maladie pigmentaire), ou encore un prénom masculin italien. La commune italienne d'Albino est largement inconnue de la population suisse. La désignation « ALBINO » ne peut dès lors pas être considérée comme une indication de provenance. En lien avec des produits des classes 3, 18 et 25, elle est ainsi dotée d'une force distinctive et n'est pas trompeuse (c. 10). La désignation « ALBINO » n'est pas assujettie au besoin de disponibilité en faveur des producteurs locaux, étant donné que ces derniers ont plutôt intérêt à utiliser des indications plus connues (« Bergamo », « Lombardia », « Italia ») et que cette désignation est déjà enregistrée comme marque italienne et communautaire (c. 11).

14 avril 2009

TAF, 14 avril 2009, B-653/2009 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Express Advantage » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, indication publicitaire, anglais, express, avantage, informatique, électronique, photographie, recherche scientifique, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Appartiennent au domaine public entre autres les signes descriptifs des qualités, des caractéristiques, de la destination, du but d'utilisation, de la date de production ou des modes d'action des produits ou services désignés. Les expressions anglaises sont à prendre en compte si elles sont comprises par une part significative de la population suisse (c. 2). Les produits et services désignés des classes 9, 37, 38 et 42, issus des domaines de l'informatique, de la navigation, du mesurage, de la photographie et de l'optique, du commerce et de la vente de matériel filmographique, de sauvetage et d'enseignement, de l'électrotechnique et des télécommunications, de la police, des banques, des sciences et de la recherche ainsi que de la construction s'adressent non seulement aux spécialistes, mais également au consommateur moyen. C'est donc sur la compréhension de celui-ci qu'il y a lieu de se baser pour déterminer si le signe en présence possède un caractère descriptif (c. 3). Une combinaison verbale telle que « Express Advantage » est d'autant plus ambiguë que les éléments qui la composent possèdent eux-mêmes plusieurs significations (c. 4.2). Le consommateur suisse moyen traduira « express » combiné à un substantif plutôt par urgent ou rapide que par particulièrement spécifique et, ainsi, « Express Advantage » par avantage rapide ou avantage exprès (c. 4.3). Il est admissible que les produits et services désignés des classes 9, 37, 38 et 42 — en particulier ceux appartenant aux domaines de l'informatique et de l'électronique — offrent des avantages liés à la rapidité. Pour de tels produits et services, le signe « Express Advantage » constitue une publicité déguisée dès lors qu'il est descriptif de certaines de leurs qualités (c. 5.2). La référence à l'enregistrement d'une marque en langue anglaise possédant plusieurs significations dans un pays anglophone n'est pas pertinente pour la Suisse en raison de la différence dans la maîtrise de l'anglais entre les destinataires suisses et les destinataires de référence dans le pays anglophone concerné (c. 6.1). Le TAF reconnaît l'égalité de traitement entre des états de fait sans autre comparables. Ce critère doit toutefois être admis restrictivement en raison des problèmes soulevés par le réexamen d'une marque figurant depuis longtemps au registre, de telle sorte que des différences minimes entre les signes comparés peuvent revêtir une grande importance (c. 7.1).

15 mai 2009

TAF, 15 mai 2009, B-2125/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « Total trader » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, langue étrangère, anglais, trader, total, finance, assurance, immobilier, catégorie générale de produits ou services, support de données, base de données, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Un mot qui tire son origine d’une langue étrangère peut être descriptif au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif d’un signe doit être reconnaissable sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Un signe, notamment un groupe de mots (« Wortverbindungen », « an einander gereihter Worte »), qui est descriptif,mais qui a plusieurs significations, peut être enregistré si, en lien avec les produits ou les services concernés, une signification non descriptive domine et éclipse la signification descriptive ou bien si, toujours en lien avec les produits ou les services concernés, aucune des significations ne domine et que le sens du signe reste dès lors indéterminé (c. 2.3). Les produits et les services en cause s’adressent en premier lieu aux spécialistes de la finance, de l’assurance et de l’immobilier, mais aussi au consommateur moyen (c. 3). Pour ces destinataires, tant en allemand qu’en français, le mot « trader » désigne en premier lieu une personne active sur le marché des titres et le mot « total » signifie (notamment) intégral (c. 4.1.1 et 4.1.2). Le fait que le signe « TOTAL TRADER » ait, sans qu’une traduction ne soit nécessaire, une signification dans deux langues nationales fait passer au second plan les éventuelles significations dans d’autres langues, en particulier en anglais (c. 4.1.1 in fine et 4.1.2). « TOTAL TRADER » ne peut pas être considéré comme une désignation de fantaisie (c. 4.2). Un signe n’est en principe pas admissible pour une catégorie générale de produits ou de services lorsqu’il n’est pas admissible pour certaines de ses sous-catégories (c. 5.2.1). « TOTAL TRADER » est descriptif pour des services en matière de finance et d’opérations financières, également via Internet (c. 5.2.1-5.2.3). « TOTAL TRADER » est en revanche non descriptif (mais une désignation de fantaisie) pour des services dans les domaines de l’assurance et de l’immobilier et peut dès lors être enregistré comme marque (c. 5.3.1-5.3.2). Étant donné qu’il ne peut se rapporter qu’à leur contenu, le signe « TOTAL TRADER » est également descriptif pour des supports de données (c. 5.4). « TOTAL TRADER » est enfin descriptif pour des services d’accès à des bases de données électroniques relatives à la finance (c. 5.5). L’égalité de traitement (c. 6) ne peut pas être revendiquée avec les marques déjà enregistrées «WARRANT PHONE » (c. 6.1), « TOTAL » (c. 6.2), « TOTAL VIEW » et « TOTAL RISK PROFILING » (c. 6.3). Le cas n’étant pas limite, l’enregistrement du signe comme marque aux États-Unis et dans l’Union européenne ne peut pas constituer un indice en faveur de son enregistrement en Suisse (c. 7).