Un défaut d’usage ne saurait être retenu tant que le délai de carence de cinq ans dès la fin du délai d’opposition, respectivement de la procédure d’opposition, n’est pas arrivé à échéance. Peu importe dès lors sous quelle forme et en relation avec quels types de prestations la marque opposante a, jusque là, effectivement été utilisée (c. 2.2). Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si la marque opposante serait une marque défensive, puisque les motifs qui peuvent être invoqués dans cette procédure sont limités aux motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM (c. 3). Des services sont identiques lorsqu’ils relèvent du même marché au sens large, soit qu’ils dépendent d’une seule responsabilité organisationnelle, soit que le consommateur perçoive les deux services comme un paquet de prestations ayant un sens (c. 5.2). Ce sont donc la manière dont ils sont utilisés et leur but d’utilisation qui permettent d’attribuer les services litigieux au même titulaire de marque, leur appartenance à une classe de Nice n’étant qu’un indice (c. 5.2). Il y a un haut degré de similitude entre le mode de transmission dans un format technique particulier de données que constitue le streaming, la transmission de données sur Internet et les télécommunications sans fil (c. 7.1, 7.2.2 et 7.3.2). La similitude entre deux marques s’examine en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent dans le souvenir des consommateurs concernés (c. 8). Pour les marques purement verbales, l’effet sonore, l’aspect graphique, ainsi que le contenu sémantique sont déterminants. Il suffit pour admettre la similitude qu’un seul de ces critères soit rempli (c. 8). Dans le cas d’espèce, la marque attaquée ne se différencie que par des détails (utilisation de majuscules et de minuscules, écriture légèrement différente) de la marque opposante qui la comprend entièrement. Les signes sont par conséquent identiques tant sur le plan auditif que visuel (c. 8.1). Leur différence sur le plan sémantique n’est pas suffisante pour compenser la similitude découlant des autres éléments de comparaison et les deux marques considérées sont donc similaires en dépit de leur signification différente (c. 8.2 et 8.3).

En vertu de l’art. 31 LPM, la procédure d’opposition ne permet pas d’examiner si, en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation d’une dénomination menace la force distinctive d’une marque de haute renommée, en exploite la réputation ou encore lui porte atteinte (art. 15 LPM). La reconnaissance acquise par la marque opposante du fait de son utilisation dans le commerce peut par contre être prise en considération et conduit à une protection élargie pour les marques fortes (c. 2). L’aspect visuel des deux marques n’est pas semblable (c. 4.2). Il en va de même en ce qui concerne leur effet auditif (c. 4.3). Sur le plan sémantique enfin, le consommateur moyen, auquel les produits sont destinés et à l’aune duquel l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être mesurée (c. 3), fait une distinction claire entre des produits toniques et rafraichîssants à base de cola, d’une part, et le café, qu’il associe à la cordialité et au confort du mode de vie italien, d’autre part (c. 4.4). Faute de similitude du point de vue visuel, sonore et sémantique, il n’y a que peu de risques de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques ; même un consommateur moyen pressé et peu attentif lors de son achat ne saurait être induit en erreur, vu l’apparence différente des marques (c. 5). Cela est d’autant plus vrai que le contenu significatif des marques est bien différent et connu des acteurs du marché, de sorte que le consommateur moyen ne saurait non plus être induit en erreur de façon indirecte (c. 5). Le fait que la marque opposante soit une marque de haute renommée et qu’elle bénéficie d’un champ de protection élargi n’y change rien et ne permet pas de compenser l’absence de similitude et de risque de confusion entre les deux marques (c. 7). La finalité de l’art. 15 LPM est d’empêcher l’utilisation de marques de haute renommée par un tiers et de les protéger contre les utilisations exploitant leur réputation, y portant atteinte ou menaçant leur force distinctive. Le titulaire d’une marque de haute renommée ne peut toutefois pas se prévaloir de la protection élargie de sa marque dans le cadre de la procédure d’opposition. La notion de risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est limitée par la protection des marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-là va au-delà de celui-ci (c. 6).

Dans son ensemble, la marque imposée « APPENZELLER » est dotée d’une force distinctive forte (c. 2.2.2). La reprise, dans un autre signe, d’un élément d’un signe fort peut suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce car, bien que le signe « Appenberger » reprenne l’élément « APPEN- » du signe « APPENZELLER », il s’en distingue tant sur les plans visuel et sonore (du fait de la différence entre les éléments – bien qu’intermédiaires – « -ZELL- » et « -berg- ») que – clairement – sur le plan sémantique (c. 2.2.2). Le fromage (classe 29) est un produit de consommation courante, mais peu importe qu’il puisse être considéré comme un produit acheté avec une attention particulière, car les différences importantes entre les signes en cause sont perçues même par les personnes qui achètent du fromage chez les grands distributeurs (c. 2.2.4). En dépit de l’identité des produits (c. 2.2.3), il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – direct ou indirect – entre les signes « APPENZELLER » et « Appenberger » (c. 2.2.4).

Les services d’assurance et de finance de la classe 36 revendiqués par les deux parties s’adressent non seulement aux spécialistes de la branche concernée, mais aussi au consommateur moyen (c. 4). La marque opposante de l’intimée, « SANSAN », et la marque attaquée de la recourante, « Santasana », sont similaires sur le plan visuel (c. 5.1.4). L’utilisation de la seule voyelle « a » dans les deux signes prime leurs différences et ils sont donc également similaires sur le plan sonore (c. 5.2.3). Les éléments « SAN » et « SANTA » faisant tous deux référence aux mêmes notions de santé ou de sainteté, rien ne distingue non plus les signes opposés sur le plan sémantique (c. 5.3.2). L’élément « SAN » en lien avec des assurances est descriptif notamment dans le domaine de la santé. Le signe « SANSAN » se compose donc d’un élément faiblement distinctif dont la répétition lui confère toutefois une consonance asiatique originale. L’intimée étant une assurance-maladie très connue, la marque opposante jouit d’une aire de protection élargie en lien avec les services d’assurance revendiqués (c. 6.1). Les signes opposés partagent le même début et la même fin (« -SAN » et « -sana ») et la syllabe qui les distingue utilise la même voyelle que les autres syllabes. Compte tenu du périmètre de protection étendu de la marque opposante et de l’identité des services revendiqués dans le domaine de l’assurance, les signes opposés sont suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion entre eux (c. 6.2). En lien avec des services financiers, la marque opposante jouit d’une aire de protection normale. Ces services n’étant pas courants, leurs destinataires prêteront une attention accrue aux prestataires qui les leur fournissent. Pour les services financiers revendiqués, il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 6.3).

La recourante revendique, pour la marque opposante, divers produits des classes 29, 31 et 32, notamment des jus de fruits frais et en boîte, ainsi que des fruits secs. L’intimée revendique, pour la marque attaquée, divers produits des classes 7 et 21, notamment des robots ménagers, des machines de nettoyage et des appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments (c. 3.2). Le critère du lien matériel logique sur lequel se base la recourante ne conduit qu’exceptionnellement à la reconnaissance de la similarité. N’importe quel rapport de complémentarité entre les produits revendiqués ne saurait ainsi suffire à admettre leur similarité (c. 3.3). Les produits revendiqués par la recourante peuvent être consommés et préparés sans l’aide des appareils revendiqués par l’intimée ; par ailleurs, la préparation de fruits ne cause pas tant de saleté qu’une telle activité soit impensable sans machine de nettoyage (c. 3.4). Les produits revendiqués ne seront ainsi pas perçus par le consommateur moyen comme un paquet cohérent de prestations. Ils ont, en outre, un but d’utilisation différent. Peu importe enfin qu’ils puissent être achetés dans les mêmes grandes surfaces et chez les mêmes grossistes, car ceux-ci offrent un large choix de biens variés (c. 3.5). En l’absence de similarité entre les produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 4).

Bien qu’il n’ait pas la personnalité juridique, l’Institut für Föderalismus est le destinataire de la décision attaquée. Vu que la partie adverse n’a pas soulevé Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.) la question depuis le début de la procédure devant l’IPI, il convient de considérer que – au regard de l’art. 28 al. 1 LPM et de l’art. 6 PA – c’est l’Université de Fribourg qui a qualité de partie et qu’elle est représentée par sa Faculté de droit, elle même représentée par l’Institut für Föderalismus (c. 1.4). En l’espèce, l’IPI n’a pas violé son devoir d’entendre les parties (art. 29 al. 2 Cst., art. 30 PA) (c. 3.2-3.3). Bien qu’il n’ait pas examiné la question du caractère descriptif des signes en cause en lien avec les services des classes 38 et 42, l’IPI s’est malgré tout penché sur la question de la force distinctive de ces signes et n’a dès lors pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst.) (c. 3.5-3.6). Les services du domaine de la télécommunication (classe 38) et de l’informatique (classe 42) s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen, sans qu’il ne soit nécessaire, vu l’issue de la procédure, de déterminer précisément à qui est destiné quel type de service (c. 5). Il y a similarité entre deux services si le premier est une sous-catégorie du second (c. 6.2). Il y a similarité entre des services de télécommunication (classe 38) et des services informatiques en lien avec des bases de données (classe 38) (c. 6.3). Il y a également similarité entre les services du domaine de l’informatique (classe 42) en cause (c. 6.4). Les signes « lawfinder » et « LexFind.ch (fig.) » sont similaires sur les plans sonore (c. 7.3) et sémantique (c. 7.5), mais, vu les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « Lex- Find.ch (fig.) », ils se distinguent sur le plan visuel (c. 7.4). Ils doivent dès lors être considérés comme similaires (c. 7.6). Le signe « lawfinder » n’est pas directement descriptif – et bénéficie donc d’un périmètre de protection normal – en lien avec des services de la classe 38 (même pour l’accès à des moteurs de recherche) étant donné que ces services ne concernent que le processus technique de transmission, indépendamment du contenu transmis (c. 8.2.2). À l’inverse, le signe « lawfinder » est descriptif – et ne bénéficie donc que d’un périmètre de protection faible – en lien avec des services de la classe 42 (bases de données informatiques), qui ne concernent pas uniquement un processus technique (c. 8.2.3). Un seul flyer et le nombre de résultats d’une recherche sur Internet ne suffisent pas à démontrer un degré élevé de connaissance de la marque attaquée « LexFind.ch (fig.) » (c. 8.4). En lien avec les services de la classe 38, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « LexFind.ch (fig.) » ne suffisent pas à écarter un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) avec le signe – doté d’une force distinctive moyenne – « lawfinder » (c. 8.5.1). En revanche, en lien avec les services de la classe 42, les éléments figuratifs du signe « LexFind.ch (fig.) » suffisent à écarter un risque de confusion avec le signe – doté d’une force distinctive faible – « lawfinder » (c. 8.5.2).

Les noms de famille ne sont pas traités de manière différente des autres signes, tant au regard des motifs absolus d’exclusion (c. 3.1) que des motifs relatifs d’exclusion (c. 7.1). En procédure d’opposition, il n’est pas possible de faire valoir des prétentions tirées du droit des raisons de commerce, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale. Vu qu’elle a la possibilité de le faire dans le cadre d’une procédure civile, le fait qu’une personne ne puisse pas faire valoir le droit à l’utilisation de son nom en procédure d’opposition n’est pas contraire à la Constitution (c. 3.2-3.3). En lien avec des services des domaines de l’assurance, de la finance et de l’immobilier (classe 36) – qui s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen (c. 5) –, le signe « HOFER » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 6.3) et l’élément « HÖFER », ainsi que les éléments figuratifs du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) », sont dotés de force distinctive ; tel n’est en revanche pas le cas de l’élément « FAMILY-OFFICE », qui désigne une société dont le but est de gérer de manière globale et à long terme des fortunes familiales complexes (c. 6.4.1). N’y change rien le fait que la marque « FAMILY OFFICE » ait été enregistrée en 2003 pour des services de la classe 36 (c. 6.4.1). Ce sont ainsi l’élément « HÖFER » et les éléments figuratifs qui dominent dans l’impression générale qui se dégage du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » (c. 6.4.2). Il n’y a guère de différence entre le signe « HOFER » et l’élément « HÖFER » sur les plans sonore (c. 6.5) et visuel (c. 6.6). Seuls les éléments distinctifs étant à prendre en considération, il n’y a pas de similarité entre les signes en cause sur le plan sémantique (c. 6.7). Les signes « HOFER » et « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » doivent dès lors être considérés comme similaires, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne suffisant pas à faire la différence (c. 6.7-6.8). Vu le périmètre de protection normal du signe « HOFER », les différences minimes entre les signes « HOFER » et «HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), ce d’autant que les services en cause sont identiques (c. 6) et bien que leurs destinataires fassent preuve d’un degré d’attention élevé (c. 7.2).

Devant le TAF, ni l’art. 18 Cst., ni l’art. 70 al. 1 Cst., ni l’art. 29 PA ne donne à une partie italophone le droit à ce que son affaire soit traitée par un juge de langue maternelle italienne. Suite à une requête du recourant, la composition du tribunal a été modifiée et un juge ayant une longue pratique des cas en italien a pris la direction de la procédure. Le recourant n’est pas désavantagé par le fait que ce juge n’est pas de langue maternelle italienne (c. 2). En procédure d’opposition, le défendeur qui invoque le non-usage de la marque antérieure (art. 12 al. 1 LPM) doit le faire de manière claire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, sans compter le fait que ce moyen est tardif (c. 6.1.1). Il y a identité entre la plupart des produits revendiqués par chacune des parties dans les classes 3, 14, 18 et 25 (c. 6.2.2 et 6.3 in fine). Il y a similarité entre divers produits de nettoyage et du savon (c. 6.2.3). Il convient de se baser sur les canaux de distribution usuels des produits ; peu importe que, en l’espèce, les produits soient vendus dans des boutiques distinctes et que seule l’intimée les offre sur Internet (c. 6.3). Les produits en cause s’adressent au public en général. Lorsqu’il s’agit de définir le cercle des consommateurs, le fait qu’un produit soit offert dans une gamme de luxe ne joue pas de rôle, car c’est la dénomination – abstraite – du produit qui est déterminante (c. 7). Les vêtements et les chaussures (classe 25), les montres et les bijoux (classe 14) et divers articles de la classe 18 ne sont pas des articles de masse, mais sont tout de même achetés avec une certaine régularité, de sorte qu’il convient de considérer que leurs consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7). Un signe doit être analysé sous l’angle des différentes langues nationales (c. 8.1). Il est improbable que le signe « BALU (fig.) » soit lu « BALLi » (c. 8.1.1). Vu que le signe « BALU (fig.) » n’est pas reconnaissable comme un mot italien, une prononciation italienne ne peut pas être attendue (c. 8.1.1). Sur le plan sonore, il y a une certaine similarité entre « BA-LÜ » (prononciation du signe « BALU (fig.) » par une partie importante des consommateurs) et «BALLY » (c. 8.1.2). En procédure d’opposition, le défendeur ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec d’autres marques – « BULLY », « BOLLY » et « BELLY », en l’espèce (c. 8.1.2). Étant donné qu’aucune signification immédiatement reconnaissable ne permet d’écarter leur similiarité sur les plans visuel et sonore (c. 8.2), les signes doivent être considérés comme similaires (c. 8.3). Le signe « BALLY » est doté d’une force distinctive élevée en lien avec des chaussures (classe 25) ; la question de savoir si tel est également le cas en lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25 peut rester ouverte (c. 9.2). En lien avec des chaussures (classe 25), vu la grande similarité des produits en cause (c. 9.1), le périmètre de protection élargi de la marque « BALLY », la grande similarité (sonore) des signes et le degré moyen d’attention des acheteurs, il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 9.3.1). En lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25, bien que la question d’une éventuelle force distinctive forte de la marque « BALLY » n’ait pas été tranchée, la similarité entre les signes est suffisamment marquée sur les plans visuel et sonore pour engendrer également un risque de confusion (c. 9.3.2). Même la prononciation « BA-LÙ » du signe « BALU (fig.) » doit conduire au même résultat, notamment en raison de la grande similarité des produits et du fait que les signes en cause ont un début et un nombre de syllabes identiques (c. 9.4 et 11). Enfin, le résultat d’une recherche sur Internet n’est pas déterminant en matière de risque de confusion (c. 10).

Ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée la forme d’utilisation qui n’a subi que des modifications mineures telles que l’abandon d’éléments accessoires ou la modernisation de l’écriture. Il est déterminant que les éléments constituant le noyau de la force distinctive de la marque et qui caractérisent son impression d’ensemble ne soient pas dépouillés de leur identité. La marque enregistrée et sa forme d’utilisation sur le marché doivent être perçues comme le même signe (c. 7). Dans la marque opposante « RUDOLPH ROTNASE », l’élément « RUDOLPH » attire particulièrement l’attention, car il est placé au début du signe. L’élément « ROTNASE » possède cependant une force distinctive équivalente en raison d’un nombre de syllabes et de voyelles plus élevé et de son caractère fantaisiste plus marqué. La marque opposante est utilisée par la recourante sous la forme d’un signe combiné « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » écrit en épais caractères, dans lequel la diagonale du « R » s’étire en ondulant pour souligner le mot « RUDOLPH ». Entre ce soulignement et le mot « RUDOLPH » prend place, en petits caractères, l’élément « mit der roten Nase ». Cet élément sera perçu par le consommateur comme descriptif de l’élément « RUDOLPH » et non comme un élément en soi. La force distinctive de l’élément « ROTNASE » de la marque enregistrée n’est ainsi pas reprise dans la forme d’usage « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » et, par conséquent, celle-ci ne permet pas de rendre vraisemblable l’usage de la marque enregistrée (c. 8).

Pour les marques internationales, le délai de cinq ans de l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir après l'écoulement du délai à disposition de l'IPI pour refuser la protection de la marque en Suisse ou dès le retrait d'un refus provisoire (c. 4). Selon l'art. 11 al. 2 LPM, la marque doit être utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Il découle de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) — qui ne s'applique qu'aux ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des deux pays — que l'usage d'une marque en Allemagne vaut usage en Suisse, pour autant que la marque soit enregistrée en Suisse et en Allemagne et que l'usage en Allemagne soit conforme aux exigences du droit suisse (c. 6). La marque peut être utilisée de manière suffisante si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (c. 6.1). L'usage d'une marque doit être sérieux ; il peut résulter de la vente sur le marché de l'occasion et de collection. Si un usage occasionnel suffit pour un produit rare et précieux, un usage régulier est exigé pour les produits de consommation courante (c. 6.2). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l'usage d'une marque doivent en principe être datés (c. 7). Les extraits de sites Internet ne constituent pas des preuves d'un usage sérieux si aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par des consommateurs et que des achats y ont été effectués (c. 8.1). Au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, par exemple si des éléments secondaires sont omis, si l'écriture est modernisée, si une marque figurative est utilisée avec des adjonctions qui n'influent pas sur l'impression générale ou si, dans le cas d'une marque sans revendication de couleur, l'impression d'ensemble n'est pas modifiée par l'utilisation de couleurs (c. 8.2.2). L'adjonction de couleurs déjà, mais également d'éléments verbaux fortement distinctifs, à une marque figurative monochrome banale (deux rubans qui se recoupent et qui peuvent suggérer la section d'un brin d'ADN) donne naissance à un signe visuellement et conceptuellement distinct (c. 8.2.1 et 8.2.3-8.2.4). À titre superfétatoire, il n'existe aucun risque de confusion entre une marque figurative monochrome banale et une marque reprenant le signe (en deux couleurs conférant un effet dynamique) et le combinant avec un élément verbal fortement distinctif, en relation avec des produits pharmaceutiques. Enfin, en présence d'une marque faiblement distinctive, des différences modestes suffisent à écarter le risque de confusion (c. 9).

Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11 LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre deux signes pour admettre un risque de confusion (c. 6.4.2 in fine). Vu que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe vaut usage de la marque enregistrée (c. 6.4.3-6.4.4). L'usage du signe est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque , car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « Ⓡ » sont des éléments faiblement distinctifs (c. 6.5.1 et 6.5.3). La croix suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l'art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP n'interdit pas son utilisation (c. 6.5.2). Du fait qu'il est rendu vraisemblable que (notamment selon un accord — au moins tacite — entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non pas le requérant) est titulaire de la marque , l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes et en lien avec des montres (c. 6.6.1), la marque a été utilisée (par la fabricante) au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques M-Watch et — déposées après la marque (art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l'objet d'une procédure d'opposition toujours pendante — pour interdire leur utilisation à l'intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (c. 6.7). Les prétentions du requérant basées sur le fait que l'utilisation des signes et engendre un risque de confusion avec sa marque de série M-Angebotsbezeichnung (et viole l'art. 2 et l'art. 3 lit. d LCD [c. 6.12]) sont périmées vu que le requérant n'a pas agi pendant près de sept ans alors qu'il connaissait la situation et que la fabricante était de bonne foi (c. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du requérant basées sur le fait que la marque M serait de haute renommée (c. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l'art. 4 LPM puisque, au sens de cette disposition, ce n'est pas lui qui est titulaire de la marque, mais bien la fabricante (c. 6.10).

Connue de toutes les couches et classes d’âge de la population suisse, la marque « Viagra » jouit d’une haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. III.19). En raison d’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – en tout cas sur les plans visuel et sonore – entre les deux signes (de fantaisie), le signe « Viaguara » (enregistré pour des boissons alcoolisées) menace le caractère distinctif (art. 15 al. 1 LPM) de la marque « Viagra » (enregistrée pour des médicaments) (c. III.20). Par ailleurs, au sens de l’art. 15 al. 1 LPM, l’usage du signe « Viaguara » exploite – notamment par des références (sur les produits et dans la publicité) à la puissance et à la sexualité – la bonne réputation de la marque « Viagra » et risque – par l’association de boissons fortement alcoolisées (« Viaguara ») à des médicaments (« Viagra ») – de lui porter atteinte (c. III.21).

Rien ne s'oppose (en particulier pas des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM) à l'enregistrement comme marque du nom d'un personnage de fiction tel que Harry Potter pour une liste étendue de produits (appartenant en l'espèce aux classes 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28 et 41) (c. 7.a.aa-7.a.bb). Peu importe à cet égard que le nom Harry Potter ne soit connu du public qu'en lien avec des romans et des films (c. 7.a.bb). Le signe « HARRY POTTER » peut donc être enregistré comme marque (c. 7.a.bb in fine). Pour que la marque « HARRY POTTER » soit de haute renommée (art. 15 LPM), il suffit que le personnage Harry Potter soit célèbre; peu importe que les produits « HARRY POTTER » ne le soient pas (c. 7.b.aa). La marque « HARRY POTTER » est clairement célèbre, car elle jouit d'un taux élevé de reconnaissance auprès du public suisse, bénéficie d'une haute estime et a un caractère (absolument) unique (c. 7.b.cc). Vu la très grande similitude entre les signes sur les plans visuel et sonore, l'usage de la marque « HARRY POPPER (fig.) » (enregistrée pour des préservatifs [classe 10]) menace le caractère distinctif de la marque « HARRY POTTER », de sorte que la titulaire de la marque « HARRY POTTER » peut interdire à la défenderesse l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.c.bb). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » exploite par ailleurs la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.d.bb). Peut rester ouverte la question de l'atteinte à la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.e). La demanderesse n'a pas demandé tardivement l'interdiction de l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.f.bb). La marque « HARRY POPPER (fig.) » est nulle et doit être radiée par l'IPI (c. 8.a-8.b). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « HARRY POPPER (fig.) » est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 9). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » est par ailleurs déloyal au sens de l'art. 3 lit. e LCD (c. 10.b.cc).

L'intimée, qui s'est engagée contractuellement à ne pas utiliser le signe « Winergie » comme marque et à respecter les marques « Minergie » de la requérante, est tenue par son engagement; peu importe que les marques « Minergie » soient valables ou non, ce d'autant que leur validité est rendue suffisamment vraisemblable par le fait qu'elles sont enregistrées (c. II.3). L'intimée ne rend pas vraisemblable le fait que la marque « Minergie » est devenue un signe libre; la requérante établit, quant à elle, que sa marque est connue (c. II.3). L'intimée, qui a malgré tout continué d'utiliser le signe « Winergie », ne peut pas, vu son engagement contractuel, invoquer la péremption du droit à la marque due au fait que la requérante n'a rien entrepris contre elle pendant plus de six ans; elle ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi (c. II.3). Tant la menace d'un préjudice difficilement réparable que l'urgence sont rendues vraisemblables par la requérante (c. II.4-II.5).

Il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits ou services: plus les produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour éliminer le risque de confusion (et inversement). La limite absolue posée par l'art. 3 LPM, qui utilise la notion de « produits similaires », exclut que l'on admette un risque de confusion entre des produits dissemblables en se fondant sur la notoriété d'un signe, excepté pour les marques de haute renommée (c. 5.6.1). Une extension de la notion de produits similaires ne respecterait pas le principe de la spécialité selon lequel la protection des marques se limite aux produits ou services pour lesquels la marque a été déposée en réalité (c. 5.6.3). Des produits cosmétiques (classe 3) et des vêtements (classe 25) ayant des buts et des usages différents, leur proximité ne saurait être admise en application du principe de la diversification usuelle dans la branche économique considérée. Il appartenait à la recourante de déposer sa marque également pour la classe 25 en tant que marque de réserve pour pouvoir se prévaloir de ce principe (c. 5.6.4). En l'absence de similarité des produits, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la similarité des marques (c. 5.6.4). Une marque laissée sans usage ne saurait être notoirement connue (c. 5.7). Aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée ou pour obtenir une compensation financière ou un autre avantage de l'utilisateur de ce signe (c. 6.4). Un dépôt est frauduleux lorsqu'il est effectué non pas dans le but de faire usage de la marque, mais dans celui, parasitaire, d'empêcher un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en Suisse. Dans ce contexte, il ne saurait être fait abstraction du principe de la spécialité. Le déposant ne saurait être de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe antérieur. Il faut donc, pour admettre un dépôt frauduleux, que le déposant ait eu connaissance de l'utilisation par un tiers du signe pouvant prêter à confusion avec le signe déposé (c. 6.5.3).