La protection accordée par la LPNEONU va au-delà de la protection prévue par l'art. 6^ter CUP, car elle ne soumet pas l'interdiction d'emploi des signes protégés à l'existence d'un danger de confusion (c. 3.2-3.3). En vertu de l'art. 4 LPNEONU, l'abréviation « CEE » (Communauté économique européenne) est protégée en Suisse suite à sa publication dans la FF du 12 novembre 1980 (c. 3.3). L'interdiction par la LPNEONU de toute utilisation d'un signe protégé souffre d'une exception lorsqu'une abréviation protégée est certes reprise telle quelle, mais qu'elle n'est pas reconnaissable du fait qu'elle est intégrée dans un mot ou qu'elle prend une autre signification (descriptive ou générique) dans le contexte dans lequel elle est insérée (c. 3.4). En dépit de la présence d'un C majuscule, l'abréviation « CEE » n'est pas reconnaissable dans l'élément « DeeCee » (c. 4.2). Le signe « DeeCee style (fig.) » ne violant donc pas l'art. 6 al. 2 LPNEONU, l'art. 2 lit. d LPM (c. 3.1) ne peut pas en exclure la protection (pour des produits et services des classes 18, 25 et 35) (c. 4.3).

La LPAP concrétise et étend la protection prévue par l’art. 6ter CUP (c. 2.2-2.3). L’art. 6 LPAP (c. 2.3 et 3.1) impose d’examiner si une expression est susceptible d’être confondue avec les mots « Confédération » et « fédéral » (notamment) avant de déterminer si son emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la Confédération (notamment) et celui qui en fait usage (c. 3.2). Alors que l’élément « MILITARY » (Militär) n’est pas susceptible d’être confondu avec les mots énumérés par l’art. 6 LPAP, l’élément « SWISS » (schweizerisch) ne peut l’être que s’il est utilisé dans un contexte officiel (c. 3.3). Du fait qu’elle appartient au domaine public, l’indication de provenance « Schweiz » ne peut être enregistrée dans une marque que si elle est accompagnée d’un autre élément au moins (c. 3.3). L’élément « SWISSMILITARY » (« SchweizerMilitär ») (c. 3.4) se rapporte à l’armée et à la Confédération suisse, de sorte que – en lien avec l’élément « MILITARY » – l’élément « SWISS » peut être confondu avec les mots « Confédération » et « fédéral » au sens de l’art. 6 LPAP (c. 3.4.1). L’élément « BY BTS » – c’est-à-dire un renvoi à une entreprise (c. 3.4) – n’est pas propre à écarter l’impression qu’il existe des rapports officiels entre la Confédération et celui qui fait usage du signe « SWISS MILITARY BY BTS » (c. 3.4.2). L’art. 6 LPAP n’instaurant pas (à la différence d’autres lois [LPENCR et LPNEONU]) une interdiction absolue d’utiliser les éléments énumérés, la possibilité d’enregistrer le signe « SWISS MILITARY BY BTS » comme marque ne peut pas être écartée d’emblée (art. 8 LPAP, art. 2 lit. d LPM), mais doit être examinée en lien avec chaque produit revendiqué (principe de la spécialité) (c. 3.4.3). Il se justifie, en application de l’art. 61 al. 1 PA, de renvoyer l’affaire à l’IPI afin qu’il examine, en lien avec chaque produit revendiqué, la possibilité d’enregistrer le signe « SWISS MILITARY BY BTS » (c. 4-5). Il n’est pas perçu de frais de procédure ; des dépens sont alloués à la recourante (c. 6).

La définition de l’indication géographique de l’art. 22 ch. 1 ADPIC correspond largement à celle de l’indication de provenance de l’art. 47 al. 1 LPM. L’art. 23 ADPIC ne connaît toutefois pas d’exception comparable à celle de l’art. 47 al. 2 LPM (qui prévoit que les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM). Pour définir les indications géographiques, l’art. 22 ADPIC ne se réfère en principe donc pas aux milieux intéressés, mais à la relation entre le produit et l’origine géographique, tout en exigeant qu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit puisse être attribuée essentiellement à cette origine géographique (c. 3.1). En ce qui concerne les spiritueux, la protection de l’ADPIC ne touche ainsi que les indications géographiques qui ont une certaine réputation et les produits influencés par les conditions locales (c. 3.1). Le whisky est un spiritueux influencé par les conditions locales (climat, qualité de l’eau [géologie], proximité de la mer [c. 3.1.1]) et la localité de Brora (Écosse) (c. 3) a une réputation en matière de whisky, de sorte que « BRORA » est une indication géographique au sens de l’art. 22 ch. 1 ADPIC (c. 3.1.2). En vertu de l’art. 23 ch. 2 ADPIC (et de l’art. 2 lit. d LPM), le signe « BRORA » ne peut pas être enregistré pour des boissons alcoolisées (classe 33) qui ne proviennent pas de Brora (c. 3.2). Bien que du whisky ne soit plus produit sous ce nom depuis 1983, « BRORA » conserve sa réputation et n’est donc pas une indication géographique tombée en désuétude dans son pays d’origine au sens de l’art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « BRORA » est également exclu de la protection en vertu de l’art. 2 lit. a et c LPM (c. 3.4). Le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait jouer un rôle d’indice (c. 4). Ce n’est que dans le cadre de l’examen du besoin de libre disposition d’un nom géographique que les décisions étrangères relatives à des indications de provenance étrangères doivent être prises en considération (c. 4).

Les dispositions sur la cession de créance ne sont pas applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle, car ces droits sont des droits absolus opposables à tous (c. II.1.e). L'action en radiation ou en constatation de la nullité d'une marque requiert un intérêt juridiquement protégé (art. 52 LPM), lequel ne doit pas répondre à des exigences élevées. Il suffit ainsi que le demandeur soit gêné dans ses activités économiques par la marque en question. Est par ailleurs considéré comme intérêt digne de protection l'intérêt général à ce que le registre soit épuré des marques qui ne remplissent plus les conditions de protection en raison du défaut de leur usage (c. II.2.c). Est nulle une marque portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, en particulier en cas d'usurpation du nom au sens de l'art. 29 al. 2 CC. Une telle usurpation doit être admise lorsqu'elle provoque un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu'elle est propre à induire le public en erreur sur l'existence d'une relation entre le porteur du nom et l'usurpateur. Une telle marque serait nulle dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'un tiers (c. III.2). L'enregistrement d'une marque en faveur d'un utilisateur autorisé (art. 4 LPM) n'est pas réservé aux seuls agents ou représentants, mais est en principe destiné à quiconque est autorisé à utiliser la marque d'un tiers (c. III.7).

Cf. N 262 (arrêt du TF dans cette affaire).

L'art. 23 ch. 2 ADPIC interdit l'enregistrement d'une marque qui contient (ou qui est constituée par) une indication géographique pour des spiritueux qui n'ont pas cette origine. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, il n'exige pas l'existence d'un risque de tromperie. Peu importe dès lors que l'indication géographique soit ou non connue du consommateur suisse (c. 2). Étant donné qu'il n'est pas arbitraire de considérer que le rhum est un spiritueux influencé par les conditions locales (il dépend de la qualité de la canne à sucre utilisée [c. 3.4.4-3.4.5]) et que « Zacapa » (localité et département du Guatemala) jouit d'une certaine réputation dans la fabrication de rhum (plusieurs rhums de haute qualité y sont produits [c. 3.4.3]), le nom « Zacapa » est une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC (c'est-à-dire une indication qui sert à identifier un produit — et non un service [c. 3.2] — comme étant originaire du territoire d'un État membre de l'ADPIC, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique) (c. 3.2-3.5) et ne peut donc pas être enregistré comme marque (art. 2 lit. d LPM, en relation avec l'art. 23 ch. 2 ADPIC) pour du rhum et des boissons en contenant (classe 33) qui ne proviennent pas du Guatemala (c. 3.6 et 5). Du fait qu'elle n'a pas son siège en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 4 ADPIC (c. 4.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 5 ADPIC étant donné que, de bonne foi, elle ne devait pas exclure que le nom « Zacapa » soit une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC et que, par ailleurs, les raisons qui lui ont permis d'enregistrer la marque « Zacapa » au Guatemala ne sont pas connues (c. 4.2). Vu la réputation des rhums qui y sont produits, « Zacapa » n'est pas une indication géographique qui est tombée en désuétude dans son pays d'origine au sens de l'art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 4.3).

En l’espèce, aucune décision d’un juge civil n’interdisant l’usage de la marque opposante, rien ne fait obstacle à la recevabilité de l’opposition (c. 3.2.1). Même s’il semble que l’enregistrement de la marque opposante aurait dû être refusé (en vertu de l’art. 2 lit. a, c et d LPM et de l’art. 2 al. 1 Traité CH-PT (1977), qui protège la dénomination géographique « Torres »), notamment parce qu’il n’est pas limité à la provenance portugaise des produits en cause (qui ne sont d’ailleurs pas produits au Portugal), seuls les motifs relatifs d’exclusion peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition, à l’exclusion des motifs absolus d’exclusion (c. 3.2.2). Il existe un risque de confusion lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte (c. 5). Est déterminante l’impression d’ensemble laissée par les marques dans le souvenir du consommateur cible (c. 6.1). Destinées à des boissons alcoolisées de la classe 33, les marques en cause s’adressent au consommateur moyen (c. 6.2). Le champ de protection d’une marque est déterminé par sa force distinctive (c. 6.3). Selon la jurisprudence, les AOC appartiennent au domaine public, dans la mesure où de tels signes sont de nature collective et doivent rester à la libre disposition de tous les producteurs remplissant les exigences du cahier des charges (c. 7.2). En l’espèce, l’IPI n’a pas examiné, dans l’hypothèse où le signe opposant « TORRES » (indication de provenance géographique, réservée à des vins portugais, que la Suisse s’est engagée à protéger) appartient au domaine public, si ce signe a acquis une force distinctive en s’étant imposé dans le commerce (c. 7.2). En application de l’art. 61 al. 1 in fine PA, l’affaire doit être renvoyée à l’IPI pour qu’il statue à nouveau en tenant compte du fait que le signe « TORRES » est une indication géographique protégée (c. 7.3).

Rien ne s'oppose (en particulier pas des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM) à l'enregistrement comme marque du nom d'un personnage de fiction tel que Harry Potter pour une liste étendue de produits (appartenant en l'espèce aux classes 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28 et 41) (c. 7.a.aa-7.a.bb). Peu importe à cet égard que le nom Harry Potter ne soit connu du public qu'en lien avec des romans et des films (c. 7.a.bb). Le signe « HARRY POTTER » peut donc être enregistré comme marque (c. 7.a.bb in fine). Pour que la marque « HARRY POTTER » soit de haute renommée (art. 15 LPM), il suffit que le personnage Harry Potter soit célèbre; peu importe que les produits « HARRY POTTER » ne le soient pas (c. 7.b.aa). La marque « HARRY POTTER » est clairement célèbre, car elle jouit d'un taux élevé de reconnaissance auprès du public suisse, bénéficie d'une haute estime et a un caractère (absolument) unique (c. 7.b.cc). Vu la très grande similitude entre les signes sur les plans visuel et sonore, l'usage de la marque « HARRY POPPER (fig.) » (enregistrée pour des préservatifs [classe 10]) menace le caractère distinctif de la marque « HARRY POTTER », de sorte que la titulaire de la marque « HARRY POTTER » peut interdire à la défenderesse l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.c.bb). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » exploite par ailleurs la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.d.bb). Peut rester ouverte la question de l'atteinte à la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.e). La demanderesse n'a pas demandé tardivement l'interdiction de l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.f.bb). La marque « HARRY POPPER (fig.) » est nulle et doit être radiée par l'IPI (c. 8.a-8.b). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « HARRY POPPER (fig.) » est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 9). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » est par ailleurs déloyal au sens de l'art. 3 lit. e LCD (c. 10.b.cc).

L'intimée, qui s'est engagée contractuellement à ne pas utiliser le signe « Winergie » comme marque et à respecter les marques « Minergie » de la requérante, est tenue par son engagement; peu importe que les marques « Minergie » soient valables ou non, ce d'autant que leur validité est rendue suffisamment vraisemblable par le fait qu'elles sont enregistrées (c. II.3). L'intimée ne rend pas vraisemblable le fait que la marque « Minergie » est devenue un signe libre; la requérante établit, quant à elle, que sa marque est connue (c. II.3). L'intimée, qui a malgré tout continué d'utiliser le signe « Winergie », ne peut pas, vu son engagement contractuel, invoquer la péremption du droit à la marque due au fait que la requérante n'a rien entrepris contre elle pendant plus de six ans; elle ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi (c. II.3). Tant la menace d'un préjudice difficilement réparable que l'urgence sont rendues vraisemblables par la requérante (c. II.4-II.5).

Le délai d'un an prévu par l'art. 5 ch. 2 AM est respecté même si le refus n'est que provisoire, pour autant que ce dernier contienne tous les motifs invoqués dans le refus définitif (c. 3.3). Il y a une exception à ce principe lorsqu'une notification de l'OMPI intervenant dans le délai de refus contient des faits nouveaux qui constituent des motifs n'ayant pas été invoqués par l'autorité nationale dans sa première décision (art. 5 AM et Règles 16 et 18 REC-AM). Une telle notification fait alors partir un nouveau délai d'un an. La Règle 28 ch. 3 REC-AM ne doit toutefois pas permettre à l'autorité nationale de bénéficier d'un délai supplémentaire pour faire valoir subséquemment des motifs sans rapport avec la notification à l'origine du nouveau délai (c. 3.4). En l'espèce, la notification initiale de l'OMPI du 22 mai 2003 pour le signe de la recourante ne mentionnait pas son caractère tridimensionnel. La décision de refus provisoire du 13 mai 2004 de l'autorité inférieure se fondait sur l'unique motif que le signe était représenté à différents stades de conception, contrevenant aux art. 2 lit. d LPM et 10 al. 1 OPM (c. 3.5). Une notification de l'OMPI du 11 mars 2004 a confirmé le caractère tridimensionnel du signe de la recourante. Lorsque celle-ci a indiqué à l'autorité inférieure que le signe représenté était bien le même, mais sous différentes perspectives, le motif de refus initial a été abandonné (c. 3.7). Le 8 décembre 2004, l'autorité inférieure a rendu une décision de refus définitive au motif que le signe concerné appartiendrait au domaine public. À aucun moment l'autorité inférieure ne s'est posé de questions sur le caractère tridimensionnel du signe concerné, de sorte que la notification de l'OMPI du 11 mars 2004 ne contenait aucun fait nouveau appelant de nouveaux motifs de refus et n'a fait partir aucun nouveau délai. Le délai pour faire valoir l'ensemble des motifs de refus courait donc jusqu'au 22 mai 2004 et la décision de l'autorité inférieure du 8 décembre 2004 est ainsi hors délai (c. 3.6 et 3.7). Le recours est recevable et la protection accordée (c. 4).

Cf. N 582 (arrêt du TF dans cette affaire).

Le pronom personnel anglais « You » est un élément de base de l’anglais courant, qui n’est pas substituable et qui permet de s’adresser à une personne ou à un consommateur. Ce terme doit donc pouvoir être utilisé sans restriction dans la publicité. Il doit demeurer à la libre disposition de tous et, par conséquent, il appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. En outre, il doit pouvoir être utilisé sans limite dans des marques composées de plusieurs mots et dont le pronom personnel « You » ferait partie, ce qui ne serait plus possible en cas de monopolisation de ce terme (c. 4-5.2). Le fait de maintenir le pronom personnel « You » dans le domaine public n’empêche pas d’enregistrer des marques composées contenant le terme « You » (c. 5.1). Le pronom personnel « You » seul constitue également un signe banal dépourvu de force distinctive (c. 5.3). Le juge civil est libre de décider si un mot peut être enregistré comme marque. L’inscription de ce dernier au registre du droit des marques ne représente qu’un indice – et non une preuve – qu’il s’agit d’une marque (c. 5.4). [AC]

Les services revendiqués par la recourante en classe 36 – à savoir la mise à disposition d’informations dans le domaine de la gestion des risques, la gestion et l’analyse financière, le commerce de titres ainsi que des conseils en matière d’assurances et de placements – s’adressent tant au grand public qu’à des experts financiers. Ceux-ci feront généralement preuve d’un degré d’attention accru lors de l’utilisation de tels services (c. 4). Le signe « GREEN PACKAGE » est une combinaison de deux termes très largement utilisée dans différentes branches pour désigner des produits ou services particulièrement respectueux de l’environnement (c. 5.3). Lorsqu’un signe a de multiples significations, il faut examiner laquelle est utilisée en Suisse au quotidien dans le contexte pertinent. L’acquéreur des services financiers revendiqués en l’espèce rapportera sans effort de réflexion le mot « green » à l’écologie et au respect de l’environnement (c. 6.2). Tant le consommateur moyen que le spécialiste établiront un lien direct entre le signe « GREEN PACKAGE » et l’aspect écologique des paquets de prestations financières désignées sous ce nom (c. 6.3), qu’il s’agisse de services financiers et de placement (c. 6.2.1), de commerce de titres pour des tiers (c. 6.2.2) ou encore de conseils en assurances (c. 6.2.3). Pour tous les services revendiqués par la recourante, le signe « GREEN PACKAGE » est par conséquent descriptif (c. 6.3). La recourante invoque en outre sans succès la prise en compte de décisions étrangères (c. 7) ainsi que l’inégalité de traitement (c. 8). [JD]

Par « produits de parfumerie », il faut comprendre ceux que l’on trouve habituellement dans une parfumerie, soit également des produits de beauté et de soins du corps (c. 4.1.2). De tels produits s’adressent tant aux cercles spécialisés qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Le signe de la recourante se compose du mot « luminous » qui sera immédiatement compris au sens de « lumineux », « clair » ou « brillant » (c. 5). Le caractère descriptif du signe « LUMINOUS » peut être examiné en lien avec des crèmes et des lotions, dès lors qu’il s’agit aussi de produits de parfumerie. Il en ressort que le signe « LUMINOUS » est descriptif pour des produits de parfumerie, décrivant notamment l’effet d’un reflet éclatant ou brillant sur la peau (c. 5.1.1). De plus, « luminous » a un caractère laudatif visant à promouvoir les qualités du produit. De nombreux parfums sont vantés comme « lumineux » sans pour autant avoir un tel effet sur la peau (c. 5.1). Le signe « LUMINOUS », en lien avec des produits de parfumerie qui peuvent comprendre d’autres produits de beauté, appartient au domaine public, car il est descriptif de leur fonction et vise à promouvoir certaines de leurs qualités. (c. 5.2). La marque au titre de laquelle la recourante invoque l’inégalité de traitement ne reflète plus la pratique actuelle dès lors qu’elle a été enregistrée il y a plus de huit ans (c. 6-6.2). Le recours est rejeté (c. 7). [JD]

Un sondage destiné à prouver qu’un signe s’est imposé comme marque doit établir que ce signe est rattaché comme marque à une entreprise bien déterminée par ses destinataires (c. 2.9). Un signe doit s’être imposé comme marque dans toute la Suisse (c. 2.10). Le fardeau de la preuve repose sur le déposant du signe (maxime des débats), mais la vraisemblance de l’imposition suffit (c. 2.11). Il n’est pas contesté que le signe « OKTOBERFEST-BIER », dont l’enregistrement à titre de marque collective est demandé pour de la bière (classe 32) (c. 3.1), appartient au domaine public et ne peut dès lors être enregistré que comme marque imposée (c. 3.2). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « OKTOBERFEST-BIER », qui désigne une sorte de bière, est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1-4.3). Les questions d’un sondage destiné à rendre vraisemblable l’imposition d’un signe comme marque doivent évaluer tout d’abord le degré de pure connaissance du signe en lien avec les produits et/ou services concernés (« Bekanntheitsgrad »), puis si ce signe est perçu comme un renvoi à une seule ou à plusieurs entreprises (« Kennzeichnungsgrad ») et, enfin, le rattachement concret de ce signe à une entreprise déterminée (« Zuordnungsgrad ») (c. 5.3 et 6.3-6.4). Ne doivent entrer en ligne de compte que les personnes visées par les produits et/ou services concernés (c. 5.3). La force probante d’un sondage dépend avant tout de la formulation des questions, qui doivent être neutres et ne pas influencer les réponses (c. 5.4). Pour la détermination du « Zuordnungsgrad », il n’est pas nécessaire que les personnes interrogées nomment de manière explicite l’entreprise concernée (c. 5.6). Selon l’IPI, un sondage effectué auprès de consommateurs moyens doit porter sur un échantillon net (c’est-à-dire un nombre de personnes effectivement interviewées parmi un nombre de personnes sélectionnées [échantillon brut]) de 1000 personnes au minimum (c. 5.7). Cette condition est remplie en l’espèce étant donné que le sondage porte sur un échantillon net de 1188 personnes (c. 6.6). Pour qu’une marque se soit imposée, elle doit en principe être connue de plus de 50 % de ses destinataires (c. 5.8). Est peu probant le résultat de la question 22.00 « Haben Sie die Bezeichnung « OKTOBERFEST-BIER » im Zusammenhang mit Bier schon einmal gehört oder gelesen? » (en raison du caractère très descriptif du signe « OKTOBERFESTBIER ») et de la question 23.00 « Ist die Bezeichnung « OKTOBERFEST-BIER »Ihrer Meinung nach ein Hinweis auf ein odermehrere bestimmte Unternehmen oder auf gar kein Unternehmen? » (étant donné qu’elle contient en fait deux questions) (c. 6.7). La cascade de questions donne l’impression qu’une réponse « correcte » est recherchée (c. 6.8). L’échantillon ne peut pas être limité par des questions filtre (c. 6.9). En l’espèce, c’est la compréhension de la population de plus de 16 ans qui est déterminante, à savoir une base de 1188 personnes (c. 6.9). 16,8 % de l’ensemble des sondés rattachent le signe « OKTOBERFESTBIER » à une entreprise déterminée (c. 6.10). Il ressort notamment de la diversité des entreprises nommées par les sondés que le signe n’est pas reconnu comme une marque par une majorité d’entre eux (c. 6.10). Alors que 38,1 % des sondés ne le perçoivent absolument pas comme une marque, seuls 6,1 % des sondés attribuent le signe « OKTOBERFEST-BIER » à une ou plusieurs entreprises affiliées à l’association recourante, de sorte que, vu également le besoin de libre disposition relativement grand dont est frappé le signe, il ne peut de loin pas être question d’imposition comme marque (c. 7.3). L’addition des 31,1 % des sondés qui rattachent le signe à la ville de Munich aux 6,1 % des sondés qui le lient à l’association recourante (c’est-à-dire 37,2 % des sondés) ne permet pas non plus de conclure à l’imposition du signe comme marque (c. 7.3). Le recours est rejeté (c. 7.3). [PER]