Disposition

LPM (RS 232.11)

     Art. 55

          al. 1 lit. a

09 juin 2011

TF, 9 juin 2011, 4A_207/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 666-671, « R (fig.) RSW Rama 374 Swiss Watch / RAM Swiss Watch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, Rama, Suisse, watch, bélier, horlogerie, identité des produits ou services, produit de consommation courante, risque de confusion, action en interdiction, action en cessation, intérêt pour agir, conclusion, maxime de disposition, prestation, dispositif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

Une action en cessation du trouble suppose un intérêt juridiquement protégé actuel et doit tendre à l’interdiction d’un comportement défini précisément. Lorsque l’action s’élève contre une violation du droit à la marque, l’activité à interdire et le signe violant la marque doivent être décrits précisément (c. 4.1). L’autorité saisie d’une telle demande peut en préciser les conclusions, en les limitant et en accordant moins que ce que le demandeur souhaitait, sans violer la maxime de disposition (c. 4.2). Même si la LPM ne comporte pas le terme de « prestation », le dispositif d’un jugement est suffisamment déterminé pour être exécuté s’il ressort des considérants que ce terme doit être compris comme désignant les produits et les services pour lesquels la protection du droit à la marque est revendiquée (c. 4.2). Il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM lorsqu’un signe plus récent menace la force distinctive d’une marque antérieure (c. 5.1). L’existence d’un risque de confusion ne s’examine pas dans le cadre d’une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de toutes les circonstances du cas particulier. Le degré d’attention consenti par le cercle des consommateurs auxquels les produits sont destinés et les circonstances dans lesquelles ces derniers sont commercialisés comptent également. En présence de produits de consommation de masse d’usage courant (comme les produits alimentaires), le degré d’attention du consommateur et sa capacité de faire la différence sont moindres qu’en présence de produits spéciaux destinés à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (c. 5.1). En l’espèce, les parties s’adressent avec les mêmes produits (montres) à un même public, ce qui conduit à exiger une différenciation plus marquée des signes considérés (c. 5.2). Les montres distribuées par les parties ne sont pas des produits de consommation de masse. Toutefois, les parties ne destinent pas leurs produits qu’à des professionnels. Comme ces montres (en raison de leur prix) ne sont pas achetées tous les jours, il est juste de retenir un degré d’attention un peu plus élevé, mais pas une attention considérablement accrue (c. 5.2). Les dénominations de fantaisie « Rama » et « RAM » sont prépondérantes dans les signes considérés, dont les autres éléments sont dépourvus de force distinctive ; elles en déterminent l’impression d’ensemble (c. 5.3). Ni leur effet sonore, ni leur prononciation éventuellement différente, ni leur aspect visuel, ni non plus leur contenu sémantique ne permettent de les différencier suffisamment (c. 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3). Le public suisse ne voit dans ces signes que des désignations de fantaisie dépourvues de contenu significatif et ignore que le terme « RAM » signifie « bélier ». Le fait qu’il figure dans un dictionnaire anglais de base ne suffit pas pour en déduire que ce mot serait connu d’une large partie du public suisse. Il faudrait d’autres indices pour l’admettre, comme par exemple son utilisation dans de la publicité ou en relation avec les produits considérés (c. 5.4.3). Il y a dès lors un risque de confusion entre les signes en cause (c. 5.1-5.5).

R (fig.) RSW Rama Swiss Watch
R (fig.) RSW Rama Swiss Watch

13 décembre 2007

HG ZH, 13 décembre 2007, HG020324 (d)

sic! 6/2009, p. 411-416, « Puma » ; action, action en interdiction, action en cessation, action en fourniture de renseignements, action échelonnée, action en paiement, qualité pour défendre, risque de violation, risque de récidive, preuve, confiscation, destruction, canaux de distribution, importation parallèle ; art. 55 al. 1 lit. a, b et c LPM, § 189 ZPO/ZH.

Il existe un risque imminent de violation du droit à la marque (art. 55 al. 1 lit. a LPM) si une violation analogue du droit à la marque a déjà eu lieu (danger de récidive) ou si des indices laissent penser qu’une violation comparable aura lieu prochainement (danger de commission d’une première infraction) (c. 2.2.2). Celui qui allègue un danger de récidive doit en apporter la preuve, en démontrant par exemple que la défenderesse ne s’est pas approvisionnée auprès d’une source autorisée par le demandeur ou que les produits en cause sont des contrefaçons (c. 2.2.3). Un seul cas suffit (c. 2.2.5). Celui qui prétend que sa marque est contrefaite doit prouver qu’il est titulaire de la marque et que les prétendues contrefaçons proviennent de la défenderesse. Il doit en outre indiquer quelles sont les instructions de fabrication en vigueur dans ses centres de production, en particulier en ce qui concerne le label de sécurité, et comment il veille à leur respect. Il doit enfin prouver que c’est sans son accord que la défenderesse distribue les produits (c. 2.2.4). L’action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM) ne nécessite pas de faute du défendeur (c. 2.2.5). L’action en interdiction est admise en l’espèce (c. 2.2.6). Le rappel des produits et leur confiscation peuvent servir à l’exécution de l’action en interdiction (c. 2.3.1). L’action en cessation (art. 55 al. 1 lit. b LPM), qui peut conduire à la confiscation et à la destruction des produits, ne peut être admise que si la défenderesse distribue effectivement des produits mis en circulation sans l’accord de la demanderesse (c. 2.3.2). La demanderesse ne peut exiger le rappel des produits et leur confiscation si la défenderesse n’en revendique ni la propriété ni la possession au moment du dépôt de la demande (défaut de légitimation passive) (c. 2.3.3). L’action en fourniture de renseignements (art. 55 al. 1 lit. c LPM) ne peut pas être utilisée pour obtenir des informations au sujet des sources et des canaux de distribution d’importations parallèles (c. 2.4.2). Cette action ne permet d’obtenir de la défenderesse des renseignements qu’au sujet de son fournisseur direct (c. 2.4.3 et 2.4.5). L’action échelonnée (Stufenklage) permet d’introduire une action en paiement non chiffrée dans l’attente de la production des comptes. L’obligation de produire les comptes suppose la violation des droits de la demanderesse (c. 2.5.2). La demande de production des comptes fait l’objet d’un jugement partiel (§ 189 ZPO/ZH) (c. 2.5.4).

09 mars 2009

TF, 9 mars 2009, 4A_529/2008 (f)

sic! 9/2009, p. 607-609, « Produits cosmétiques » ; action, action en interdiction, action en prévention de trouble, action en cessation, intérêt pour agir, risque de récidive, présomption, fardeau de la preuve, preuve ; art. 8 CC, art. 55 al. 1 lit. a et b LPM, art. 9 al. 1 lit. a LCD.

Un intérêt suffisant existe pour justifier une action en interdiction de trouble lorsque le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. Le danger de répétition est présumé si le défendeur a déjà commis de telles violations et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui reproche portent atteinte à ces droits. Cette présomption est réfragable et ne vaut que pour le risque d'une répétition future des actes incriminés. Elle ne libère pas le demandeur du fardeau de la preuve complet des atteintes qu'il allègue avoir déjà subies. Celui qui entend faire cesser une atteinte identifiée à son droit à la marque qui perdure n'agit pas en prévention de trouble au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, mais en cessation de l'atteinte au sens de l'art. 55 al. 1 lit. b LPM. C'est dès lors à lui d'établir, en vertu de l'art. 8 CC, que les produits censés contrefaire sa marque ont été fabriqués par les défendeurs et que les défendeurs sont bien les auteurs de l'atteinte.

25 mars 2010

HG SG, 25 mars 2010, HG.2008.137 (d)

sic! 11/2010, p. 789-794, « Refoderm » (KaiserMarkus, Anmerkung) ; action, action en interdiction, for, nom de domaine, refoderm.ch, Suisse, organe de fait, fondé de procuration, qualité pour défendre, intérêt pour agir, risque de récidive, risque de confusion, droits conférés par la marque, épuisement, importation parallèle, produits cosmétiques, produit périmé, frais et dépens ; art. 55 al. 3 CC, art. 13 al. 2 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 3 lit. d LCD, art. 129 al. 2 a LDIP.

Au sens de l’art. 129 al. 2 aLDIP, le lieu du résultat de la violation du droit des marques par l’utilisation d’un nom de domaine se situe là où le site Internet correspondant est accessible (c. II.1). Il se situe en Suisse lorsque le nom de domaine (« www.refoderm.ch ») – enregistré en Suisse – permet d’accéder, en Suisse, à un site Internet offrant des produits au public suisse. Peu importe que l’intimée, titulaire du nom de domaine, ait autorisé un tiers à l’utiliser et ne l’ait pas utilisé elle-même (c. II.1). En tant qu’organe de fait, celui qui assume une tâche essentielle dans une société anonyme – en l’occurrence, un fondé de procuration – est personnellement responsable de ses fautes au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a ainsi qualité pour défendre (c. III.1). Dans une action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM), un intérêt suffisant est donné lorsque le défendeur a déjà commis les actes litigieux par le passé et en conteste l’illicéité. Un danger de récidive ne peut être exclu que si le défendeur s’est formellement engagé à ne pas commettre les actes litigieux. Si les défendeurs se limitent à renoncer au nom de domaine « www.refoderm.ch » grâce auquel ils ont offert au public des produits « Refoderm » par le passé, le titulaire de la marque « Refoderm » garde un intérêt à agir contre eux (c. III.2). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM (et de l’art. 3 lit. d LCD), le titulaire de la marque « Refoderm » peut interdire aux défendeurs 1 et 2 d’utiliser cette marque comme nom de domaine pour commercialiser des produits « Refoderm ». La présence de la raison sociale de la défenderesse 1, en haut à droite du site Internet « www.refoderm.ch », ne suffit pas à écarter, à elle seule, un risque de confusion (c. III.3). Le principe de l’épuisement n’est pas absolu : il n’empêche pas le titulaire d’une marque d’interdire l’importation parallèle et la commercialisation en Suisse de ses produits cosmétiques originaux périmés (c. III.4). Du fait que les défendeurs 2 et 3 avaient clairement manifesté leur intention de monnayer le nom de domaine litigieux et qu’ils n’avaient ensuite pas informé le demandeur qu’ils avaient renoncé à ce nom de domaine, le demandeur ne peut pas être considéré, dans la répartition des frais, comme partie succombante en ce qui concerne la conclusion tendant au transfert du nom de domaine (c. IV).

09 juillet 2010

HG ZH, 9 juillet 2010, HG080097 (d)

sic! 1/2011, p. 39-42, « Wunder-Baum » ; action, action en fourniture de renseignements, marque tridimensionnelle, désodorisant, arbre, signe appartenant au domaine public, marque imposée, presse, risque de récidive, droits conférés par la marque, confiscation, destruction, dommage, contrat de licence ; art. 42 al. 2 CO, art. 13 al. 2 lit. b et e LPM, art. 55 al. 1 lit. a, b et c LPM, art. 57 LPM.

Dans le domaine des désodorisants, la forme d'arbre de la marque tridimensionnelle « Wunder-Baum » de la demanderesse est originale et, même si elle devait être qualifiée de signe appartenant au domaine public (ce qui n'est pas le cas), elle devrait être considérée comme s'étant imposée comme marque pour les désodorisants concernés (c. V.2.1). Bien que les défenderesses se soient engagées à ne pas renouveler l'envoi (dans un magazine publicitaire) de désodorisants en forme d'arbre, elles n'ont pas reconnu l'illicéité de l'envoi déjà effectué; il existe dès lors un risque de récidive, qui rend une violation du droit à la marque (art. 13 al. 2 lit. b et e LPM) imminente au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM (c. V.3). La confiscation et la destruction (art. 57 LPM, en lien avec l'art. 55 al. 1 lit. b LPM) des magazines restants suite à l'envoi déjà effectué par les défenderesses n'est pas nécessaire vu leur nombre restreint et le fait que l'ancienne raison sociale de l'une des défenderesses figure sur les désodorisants en forme d'arbre qu'ils contiennent (c. V.4). L'action en fourniture de renseignements (art. 55 al. 1 lit. c LPM) ne permet d'obtenir d'un défendeur des renseignements qu'au sujet de son fournisseur direct (c. V.5). Le montant du dommage subi par la demanderesse ne peut pas résulter de pures suppositions sur un hypothétique développement futur, mais doit se fonder sur une comparaison concrète entre la valeur de la marque avant et après sa violation (c. V.6.4.2). Dans la détermination du montant du dommage (art. 42 al. 2 CO) par analogie avec une licence, le pourcentage (15 ) du chiffre d'affaires net perçu par la demanderesse dans un contrat de licence existant ne doit pas être appliqué au prix de vente net pratiqué par le preneur de licence de ce contrat, mais au prix de vente net pratiqué par la défenderesse (c. V.6.4.3).

Fig. 156 – Wunder-Baum(3D)
Fig. 156 – Wunder-Baum(3D)

26 juin 2012

TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 (f) (mes. prov.)

sic! 10/2012, p. 627-632, « Nespresso II » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, Nespresso, Nestlé, Ethical Coffee Compagnie, Media Markt, café, capsule de café, machine à café, mesures provisionnelles, décision incidente, préjudice irréparable, qualité pour agir du preneur de licence, forme techniquement nécessaire, signe alternatif, arbitraire, imposition comme marque, expertise sommaire, numerus clausus des droits de propriété intellectuelle ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 55 al. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589- 593, « Nespresso »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310- 314, « Nespresso III »), N 662 (Handelsgericht SG, 21mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

La première Cour de droit civil du Tribunal fédéral est saisie d'un recours contre une décision sur mesures provisoires rendue par le juge délégué du Tribunal cantonal vaudois dans une cause opposant les sociétés Nestlé SA (ci-après: Nestlé) et Nestlé Nespresso SA (ci-après: Nespresso) à celles Ethical Coffee Compagnie SA et Ethical Coffee Companie (Swiss) SA (ci-après: ECC) et à Media Markt, qui ont commercialisé, dès septembre 2011, des capsules de café concurrentes de celles de Nespresso et compatibles avec les machines du même nom. Les sociétés ECC ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation du droit d'être entendu contre l'ordonnance du 11 novembre 2011 leur faisant interdiction en particulier d'offrir, de commercialiser, de distribuer des capsules de café dont la forme correspond à celle de la marque enregistrée par Nestlé. Une décision sur mesures provisionnelles est une décision incidente susceptible d'un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF (c. 1.1). Ce préjudice doit être de nature juridique et non de fait ou purement économique. Il doit en outre être irréparable, soit non susceptible d'être supprimé par une décision finale ultérieure (c. 1.2). Dans le cas d'espèce, comme les recourantes ne sont pas encore solidement implantées sur le marché et comme les mesures attaquées les empêchent de lancer leurs produits, le dommage qu'elles risquent de subir ne se limite pas à un seul préjudice financier (perte de certaines affaires déterminées) mais consiste en une entrave générale à leur développement économique par rapport à Nestlé et Nespresso avec lesquelles elles se trouvent en concurrence. Le dommage correspond ainsi à une perte de parts de marché qui n'est pas indemnisable ou réparable par l'octroi de dommages-intérêts, faute de pouvoir établir quel aurait été le développement économique auquel une partie aurait pu prétendre si elle avait pu lancer son produit sur le marché sans en être empêchée par les mesures provisoires ordonnées. À défaut de pouvoir établir leur dommage, il ne sera pas possible aux sociétés ECC d'en obtenir réparation (c. 1.3.1). Sauf stipulation contraire expresse du contrat de licence (art. 55 al. 4 LPM), le titulaire d'une marque enregistrée aussi bien que le preneur de licence exclusif peuvent agir tant en prévention ou en cessation du trouble (au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a et b LPM), que requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 lit. d LPM) (c. 2.2). Dans leur opposition aux mesures provisionnelles, les sociétés ECC ont fait valoir le caractère techniquement nécessaire de la forme des capsules Nespresso. Le fait que l'IPI ait procédé à l'enregistrement de ces capsules comme marques de forme avec la mention qu'il s'agirait d'une marque imposée ne dispense pas le juge d'examiner la validité de la marque ainsi obtenue. L'imposition par l'usage ne permet de valider une marque que si le signe considéré appartenait au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM, mais pas s'il constituait une forme techniquement nécessaire ou la nature même du produit, selon l'art. 2 lit. b LPM (c. 2.3). Si une forme est techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l'art. 2 lit. b LPM sans qu'une imposition par l'usage n'entre en ligne de compte. À la différence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d'une forme constituant la nature même du produit ou techniquement nécessaire ne permet donc pas d'en obtenir la protection (c. 2.3). Une invention tombée dans le domaine public à l'échéance de la durée de protection du droit des brevets (le brevet européen déposé par Nestlé sur les capsules Nespresso a expiré le 4 mai 2012) ne saurait être monopolisée une seconde fois par son enregistrement comme marque de forme renouvelable indéfiniment. En l'absence de formes alternatives permettant la même utilisation, ou si une autre forme présente des inconvénients empêchant une concurrence efficace, la protection doit être refusée. Il ne s'agit pas uniquement de savoir s'il est possible de produire une capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Pour qu'elle constitue une forme alternative, il faut encore qu'elle n'entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il faut donc déterminer si la ou les forme(s) de ces capsules compatibles se distingue(nt) suffisamment dans l'esprit du public acheteur de celle(s) de la capsule Nespresso pour éviter d'entrer dans sa sphère de protection au sens de l'art. 3 LPM (c. 2.3). Si la forme d'une capsule est techniquement nécessaire, les art. 2 et 3 LCD ne permettent pas d'interdire à un concurrent son utilisation, puisque toute concurrence deviendrait alors impossible et puisque la LCD ne saurait avoir pour effet d'accorder au produit litigieux une protection que la LPM lui refuse (c. 2.3). S'agissant d'une question technique controversée et décisive, le juge cantonal aurait dû demander une expertise sommaire à un technicien indépendant qui permette d'élucider, au moins sous l'angle de la vraisemblance, la question de savoir si la forme des capsules Nespresso est ou non techniquement nécessaire. La décision du juge, qui a préféré trancher sans procéder à l'administration de cette preuve et sans disposer d'aucun élément de preuve sérieux, est entachée d'arbitraire (art. 9 Cst.) et doit être annulée (c. 2.4). [NT]

06 février 2013

TF, 6 février 2013, 4A_460/2012 (f)

Marque verbale, acte illicite, faute, Tara, Tarjarmo, établissement des faits, arbitraire dans la constatation des faits, rectification de l’état de fait, contrat de franchise, contrat de licence, action en interdiction, intérêt pour agir, risque de récidive, action en dommages intérêts, gain manqué, dommage, preuve ; art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 55 al. 1 lit. a LPM ; cf. N 734 (Tribunal cantonal VD, 11 janvier 2012, 8/2012/DCA ; sic! 5/2013, p. 300-304, «Tara Jarmon» ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois dans cette affaire).

La partie recourante, qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (c. 1.4). En vertu de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, la personne qui risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente. Le demandeur doit disposer d'un intérêt à l'action. Cela suppose la menace directe d'un acte illicite. Le comportement du défendeur doit donc laisser craindre sérieusement une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit être reconnu si le défendeur a déjà commis une telle atteinte dont la répétition n'est pas à exclure. En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés est présumé lorsque le défendeur conteste l'illicéité de son comportement. Pour renverser cette présomption, il ne suffit pas de cesser les agissements en cause dans la perspective du procès, tout en continuant, dans la procédure, à défendre leur caractère licite. Un intérêt à l'action en interdiction peut donc être retenu lorsque la partie contre laquelle celle-ci est dirigée conteste l'illicéité de son comportement dans la procédure (c. 3.3). Constitue une faute le fait de continuer à exploiter un magasin sous l'enseigne « Tara Jarmon » malgré l'absence de contrat de franchise et en dépit des mises en demeure de cesser une telle utilisation (c. 4.2). L'exploitation d'un magasin sous l'enseigne « Tara Jarmon » par une personne non autorisée était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de nature à empêcher l'ouverture d'une autre boutique avec la même enseigne dans une ville de la grandeur de Genève. Le montant des dommages-intérêts correspond au manque à gagner du titulaire de la marque calculé sur la base de la marge moyenne qu'il avait touchée les années précédentes en relation avec le magasin exploité par le défendeur lorsqu'il y était autorisé. Il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie qu'une nouvelle boutique soit en mesure de réaliser un chiffre d'affaires comparable à celui du magasin précédent (c. 4.3). [NT]

18 décembre 2014

HG ZH, 18 décembre 2014, HG140055 (d)

ZR 114/2015, p. 69-71 ; sic! 10/2015, p. 593-595, « Unirenova II » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, droits conférés par la marque, usage de la marque, inscription au registre du commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 894 (HG ZH, 7 mars 2014, HG 130059 ; sic! 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG »).

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 2.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant l’élément « Holzbau ». Le signe repris « Unirenova » possède une forte force distinctive. L’élément ajouté possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables. Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Elles comprennent notamment les domaines de la construction, des réparations et des travaux d’installation dans le domaine immobilier. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la prise en charge de travaux de charpenterie et de menuiserie, l’installation de cuisines, portes, fenêtres et escaliers, ainsi que la production de placards sur mesure. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents. Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 2.3). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 2.4.3). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 2.5.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.2). L’action de la demanderesse doit donc être admise aussi sur ce point (c. 3.3). [SR]

09 janvier 2015

KG LU, 9 janvier 2015, DOK 000 006 302 (d)

sic! 6/2015, p. 392-395, « Aquaterra Travel (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion admis, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque combinée, action en interdiction, risque de récidive, moteur de recherche, Google AdWords, Internet, site Internet, réplique, novae, Afrique, agence de voyages, élément verbal, élément figuratif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 229 CPC.

L’art. 229 CPC régit les conditions auxquelles les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis aux débats principaux. Selon l’ATF 140 III 312, c. 6.3.2.3, la phase de l’allégation est close après un double échange d’écritures ou, comme en l’espèce, quand une partie a renoncé à son droit de réplique. Le fait que la plaignante ait renoncé à plaider une deuxième fois ne fait pas perdre aux défendeurs leur droit à s’exprimer une deuxième fois sans restriction et à apporter des novae (c. 3.1). La plaignante a déposé une marque combinée consistant en une image des contours du continent africain avec les mots « Aquaterra Travel ». La marque est employée en relation avec un site Internet dédié à l’organisation de voyages en Afrique (c. 6.1). Dans une campagne « Google AdWords », les défendeurs ont utilisé l’expression « Aquaterra Travel ». De ce fait, leur annonce apparaissait dans les premiers résultats suite à une recherche portant sur cette expression, et renvoyait à leur propre site. L’expression « Aquaterra Travel » apparaissait également dans leur annonce (c. 6.2). Le signe utilisé par les défendeurs est identique à la partie verbale de la marque combinée. L’élément verbal constitue l’élément essentiel de la marque, car une image représentant les contours de l’Afrique n’a pas en elle même une forte valeur de reconnaissance. Les deux signes sont donc similaires (c. 8.2.1). Les deux parties sont actives dans la même branche et dans le même segment de marché. Bien que les défendeurs limitent leurs prestations à Madagascar et que la demanderesse offre ses services dans toute l’Afrique, les deux parties offrent des services similaires (c. 8.2.2). Les arrangements offerts constituent des voyages spéciaux, qui impliquent en principe une planification et une prise de contact avec l’agence concernée et ne sont pas réservés sans réflexion. Cela dit, les cercles de destinataires sont très hétérogènes, et comprennent aussi des personnes inexpérimentées et inattentives. Une recherche peut aisément éveiller l’impression que le site des défendeurs est en relation avec l’offre de la plaignante, d’autant plus que l’annonce des défendeurs commence par l’expression « Aquaterra Travel », en caractères gras. Même si la personne consultant l’annonce remarque ses autres termes, il n’est pas exclu qu’elle puisse conclure à un lien avec la plaignante. Le risque de confusion doit donc être admis (c. 8.2.3). Les défendeurs ont ainsi violé le droit à la marque de la plaignante (c. 8.3). Bien qu’ils aient depuis supprimé leur campagne « Google Adwords » (c. 9.1), il existe un risque de récidive, puisqu’ils ont contesté à plusieurs reprises l’illicéité de leur comportement (c. 9.3). Comme le requiert la plaignante, il leur est dès lors fait interdiction d’utiliser à l’avenir le signe « Aquaterra Travel », sous n’importe quelle forme (c. 12). [SR]

Aquaterra Travel (fig.)
Aquaterra Travel (fig.)

10 décembre 2013

OG AR, 10 décembre 2013, D2Z 12 2 (d)

sic! 10/2014, p. 632-634, « Axxeva / Adexxa » ; droits conférés par la marque, droit absolu, raison de commerce, but social, droit de la personnalité, concurrence déloyale, risque de confusion admis, principe de la spécialité, similarité des produits ou services, jugement partiel, action échelonnée, nom de domaine, clientèle, placement de personnel, marque verbale, mesures provisionnelles ; art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 85 CPC.

La plaignante, « Axxeva Services AG », qui a pour but d’opérer du placement de personnel, de la location de services et de fournir des services commerciaux, est titulaire de la marque verbale « Axxeva », enregistrée dans les classes 35, 41 et 42. Elle reproche notamment à la défenderesse, qui a temporairement utilisé la raison de commerce « Adexxa Services AG » et a des buts sociaux similaires, une atteinte à sa marque et à sa raison de commerce. La défenderesse a expressément reconnu qu’il existe un risque de confusion entre les deux raisons de commerce. En outre, le juge unique de l’Obergericht AR a octroyé des mesures provisionnelles à la plaignante, fondées sur le droit des marques (ERZ 12 58). Comme la notion de risque de confusion s’apprécie de manière similaire dans les différents domaines du droit des signes distinctifs, et du fait de la concession opérée par la défenderesse, le tribunal se limite, quant à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes « AXXEVA » et « ADEXXA », à renvoyer aux considérants du jugement rendu en matière de mesures provisionnelles, desquels il découle que l’existence d’un risque de confusion entre les deux raisons de commerce est manifeste. L’action en cessation fondée sur l’art. 956 al. 2 CO est admise et le tribunal interdit à la défenderesse d’utiliser la raison de commerce « Adexxa Services AG » en Suisse (c. 2.1). Les droits exclusifs conférés par l’art. 13 LPM incluent l’emploi de la marque en tant que nom, raison de commerce, enseigne, dénomination commerciale ou nom de domaine. En se référant aux considérants du jugement précité, le tribunal admet qu’il existe un risque de confusion entre la marque enregistrée « AXXEVA » et le signe « ADDEXA » utilisé par la défenderesse. Les demandes fondées sur l’art. 55 al. 1 lit. a et b LPM sont admises (c. 2.2). Par contre, la demanderesse ne peut exiger qu’il soit interdit à la défenderesse d’utiliser des noms de domaines de manière générale. L’utilisation d’un nom de domaine ne peut être interdite qu’en relation avec les biens et services pour lesquels la marque est protégée (c. 2.3). L’action échelonnée suppose l’existence d’une prétention de droit matériel en fourniture de renseignements, qui existe en l’espèce (c. 2.5). [SR]

07 mars 2014

HG ZH, 7 mars 2014, HG130059 (d)

sic 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG » ; droits conférés par la marque, droit absolu, reprise d’une marque antérieure, raison de commerce, registre du commerce, risque de confusion admis, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, cercle des destinataires pertinent, principe de la proportionnalité, liquidation forcée, mesures de contrainte, mesures d’exécution, but social, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 944 CO, art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 236 al. 3 CPC, art. 343 al. 1 lit. d CPC ; cf. N 863 (HG ZH, 18 décembre 2014, HG 140055 ; sic! 10/2015, p. 593- 595, « Unirenova II »).

L’art. 954a al. 1 CO imposant au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser, l’inscription d’une raison de commerce au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 3.3.2). Il existe un risque de confusion chez les destinataires pertinents entre les deux signes en cause, qui sont presque identiques. Les droits conférés à la plaignante par les marques verbale et combinée qu’elle a déposées en classes 36 et 37 couvrent partiellement le but social de la défenderesse. Le but principal de la défenderesse, à savoir l’exécution de travaux de constructions et de transformations, de rénovations et la conduite de travaux, est identique à celui de la défenderesse (c. 3.4.1). Il existe donc une atteinte aux droits absolus de la plaignante au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 3.4.2). Il est par conséquent fait interdiction à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe « Unirenova » en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 3.5.2). La demanderesse requiert la suppression de l’élément « Unirenova » de la raison de commerce de la défenderesse. Comme il est douteux que la raison « Bau AG » remplisse les conditions posées par l’art. 944CO, il se justifie d’ordonner, à titre de mesure d’exécution, la radiation de l’ensemble de la raison de commerce. Cette mesure apparaît conforme au principe de la proportionnalité (c. 3.6.2). Le tribunal ordonne par conséquent à la défenderesse de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce (c. 3.6.3). En raison du comportement qu’elle a adopté durant la procédure, le tribunal considère qu’il faut s’attendre à ce qu’elle ne respecte pas ses injonctions (c. 5.3.1). Il la menace par conséquent de faire procéder à sa liquidation forcée si elle ne donne pas suite dans les délais à l’obligation judiciaire de modifier sa raison de commerce. L’art. 343 al. 1 lit. d CPC prévoit expressément deux mesures de contrainte, mais il se déduit de la formulation « telle que» que d’autres mesures peuvent être adoptées. La mesure choisie respecte le principe de la proportionnalité (c.5.3.2). Lorsque le tribunal ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a obtenu gain de cause, au sens de l’art. 236 al. 3 CPC, il décide librement des mesures à ordonner, en respectant le principe de la proportionnalité et sans être lié par les demandes qu’elle a formulées (c. 5.3.3). [SR]

25 avril 2014

HG ZH, 25 avril 2014, HG130195 (d)

ZR 114/2015, p. 66-69 ; droits conférés par la marque, droit absolu, risque de confusion admis, concurrence déloyale, similarité des produits ou services, similarité des signes, force distinctive faible, flèche, ruban, banque, services financiers, marque verbale, marque figurative, logo, lettre ; art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD.

La plaignante, Rothschild Bank AG, est titulaire de la marque verbale « ROTHSCHILD » et d’une marque figurative représentant cinq flèches orientées vers le bas et reliées par un ruban, enregistrées en classes 35 et 36, qui comprennent la tenue d’affaires et la fourniture de services financiers. La demanderesse utilise en outre le signe « R », non déposé, comme logo dans ses affaires. Le défendeur utilise la marque figurative sous forme stylisée, et se sert de la marque « ROTHSCHILD » et des logos utilisés par la demanderesse dans sa correspondance commerciale et sur des cartes de visite. Il utilise également la marque « ROTHSCHILD » dans plusieurs dénominations d’entreprises. Les noms utilisés montrent qu’il cherche à s’établir dans le secteur de la finance, dans le même domaine que celui dans lequel la plaignante est active en tant que banque. Ces noms sont similaires à la marque de la plaignante, car la dénomination « ROTHSCHILD », qu’on retrouve dans ces dénominations, est centrale. Les éléments ajoutés, tels que « International », « Bank » ou « Group », sont des concepts communs, à faible force distinctive. Le logo utilisé par le défendeur ne constitue qu’une forme stylisée de la marque figurative de la demanderesse et ne s’en distingue que très peu. Par ses agissements, le défendeur crée un risque de confusion manifeste et viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de ses marques pour désigner ses affaires et ses services financiers (c. 2.4). Il lui est dès lors interdit d’utiliser ces signes dans les affaires, isolément ou en les combinant, en particulier pour la promotion, l’offre ou la diffusion de services financiers (c. 2.5). L’interdiction repose aussi sur l’art. 3 lit. d LCD, les actes du défendeur créant un risque de confusion au sens de cette disposition (c. 3.2 et 3.3). [SR]

ROTHSCHILD (fig.)
ROTHSCHILD (fig.)

02 mars 2015

HG ZH, 2 mars 2015, HG140169 (d)

Droits conférés par la marque, droit absolu, usage de la marque, risque de confusion admis, registre du commerce, raison de commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD.

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 4.1.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant un élément. Le signe repris possède une forte force distinctive. L’élément ajouté, qui est une abréviation usuelle dans le domaine technique ou technologique, possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables, et on peut craindre des confusions chez le public (c. 4.2.3). Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la planification et la réalisation d’installations techniques du bâtiment comme entrepreneur général. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents (c. 4.2.4). Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 4.2.5). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 4.3.4). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 4.4.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 5.2.1). L’action de la demanderesse doit donc être admise sur ce point également (c. 5.2.2). [SR]

CO (RS 220)

- Art. 954a

-- al. 1

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. d

- Art. 9

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. a

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 55

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. a

- Art. 13

-- al. 2 lit. e

-- al. 1

07 septembre 2020

TF, 7 septembre 2020, 4A_297/2020 (d)

Action en interdiction, intérêt pour agir, intérêt digne de protection, risque d’atteinte, raison de commerce, raison sociale, marque verbale, marque combinée, recours admis ; art. 55 al. 1 lit. a LPM.

La recourante, FRACTAL-SWISS AG, est titulaire de la marque verbale « Fractal » et de la marque combinée «Fractal-Swiss », revendiquant toutes deux la protection pour des produits et services de la classe 9. La défenderesse a été inscrite au registre du commerce en janvier 2017 sous la raison sociale « FRACTA-SWISS (pma) Sàrl ». En mai 2018, la demanderesse a résilié l’accord de licence qui existait entre les deux parties. En mars 2019, la défenderesse a tenté d’enregistrer le signe « Fractal-Swiss » comme marque pour la protection de produits et services des classes 35 et 45. En juillet 2019, la demanderesse a notamment requis devant l’autorité précédente, sans succès, qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser le signe « FRACTAL » en Suisse comme raison sociale ou comme partie d’une raison sociale, et qu’il lui soit ordonné de faire radier la raison sociale « FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl » du registre du commerce. La défenderesse n’a pas répondu à la plainte, et s’est contentée de modifier sa raison sociale en août 2019. Dans son jugement, l’autorité inférieure a, au vu du changement de nom, admis le bien fondé de la première demande et considéré que l’action pouvait être radiée du rôle sur ce point. Elle a rejeté les autres demandes. L’action en interdiction de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM nécessite un intérêt digne de protection, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement du défendeur fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur. Un indice de menace d’une atteinte peut résider dans le fait que des atteintes analogues ont déjà été commises dans le passé et qu’on peut en craindre la répétition. Le danger existe lorsque celui qui a lésé un droit conteste l’illicéité du comportement incriminé (c. 2.1). La menace d’une atteinte est présente en l’espèce, la demanderesse ayant demandé à plusieurs reprises à la défenderesse, sans succès, de changer sa raison sociale avant d’ouvrir action contre elle, et cette dernière ayant déposé une demande d’enregistrement pour le signe « Fractal-Swiss ». Bien que la défenderesse ait changé de raison sociale entre-temps, elle ne l’a fait qu’après l’ouverture de l’action. Selon la jurisprudence, le simple fait de faire cesser une atteinte en vue d’un procès, tout en continuant à soutenir que son attitude est acceptable, ne suffit pas à renverser cette présomption de risque d’atteinte future. La défenderesse n’a pas reconnu le droit exclusif (prétendu) de la demanderesse sur le signe « FRACTAL », et paraît maintenir son dépôt de marque. C’est donc à tort que l’instance précédente a nié le risque d’atteinte (c. 2.3). Le recours est admis (c. 4). [SR]

07 septembre 2020

TF, 7 septembre 2020, 4A_297/2020 (d)

Action en interdiction, intérêt pour agir, intérêt digne de protection, risque d’atteinte, raison de commerce, raison sociale, marque verbale, marque combinée, recours admis ; art. 55 al. 1 lit. a LPM.

La recourante, FRACTAL-SWISS AG, est titulaire de la marque verbale « Fractal » et de la marque combinée «Fractal-Swiss », revendiquant toutes deux la protection pour des produits et services de la classe 9. La défenderesse a été inscrite au registre du commerce en janvier 2017 sous la raison sociale « FRACTA-SWISS (pma) Sàrl ». En mai 2018, la demanderesse a résilié l’accord de licence qui existait entre les deux parties. En mars 2019, la défenderesse a tenté d’enregistrer le signe « Fractal-Swiss » comme marque pour la protection de produits et services des classes 35 et 45. En juillet 2019, la demanderesse a notamment requis devant l’autorité précédente, sans succès, qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser le signe « FRACTAL » en Suisse comme raison sociale ou comme partie d’une raison sociale, et qu’il lui soit ordonné de faire radier la raison sociale « FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl » du registre du commerce. La défenderesse n’a pas répondu à la plainte, et s’est contentée de modifier sa raison sociale en août 2019. Dans son jugement, l’autorité inférieure a, au vu du changement de nom, admis le bien fondé de la première demande et considéré que l’action pouvait être radiée du rôle sur ce point. Elle a rejeté les autres demandes. L’action en interdiction de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM nécessite un intérêt digne de protection, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement du défendeur fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur. Un indice de menace d’une atteinte peut résider dans le fait que des atteintes analogues ont déjà été commises dans le passé et qu’on peut en craindre la répétition. Le danger existe lorsque celui qui a lésé un droit conteste l’illicéité du comportement incriminé (c. 2.1). La menace d’une atteinte est présente en l’espèce, la demanderesse ayant demandé à plusieurs reprises à la défenderesse, sans succès, de changer sa raison sociale avant d’ouvrir action contre elle, et cette dernière ayant déposé une demande d’enregistrement pour le signe « Fractal-Swiss ». Bien que la défenderesse ait changé de raison sociale entre-temps, elle ne l’a fait qu’après l’ouverture de l’action. Selon la jurisprudence, le simple fait de faire cesser une atteinte en vue d’un procès, tout en continuant à soutenir que son attitude est acceptable, ne suffit pas à renverser cette présomption de risque d’atteinte future. La défenderesse n’a pas reconnu le droit exclusif (prétendu) de la demanderesse sur le signe « FRACTAL », et paraît maintenir son dépôt de marque. C’est donc à tort que l’instance précédente a nié le risque d’atteinte (c. 2.3). Le recours est admis (c. 4). [SR]

28 décembre 2020

TF, 28 décembre 2020, 4A_265/2020 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, degré d’attention moyen, force distinctive faible, force distinctive accrue par l’usage, usage de la marque, usage à titre de marque, interruption de l’usage de la marque, délai de grâce, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt digne de protection, nullité d’une marque, marque défensive, marque combinée, marque verbale, logo, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, apposition de signe, dilution de la marque, péremption, abus de droit, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 52 LPM, art. 55 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]