Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

L'IPI a valablement consenti au changement de partie intervenu suite au transfert de la marque litigieuse (art. 4 PA, art. 17 et 21 al. 2 PCF) (c. 1). Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l'art. 9^sexies PAM soit entrée en vigueur le 1^er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu'elle n'a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 3). Il est rendu suffisamment vraisemblable que la désignation « Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) » constitue une indication de provenance (art. 47 al. 1 LPM) pour des produits cosmétiques. La référence à Rome ne peut pas être considérée comme symbolique (comme une simple référence à un lifestyle). Ce à quoi les consommateurs s'attendent concrètement (produit fabriqué entièrement en Italie ou produit issu de composants provenant d'Italie) n'est pas déterminant (c. 5-6). En droit des marques, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué avec retenue, car des différences minimes peuvent avoir une influence importante sur la force distinctive d'une marque. Il n'est pas possible de revendiquer l'égalité de traitement avec une marque enregistrée selon une pratique antérieure incorrecte. Enfin, le fait que la marque ait été enregistrée dans plus de 20 États n'est pas déterminant, car la signification d'une indication de provenance peut varier d'un pays à l'autre (c. 7).

Examen de la similitude entre produits et services et examen de l’impression d’ensemble. Comme en l’espèce les éléments graphiques stylisés (représentation schématique de marcheurs nordiques) sont descriptifs des produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées, on doit les considérer comme des éléments faibles. La concordance de ces seuls éléments faibles qui sont prédominants dans les différentes marques ne suffit pas pour admettre l’existence d’un risque de confusion, d’autant que ces marques contiennent aussi des éléments verbaux nettement différents (« INWA » / « Swiss Nordic Parc » / « NordicFitnessPoint.ch »).

En cas de transfert de marque lors d'une procédure d'opposition, les art. 21 al. 2 et 17 al. 1 PCF s'appliquent par analogie (art. 4 PA). Il en découle que la cession du droit à la marque en cours de procédure n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre et qu'une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. Les mêmes règles s'appliquent lors d'un transfert de marque pendant une procédure d'inscription de changement du titulaire (c. 1.3.1). Par décision incidente, l'autorité inférieure a suspendu la procédure d'inscription de la transmission de la titularité de la marque en raison d'une procédure pénale pendante. Dès lors qu'elle disposait de nouveaux éléments apportés par l'intimée et que l'issue de la procédure pénale ne serait pas décisive, l'autorité inférieure pouvait légitimement lever la suspension de procédure (c. 2.2). La violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant est dans tous les cas guérie par la présente procédure de recours, car le recourant a pu s'exprimer sur les motifs retenus par l'autorité inférieure (c. 3.2). C'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande de transfert de titularité de la marque « Flamant vert (fig.) » déposée par le recourant, attendu que les documents produits sont insuffisants (art. 28 al. 1 OPM), car ils ne permettent pas d'établir la titularité de la marque litigieuse. Lorsque la titularité de la marque est contestée, c'est au juge civil qu'il appartient de se prononcer sur le transfert de la marque, non à l'IPI (c. 4.4 et 4.5).

Au moment où l’opposition a été formée par la recourante, l’intimée était déjà titulaire de la marque attaquée « GADOGITA », même si le transfert ne ressortait pas encore du registre international des marques. Bien que la cession en cours d’instance d’une marque litigieuse ne modifie pas, en règle générale, la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2PCF, art. 4PA), l’intimée était légitimée comme défenderesse, tout comme une destinataire de la décision concernant l’opposition. Par ses réponses à l’opposition et au recours, elle a en effet, sans y avoir été invitée, pris part à la procédure et est dès lors légitimée comme intimée dans la procédure de recours (c. 1.1). Quant à la destinataire formelle de la décision, bien qu’elle y ait été invitée par l’IPI et par le TAF, elle n’a pas pris part à la procédure. Elle ne doit dès lors plus être considérée comme intimée et doit être écartée de la procédure de recours (c. 1.2). Si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue probable par l’usage de la marque déjà concrètement établi (c. 2.3-2.4). L’utilisation du signe opposant à titre de marque est établie pour des produits de contraste. Cela ne constitue pas pour autant un usage valable du signe pour la catégorie générale « Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l’hygiène » en classe 5 (c. 2.5). Aussi bien les produits de contraste (classe 5) que les « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) sont destinés à des spécialistes du domaine médical (c. 3.3). Les produits de contraste revendiqués par la marque opposante sont identiques aux « produits de contraste, radiologiques à usage médical » (classe 5) de la marque attaquée (c. 3.4.2). Les produits de contraste se distinguent en revanche des « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) (c. 3.4.3). Dans une marque destinée à des produits pharmaceutiques, l’utilisation, en lien avec d’autres éléments distinctifs, d’un « common stem » issu d’une « dénomination commune internationale » (« International Nonproprietary Name » [INN]) de l’Organisation Mondiale de la Santé ne conduit en principe pas à une limitation du périmètre de protection de la marque (c. 4.3.7-4.3.10). Les signes sont relativement similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 5.2). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Les signes en présence coïncident dans leur première moitié et ne se différencient que par deux lettres à la fin. Par conséquent, vu la forte identité entre les produits en cause, il convient de reconnaître un risque de confusion entre les signes. Le recours est partiellement admis et l’enregistrement de la marque attaquée doit être refusé pour les produits de la classe 5 (c. 6). [PER/AC]

Le transfert en cours d’instance d’une marque litigieuse n’influence, en principe, pas la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2 PCF, art. 4PA). Dès lors que durant la procédure d’opposition, aucune demande de substitution n’est parvenue à l’autorité précédente de la part du nouveau titulaire de la marque attaquée et que dite autorité n’a pas été informée du transfert de celle-ci, le recourant apparaît à juste titre comme défendeur dans la décision attaquée (c. 1.3.2.1). La marque opposante revendique une protection pour les produits et services de la classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie », de la classe 35 « vente au détail de marchandises, en particulier vêtements et équipement ; publicité pour les entreprises par le sponsoring », de la classe 36 « parrainage financier des athlètes dans les compétitions et/ou les événements sportifs » et de la classe 41 « fourniture d’informations sur les compétitions et les manifestations sportives par le biais d’un réseau informatique mondial ». Elle se compose d’un élément central accompagné de deux éléments verbaux « SPORTS » en dessus (à l’envers) et en dessous. Malgré l’existence du mot « sport » en allemand et en italien, la forme plurielle « sports » n’existe pas dans ces langues. Il ne fait toutefois aucun doute que l’élément verbal « SPORTS » peut être associé sans difficulté au mot « Sport » connu respectivement par les germanophones et les italophones. Il est donc compris par le consommateur moyen (c. 5.3.1.3.1.1). En raison de sa forte stylisation, l’élément central de la marque opposante n’est pas ou peu lisible. Quand bien même cet élément parviendrait à être lu tel que « Zoot », aucune signification particulière ne peut lui être attribuée. En effet, le mot anglais « zoot » est utilisé en lien avec le mot « suit ». L’expression « zoot suit » désigne une tenue et, par extension, une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940. Il ne saurait toutefois être considéré que le consommateur moyen suisse ait des connaissances d’anglais qui lui permettent de donner un sens à l’élément « zoot ». Il n’est pas non plus convaincant d’interpréter le mot « loot » dans l’élément central. En effet, ce mot anglais, qui signifie « butin », n’est pas plus connu que le mot « zoot ». En outre, si les deux cercles centraux sont éventuellement susceptibles d’être lus comme deux chiffres « 0 », la probabilité de reconnaître qu’ils sont précédés et suivis du chiffre « 7 » ou « 1 » apparaît peu vraisemblable (c. 5.3.1.1.2). Il est suffisant, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, d’utiliser valablement la marque opposante sans ses deux éléments verbaux « SPORTS ». En effet, l’utilisation, sur de multiples documents (notamment listes de prix, catalogues, photographies des articles de sport), du seul élément central de la marque, privé de ses deux éléments verbaux « SPORTS » doit être considérée comme un usage ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et donc assimilée à un usage de celle-ci (c. 5.3.1.3.4). Les treize factures déposées par l’intimée sont propres à établir un usage de la marque opposante en Suisse, bien qu’elles soient établies dans un autre pays. En effet, elles sont adressées à des clients suisses et portent sur la livraison de divers articles à l’adresse de ces clients en Suisse. La facturation en Suisse de 353 articles pour un montant total de CHF 28’317.20 entre août 2009 et mars 2011 doit être considérée comme un usage sérieux. Les produits en lien avec lesquels l’intimée affirme utiliser la marque opposante sont essentiellement des vêtements et des chaussures destinés au triathlon. De tels produits s’adressent avant tout aux besoins des triathloniens, mais ils sont toutefois également destinés au grand public, comme les autres produits qui entrent dans les catégories générales de la classe 25. Dans la perspective tant des spécialistes du triathlon que du grand public, il doit par conséquent être considéré que l’utilisation de la marque opposante en lien avec des équipements sportifs rend probable son utilisation dans le domaine de la mode en général (c. 5.3.4.2). En revanche, les moyens de preuve fournis ne permettent pas d’admettre l’usage de la marque pour les produits et services revendiqués en classe 35 et 36. Ainsi, seul l’usage de la marque opposante en lien avec les produits de la classe 25 a été rendu vraisemblable (c. 5.4.1 et 5.4.2). La marque attaquée est, quant à elle, destinée aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » de la classe 18 et « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » de la classe 25, ainsi qu’aux services « diffusion (distribution) d’échantillons ; publicité » de la classe 35. Les produits des classes 18 et 25 s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au consommateur moyen, dont un degré d’attention accru ne peut être attendu. Quant aux services en cause de la classe 35, ils sont avant tout destinés aux entreprises (c. 7.2.2). Les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) revendiqués sont identiques aux produits « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » (classe 25) et similaires aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » (classe 18). Il n’y a pas de similarité entre les services de la classe 35 et les produits de la classe 25. Il convient d’admettre une similarité des signes en cause sur le plan visuel. Chacune des deux marques comporte un élément verbal « SPORTS » pour la marque opposante, respectivement « sport » pour la marque attaquée pouvant constituer un indice de similarité. À cela s’ajoute que l’élément central de la marque opposante s’articule autour de deux cercles contigus bien visibles qui présentent une certaine ressemblance avec les deux lettres « o » de l’élément « zoo» de la marque attaquée. Quant à l’aspect acéré de la partie gauche de l’élément central de la marque opposante, il est susceptible de rappeler les angles de la lettre « z » de l’élément « zoo » de la marque attaquée. Une certaine similarité sur le plan sonore doit également être admise du fait de la présence du mot « SPORTS » dans la marque opposante et du mot « sport » dans la marque attaquée (c. 9.2.2). À l’instar de l’élément «SPORTS » de la marque opposante, l’élément « sport » de la marque attaquée est compris sans difficulté par le consommateur suisse moyen. Dès lors, sur le plan sémantique, la similarité qui existe entre les marques doit être qualifiée de ténue (c. 9.2.4). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale. Il ne saurait être question d’un risque de confusion entre les marques opposées. En effet, les signes en cause ne présentent qu’une similarité éloignée : ce n’est essentiellement qu’en raison de la présence de l’élément « SPORTS » dans la marque opposante et de l’élément « sport » dans la marque attaquée que ces marques doivent être qualifiées de similaires. Or, en lien avec les produits concernés, de tels éléments sont susceptibles d’avoir un caractère descriptif. Quant à la parenté très éloignée entre l’élément central de la marque opposante et l’élément « zoo » de la marque attaquée, elle n’est de loin pas suffisante pour entraîner un risque de confusion (c. 10.2). Le recours est admis. L’autorité précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque pour les classes 18, 25 et 35 (c. 11). [AR]