Cf. N 114 (arrêt du TF dans cette affaire).

Un signe ne peut appartenir au domaine public que si le public reconnaît directement sa signification, sans effort d’imagination particulier (c.4.4). Le signe « BIOROM » n’a pas de signification précise. Même si le consommateur peut reconnaître l’élément « bio », il n’a aucune raison de décomposer le signe en « bio » et « rom » et de se soucier de la signification de ces deux éléments. Le consommateur ne voit pas dans l’élément « rom» une allusion à la ville de Rome, qui ne jouit d’ailleurs d’aucune renommée particulière dans le domaine des produits cosmétiques. Le signe « BIOROM » ne fait ainsi pas partie du domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n’est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6). L’IPI ne peut pas refuser l’enregistrement d’une telle marque internationale (art. 5 ch. 1 AM [1957] ; art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP) (c. 2, 3 et 7).

Des expressions en anglais peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante du public visé (c. 4). Les services concernés par la désignation « SALESFORCE.COM » s’adressent essentiellement à des économistes et à des informaticiens (« Customer Relationship Management » [CRM]) (c. 4.2). Pour cette partie du public, la désignation « SALESFORCE. COM » est clairement descriptive et doit rester librement utilisable (c. 4.3 et 5). N’y changent rien le fait que, en anglais, il faudrait écrire « sales force » (c. 4.3), le fait que l’élément « .com » soit ajouté (c. 5.8) et le fait que la marque « SALESFORCE.COM » soit enregistrée dans d’autres États (c. 7). En l’espèce, la demanderesse ne parvient pas à rendre vraisemblable que son signe s’est imposé comme marque au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6).

Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

En Suisse, l'anglais de base est familier au consommateur moyen (c. 2.5). Dans la désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND », l'adjectif royal n'est pas compris dans son sens laudatif, mais indique un lien avec une maison royale. La désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND » est dotée d'une force distinctive. Étant donné qu'il est peu probable qu'une autre banque britannique puisse utiliser la même désignation, il n'y a aucune raison que la désignation « THE ROYAL BANK OF SCOTLAND » reste librement utilisable au sens de l'art. 2 lit. a LPM et que son enregistrement comme marque soit refusé (c. 3). Plusieurs marques de banques ne contenant que peu d'éléments distinctifs sont d'ailleurs enregistrées en Suisse (c. 4).

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9^sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 AM correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’une désignation doit être directement reconnaissable, c’est-à-dire sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Même une désignation nouvelle, inhabituelle ou dans une langue étrangère peut avoir un caractère descriptif (c. 2.2). Les implants et les substituts osseux (classes 1, 5 et 10) sont des produits destinés à des spécialistes de la science, de la technique et de la médecine (c. 2.4). Afin de déterminer si un signe doit rester à la libre disposition du marché (Freihaltebedürfnis), il s’agit de se placer dans l’optique des concurrents du déposant (c. 2.4). La désignation « NANOBONE » est formée des éléments « bone », qui signifie « os » en anglais (c. 3.1.1), et « nano », qui provient du grec et qui se réfère à l’infiniment petit (c. 3.1.2). Ces deux éléments sont compris dans les milieux concernés par les produits en cause (c. 3.2). Les produits en cause sont étroitement liés à l’os et l’élément « bone » est dès lors descriptif (c. 3.3). L’élément « nano » est également descriptif, car les produits en cause sont issus de la nanotechnologie ou contiennent des nanoparticules (c. 3.4). La désignation « NANOBONE » est dès lors descriptive et ne peut pas être enregistrée comme marque pour les produits concernés (c. 3.4 et 4). N’est pas déterminant le fait que l’enregistrement soit aussi demandé pour des produits qui ne touchent pas directement l’os ou les nanotechnologies (c. 3.4). Il se n’agit pas en l’espèce d’un cas limite dans lequel il conviendrait de prendre en considération des décisions d’enregistrement rendues à l’étranger (c. 3.5).

Les signes formés de plusieurs mots ne peuvent pas être enregistrés comme marques s'ils décrivent de manière directe le produit ou le service auquel ils sont destinés (art. 2 lit. a LPM) (c. 2.2). Le consommateur moyen ne comprend pas le signe « SWISTEC » comme un tout, mais nécessairement comme la contraction de « swiss » et de « technologie » ou « technique ». Le fait que, selon la recourante, le signe « SWISTEC » désigne en réalité le ruisseau Swist n'y change rien (c. 3.3-3.6). Le fait que l'élément « Swis » soit amputé d'un s (par rapport à « swiss ») n'y change rien non plus (c. 3.5). En lien avec les produits et services en cause, le signe « SWISTEC » est descriptif et ne peut donc pas être enregistré (c. 3.6). Il ne s'agit pas d'un cas limite (c. 5). En l'espèce, il n'est pas possible de se prévaloir de l'égalité de traitement avec la marque enregistrée « Swis », car la pratique de l'IPI a changé depuis 1995 (c. 3.4 et 4), ni avec la marque visuelle « swisstec (fig.) », car elle ne peut pas être comparée avec la marque verbale « SWISTEC » (c. 4.1). Le fait que la raison sociale « Swistec AG » ait été enregistrée au registre du commerce n'est pas déterminant (c. 6). Même une restriction à certains produits ne permet pas d'écarter le caractère descriptif d'un élément aussi général que « tec » (c. 7).

Pour le public suisse, le mot « Post » décrit de manière directe avant tout les services postaux,même s’il peut également renvoyer à la Poste Suisse en tant qu’entreprise ; il appartient dès lors au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 4). Pour la partie des prestations de la classe 39 qui constitue le cœur d’un service postal, le mot « Post » doit rester absolument disponible et ne peut donc pas s’imposer comme marque au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il n’existe en effet que peu d’alternatives au mot « Post » pour les concurrents de la Poste Suisse qui veulent fournir ces prestations de la classe 39 (c. 5). En l’espèce, le sondage mené par la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le mot « Post » s’est imposé comme marque pour les prestations qui ne constituent pas le cœur d’un service postal (c. 6). Il n’est pas suffisant de rendre vraisemblable que le mot « Post » s’est imposé comme marque en combinaison avec d’autres éléments distinctifs (c. 6.4.2).

Les exigences des art. 5 ch. 1 AM et 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3). En lien avec des services dans les domaines de la publicité, de la gestion, du marketing, de la recherche scientifique et de l'informatique (classes 35 et 42), les consommateurs (en partie spécialisés et à qui un niveau d'anglais élevé peut être reconnu) perçoivent sans effort d'imagination particulier la désignation « AdRank » comme descriptive. En anglais, l'élément Ad renvoie en effet à « advertisement » (« Anzeige », « Inserat », « Annonce ») et l'élément « Rank » peut être traduit en allemand par « Reihe », « Linie » ou «Rang » (c. 4). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, un recours ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (c. 4.4). Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est en l'espèce pas suffisamment motivé et est dès lors irrecevable. Il en va de même du grief d'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), car le recours n'établit pas pour quelle raison il conviendrait de traiter de manière égale les services des classes 38 et 42 pour lesquels la désignation a été enregistrée et les autres services pour lesquels elle ne l'a pas été (c. 5). Étant donné que le TAF n'a pas fait de constatations au sujet de marques — enregistrées — similaires à la désignation « AdRank » et que la recourante ne fait pas valoir l'établissement manifestement inexact des faits (art. 105 al. 2 LTF), le TF n'a pas à entrer en matière, ce d'autant que la recourante ne fait pas non plus valoir le droit à l'égalité dans l'illégalité (c. 6). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'enregistrement étrangères n'ont dès lors pas à être prises en considération (c. 7).

En application du principe de la spécialité, il convient d’examiner une désignation en relation avec les produits ou les services revendiqués (c. 6). Dans le domaine – spécialisé – de l’imprimerie, le mot « stencilmaster », formé des mots anglais « stencil » et « master », est clairement compris (en allemand) dans le sens de « Schablonenmeister » (c. 7). En lien avec des produits du domaine de l’imprimerie, la désignation « STENCILMASTER » est descriptive, appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPMet ne peut donc pas être enregistrée (c. 8). Il n’est qu’exceptionnellement possible de revendiquer l’égalité de traitement avec une marque déjà enregistrée (c. 9). Ce n’est que dans les cas limite que l’enregistrement d’une marque dans un autre État peut constituer un indice en faveur de l’enregistrement en Suisse. En l’espèce, le cas n’est pas limite (c. 9).

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9^sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 4). Il suffit qu’un mot soit descriptif dans l’une des langues nationales pour être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Une grande partie de la population suisse voit dans le mot « Tips » une référence aux cotons-tiges ou bâtonnets ouatés (« Wattestäbchen ») en raison de la marque américaine « Q-Tips » (c. 7). En relation avec des « outils, instruments et appareils dentaires », la désignation « Apply-Tips » ne peut avoir d’autre signification que « bâtonnets ou pointes pour appliquer » des liquides ou des pâtes (c. 8). La faute grammaticale qui consiste à associer un verbe (« Apply ») à un nom (« Tips ») n’est pas propre à enlever à la désignation « Apply-Tips » son caractère purement descriptif (c. 9). Il n’est en l’espèce pas possible de revendiquer l’égalité de traitement avec les marques « cool-tip » et « easy tip », car elles sont composées d’un adjectif (et non d’un verbe) et d’un nom et elles utilisent par ailleurs le nom « tip » au singulier (c. 10).

Il découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation, pour une autorité, de motiver ses décisions (voir : art. 35 al. 1 PA),mais pas nécessairement de se prononcer sur tous les arguments des parties (c. 2.1). S’il considère qu’une désignation est dépourvue de force distinctive, l’IPI n’est pas tenu d’examiner si cette désignation est ou non assujettie au besoin de disponibilité (c. 2.2). Pour appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, une désignation doit s’avérer descriptive pour une partie importante des destinataires suisses et ce sans effort d’imagination particulier (c. 3). En Suisse, l’anglais de base est familier au consommateur moyen (c. 3). Les services de « vente au détail » (classe 35) ne s’adressent pas au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1). Les employés des entreprises actives dans le domaine des produits horlogers et de la bijouterie ne disposent généralement pas d’un niveau d’anglais supérieur à celui du grand public (c. 4.2.1). La « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37) s’adressent à un large public, dont le niveau d’anglais n’est pas supérieur à la moyenne. Le fait qu’une partie de ce large public soit composée de touristes (qui communiquent pour beaucoup en anglais) et le fait que la page d’accueil du site Internet de la recourante soit en anglais n’y changent rien (c. 4.2.2). La désignation « AFTER HOURS » est composée des mots anglais « after » et « hours » et peut littéralement être traduite en allemand par « nach Stunden » (« après heures ») (c. 5.1). En lien avec la « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas descriptive, car elle ne fait pas partie des expressions courantes et n’est pas comprise par le grand public comme signifiant « après l’heure de fermeture » ou « après les heures de bureau » (c. 5.2.2 et 5.2.3). En lien avec les services de « vente au détail » (classe 35), destinés aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas non plus descriptive, car l’heure de la vente ne joue en l’occurrence aucun rôle (c. 5.2.3). La désignation « AFTER HOURS » n’appartient ainsi pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM(c. 6).

Une procédure devant le TAF ne peut pas être suspendue dans l'attente du résultat d'une procédure devant le TF lorsque les marques en question dans chacune des procédures sont différentes et que la solution des deux cas peut s'appuyer sur une jurisprudence claire du TF (c. 3). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM, applicable en l'espèce, correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 5-7). Dans diverses situations, les indications géographiques n'appartiennent pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), en particulier lorsqu'elles se réfèrent à des lieux qui sont inconnus des consommateurs concernés et qu'elles apparaissent ainsi comme des désignations de fantaisie (c. 8). Si une désignation a plusieurs sens, il s'agit de déterminer lequel est prépondérant (c. 9). « Albino » désigne une commune italienne située en Lombardie, ou, en italien, une personne atteinte d'albinisme (maladie pigmentaire), ou encore un prénom masculin italien. La commune italienne d'Albino est largement inconnue de la population suisse. La désignation « ALBINO » ne peut dès lors pas être considérée comme une indication de provenance. En lien avec des produits des classes 3, 18 et 25, elle est ainsi dotée d'une force distinctive et n'est pas trompeuse (c. 10). La désignation « ALBINO » n'est pas assujettie au besoin de disponibilité en faveur des producteurs locaux, étant donné que ces derniers ont plutôt intérêt à utiliser des indications plus connues (« Bergamo », « Lombardia », « Italia ») et que cette désignation est déjà enregistrée comme marque italienne et communautaire (c. 11).

Les acronymes font partie des signes enregistrables et sont en principe à traiter comme les autres marques (c. 6.2). Il suffit qu’une indication géographique suscite une association d’idées avec un pays, une région ou un lieu chez le consommateur moyen pour que le signe qui la contient soit descriptif et de la sorte exclu de la protection (c. 8.2). Les produits désignés dans les classes 7, 17, 26 et 38 concernent non seulement des spécialistes tels que des fabricants de machines, notamment dans le textile, mais aussi le consommateur suisse moyen (c. 8.2). En relation avec les produits des classes 7 et 26, la combinaison de lettres « GB » sera perçue en Suisse par un large cercle de destinataires incluant également les consommateurs moyens comme une abréviation pour « Grande-Bretagne ». Il importe peu à cet égard que « GB » signifie également « Gigabyte » dès lors que, dans le cas de mots à plusieurs sens, seul est déterminant celui qui domine dans le contexte particulier. L’usage du signe litigieux en tant que marque ne se réduit pas aux relations commerciales entretenues avec des clients spécialisés qui connaîtraient également le lieu de fabrication des produits en plus de la raison de commerce de la recourante. Il s’étend au contraire aussi aux relations avec des clients potentiels, même hors du cercle de l’industrie des machines textiles, lesquels associeront pour certains produits des classes 7 et 38 l’abréviation « GB » à la Grande-Bretagne (c. 8.5). Cela vaut d’autant plus que le sigle utilisé par la recourante est dénué d’éléments complémentaires et de graphisme particulier. Il est sans importance que l’abréviation officielle et la plus couramment utilisée en Angleterre soit « UK ». Est au contraire déterminante la manière dont le cercle des destinataires pertinents en Suisse comprend le sigle « GB » en relation avec les produits désignés (c. 8.6). Celui-ci constitue une indication de provenance directe et appartient par conséquent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 9). Un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) existe dès lors que les produits désignés par les lettres « GB » sont susceptibles, en raison de la structure économique de l’Angleterre, d’y être fabriqués. Le risque est d’autant plus élevé que le signe litigieux utilise une police de caractères standard et ne contient pas d’indications supplémentaires (c. 10.2). Le signe « GB » n’est pas comparable aux autres marques citées par la recourante qui contiennent également l’abréviation « GB » dès lors que celles-ci se composent également d’autres éléments (c. 11.2 et 11.5). Il faut enfin rappeler qu’il n’existe pas de droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité, en particulier lorsqu’en dépit d’une pratique dérogatoire, des raisons sérieuses et objectives parlent pour un changement de pratique et que l’intérêt à l’application conforme du droit l’emporte sur la sécurité juridique. Des décisions antérieures – de surcroît erronées – ne doivent pas servir de ligne directrice jusqu’à la fin des temps et, sous cet angle, la pratique de l’instance inférieure en matière d’enregistrement des marques n’est pas gravée dans le marbre (c. 11.3). L’examen d’une raison de commerce par le registre du commerce n’est pas préjudiciel pour l’examen d’une marque par l’IPI. L’inscription d’une raison de commerce comportant l’élément « GB » ne permet dès lors pas de conclure qu’une marque « GB » doit également être inscrite en Suisse (c. 12.2).

Appartiennent au domaine public entre autres les signes descriptifs des qualités, des caractéristiques, de la destination, du but d'utilisation, de la date de production ou des modes d'action des produits ou services désignés. Les expressions anglaises sont à prendre en compte si elles sont comprises par une part significative de la population suisse (c. 2). Les produits et services désignés des classes 9, 37, 38 et 42, issus des domaines de l'informatique, de la navigation, du mesurage, de la photographie et de l'optique, du commerce et de la vente de matériel filmographique, de sauvetage et d'enseignement, de l'électrotechnique et des télécommunications, de la police, des banques, des sciences et de la recherche ainsi que de la construction s'adressent non seulement aux spécialistes, mais également au consommateur moyen. C'est donc sur la compréhension de celui-ci qu'il y a lieu de se baser pour déterminer si le signe en présence possède un caractère descriptif (c. 3). Une combinaison verbale telle que « Express Advantage » est d'autant plus ambiguë que les éléments qui la composent possèdent eux-mêmes plusieurs significations (c. 4.2). Le consommateur suisse moyen traduira « express » combiné à un substantif plutôt par urgent ou rapide que par particulièrement spécifique et, ainsi, « Express Advantage » par avantage rapide ou avantage exprès (c. 4.3). Il est admissible que les produits et services désignés des classes 9, 37, 38 et 42 — en particulier ceux appartenant aux domaines de l'informatique et de l'électronique — offrent des avantages liés à la rapidité. Pour de tels produits et services, le signe « Express Advantage » constitue une publicité déguisée dès lors qu'il est descriptif de certaines de leurs qualités (c. 5.2). La référence à l'enregistrement d'une marque en langue anglaise possédant plusieurs significations dans un pays anglophone n'est pas pertinente pour la Suisse en raison de la différence dans la maîtrise de l'anglais entre les destinataires suisses et les destinataires de référence dans le pays anglophone concerné (c. 6.1). Le TAF reconnaît l'égalité de traitement entre des états de fait sans autre comparables. Ce critère doit toutefois être admis restrictivement en raison des problèmes soulevés par le réexamen d'une marque figurant depuis longtemps au registre, de telle sorte que des différences minimes entre les signes comparés peuvent revêtir une grande importance (c. 7.1).