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07 décembre 2016

TAF, 7 décembre 2016, B-1456/2016 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « SCHWEIZ AKTUELL » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialistes des médias, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement affaibli, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement, imposition comme marque, usage sérieux, usage à titre de marque, moyens de preuve, journal, éducation, formation, divertissement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

SCHWEIZ AKTUELL

Demande d’enregistrement N°65487/2008 SCHWEIZ AKTUELL


Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés de toutes sortes, y compris les journaux, les magazines, les livres, les dépliants et les brochures.



Classe 38 : télécommunications et services de télécommunications ; radiodiffusion, télédiffusion et conseils ; transmission électronique d'informations ; accès aux réseaux informatiques mondiaux (Internet), bases de données et sites Web liés à l'édition et à la production d'émissions de radio et de télévision pour alimenter et télécharger des informations via les médias électroniques ; (…)



Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de programmes de télévision et de radio et de contenus Internet sous forme de données, d'informations, de films, de clips musicaux, de musique, de programmes de radio et de télévision, de textes, de contenus audio, vidéo et multimédia ; (…) ; publication de matériel d'accompagnement pour des programmes de télévision et de radio ; accès à des informations interactives et à du matériel visuel ou audiovisuel provenant de bases de données informatiques et de l'Internet dans les domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles ; services de production et de publication relatifs aux médias imprimés et électroniques ; publication de livres, journaux et magazines ; publication de supports de données enregistrés.



Classe 42 : création de pages web ; programmation de pages web

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 16 s’adressent aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias, ainsi qu’aux consommateurs finaux jeunes et adultes, qui les consomment quotidiennement et font preuve d’un degré d’attention normal, voire légèrement affaibli. Les services d’éducation de formation sont destinés à des enfants et à des jeunes en formation, ainsi qu’à des adultes actifs dans l’enseignement et dans l’éducation. Les services dans le domaine du divertissement et des activités culturelles sont destinées au grand public, qui les consomment régulièrement et fait donc preuve d’un degré d’attention normal. Les différents services fournis dans le domaine des médias s’adressent à des consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention normal (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément « SCHWEIZ » est compris par les destinataires suisses comme une indication de provenance et appartient au domaine public. L’élément « AKTUELL » est compris comme signifiant « actuel, contemporain, présent ». Dans son ensemble, le signe est immédiatement compris comme « actualités de la Suisse ». Il s’agit d’une combinaison banale, que l’on rencontre souvent dans plusieurs branches. Le signe est donc trivial et directement descriptif du but, du contenu ou de la thématique des produits et services des classes 16 et 41, et ne dispose donc pas d’une force distinctive suffisante (c. 6.2). Pour certains produits ou services, le signe est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 6.3). La demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec le signe « Bern Aktuel », pourtant a priori comparable, car ce dernier n’était pas originairement distinctif et a été enregistré comme marque imposée (c. 7.3). Les moyens de preuve déposés sont propres à rendre vraisemblable un usage d’une durée de 10 ans de la marque « SCHWEIZ AKTUELL », mais cet usage à titre de marque ne concerne pas les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 (c. 8.7). Le recours est rejeté et le signe « SCHWEIZ AKTUELL » est refusé à l’enregistrement (c. 10). [AC]

20 décembre 2016

TAF, 20 décembre 2016, B-5120/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 288 (rés.), «élément de prothèse (fig.)» ; motifs d'exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe tridimentionnel, revendication de couleur, rose, monochrome, implants, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine des implants, spécialiste du domaine de la médecine orthopédique, spécialiste du domaine de la médecine traumatologique, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste fabricant de prothèse, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, imposition par l'usage, moyens de preuve, preuve, sondage démoscopique, publicité, bulletins de livraison, , recours rejeté ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes de l’orthopédie, de la traumatologie, et des fabricants d’implants (c. 4). La coloration monochrome des implants et prothèses est banale et la forme de l’élément de prothèse examiné est également banale (c. 5.5). Le signe est descriptif des produits suivants : "cupules acétabulaires, substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire, endoprothèses, ancres pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires" (c. 5.6). La marque tridimensionnelle examinée est descriptive pour un « produit d’écartement osseux » (c. 5.7) et pour les « implants pour ostéosynthèses » (c. 5.9). Le signe ne possède pas de force distinctive originale de par sa seule forme. La revendication de couleur n’y change rien, car elle ne diffère pas suffisamment de ce qui est habituel dans ce domaine (c. 5.8). En lien avec les produits revendiqués, il n’y a pas de besoin de libre disposition absolu pour cette forme (c. 6.1.3). L’étude démoscopique a été réalisée à Berlin, lors d’un congrès international, auquel participent les destinataires du produit. Compte tenu de l’incertitude sur la nationalité et le lieu de travail des interviewés, il faut conclure que l’étude ne porte pas sur une parte représentative des cercles des destinataires pertinents et ne peut donc pas rendre vraisemblable l’imposition comme marque par l’usage (c. 6.3.4.2). Seuls 9 spécialistes suisses ont été interrogés. En raison de la méthodologie d l’enquête, il n’est pas possible de connaître leurs réponses exactes. De toute manière, 9 spécialistes ne sont pas représentatifs des quelques 900 chirurgiens orthopédistes actifs en Suisse selon la FMH (c. 6.3.4.1-6.3.4.1). Une enquête démoscopique doit être menée dans un environnement neutre. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’enquête ayant été menée dans un congrès de spécialistes au cours duquel, il ne peut être exclu que la demanderesse ait tenu un stand d’information (c. 6.3.4). L’ enquête démoscopique n’est donc pas propre à rendre vraisemblable l’imposition comme marque du signe, à défaut de représentativité. Contrairement à la question de l’usage sérieux à titre de marque, il n’est pas possible en matière d’imposition comme marque de s’appuyer sur la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136). Une enquête démoscopique concluante en Allemagne ne pourrait être considérée que comme un indice dans le cadre d’une procédure suisse (c. 6.3.5). La demanderesse démontre un nombre important de livraisons en Suisse à des fabricants de prothèses, notamment en 2010 et 2011. Mises en perspectives avec le marché global, on peut déduire de ces informations que les produits sont souvent utilisés en Suisse (c. 6.4.3). Les imprimés publicitaires ne peuvent pas être pris en considération, faute d’être datés. De plus, ils sont produits en anglais, de même que les spots publicitaires disponibles sur Youtube. Rien n’indique qu’ils sont destinés au marché suisse. Les cadeaux publicitaires (goodies) ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 6.4.4). Malgré le grand nombre de livraisons effectuées en Suisse en 2010 et 2011, la demanderesse ne parvient pas à rendre vraisemblable une imposition comme marque (c. 6.4.7). Le recours est rejeté et le signe est refusé à l’enregistrement

21 octobre 2019

TAF, 21 octobre 2019, B-6505/2017 (d)

sic! 3/2020, p. 143 « Puma (fig.) / MG PUMA » ; Motifs d’exclusion relatifs, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, usage sérieux, usage de la marque, moyens de preuve, marchandises ; Art. 3 al. 1it. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, titulaire de la marque combinée « PUMA (fig.) », s’oppose à l’enregistrement de la marque « MG Puma » pour des produits en classe 32 et 33 (c. A-B). Celle-ci soulève l’exception de non-usage (c. C). L’instance précédente considère que la recourante n’a pas su démontrer un usage sérieux de sa marque en lien avec les produits revendiqués. Le TAF n’entre en matière que sur cette question et non sur l’existence d’un risque de confusion (c. 2.2). Les exigences relatives à l’usage sérieux par un représentant sont identiques à celles conduisant à la reconnaissance d’un usage direct de la marque (c. 8). Les moyens de preuve déposés par la recourante qui sont postérieurs à l’invocation du défaut d’usage par la marque attaquée ne sont pas pris en compte (c. 8). Les preuves d’un flux de marchandises entre la société « Röhn-Sprudel GmBH » et « BIG OHG », ou « BIG Eventcatering » ne constituent pas un indice de l’usage sérieux de la marque. Les livraisons ont en effet été effectuées auprès de la société qui gère la gastronomie d’entreprise de la recourante. En conséquence, les marchandises n’ont pas quitté la sphère opérationnelle de celle-ci (c. 8.1.2 et 8.1.3). Des factures indiquent que des marchandises portant le signe « Puma MEDIUM » et « Puma NATURELL » « Puma Apple-plus » et « Puma SE » ont été livrées par « Röhn-Sprudel GmBH » à diverses entreprises. Une utilisation séparée des éléments d’une marque combinée ne consiste pas en un usage sérieux (c. 8.1.1). Les autres éléments ne permettent pas de conclure à un usage sérieux hors de la sphère opérationnelle de la recourante. Celle-ci ne parvient pas à démontrer un usage sérieux du signe « PUMA (fig.) » pour les produits revendiqués. Le recours est rejeté (c. 10). Aucun recours n’était possible contre cette décision, celle-ci entre immédiatement en vigueur (c. 12). [YB]

06 août 2019

TF, 6 août 2019, 4A_70/2019 (d)

Nullité d’un brevet, limitation des revendications, procédure devant le TFB, fardeau de l’allégation, novae, moyens de preuve nouveaux, jugement partiel, jugement intermédiaire, pouvoir d’appréciation du juge instructeur ;art. 125 lit. a CPC, art. 222 al. 3 CPC, art. 229 al. 1 CPC, art. 236 CPC, art. 237 CPC.

Selon la jurisprudence désormais constante, les parties bénéficient, tant en procédure ordinaire que simplifiée [mais pas en procédure sommaire] de la possibilité de s’exprimer par deux fois de manière non limitée sur la cause et notamment d’introduire de nouveaux faits dans la procédure. Elles n’ont plus ensuite la possibilité de présenter de nouveaux faits et de nouveaux moyens de preuve qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC. Etant donné l’importance fondamentale du droit des novae en procédure civile, il est indispensable qu’il existe des règles générales claires et non équivoques permettant aux parties de déterminer de manière sûre jusqu’à quel point de la procédure elles sont admises à s’exprimer de manière non limitée sur la cause. Il n’est par conséquent pas possible que la clôture des échanges soit laissée à l’appréciation du Tribunal. La limitation de l’admissibilité de nouveaux faits et moyens de preuve ne peut en particulier pas être contournée par le fait que des débats d’instruction sont organisés dans le cadre desquels des novae additionnels pourraient être présentés sans limite. Le Juge instructeur a par contre la latitude de tenir une audience d’instruction à la seule fin de tenter une conciliation pour autant que celle-ci ne constitue pas une deuxième opportunité offerte aux parties d’alléguer sans limitation des nouveaux faits et moyens de preuve, et ceci sans que la clôture des échanges suive immédiatement (c. 2.3.1). Selon l’art. 125 lit. a CPC, le Tribunal peut, afin de simplifier la procédure, en particulier la limiter à certaines questions ou à certains points de droit. Suite à une telle limitation de la procédure, est rendu un jugement partiel (art. 236 CPC) respectivement un jugement intermédiaire au sens de l’art. 237 CPC. Une telle limitation peut être ordonnée par le Tribunal en particulier avec la fixation d’un délai pour le dépôt de la réponse (art. 222 al. 3 CPC). Demeure ouverte la question de savoir si une limitation de la procédure peut encore intervenir au moment de la fixation du délai pour le dépôt de la réplique. Dans le cas d’espèce en effet, le Juge instructeur n’a pas ordonné une limitation de la procédure en vue d’un jugement partiel ou intermédiaire sur la nullité du brevet à l’origine de la demande. Il a bien plutôt unilatéralement octroyé à la partie demanderesse la possibilité de prendre position avant l’audience d’instruction sur une partie des arguments de la réponse et d’y répliquer dans ce cadre en introduisant ainsi des novae non limités dans la procédure (c. 2.3.2). Si l’admissibilité d’une scission thématique de la réplique est discutée, outre le fait qu’il paraisse douteux qu’une telle manière de faire soit judicieuse, il est au moins nécessaire que la question débattue soit clairement délimitée du reste de la procédure, ce que l’intimée conteste de manière convaincante en ce qui concerne la question de la nullité du brevet en lien avec celle de sa violation. Une telle partition thématique de la cause ne doit en aucun cas amener à ce que la demanderesse puisse s’exprimer plus de deux fois de manière illimitée (c. 2.4). Dans le cas d’espèce, l’intimée a eu l’occasion de s’exprimer une première fois sur la cause de manière illimitée dans sa demande. Elle a eu la possibilité de le faire une deuxième fois dans une réplique limitée, selon ordonnance expresse de l’autorité précédente, à la question de la validité du brevet concerné. Enfin, l’intimée s’est exprimée une troisième fois, sans limitation à une thématique particulière, dans sa réplique complémentaire. L’intimée a ainsi bénéficié, par trois fois, de la possibilité d’alléguer de nouveaux faits et de proposer de nouveaux moyens de preuve, deux fois de manière thématiquement illimitée et une fois supplémentaire sur la question exclusive de la validité du brevet. Cela n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les parties ne bénéficient, en procédure ordinaire, que deux fois de la possibilité de s’exprimer sur la cause et d’introduire de nouveaux faits dans la procédure (c. 2.4.1). L’avis de l’autorité précédente selon laquelle, de par l’organisation thématique qui lui a été imposée, l’intimée ne se serait exprimée que deux fois sur chacun des deux thèmes (de la violation du brevet et de sa nullité) ne convainc pas. Il est en effet pleinement possible à la demanderesse d’annihiler, déjà au stade de la demande, les effets d’une éventuelle objection de nullité du brevet. Il n’est pas relevant qu’elle n’ait pas eu d’indication que la défenderesse soulèverait ce moyen de défense. Car la possibilité de s’exprimer librement dans la procédure et d’alléguer tous les faits et moyens de preuve quels qu’ils soient, se caractérise aussi justement par le fait qu’elle est donnée indépendamment de ce que la partie adverse ait suscité une prise de position ou une réaction particulière. Cela fait partie de l’essence même de la procédure (civile) que la demanderesse, au moment du dépôt de la demande – soit du point de vue du droit des novae au moment de la première possibilité qui lui est donnée de s’exprimer sans limitation – ne connaisse pas encore de manière sûre l’axe de défense de la partie défenderesse. Le fait que, comme l’indique l’autorité précédente, la problématique soit particulièrement aigue dans le cadre d’un procès pour violation de brevets du fait du grand nombre de brevets existants, n’y change rien. Comme déjà indiqué, l’existence de règles claires fondamentalement respectée par tous les tribunaux dans le cadre de l’application du CPC est d’une importance centrale du point de vue de la sécurité du droit. Une différenciation en fonction de la prévisibilité des exceptions, respectivement des objections de la partie adverse, nuirait grandement à la sécurité du droit, de sorte qu’une exception à la règle générale de la possibilité de ne s’exprimer que deux fois librement ne se justifie pas dans le domaine du droit des brevets. Que l’exception de nullité du brevet invoquée dans la demande pose de nouvelles questions en lien avec l’objet du litige n’est d’ailleurs pas fondamentalement différent de ce qui se passe lorsque l’exception de prescription est soulevée à l’encontre d’une prétention ou lorsqu’une autre prétention est invoquée en compensation. Lorsque des allégations nouvelles de ce type sont présentées dans la réponse, cela ne conduit pas à ce que la partie demanderesse puisse s’exprimer trois fois librement les concernant. En dépit de l’avis de l’autorité précédente, les particularités des litiges en matière de brevet ne justifient en conséquence pas son procédé (c. 2.4.2). L’autorité précédente a ainsi violé le droit fédéral en permettant à l’intimée, en tout cas pour ce qui est de la question de la validité du brevet, de proposer à trois reprises de manière illimitée des faits et moyens de preuve nouveaux et sur cette base de reformuler les revendications de son brevet, sans examiner si ces novae étaient exceptionnellement admissibles selon les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC. Comme le Juge instructeur avait expressément attiré l’attention dans le cadre de l’audience d’instruction sur le fait que l’intimée avait déjà usé de son droit de s’exprimer librement pour la deuxième fois concernant la nullité du brevet dans sa réplique limitée, la question de la protection de la confiance ne se pose pas (c. 2.4.3). Le recours est admis et la cause renvoyée au TFB pour nouveau jugement au sens des considérants. [NT]

CPC (RS 272)

- Art. 222

-- al. 3

- Art. 237

- Art. 125

-- lit. a

- Art. 229

-- al. 1

-- al. 1

-- al. 1

- Art. 236

13 mai 2020

TF, 13 mai 2020, 4A_420/2019

Brevet, nullité partielle d’un brevet, procédé de moulage par injection, céramique, recours en matière civile, rectification des revendications d’un brevet, renonciation partielle à un brevet, allégués tardifs, fait nouveau, moyens de preuves nouveaux, acquiescement partiel, décision incidente, simplification de la procédure, frais et dépens, valeur litigieuse ; art. 74 al. 2 lit. e LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 31 al. 1 LTFB, art. 31 al. 2 LTFB, art. 31 al. 3 LTFB, art. 33 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 24 LBI, art. 25 LBI, art. 26 LBI, art. 91 al. 2 CPC, art. 125 CPC, art. 225 CPC, art. 229 CPC, art. 237 CPC.

Le recours en matière civile est en principe recevable contre les jugements du Tribunal fédéral des brevets, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. e LTF et art. 75 al. 1 LTF) (c. 1). Toutefois, dans les cas d’erreurs d’écriture ou de calcul que vise l’art. 334 CPC, la voie du recours en matière civile n’est disponible qu’après l’échec d’une demande de rectification. En l’espèce cependant, l’objet du recours en matière civile (annulation du jugement du TFB et nullité complète du brevet concerné) ne recoupait pas une hypothétique demande en rectification (reproduction dans le dispositif du jugement du TFB de l’ensemble des nouvelles revendications du brevet limité par la défenderesse et intimée), de sorte que le recours en matière civile est recevable (c. 2). La renonciation partielle à un brevet est prévue par les art. 24 et 25 LBI. Elle permet au titulaire de conserver certains éléments du brevet menacé de nullité, lorsque les revendications se révèlent formulées de manière trop large, en méconnaissance de l’état de la technique. Elle suppose une modification des revendications dans le cadre des modalités prévues par l’art. 24 LBI. Elle s’accomplit en principe par une requête adressée à l’IPI, mais peut intervenir aussi devant le tribunal saisi d’une action en nullité. Ce tribunal doit alors vérifier si les revendications nouvellement énoncées réduisent valablement la portée du brevet litigieux. Parce que cette vérification nécessite de constater et d’apprécier aussi des faits, la renonciation partielle au brevet litigieux est assimilée à l’introduction de faits ou de moyens de preuves nouveaux dans le procès civil. La renonciation partielle doit donc intervenir avant la clôture de la phase de l’allégation ; elle ne peut intervenir plus tard qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. En l’espèce, la phase de l’allégation s’est terminée avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse (2ème échange d’écritures selon les art. 225 et 229 al. 2 CPC). La renonciation partielle déclarée au stade de la duplique était inconditionnellement recevable. Si la demanderesse voulait contester la validité de cette renonciation, notamment au regard de l’art. 24 LBI, ou contester la validité de la partie restante du brevet consistant dans les revendications nouvellement énoncées par la défenderesse, sur la base de faits non encore allégués mais dont l’allégation se justifiait objectivement aux fins de ces constatations, ladite allégation lui était encore permise par l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. La renonciation partielle au brevet litigieux équivaut à un acquiescement partiel à la demande en justice. C’est pourquoi le TFB, alors même qu’il rejetait l’action en nullité et aussi l’action en cession du brevet, a réparti les frais judiciaires entre les parties et compensé les dépens (c. 3). Les moyens développés à l’appui du recours en matière civile ne sont pas mentionnés dans le jugement attaqué et encore moins discutés dans ce jugement. Les précédents juges n’y discutent que les moyens soulevés à l’encontre du brevet dans son état antérieur à la renonciation partielle. Celle-ci a de toute évidence introduit une modification très importante de l’objet du litige. Ni le Code de procédure civile, ni la LTFB ne prévoient explicitement une procédure appropriée à cette situation. D’ordinaire, toutefois, une renonciation partielle est apte à permettre une simplification mdu procès. A première vue, il eût été opportun de rendre une décision incidente selon l’art. 237 CPC sur les conclusions en renonciation partielle articulées par la défenderesse, puis d’inviter la demanderesse à recentrer son argumentation. Une pareille solution pouvait s’inscrire dans le cadre de l’art. 125 CPC car cette disposition n’énumère pas limitativement les mesures de simplification du procès. Selon la jurisprudence relative à l’art. 75 al. 1 LTF, les moyens soumis au TF doivent avoir été autant que possible déjà soulevés devant l’autorité précédente ; à défaut, ils sont irrecevables. Cette exigence n’est en l’occurrence pas satisfaite. L’argumentation développée dans le cadre du recours est nouvelle et elle ne s’impose pas en raison des motifs du jugement attaqué. La demanderesse ne paraît pas avoir été empêchée de la soulever déjà devant le TFB, notamment au stade des débats principaux. Elle a simplement omis de le faire. Le recours en matière civile se révèle par conséquence irrecevable dans la mesure où il tend à la nullité du brevet litigieux (c. 4). La valeur litigieuse est un des critères de fixation de l’émolument judiciaire à percevoir par le TFB selon l’art. 31 al. 1 à 3 LTFB. Cette valeur est aussi l’un des critères de fixation des dépens qu’une partie doit à une autre partie, le cas échéant, selon les art. 4 et 5 du tarif prévu par l’art. 33 LTFB. La valeur litigieuse doit être elle-même estimée conformément à l’art. 91 al. 2 CPC lorsque, comme en l’espèce, l’action intentée devant le Tribunal ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée. L’issue du litige ne saurait influencer l’estimation litigieuse et il importe donc peu qu’en définitive le brevet soit éventuellement jugé nul. Pour le surplus, la valeur économique du droit d’exclusivité qui est l’enjeu du brevet et de la contestation est sans aucun doute un critère d’estimation pertinent. Le TFB exerce un pouvoir d’appréciation. En dépit des protestations de la demanderesse, il n’appert pas que l’estimation présentement attaquée procède d’un abus ou d’un excès de ce pouvoir. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
[NT]

24 mars 2016

TAF, 24 mars 2016, B-6856/2014 (d)

sic! 7-8/2016 « sportsdirect.com (fig. /sportdirect.com (fig. (rés.), p. 475 ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, usage sérieux, moyens de preuve, preuve, classification de Nice, services de vente de détail ; art. 12 LPM, art. 32 LPM

L’instance précédente rejette l’opposition de la marque « sportsdirect.com » au motif que la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’usage sérieux du signe en question avec les services revendiqués (c. G). Le TAF se limite à examiner l’usage sérieux de la marque opposante. Dans l’hypothèse où celui-ci serait rendu vraisemblable, l’affaire serait renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle se prononce sur l’existence d’un risque de confusion (c. 2). La marque opposante est enregistrée pour de très nombreux services de « commerce de détail » et de « commerce en gros ». Ceux-ci reprennent presque entièrement les termes génériques des autres classes (c. 4.1). Les services de « commerce de détail » et « commerce en gros » consistent en la combinaison et la mise à disposition, à l’exception du transport, de tiers de diverses marchandises dans le but de faciliter leur achat par les consommateurs finaux. Il s’agit de services destinés aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs et aux producteurs. La vente des produits en question n’entre pas dans le terme générique de « commerce de détail » ou de « commerce en gros » (c. 4.2). Cette pratique s’oppose à celle de certains pays de l’UE, pour lesquels l’enregistrement d’une marchandise en classe 35 couvre également sa vente. Dans une telle situation, l’effet bloquant s’étend à la vente elle-même, et l’usage sérieux peut ainsi être rendu vraisemblable par la preuve de l’usage de la marque en lien avec la vente directe de produits. Une telle conception efface indument le système de classification de Nice. Il n’y a pas lieu de modifier la pratique Suisse (c. 4.3). La recourante a certes démontré la livraison de nombreuses marchandises aux consommateurs finaux, mais cela ne permet pas de rendre vraisemblable un usage sérieux pour les services qu’elle a revendiqués en classe 35 (c. 5). Les autres pièces déposées ne démontrent pas un usage à titre de marque ou ne permettent pas de démontrer un usage en Suisse (c. 5). La recourante n’est pas parvenue à démontrer un usage sérieux. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté (c. 6). [YB]

14 juillet 2021

TAF, 14 juillet 2021, B-6253/2016 (f)

ATAF 2021 IV/2, sic ! 12/2021, p. 688 (rés.) « PROSEGUR/PROSEGUR, PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA (fig.) ; Procédure d’opposition, opposition, motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, marque figurative, exception de non-usage, usage de la marque, défaut d’usage, non-usage, fardeau de la preuve, moyen de preuve, interprétation des moyens de preuve, usage de la marque en Allemagne, marque étrangère ; art. 3bis PAM, art. 1 Conv. CH-D (1982) art. 5 Conv. CH-D (1892), art 1 al. 1 LPM, art. 5 LPM, art. 12 al. 2 LPM, art. 32 LPM,

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-5608/2019 (d)

Sic! 3/2021, p. 134 (rés.), « UMBRA SHEER » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, moyens de preuve, langue étrangère latin, langue nationale italien, langue étrangère anglaise, vocabulaire anglais de base, sheer, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, recours rejeté; art. 2 lit. a LPM.

« UMBRA SHEER »

Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »


Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Sonnenschutzmittel und nicht medizinische Hautpflege ; Parfümeriewaren, ätherische Öle.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’aux consommateurs finaux. Ceux-ci forment le groupe le plus grand d’une part et bénéficient du moins d’expérience du marché d’autre part (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante considère que les recherches internet effectuées par l’instance précédente ne doivent pas être prises en compte dans l’examen des motifs absolus d’exclusion. De telles recherches peuvent être utilisées par l’autorité afin de déterminer l’appartenance au domaine public du signe revendiqué (c. 4.1). Dans le cadre de cet examen, les sites internet dont le « top domain level » est autre que « .ch » peuvent être pertinentes, en particulier lorsqu’ils proviennent de pays voisins, lorsqu’ils sont rédigés dans des langues connues des suissesses et des suisses et que ceux-ci y surfent (c. 4.2). « Umbra » signifie « ombre » en latin. Les mots « ombre » en français et « ombra » en italien en sont dérivés. « Umbra » peut aussi faire référence à une tache foncée sur le soleil, ou à une couleur brun-terre (c. 5.4). Le mot anglais « Sheer » signifie « très fin », et appartient au vocabulaire anglais de base. Ce terme est en particulier utilisé pour décrire certaines qualités des cosmétiques. Les consommateurs accorderont à l’élément « Sheer » une signification précise liée aux produits revendiqués. Il s’agit ainsi d’un terme technique propre au jargon de la branche des cosmétiques qui fait l’objet d’un besoin de libre disposition. Ainsi, la combinaison d’une couleur et du mot « Sheer » doit être laissé à la libre disposition du public pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 5.6). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.2). [YB]

21 juillet 2020

TAF, 21 juillet 2020, B-5462/2019 (d)

sic ! 12/2020, p. 703 (rés.) « NURSET/NusrEt (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de la branche de la restauration, moyens de preuve, preuve, notoriété, médias sociaux, recours rejeté, opposition rejetée ; art.3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

La marque suisse « Nusr-ET (fig.) » est enregistrée en Suisse le 10 août 2018 pour divers produits en classes 29, 30 et 43. (état de fait A.a). La recourante s’oppose à cet enregistrement, au motif qu’elle est identique à sa marque notoirement connue « NUSRET », enregistrée en particulier en Turquie (état de fait A.b). Dans la situation où il était établi que la marque opposante étant notoirement connue, l’affaire devrait être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle examine la validité de l’opposition (c. 2.1). La recourante se fonde sur une marque déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle pour des produits en classe 29 et des services de restauration en classe 43 (c. 4). Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la restauration (c. 5). Pour être notoirement connue, une marque doit non seulement être connue, mais en plus être notoire (c. 6.3). La marque « NUSRET » est dérivée de la chaine de restaurants « Nusr-Et », présente en Turquie, aux USA, à Mykonos et au Qatar. Et faisant référence au nom, l’un de ses copropriétaires, Nusret-Gökçe, alias « salt Bae » qui personnifie et promeut la marque sur les médias sociaux (c. 6.4). La recourante se fonde sur divers articles de journaux ou en ligne, principalement anglosaxons, dont seule une partie fait référence à la chaine de restaurants dont il est question (c.6.5). Ces articles traitent en premier lieu de la médiatisation de Nusret-Gökçe. Il peut s’agir d’une stratégie marketing visant à « personnifier » la marque « Nusr-Et (fig.) », mais cela n’indique pas nécessairement que la marque en elle-même est notoirement connue (c. 6.6). La présence de Nusret-Gökçe sur les médias sociaux est cependant un indice quant à la notoriété de celui-ci auprès d’une partie du public déterminant. Cette notoriété est néanmoins limitée au cercle des utilisateurs des médias sociaux, et ne doit pas être confondue avec celle de la marque « Nurs-Et ». Ainsi, si Nusret-Gökçe était notoirement connu en Suisse, on ne pourrait pas encore conclure que la marque « Nurs-Et » l’est (c. 6.7). Les divers éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable une connaissance longue et constante de la marque opposante pour le public pertinent. Enfin, la marque telle que déposée n’est que rarement mentionnée dans les articles qui sont plus orientés sur la personne de Nusret-Gökçe. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque est notoirement connue (c. 6.8). Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]