Les signes tridimensionnels qui constituent la forme distinctive du produit (marque de forme au sens strict) doivent remplir non seulement une fonction distinctive par rapport aux autres produits, mais également une fonction d'identification du fabricant pour pouvoir être enregistrés comme marques (c. 4). Le signe litigieux est enregistré pour des guitares. C'est d'après l'enregistrement ou la demande d'enregistrement qu'il faut déterminer les destinataires du signe et non par rapport à la clientèle principale du titulaire du signe ou du dépositaire de la demande. Dans le cas d'espèce, le cercle des acheteurs déterminant ne se compose pas seulement de musiciens ou de passionnés capables de distinguer de loin les différentes marques d'instruments, mais également de néophytes qui prennent en main une guitare pour la première fois (c. 7). Le signe litigieux se compose d'une tête de guitare dont l'inclinaison et la forme des parties mécaniques sont techniquement nécessaires et doivent par conséquent rester librement disponibles. De plus, les guitaristes verront dans ces différents éléments davantage leur fonction technique que leur fonction distinctive (c. 9). Ne sont en revanche pas techniques ni déterminés par des conventions sur la pratique de cet instrument les contours en forme de vague du plateau de la tête de guitare, l'inclinaison de son bord supérieur et la lettre W blanche qui y figure. La combinaison de ces éléments avec ceux précités ne modifie toutefois pas l'apparence d'ensemble d'une guitare de telle sorte qu'on en perçoive la provenance économique, ni ne s'écarte de ce qui est habituel et attendu (c. 11). En application par analogie de l'art. 11 al. 3 LPM, l'imposition d'une marque dans le commerce peut être démontrée en se basant sur l'usage autorisé de cette marque par un tiers. Ainsi, la recourante peut-elle se référer à l'usage du signe litigieux par une société qu'elle possède pour démontrer la vraisemblance de son imposition dans le commerce (c. 12). Il ne suffit toutefois pas de rendre vraisemblable un usage d'une certaine étendue, mais bien plus le fait que les acheteurs des cercles déterminants perçoivent et comprennent le signe en question comme une indication de provenance économique (c. 14). Or, non seulement les publicités présentées par la recourante ne s'adressent qu'à un public spécialisé, mais les produits qui y figurent diffèrent sensiblement du signe litigieux. Le signe tridimensionnel en question est donc exclu de la protection sur le territoire suisse (c. 15).

Une marque doit en principe être utilisée en Suisse, mais l’usage d’une marque en Allemagne vaut pour la Suisse en vertu de l’art. 5 Conv. CH-D (1892) (c. 4). L’usage pour l’exportation vaut également pour la Suisse, pour autant que les produits marqués en Suisse, mais destinés à l’exportation, quittent de ce fait la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque et deviennent accessibles au consommateur final ; cela implique que les produits soient distribués en dehors du cercle des sociétés appartenant à un groupe (c. 7). L’usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, doit bénéficier d’une autorisation, même tacite (c. 7), du titulaire de la marque et il faut que l’utilisateur soit animé de la volonté d’utiliser la marque pour le compte de son titulaire (c. 5). Cet usage par représentation peut être direct ou indirect (c. 7).

Une clause réglant pour solde de tout compte la fin des rapports de travail entre une entreprise utilisant la marque « ROB » pour désigner ses services informatiques et un de ses cofondateurs et ex-membre du conseil d’administration, sans régler expressément les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle des parties, ne prive pas l’ancien employeur d’un intérêt juridique à agir en radiation de la marque mixte (verbale et figurative) « ROB ELECTRONIC » déposée par son ancien employé après la fin des rapports de travail (c. 10). Seul l’usage d’un signe non essentiellement différent de celui qui est enregistré permet de valider une marque au sens des art. 11 al. 2 et 12 LPM. L’usage du seul élément verbal d’une marque combinée ne vaut ainsi pas usage de la marque lorsque l’impression d’ensemble qu’elle dégage est dominée par son élément graphique (c. 17 et 18). Pour qu’on puisse admettre être en présence d’un usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, il faut que l’usage en question ait bénéficié de l’autorisation, même tacite, du titulaire de la marque, que le représentant ait voulu l’utiliser pour le compte du représenté et que ce dernier soit à même d’exercer une influence positive sur la façon dont elle est utilisée (c. 19 et 20).

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué par le défendeur dans sa première réponse de la procédure d’opposition (art. 22 al. 3 OPM) et non pas depuis la date (antérieure) à laquelle le défaut d’usage est allégué par le (futur) défendeur dans un courrier au (futur) opposant (c. 3.4-3.5). Des novae peuvent être produits dans une procédure de recours devant le TAF contre une décision concernant une opposition (c. 4.2). Les adjonctions étant de nature descriptive, les formes « HEIDILAND Käse », « Bio VK Heidiland Käse », « Bio- Heidilandkäse » et « Heidiland Bio Käse » ne divergent pas essentiellement de la marque « HEIDILAND » au sens de l’art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2). Des brochures et des étiquettes permettent de rendre vraisemblable l’usage – au sens de l’art. 11 al. 3 LPM (c. 5.3) – par une preneuse de licence (c. 6.6) de la marque « HEIDILAND » pour du fromage (classe 29) (c. 6.8-6.9). Le fromage concerné n’étant ni un produit de luxe ni un produit de consommation courante, un usage de la marque (art. 11 al. 1 LPM) d’intensité moyenne doit être rendu vraisemblable sur une certaine durée (c. 5.1 et 6.9). Des publicités dans des brochures touristiques des années 2004 à 2007, deux dégustations de 3 jours en 2005 et une seule livraison de 567 kg (sur un total de livraisons annuelles prétendu de plus de 20 tonnes) à un intermédiaire fin 2007 ne suffisent pas à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque « HEIDILAND » pour ce fromage (c. 6.9). En outre, dans l’indication « Heidiland Bio Käse », le signe « HEIDILAND » est compris comme une indication de provenance et n’est dès lors pas utilisé comme marque (propre à distinguer les produits d’une entreprise) (c. 5.1 in fine et 6.10). À la différence de l’IPI en procédure d’opposition, le TAF peut entendre des témoins en procédure de recours (art. 14 al. 1 lit. c PA). Le TAF y renonce en l’espèce (c. 4.3 et 7).

Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11 LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre deux signes pour admettre un risque de confusion (c. 6.4.2 in fine). Vu que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe vaut usage de la marque enregistrée (c. 6.4.3-6.4.4). L'usage du signe est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque , car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « Ⓡ » sont des éléments faiblement distinctifs (c. 6.5.1 et 6.5.3). La croix suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l'art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP n'interdit pas son utilisation (c. 6.5.2). Du fait qu'il est rendu vraisemblable que (notamment selon un accord — au moins tacite — entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non pas le requérant) est titulaire de la marque , l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes et en lien avec des montres (c. 6.6.1), la marque a été utilisée (par la fabricante) au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques M-Watch et — déposées après la marque (art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l'objet d'une procédure d'opposition toujours pendante — pour interdire leur utilisation à l'intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (c. 6.7). Les prétentions du requérant basées sur le fait que l'utilisation des signes et engendre un risque de confusion avec sa marque de série M-Angebotsbezeichnung (et viole l'art. 2 et l'art. 3 lit. d LCD [c. 6.12]) sont périmées vu que le requérant n'a pas agi pendant près de sept ans alors qu'il connaissait la situation et que la fabricante était de bonne foi (c. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du requérant basées sur le fait que la marque M serait de haute renommée (c. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l'art. 4 LPM puisque, au sens de cette disposition, ce n'est pas lui qui est titulaire de la marque, mais bien la fabricante (c. 6.10).

Les ventes durables, régulières et stables, durant la période considérée, de 224 préparations dermatologiques pour les chiens contenant des antibiotiques répondent aux besoins du marché et constituent donc un usage sérieux et durable de la marque, quand bien même elles paraissent a priori minces par rapport au demi-million de chiens détenus en Suisse. Il ressort également des pièces déposées par la recourante qu'elle et sa partenaire adoptent une attitude proactive par des campagnes de publicité et qu'elles sont prêtes à offrir davantage de produits si nécessaire. Finalement, il faut admettre que des préparations dermatologiques pour les chiens contenant des antibiotiques ne sont pas des produits dont il est fait un usage quotidien. (c. 5.5). Afin de préserver une possibilité de recours supplémentaire, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour l'examen des motifs relatifs d'exclusion (c. 6). [AC]

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]

Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la maque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la maque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (c. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (c. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (c. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuel que sonore qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (c. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (c. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (c. 3). Il en va de même pour la protection de la raison sociale d’une société commerciale (c. 4.4). Une prétention à la protection du nom, selon l’art. 29 al. 2 CC, suppose que le titulaire du nom soit lésé par l’usurpation qu’en fait un tiers. Tel est le cas lorsque cette dernière occasionne un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu’elle est de nature à susciter par une association d’idées dans l’esprit du public l’existence de liens en fait non avérés entre le titulaire du nom et celui qui l’usurpe. Le titulaire peut ainsi être lésé du fait que l’association d’idées suggère une relation qui n’existe pas, que le titulaire n’admet pas et qu’il est raisonnablement fondé à ne pas admettre. Il n’y a pas usurpation seulement en cas de reprise injustifiée de l’entier du nom d’un tiers, mais aussi de l’élément caractéristique essentiel de celui-ci, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (c. 5.2). La portée matérielle et spatiale de la protection du nom se détermine en fonction d’utilisations concrètes de ce nom et de ses répercussions effectives. Comme la portée de la protection du nom dépend de l’activité effectivement déployée sur un certain territoire respectivement, pour ce qui est du risque de confusion, des contacts avec certains adressataires, elle ne peut être déterminée sur la seule base de l’enregistrement au registre du commerce. Si un extrait du registre du commerce est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, il ne permet pas de déterminer si la société exerce bien aussi son activité statutaire au lieu de son siège. Pour admettre une violation du droit au nom, il convient de vérifier dans quelle mesure son titulaire l’utilisait sur le territoire concerné et est par conséquent lésé par l’usurpation dont il se plaint (c. 5.5). Le recours est partiellement admis. [NT]