Dans le cadre de la procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée peut invoquer le non-usage de la marque opposante (art. 12 al. 1 LPM). Le titulaire de la marque opposante doit alors rendre vraisemblable l’usage de la marque en relation avec les produits et services enregistrés (art. 32 LPM) (c. 5 et 6). En l’espèce, la recourante 1 fait valoir l’usage de la marque « ICE » sur le territoire suisse sous la forme des déclinaisons « ICEJEANS », « ICEJ » et « ICEB » (c. 7). La marque « ICE » a donc été utilisée avec l’adjonction de différents suffixes. Un suffixe descriptif n’affaiblit en principe pas la marque s’il est reconnu comme tel. En l’espèce, en raison de l’absence de trait d’union ou d’espace entre les suffixes utilisés et la marque « ICE », cette dernière n’est pas immédiatement identifiée par le consommateur. Celui-ci verra dans les signes « ICEJ » et « ICEB » plutôt des acronymes à la signification incertaine qu’une référence à la marque « ICE ». De même, l’ajout du suffixe « JEANS » confère à la marque « ICE » une nouvelle impression d’ensemble (c. 9). La forme dans laquelle la marque « ICE » est utilisée diverge ainsi essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LPM) (c. 11).

Une marque doit en principe être utilisée en Suisse, mais l’usage d’une marque en Allemagne vaut pour la Suisse en vertu de l’art. 5 Conv. CH-D (1892) (c. 4). L’usage pour l’exportation vaut également pour la Suisse, pour autant que les produits marqués en Suisse, mais destinés à l’exportation, quittent de ce fait la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque et deviennent accessibles au consommateur final ; cela implique que les produits soient distribués en dehors du cercle des sociétés appartenant à un groupe (c. 7). L’usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, doit bénéficier d’une autorisation, même tacite (c. 7), du titulaire de la marque et il faut que l’utilisateur soit animé de la volonté d’utiliser la marque pour le compte de son titulaire (c. 5). Cet usage par représentation peut être direct ou indirect (c. 7).

L’art. 52 LPM prévoit qu’il faut un intérêt juridique pour intenter une action en constatation du droit à la marque. En l’occurrence, il a été admis que l’entrave faite à la demanderesse dans l’exercice de son activité économique et même l’intérêt général à la bonne tenue du registre des marques suffisaient à justifier un intérêt à une telle action. La preuve du non-usage d’une marque par une recherche d’utilisation permet l’annulation de la marque en possession d’une personne étrangère sans domicile connu. La non-utilisation de la marque « Caren Pfleger » a donc été admise sur la simple vraisemblance de la recherche effectuée par la demanderesse, selon laquelle la marque n’avait pas été utilisée récemment ni durant les 5 dernières années. Enfin, la valeur litigieuse dans le cadre d’une procédure portant sur une marque insignifiante s’élève à 50 000 francs.

Bien qu’il puisse objectivement être attendu de l’opposant qu’il produise, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’IPI, les documents nécessaires pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM [c. 6]) l’usage de sa marque, des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l’usage (c. 7). En relation avec des catalogues, un t-shirt bleu roi portant deux étiquettes est à même de prouver l’utilisation de la marque opposante « WHALE » en lien avec des vêtements (classe 25) durant la période de contrôle (c. 7.1). Tel n’est en revanche pas le cas d’un catalogue 2007 (car la période de contrôle s’achève le 22 décembre 2006) (c. 7.2), d’un extrait du site Internet de la recourante daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.3), d’une liste de 427 revendeurs de vêtements (non datée et sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.4), d’extraits de sites Internet de boutiques (offrant des produits de la marque opposante) datés d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permettent pas de démontrer que les sites ont été consultés par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.5, 7.6 et 7.8), d’un extrait du site Internet d’un magasin en ligne (offrant un t-shirt de la marque opposante) daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des commandes y ont effectivement été passées) (c. 7.7), d’un extrait du site Internet de la recourante daté du 5 décembre 2006 (mais qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.9) et d’une liste de revendeurs datée du 5 décembre 2006 (sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.9). Parmi les catalogues (portant la marque opposante) produits par la recourante, seuls les catalogues 2001 et 2005 – qui s’adressent spécifiquement à des revendeurs suisses – sont aptes à démontrer l’usage de la marque opposante sur le territoire suisse durant la période de contrôle (c. 7.10). Les seules (trois [c. 7.1 et 7.10] sur quatorze) pièces qui rendent, dans une certaine mesure, probable l’utilisation de la marque opposante pour des vêtements durant la période de contrôle sont, dans leur ensemble, particulièrement ténues quant à leur aptitude à rendre crédible l’usage de la marque en relation avec des produits de masse bon marché. Elles ne contiennent notamment aucun indice sur l’existence de ventes réelles et régulières (c. 7.11). Force est donc de constater que la recourante n’a pas été à même de rendre vraisemblable un usage commercial régulier, c’est-à-dire un usage (art. 11-12 LPM [c. 5-5.1]) sérieux (c. 5 et 5.2) de sa marque en Suisse (c. 7.11).

La non-utilisation d’une marque est un fait négatif qui n’est pas prouvable. L’art. 12 al. 3 LPM allège donc le fardeau de la preuve en exigeant uniquement que le défaut d’usage soit rendu vraisemblable, la preuve de l’usage incombant au titulaire de la marque. Une situation de fait est rendue vraisemblable en droit de la propriété intellectuelle dès l’instant où le juge a l’impression, sur la base de critères objectifs, que les faits en question ne sont pas seulement possibles,mais vraisemblables. Il n’est pas besoin que le juge en soit absolument convaincu. Les exigences en matière de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées et une recherche d’utilisation dépourvue de résultat suffit à rendre vraisemblable le non-usage. Dans le cadre de la Conv. CH-D (1892), c’est au titulaire de la marque d’invoquer et d’établir qu’un usage en Allemagne a maintenu le droit à la marque en Suisse. S’il ne le fait pas, la question n’a pas à être examinée d’office et celui qui agit en constatation de la nullité de la marque en Suisse n’a pas à rendre vraisemblable le défaut d’usage en Allemagne également.

La marque doit être utilisée telle qu’elle a été inscrite dans le registre, mais des modifications sont possibles tant qu’elles ne portent que sur des détails ne constituant pas les éléments caractéristiques essentiels de la marque. La présence d’une marque sur des offres, des factures et des catalogues se rapportant de manière facilement reconnaissable aux produits ou aux services pour lesquels elle est enregistrée sont des éléments permettant d’en prouver l’usage.

Une clause réglant pour solde de tout compte la fin des rapports de travail entre une entreprise utilisant la marque « ROB » pour désigner ses services informatiques et un de ses cofondateurs et ex-membre du conseil d’administration, sans régler expressément les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle des parties, ne prive pas l’ancien employeur d’un intérêt juridique à agir en radiation de la marque mixte (verbale et figurative) « ROB ELECTRONIC » déposée par son ancien employé après la fin des rapports de travail (c. 10). Seul l’usage d’un signe non essentiellement différent de celui qui est enregistré permet de valider une marque au sens des art. 11 al. 2 et 12 LPM. L’usage du seul élément verbal d’une marque combinée ne vaut ainsi pas usage de la marque lorsque l’impression d’ensemble qu’elle dégage est dominée par son élément graphique (c. 17 et 18). Pour qu’on puisse admettre être en présence d’un usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, il faut que l’usage en question ait bénéficié de l’autorisation, même tacite, du titulaire de la marque, que le représentant ait voulu l’utiliser pour le compte du représenté et que ce dernier soit à même d’exercer une influence positive sur la façon dont elle est utilisée (c. 19 et 20).

Le fait qu'une procédure d'opposition soit encore pendante à l'étranger contre la marque servant de base à une marque suisse constitue un juste motif de non-usage de cette marque en Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (c. 2). Le nouvel art. 9^sexies al. 1 PAM, entré en vigueur le 1ier septembre 2008, a instauré la prééminence des dispositions du PAM sur celles de l'AM pour les États liés par les deux traités (c. 2.1). L'attaque centrale contre la marque de base et les effets qui en découlent sur l'enregistrement international ne sont pas réglés de la même manière dans le PAM et l'AM (art. 6 AM et art. 6 PAM), en particulier en raison du fait que seule une marque enregistrée peut servir de base à une marque internationale selon l'AM, alors qu'une marque déposée suffit dans le cadre du PAM (c. 2.2 et 2.3). Ainsi, une marque internationale, qui a été enregistrée selon l'AM, ne dépend de la marque de base que si une action civile est intentée devant les tribunaux avant la fin du délai de cinq ans et non lorsqu'une opposition administrative est intervenue pendant ce délai (c. 2.4). La lettre même de l'art. 6 ch. 3 AM exclut de prolonger le délai de 5 ans pour intenter une action civile de la durée d'une éventuelle procédure d'opposition (c. 2.7).

Selon l’art. 32 LPM, si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’art. 12 al. 1 LPM, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque (c. 3-5). Seuls les ressortissants suisses ou allemands, ainsi que les personnes ayant leur domicile ou un établissement en Suisse ou en Allemagne, peuvent se prévaloir de l’art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) qui permet de tenir compte de l’usage fait sur le territoire des deux États (c. 6.2.3). Pour autant qu’elle soit apposée en Suisse, une marque est valablement utilisée, même si elle est utilisée uniquement en lien avec des produits offerts à l’étranger (art. 11 al. 2 LPM ; marque d’exportation). Par ailleurs, l’usage qui intervient exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées n’entre pas en considération dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LPM. En revanche, une marque est valablement utilisée si une société étroitement liée à son titulaire (par exemple une société fille) offre les produits de la marque à des tiers (en Suisse ou à l’étranger) et que ces produits entrent ainsi en concurrence avec les produits d’autres agents économiques (c. 5, 6.2.2 et 6.2.3).

La seule inscription d'une marque comme raison individuelle au registre du commerce ne constitue pas un usage de la marque au sens de l'art. 12 al. 1 LPM en relation avec les services enregistrés (c. 6.1).

En vertu de l'art. 32 LPM, il appartient à l'opposant de rendre vraisemblable l'usage de sa marque, non pas à l'IPI. Il est possible d'apporter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours (c. 2). En l'espèce, les nouvelles preuves (listes de prix et factures établissant la vente à des détaillants suisses, durant la période de cinq ans, de plusieurs centaines de bouteilles de vodka munies de la marque) rendent suffisamment vraisemblable l'usage de la marque et conduisent à l'admission du recours (c. 3). L'opposant doit toutefois supporter la moitié des frais de la procédure de recours, car il n'a produit ces preuves décisives qu'au stade du recours (c. 4).

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).

L'usage est donné lorsqu'il intervient en relation suffisamment étroite avec les produits ou services concernés, qu'il a lieu en Suisse et qu'il correspond à une offre minimale mais durable sur le marché. L'utilisation d'un signe qui ne diffère pas essentiellement de celui qui est enregistré suffit. Cela implique que le signe utilisé ne génère pas une impression d'ensemble différente de celle provoquée par le signe enregistré, qui en modifierait le caractère distinctif. Une divergence est essentielle lorsqu'elle enlève leur identité aux éléments distinctifs qui constituent le noyau de la marque. Une différence résultant de la suppression ou de la modification d'éléments enregistrés est appréhendée plus sévèrement du point de vue de l'usage maintenant le droit à la marque que celle résultant de l'ajout d'éléments. Il convient toutefois d'examiner dans chaque cas particulier si le signe enregistré utilisé avec un élément supplémentaire conserve son caractère distinctif propre et demeure, en lui-même, perçu comme un signe distinctif, de sorte qu'il mérite encore protection vis-à-vis d'une utilisation isolée. Si le signe a perdu son caractère distinctif propre au profit de l'ensemble, il ne peut plus être défendu qu'en fonction de la protection se rapportant à l'ensemble. De simples modifications de couleurs ne constituent en général pas une divergence essentielle, en tout cas pas lorsque la marque sur laquelle se fonde l'opposition bénéficie d'une grande force distinctive. En l'espèce, les formes sous lesquelles la marque opposante est utilisée (pour un exemple, cf. Fig. 151b) en conservent le noyau distinctif et en constituent donc un usage valable.

Pour les marques internationales, le délai de cinq ans de l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir après l'écoulement du délai à disposition de l'IPI pour refuser la protection de la marque en Suisse ou dès le retrait d'un refus provisoire (c. 4). Selon l'art. 11 al. 2 LPM, la marque doit être utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Il découle de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) — qui ne s'applique qu'aux ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des deux pays — que l'usage d'une marque en Allemagne vaut usage en Suisse, pour autant que la marque soit enregistrée en Suisse et en Allemagne et que l'usage en Allemagne soit conforme aux exigences du droit suisse (c. 6). La marque peut être utilisée de manière suffisante si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (c. 6.1). L'usage d'une marque doit être sérieux ; il peut résulter de la vente sur le marché de l'occasion et de collection. Si un usage occasionnel suffit pour un produit rare et précieux, un usage régulier est exigé pour les produits de consommation courante (c. 6.2). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l'usage d'une marque doivent en principe être datés (c. 7). Les extraits de sites Internet ne constituent pas des preuves d'un usage sérieux si aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par des consommateurs et que des achats y ont été effectués (c. 8.1). Au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, par exemple si des éléments secondaires sont omis, si l'écriture est modernisée, si une marque figurative est utilisée avec des adjonctions qui n'influent pas sur l'impression générale ou si, dans le cas d'une marque sans revendication de couleur, l'impression d'ensemble n'est pas modifiée par l'utilisation de couleurs (c. 8.2.2). L'adjonction de couleurs déjà, mais également d'éléments verbaux fortement distinctifs, à une marque figurative monochrome banale (deux rubans qui se recoupent et qui peuvent suggérer la section d'un brin d'ADN) donne naissance à un signe visuellement et conceptuellement distinct (c. 8.2.1 et 8.2.3-8.2.4). À titre superfétatoire, il n'existe aucun risque de confusion entre une marque figurative monochrome banale et une marque reprenant le signe (en deux couleurs conférant un effet dynamique) et le combinant avec un élément verbal fortement distinctif, en relation avec des produits pharmaceutiques. Enfin, en présence d'une marque faiblement distinctive, des différences modestes suffisent à écarter le risque de confusion (c. 9).

La présence de la marque « Longines » dans un classement 2007 des 50 meilleures marques suisses publié dans les magazines « Bilan » et « Bilanz » suffit à rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l’usage commercial sérieux en Suisse d’une forme de la marque opposante (c. 5). Cette vraisemblance est confirmée tant par divers éléments de montres, catalogues et documents, que par la notoriété de l’opposante ; elle est d’ailleurs admise par la défenderesse (c. 5). La violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) causée par le fait que les décisions attaquées ne sont pas motivées s’agissant de la forme de l’usage de la marque opposante peut être réparée par l’examen de la question par le TAF, étant donné que le pouvoir de cognition du TAF n’est pas plus restreint que celui de l’IPI, que les parties n’encourent aucun inconvénient et que, au surplus, le principe de l’économie de procédure commande de renoncer à un renvoi à l’IPI (c. 7.1). Il ressort manifestement des moyens de preuve que la marque opposante a été apposée directement sur des produits horlogers dans sa forme enregistrée (c. 7.2-7.3). Au surplus, l’autre forme de la marque utilisée (cf. Fig. 153c) ne se distingue de la marque enregistrée que par de très légers détails (art. 11 al. 2 LPM). Quant à l’adjonction de l’élément verbal « LONGINES » (cf. Fig. 153d), elle ne modifie pas l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque opposante (c. 6 et 7.3). Les causes doivent être renvoyées à l’IPI pour examen de la question des motifs relatifs d’exclusion (c. 8).