Est en principe frauduleux (et nul au regard de la LPM) le dépôt d'un signe par une personne qui sait que ce signe est utilisé par un tiers et qui n'entend pas exploiter ce signe elle-même de façon sérieuse à titre de marque (c. 3.c). La demanderesse ne peut donc pas faire valoir de droits sur le signe « Arsad » — qu'elle n'utilise pas elle-même pour commercialiser ses produits (c. 3.a) et qu'elle a déposé comme marque après en avoir recommandé l'usage aux défenderesses pour commercialiser l'eau d'Arquebuse qu'elle fabriquait pour elles — car elle n'a pas pour but d'en faire un usage sérieux à titre de marque, mais de contrôler l'usage du signe, voire d'en restreindre l'étendue ou de le négocier (c. 3.b-3.d). Un signe dénué de caractère distinctif au sens de la LPM n'est pas protégé par l'art. 3 lit. d LCD, sauf s'il s'est imposé dans le commerce à la suite d'un long usage intensif (c. 4).

Il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits ou services: plus les produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour éliminer le risque de confusion (et inversement). La limite absolue posée par l'art. 3 LPM, qui utilise la notion de « produits similaires », exclut que l'on admette un risque de confusion entre des produits dissemblables en se fondant sur la notoriété d'un signe, excepté pour les marques de haute renommée (c. 5.6.1). Une extension de la notion de produits similaires ne respecterait pas le principe de la spécialité selon lequel la protection des marques se limite aux produits ou services pour lesquels la marque a été déposée en réalité (c. 5.6.3). Des produits cosmétiques (classe 3) et des vêtements (classe 25) ayant des buts et des usages différents, leur proximité ne saurait être admise en application du principe de la diversification usuelle dans la branche économique considérée. Il appartenait à la recourante de déposer sa marque également pour la classe 25 en tant que marque de réserve pour pouvoir se prévaloir de ce principe (c. 5.6.4). En l'absence de similarité des produits, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la similarité des marques (c. 5.6.4). Une marque laissée sans usage ne saurait être notoirement connue (c. 5.7). Aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée ou pour obtenir une compensation financière ou un autre avantage de l'utilisateur de ce signe (c. 6.4). Un dépôt est frauduleux lorsqu'il est effectué non pas dans le but de faire usage de la marque, mais dans celui, parasitaire, d'empêcher un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en Suisse. Dans ce contexte, il ne saurait être fait abstraction du principe de la spécialité. Le déposant ne saurait être de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe antérieur. Il faut donc, pour admettre un dépôt frauduleux, que le déposant ait eu connaissance de l'utilisation par un tiers du signe pouvant prêter à confusion avec le signe déposé (c. 6.5.3).

La CL s’applique aux causes qui ont un caractère international et détermine directement aussi la compétence interne lorsqu’une partie est attraite devant les tribunaux d’un État différent de celui dans lequel se trouve son siège ou son domicile (c. 7.1). Lorsque l’action n’a pas pour objet la validité d’une marque ou de son enregistrement, mais porte, comme en l’espèce, sur la constatation d’une non-violation du droit à la marque d’un tiers du fait de l’utilisation d’un signe donné, l’application de l’art. 16 ch. 4 CL (litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets) n’entre pas en ligne de compte, pas plus que celle de l’art. 109 al. 3 LDIP, qui ne pourrait intervenir qu’en complément à l’art. 16 ch. 4 CL (c. 7.2). Pour les délits et les quasi-délits, l’art. 5 ch. 3 CL institue, comme for alternatif au for ordinaire du domicile du défendeur, le for du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Le dommage considéré est celui découlant de toute responsabilité non contractuelle au sens de l’art. 5 ch. 1 CL. Sont ainsi visées par l’art. 5 ch. 3 CL les actions qui ont trait à une violation des droits de propriété intellectuelle (c. 7.3). L’application de l’art. 5 ch. 3 CL à une action en constatation négative de droit découle de la notion même de fait dommageable, qui est l’acte lésant les droits d’un tiers et pas ses conséquences patrimoniales. Ce qui compte n’est donc pas le dommage au sens étroit en tant que préjudice économique, mais l’acte qui le provoque et le lieu de survenance de celui-ci. Dans les actions concernant la violation de droits de propriété intellectuelle, le fait dommageable est l’acte qui lèse les droits en question et pas le préjudice patrimonial subi par leurs titulaires (c. 7.4.1). En l’espèce, le fait dommageable, résidant dans l’utilisation de la marque « Zerorh+ (fig.) » sur des lunettes et des vêtements sportifs, est intervenu au Tessin. Ce fait dommageable suffit pour fonder la compétence du tribunal, indépendamment de la question de savoir où un dommage économique s’est lui éventuellement matérialisé (c. 7.6).

En procédure d'opposition, la légitimation active (art. 31 al. 1 LPM) résulte, en principe, de l'inscription au registre (c. 4). En ce qui concerne les conditions de recevabilité de l'opposition (art. 31 LPM), il y a lieu de faire une distinction entre défauts irrémédiables et défauts remédiables. Le défaut de légitimation active conduit à l'irrecevabilité de l'opposition (c. 5). Est contestée la question de savoir si le licencié d'une marque peut, en son propre nom, former opposition sur la base de cette marque (c. 6.1). En l'espèce, la licenciée — qui ne prétend pas agir en son propre nom — n'est pas légitimée, car elle n'a pas indiqué, dans le délai de trois mois, qu'elle agissait au nom de la titulaire de la marque (c. 6.2). Si l'opposition n'est formée que peu de temps avant l'échéance du délai de trois mois, l'opposant ne peut prétendre être informé avant cette échéance par l'IPI d'un défaut touchant la recevabilité de l'opposition (c. 6.3). En l'espèce, la décision d'irrecevabilité de l'opposition fondée sur le défaut de légitimation active ne constitue pas un cas de formalisme excessif, ce d'autant que la voie de l'action civile reste ouverte (c. 6.4). Une erreur dans la retranscription du nom de la titulaire de la marque opposante ne saurait être corrigée après l'échéance du délai de trois mois (c. 6.5).

Vu que, en cours de procédure, l'intimé renonce à une protection en Suisse de sa marque internationale « MAX (fig.) », le TAF admet, sans examen de la question du risque de confusion, le recours contre la décision de rejet de l'opposition de l'IPI, annule les ch. 2 et 3 du dispositif de cette décision (admettant ainsi l'opposition) et demande à l'IPI de refuser définitivement d'accorder à l'enregistrement international « MAX (fig.) » la protection en Suisse. L'intimé est tenu de verser des dépens à la recourante.

Le délai d'un an prévu par l'art. 5 ch. 2 AM est respecté même si le refus n'est que provisoire, pour autant que ce dernier contienne tous les motifs invoqués dans le refus définitif (c. 3.3). Il y a une exception à ce principe lorsqu'une notification de l'OMPI intervenant dans le délai de refus contient des faits nouveaux qui constituent des motifs n'ayant pas été invoqués par l'autorité nationale dans sa première décision (art. 5 AM et Règles 16 et 18 REC-AM). Une telle notification fait alors partir un nouveau délai d'un an. La Règle 28 ch. 3 REC-AM ne doit toutefois pas permettre à l'autorité nationale de bénéficier d'un délai supplémentaire pour faire valoir subséquemment des motifs sans rapport avec la notification à l'origine du nouveau délai (c. 3.4). En l'espèce, la notification initiale de l'OMPI du 22 mai 2003 pour le signe de la recourante ne mentionnait pas son caractère tridimensionnel. La décision de refus provisoire du 13 mai 2004 de l'autorité inférieure se fondait sur l'unique motif que le signe était représenté à différents stades de conception, contrevenant aux art. 2 lit. d LPM et 10 al. 1 OPM (c. 3.5). Une notification de l'OMPI du 11 mars 2004 a confirmé le caractère tridimensionnel du signe de la recourante. Lorsque celle-ci a indiqué à l'autorité inférieure que le signe représenté était bien le même, mais sous différentes perspectives, le motif de refus initial a été abandonné (c. 3.7). Le 8 décembre 2004, l'autorité inférieure a rendu une décision de refus définitive au motif que le signe concerné appartiendrait au domaine public. À aucun moment l'autorité inférieure ne s'est posé de questions sur le caractère tridimensionnel du signe concerné, de sorte que la notification de l'OMPI du 11 mars 2004 ne contenait aucun fait nouveau appelant de nouveaux motifs de refus et n'a fait partir aucun nouveau délai. Le délai pour faire valoir l'ensemble des motifs de refus courait donc jusqu'au 22 mai 2004 et la décision de l'autorité inférieure du 8 décembre 2004 est ainsi hors délai (c. 3.6 et 3.7). Le recours est recevable et la protection accordée (c. 4).

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).

L'action en dommages-intérêts basée sur le gain manqué n'est recevable que si le demandeur établit de manière quasi certaine avoir été en position de réaliser le gain manqué dont il réclame réparation. Refus de l'indemnité fixée par les juges de première instance en application de l'art. 42 al. 1 CO pour dilution de la force distinctive d'une marque.

L'estimation du dommage relève de l'appréciation des éléments de fait. Le dommage doit être fixé en appliquant la marge bénéficiaire moyenne du lésé au chiffre d'affaires réalisé par l'auteur du dommage pendant la durée de l'atteinte à la marque. Lorsque plusieurs auteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il faille distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

Il existe un risque imminent de violation du droit à la marque (art. 55 al. 1 lit. a LPM) si une violation analogue du droit à la marque a déjà eu lieu (danger de récidive) ou si des indices laissent penser qu’une violation comparable aura lieu prochainement (danger de commission d’une première infraction) (c. 2.2.2). Celui qui allègue un danger de récidive doit en apporter la preuve, en démontrant par exemple que la défenderesse ne s’est pas approvisionnée auprès d’une source autorisée par le demandeur ou que les produits en cause sont des contrefaçons (c. 2.2.3). Un seul cas suffit (c. 2.2.5). Celui qui prétend que sa marque est contrefaite doit prouver qu’il est titulaire de la marque et que les prétendues contrefaçons proviennent de la défenderesse. Il doit en outre indiquer quelles sont les instructions de fabrication en vigueur dans ses centres de production, en particulier en ce qui concerne le label de sécurité, et comment il veille à leur respect. Il doit enfin prouver que c’est sans son accord que la défenderesse distribue les produits (c. 2.2.4). L’action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM) ne nécessite pas de faute du défendeur (c. 2.2.5). L’action en interdiction est admise en l’espèce (c. 2.2.6). Le rappel des produits et leur confiscation peuvent servir à l’exécution de l’action en interdiction (c. 2.3.1). L’action en cessation (art. 55 al. 1 lit. b LPM), qui peut conduire à la confiscation et à la destruction des produits, ne peut être admise que si la défenderesse distribue effectivement des produits mis en circulation sans l’accord de la demanderesse (c. 2.3.2). La demanderesse ne peut exiger le rappel des produits et leur confiscation si la défenderesse n’en revendique ni la propriété ni la possession au moment du dépôt de la demande (défaut de légitimation passive) (c. 2.3.3). L’action en fourniture de renseignements (art. 55 al. 1 lit. c LPM) ne peut pas être utilisée pour obtenir des informations au sujet des sources et des canaux de distribution d’importations parallèles (c. 2.4.2). Cette action ne permet d’obtenir de la défenderesse des renseignements qu’au sujet de son fournisseur direct (c. 2.4.3 et 2.4.5). L’action échelonnée (Stufenklage) permet d’introduire une action en paiement non chiffrée dans l’attente de la production des comptes. L’obligation de produire les comptes suppose la violation des droits de la demanderesse (c. 2.5.2). La demande de production des comptes fait l’objet d’un jugement partiel (§ 189 ZPO/ZH) (c. 2.5.4).

Un intérêt suffisant existe pour justifier une action en interdiction de trouble lorsque le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. Le danger de répétition est présumé si le défendeur a déjà commis de telles violations et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui reproche portent atteinte à ces droits. Cette présomption est réfragable et ne vaut que pour le risque d'une répétition future des actes incriminés. Elle ne libère pas le demandeur du fardeau de la preuve complet des atteintes qu'il allègue avoir déjà subies. Celui qui entend faire cesser une atteinte identifiée à son droit à la marque qui perdure n'agit pas en prévention de trouble au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, mais en cessation de l'atteinte au sens de l'art. 55 al. 1 lit. b LPM. C'est dès lors à lui d'établir, en vertu de l'art. 8 CC, que les produits censés contrefaire sa marque ont été fabriqués par les défendeurs et que les défendeurs sont bien les auteurs de l'atteinte.

Une action qui a pour objet la nullité d'une marque est une action civile au sens de l'art. 58 al. 3 LPM. Elle doit par conséquent être portée devant l'instance cantonale unique prescrite, peu importe que la nullité soit invoquée sur la base du droit des marques, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale (c. 2.1). La nullité d'une marque basée sur un dépôt fait en violation des art. 2 ss LCD peut être invoquée dans le cadre d'une action en constatation (négative) au sens de l'art. 52 LPM (c. 2.1).

L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque doit être important. Un tel intérêt existe lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par la constatation (c. 3.1). La constatation de la nullité pour défaut d'usage ne requiert pas la preuve d'un intérêt spécifique. L'intérêt au libre choix de la marque suffit en règle générale, car celui-ci ne doit pas être entravé par des marques nulles suite à leur défaut d'usage. Un intérêt juridiquement protégé peut exceptionnellement faire défaut si, d'emblée, la demanderesse est dans l'impossibilité d'utiliser le signe concerné. L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque ne peut être restreint aux mêmes classes de produits que celles pour lesquelles la marque de la demanderesse est enregistrée. La constatation de la nullité frappe au contraire la marque attaquée dans la mesure concernée par les causes de nullité soulevées (c. 3.4).

Au sens de l’art. 129 al. 2 aLDIP, le lieu du résultat de la violation du droit des marques par l’utilisation d’un nom de domaine se situe là où le site Internet correspondant est accessible (c. II.1). Il se situe en Suisse lorsque le nom de domaine (« www.refoderm.ch ») – enregistré en Suisse – permet d’accéder, en Suisse, à un site Internet offrant des produits au public suisse. Peu importe que l’intimée, titulaire du nom de domaine, ait autorisé un tiers à l’utiliser et ne l’ait pas utilisé elle-même (c. II.1). En tant qu’organe de fait, celui qui assume une tâche essentielle dans une société anonyme – en l’occurrence, un fondé de procuration – est personnellement responsable de ses fautes au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a ainsi qualité pour défendre (c. III.1). Dans une action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM), un intérêt suffisant est donné lorsque le défendeur a déjà commis les actes litigieux par le passé et en conteste l’illicéité. Un danger de récidive ne peut être exclu que si le défendeur s’est formellement engagé à ne pas commettre les actes litigieux. Si les défendeurs se limitent à renoncer au nom de domaine « www.refoderm.ch » grâce auquel ils ont offert au public des produits « Refoderm » par le passé, le titulaire de la marque « Refoderm » garde un intérêt à agir contre eux (c. III.2). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM (et de l’art. 3 lit. d LCD), le titulaire de la marque « Refoderm » peut interdire aux défendeurs 1 et 2 d’utiliser cette marque comme nom de domaine pour commercialiser des produits « Refoderm ». La présence de la raison sociale de la défenderesse 1, en haut à droite du site Internet « www.refoderm.ch », ne suffit pas à écarter, à elle seule, un risque de confusion (c. III.3). Le principe de l’épuisement n’est pas absolu : il n’empêche pas le titulaire d’une marque d’interdire l’importation parallèle et la commercialisation en Suisse de ses produits cosmétiques originaux périmés (c. III.4). Du fait que les défendeurs 2 et 3 avaient clairement manifesté leur intention de monnayer le nom de domaine litigieux et qu’ils n’avaient ensuite pas informé le demandeur qu’ils avaient renoncé à ce nom de domaine, le demandeur ne peut pas être considéré, dans la répartition des frais, comme partie succombante en ce qui concerne la conclusion tendant au transfert du nom de domaine (c. IV).

Dans le domaine des désodorisants, la forme d'arbre de la marque tridimensionnelle « Wunder-Baum » de la demanderesse est originale et, même si elle devait être qualifiée de signe appartenant au domaine public (ce qui n'est pas le cas), elle devrait être considérée comme s'étant imposée comme marque pour les désodorisants concernés (c. V.2.1). Bien que les défenderesses se soient engagées à ne pas renouveler l'envoi (dans un magazine publicitaire) de désodorisants en forme d'arbre, elles n'ont pas reconnu l'illicéité de l'envoi déjà effectué; il existe dès lors un risque de récidive, qui rend une violation du droit à la marque (art. 13 al. 2 lit. b et e LPM) imminente au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM (c. V.3). La confiscation et la destruction (art. 57 LPM, en lien avec l'art. 55 al. 1 lit. b LPM) des magazines restants suite à l'envoi déjà effectué par les défenderesses n'est pas nécessaire vu leur nombre restreint et le fait que l'ancienne raison sociale de l'une des défenderesses figure sur les désodorisants en forme d'arbre qu'ils contiennent (c. V.4). L'action en fourniture de renseignements (art. 55 al. 1 lit. c LPM) ne permet d'obtenir d'un défendeur des renseignements qu'au sujet de son fournisseur direct (c. V.5). Le montant du dommage subi par la demanderesse ne peut pas résulter de pures suppositions sur un hypothétique développement futur, mais doit se fonder sur une comparaison concrète entre la valeur de la marque avant et après sa violation (c. V.6.4.2). Dans la détermination du montant du dommage (art. 42 al. 2 CO) par analogie avec une licence, le pourcentage (15 ) du chiffre d'affaires net perçu par la demanderesse dans un contrat de licence existant ne doit pas être appliqué au prix de vente net pratiqué par le preneur de licence de ce contrat, mais au prix de vente net pratiqué par la défenderesse (c. V.6.4.3).