Classe 30 : Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding (c. 2.2.3.2).

Les produits et revendiqués en classe 30 s’adressent tant au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moindre, qu’aux spécialistes, disposant d’un degré d’attention accru (c. 5.3).

Les produits revendiqués par la marque attaquée sont en identiques voire très similaires aux produits revendiqués par les marques attaquantes (c. 7.1.1). La question peut être laissée ouverte pour la marque opposante « MUSCLE MONSTER », dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion direct ou indirect entre les marques (c.15.3.1).

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :

Sur le plan visuel, l’élément « Blaze » ainsi que l’élément elliptique sont prédominants (c. 9.1.2.2). Mais les autres éléments n’en restent pas moins perceptibles (c. 9.1.2.3). Sur le plan sémantique, les éléments « MUSCLE », « MONSTER » et « MACHINES » appartiennent au vocabulaire anglais de base mais pas le mot « blaze », ni le mot « nickelodeon » (c. 9.2). Le signe « MUSCLE MONSTER » est compris par les destinataires comme « monstre musclé », ou « muscle énorme » (c. 9.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui, est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 9.2.2.5). L’élément commun « MONSTER » est énoncé selon une prononciation anglaise (c. 9.3). Aucun des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » ne bénéficie d’une importance particulière (c. 11.1.1). L’élément « BLAZE » du signe attaqué, quant à lui, occupe une place prépondérante dans l’esprit du consommateur (c. 11.1.2). L’élément purement verbal « MONSTER » est cependant repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans le signe attaqué (c. 11.3.2.1). Le signe attaqué reprend un seul des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » et cet élément n’est pas un élément prépondérant de la marque attaquée. L’allitération en M n’est pas marquante, si bien qu’une similarité réduite doit être retenue (c. 11.1.2-11.1.3).

Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :

Le signe « MONSTER REHAB » est purement verbal (c. 19.1.1.1). L’élément « MONSTER » est, par sa longueur, légèrement prépondérant, mais la force distinctive de chaque élément impose de retenir qu’ils ont une importance égale dans l’examen de la similarité (c. 19.1.1.2 et 21.1.1). L’élément « REHAB » rappelle le mot anglais « rehabilitation », qui signifie rééducation, désintoxication ou réintégration ; mais il n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 19.2.1.1). L’élément « MONSTER » appartient, lui, au vocabulaire anglais de base et signifie « monstre » ou « colossal » (c. 19.2.1.2). Le signe « MONSTER REHAB » est traduit par les destinataires comme « énorme réhabilitation », ou « réhabilitation d’un monstre » (c. 19.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 19.2.2 et 9.2.2.5). Sur le plan sonore, l’élément « MONSTER » est prononcé de manière identique dans chacun des deux signes (c. 19.3). Il n’existe pas de similitudes entre la marque opposante et les éléments prépondérants de la marque attaquée (c. 21.2.2). L’élément « MONSTER » est cependant repris dans son intégralité (c. 21.3.2.1). Les signes se différencient sur le plan sémantique (c. 21.3.2.2) si bien qu’il n’existe qu’une similarité réduite entre « MONSTER REHAB et « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (c. 21.4).

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

:

Le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » est purement verbal (c. 28.1.1.1). L’élément « MONSTER » est très légèrement mis en avant par le fait qu’il est plus long que les autres éléments (c. 28.1.1.2). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 28.2.1). L’élément « ULTRA » exprime l’excès ou l’exagération, et le mot « MONSTER » est compris comme « monstre » ou « colossal » (c. 28.2.1). L’élément « MONSTER » est prononcé de manière semblable dans chacun des signes revendiqués (c. 28.3). Seul l’élément « MONSTER » est repris dans son intégralité dans la marque attaquée. Les signes se distinguent cependant dans leur ensemble sur le plan sémantique (c. 30.3.2.2).

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :

Force distinctive de la marque attaquée

Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER », chacun de ses éléments possède une force distinctive moyenne (c. 10.1.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer la notoriété de sa série de marques (c. 10.1.2.2). La combinaison des deux éléments présente une certaine originalité, c’est pourquoi le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 12.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable une certaine utilisation de la série de marque contenant l’élément « MONSTER » (c. 14.2.2).

Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :

Force distinctive de la marque attaquée

Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2 et 20.2).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Les éléments « MONSTER » et « REHAB » disposent d’une force distinctive moyenne (c.20.1.1).

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

L’élément « MONSTER » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 29.1.1.1). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » sont dotés d’une force distinctive faible (c. 29.1.2 et 29.1.3). L’élément « ULTRA », exprimant l’exagération dispose d’une certaine force distinctive. Dans son ensemble, le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » dispose d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée ne parvient pas à démontrer la notoriété particulière de sa marque au sein d’une série (c. 32.2.1).

La marque attaquée se limite à reprendre l’élément « MONSTER » de la marque opposante. La similarité des signes est réduite. Malgré une force distinctive normale, le risque de confusion est rejeté pour des produits similaires, voire même identiques (c. 15.3.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 15.3.2 et 23.2).

Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :

La marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée se contente de reprendre l’élément « MONSTER », de sorte que seule une similarité réduite des signes sur le plan visuel peut être admise. De plus, les signes divergent sur le plan sémantique. Il n’y a donc pas de risque de confusion direct (c. 24.2.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 24.2.2).

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

La syllabe « ZE » présente dans l’élément « BLAZE » et l’élément « ZERO » n’influence en rien le risque de confusion (c. 30.4). La marque opposante n’est, dans son ensemble, pas descriptive et dispose d’un champ de protection normal. La similarité des signes est réduite, en particulier sur le plan sémantique, si bien qu’il n’existe pas de risque de confusion même si les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moindre (c. 33.2.1). La marque attaquée n’est pas perçue par les consommateurs comme faisant partie d’une série de marques. Il n’existe pas de risque de confusion indirect (c. 33.2.3).

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :

L’opposition concernant la marque « MUSCLE MONSTER » est rejetée dans son ensemble.

Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :

L’opposition est rejetée, et le recours admis.

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

L’opposition est rejetée et le recours admis.

La recourante, titulaire de la marque attaquée obtient entièrement gain de cause. Les trois recours joints sont entièrement admis et les frais mis à la charge du titulaire des marques opposantes (c. 37 - 38). [YB]

Classe 21: Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; baignoires d'oiseaux; cages, contenants à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; aquariums d'appartement; instruments d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; nichets; bacs de propreté pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; cages pour animaux de compagnie; brosses à chevaux; étrilles pour le bétail; peignes pour animaux; auges; terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums d'appartement [vivariums] abreuvoirs; volières [cages à oiseaux]; bagues pour oiseaux; distributeurs de sacs en matières plastiques pour le ramassage d'excréments d'animaux de compagnie.

Classe 28 : Hochets pour animaux domestiques; grandes et petites balles de jeux; jeux d'anneaux pour animaux domestiques, notamment anneaux de jute en tant que jouets pour chiens et chats; balles de jeu; petites balles de jeu; jouets pour animaux domestiques, notamment pour chats; jouets pour animaux domestiques avec réflexion de bruit en cas d'accélération ou de tension ou compression; attirail de pêche de jeu pour animaux domestiques, notamment pour chiens et chats avec un jouet mobile fixé à leurs extrémités libres; jouets en peluche ou en matières textiles pour animaux domestiques, notamment en forme de coeurs ; Tunnels pour chats [jouets] sous forme de sections de tuyaux en matières textiles, en peluche ou en matières plastiques.

Classe 31: Produits alimentaires pour animaux; écorces brutes, baies, fruits frais, résidus de distillerie pour l’alimentation animale; farine d’arachides pour animaux; tourteaux d’arachides pour animaux; farine de poisson pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour engraisser les animaux; boissons pour animaux de compagnie; levure pour l’alimentation animale; biscuits pour chiens; caroubes; objets comestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux]; fourrage fortifiant pour animaux; préparations pour l’engraissement d’animaux ; aliments de pouture pour animaux; germes de blé pour l’alimentation.

Les produits et services revendiqués s’adressent principalement aux propriétaires d’animaux ainsi qu’aux éleveurs et aux commerçants spécialisés tels que les animaleries et les magasins proposant des fournitures pour animaux. La nourriture pour animaux est un produit d’usage quotidien, tandis que les jouets ou les produits destinés aux soins des animaux sont acquis avec moins de régularité. Les consommateurs feront donc preuve d’un degré d’attention moyen à légèrement élevé (c. 3).

La grande majorité des produits destinés aux soins des animaux sont similaires dans la mesure où ils sont exposés ensemble (c. 4.1).

Il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués par la marque opposante et les produits destinés à repousser les insectes ou nuisibles, les produits destinés aux installations agricoles ou sylvicoles, les produits désodorisants, les produits se trouvant généralement dans les cuisines ainsi que les produits d’hygiène buccale revendiqués en classe 21.

Les produits en classe 28 qui ne sont pas des jouets pour animaux tels que les jouets pour enfant ou les produits destinés à la chasse ou la pêche ne sont également pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à d’autres consommateurs.

Les produits destinés à la gymnastique ou au sport ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont destinés aux humains et non aux animaux. Les produits destinés à l’alimentation humaine ainsi que les marchandises agricoles ou sylvicoles en classe 31 ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont proposés via d’autre canaux de vente (c. 4).

L’adjonction des éléments « WOLF OF » ne modifient pas suffisamment la signification de l’élément « WILDERNESS » pour qu’il perde son individualité et se fonde dans l’impression d’ensemble que dégage le signe. L’élément « wilderness » n’appartient pas au vocabulaire de base anglais mais reste compréhensible pour le cercle des destinataires pertinent dans la mesure où il est très proche de son équivalent allemand « wildnis ». Les éléments verbaux « real nature » et « pure quality for dogs » ainsi que les éléments graphiques tels que la tête de chien ou l’agencement des couleurs composant la marque opposante ne permettent pas de relativiser la similarité entre les deux éléments verbaux « wilderness ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans visuels, phonétiques ainsi qu’au niveau de leur contenu sémantique. En conclusion, les signes sont similaires (c. 5).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le terme « wilderness », par sa proximité avec « wildnis » fait référence à la vie ou à l’état sauvage. Si cette signification pourrait être descriptive en lien avec des animaux sauvage vivant dans la nature, les produits et services revendiqués s’adressent à des animaux domestiques. Les consommateurs ne feront pas de lien avec de la nourriture pour animaux domestique pas sans effort d’imagination supplémentaire. L’élément « wilderness » n’est donc pas descriptif. Le signe dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6).

Les produits et services revendiqués sont similaires, voire identiques. Les marques comparées sont identiques sur l’élément caractéristique « wilderness ». La marque opposante dispose d’une certaine force distinctive. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 7).

La recourante, dans son recours au TAF, conclut à la restriction de la liste des produits et services de la marque « WOLF OF WILDERNESS ». Dans la procédure administrative, la relation juridique constituant l’objet du litige est généralement matérialisé par une décision au sens de l’article 5 PA. Cette restriction ne faisait pas partie de l’objet du litige en première instance ne peut dès lors pas être examinée en seconde instance. En l’espèce, l’objet du litige est la demande d’enregistrement international de la recourante. Celle-ci n’ayant pas demandé la radiation partielle de sa marque en première instance, le TAF n’entre pas en matière sur la conclusion relative à la restriction de la liste des produits et services pour lesquels la recourante revendique la protection du droit des marques (c. 1.2).

Le recours est partiellement admis (c. 8). [YB]

Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb von Restaurants. Betrieb einer Bar, Catering.

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes du domaine de l’hôtellerie et de la gastronomie. Lorsque le refus d’enregistrer le signe est fondé sur le défaut de force distinctive, l’accent est mis sur la perspective du groupe le plus vaste et le moins expérimenté (c. 3).

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Le signe « Più », traduit de l’italien aura, pour le cercle des destinataires pertinent et en rapport avec les services revendiqués le sens de « plus ». En conséquence, le signe « Più » sera perçu comme indiquant que la recourante offre des prestations d’une meilleure qualité ou quantité (c. 4.3). La comparaison avec le signe enregistré « meno » n’est pas pertinente. En effet, c’est la signification généralement négative du signe « meno » qui permet de ne pas le qualifier de laudatif (c. 4.4). Le fait que le signe « Più » soit enregistré pour des produits et services en classe 9 est un cas isolé qui ne justifie pas un enregistrement pour d’autres produits et services, la pratique de l’instance précédente en relation avec les signes de type « more » ou « plus » étant bien documentée et ne dénotant aucune volonté d’enregistrer d’autres signes ayant la même signification (c. 4.5). Le signe « Più » est donc laudatif et appartient au domaine public. Son enregistrement est rejeté (c. 4.6). [YB]

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen.

Les produits revendiqués en classe 25 s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Les produits enregistrés par la marque opposante, bien que faisant l’objet d’une limitation concernant l’utilisation de peau, de cuir ou d’autres éléments provenant de cerfs, ainsi que de motifs de cerf sont similaires, respectivement identiques à ceux de la marque attaqué (c. 4.1).

Les deux marques sont purement verbales, et la marque opposante est entièrement reprise dans la marque attaquée. La recourante, arguant que le signe « Apfelhirsch » fait partie d’une marque de série d’« animaux-fruits » ne parvient pas à démontrer que dans cette configuration, l’élément « hirsch » est compris par le public pertinent comme un élément purement fantaisiste. De plus, il existe de nombreuses races de cerf différentes, si bien qu’il n’est pas exclu que le consommateur voie dans le signe « Apfelhirsch » une race de cerf spécifique (c. 5.3). Même dans le cas où la marque attaquée était comprise du public comme faisant référence à des cerfs à la pomme, le mot « cerf » serait dominant et similaire au signe opposé d’un point de vue sémantique (c. 5.4).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne. C’est à tort que l’instance précédente, se basant sur la restriction revendiquée, lui a accordé une force distinctive faible (c. 6.1).

Les produits revendiqués sont identiques et les signes sont similaires. La marque opposante est reprise dans son intégralité. L’ajout de l’élément « apfel » ne modifie pas la marque attaquée au point qu’on ne reconnaisse plus la marque opposante. En conséquence, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7).

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Le recours et l’opposition sont admis. La marque attaquée est radiée (c. 8). [YB]

Classe 9: Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Computer; Zubehör für Mobiletelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets, Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halte-rungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmschutzfolien, Taschen und Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Bluetooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, Anwendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiletelefone, Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektro-nische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.

Classe 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.

Classe 38: Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN).

Classe 42: Elektronische Datenspeicherung.

Les produits revendiqués en classe 9, tels que les ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de communications tels que les téléphones portables, smartphones et tablettes tactiles ainsi que leurs accessoires de même que les softwares s’adressent à des utilisateurs finaux habitués aux médias, ainsi qu’aux milieux spécialisés. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru, dans la mesure où il s’agit d’achats coûteux destinés à être conservés longtemps et dont les fonctions et modalités sont généralement examinées par les acheteurs (c. 4.1).

Les services de vente par correspondance revendiqués en classe 35, qu’ils soient fournis par téléphone ou via internet s’adressent en premier lieu à des grossistes, des entreprises commerciales, des importateurs et des producteurs. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.1).

Les services de communication revendiqués en classe 38 sont destinés au marché quotidien de l’information et s’adressent à un public majoritairement adulte qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1).

Les services technologiques revendiqués en classe 42 s’adressent aussi bien aux consommateurs finaux qu’aux acheteurs commerciaux qui disposent de connaissances techniques. Leur degré d’attention est accru (c. 4.1).

Les produits et services revendiqués sont identiques, voire fortement similaires (c. 5).

La marque opposante est purement verbale, tandis que la marque attaquée est combinée. Les deux signes concordent sur l’élément initial « black » et donc sur leurs cinq premières lettres, mais diffèrent dans leur terminaison et leur présentation graphique (c. 6.2). Le « B » stylisé de la marque attaquée est perçu comme un filigrane reprenant la première lettre de l’élément verbal « blackphone ». Il n’a que peu d’incidence, en comparaison de l’élément verbal, sur l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 6.2.1). Du point de vue sonore, les deux marques se distinguent l’une de l’autre malgré une concordance sur l’élément « black » (c. 6.2.2). Les mots « black », « berry » et « phone » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Le sens du mot « blackberry » traduit en « mûre » en français est cependant moins connu, quand bien même le consommateur comprendra le signe « blackberry » comme « baie noire ». Le signe « blackphone », quant à lui n’a pas de signification propre. Les signes ont la même structure, soit un adjectif de couleur suivi d’un substantif sans espace, le même nombre de lettres et sont donc similaires (c. 6.2.3-6.2.5)

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits et services revendiqués (c. 7.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’objet du litige est restreint à l’article 3 al. 1 LPM. Il en résulte que la renommée d’une marque ne peut être invoquée que pour les produits et services similaires aux produits et services pour lesquels la marque dispose d’une haute renommée (c. 7.3). En l’espèce, seuls les tablettes tactiles et les ordinateurs portables sont similaires aux téléphones portables, smartphones, PDA et Instant Messaging pour lesquels la marque opposante dispose d’une forte notoriété (c. 7.3).

Il n’existe pas de risque de confusion direct pour les produits et services revendiqués en classes 9, 35, 38 et 42, dans la mesure où les marques comparées n’ont ni la même signification, ni la même séquence de voyelles. En revanche, l’identité partielle initiale et le parallélisme dans la construction des signes induit une idée de connexion dans l’esprit des consommateurs. L’élément trivial « phone » de la marque attaquée attire l’attention sur l’élément initial « black ». Celui-ci est caractéristique de la marque opposante qui dispose par sa notoriété d’une force distinctive étendue. Il existe donc un risque de confusion indirect (c. 7.5).

Le droit d’être entendu n’impose pas à l’autorité de traiter de manière détaillée et de réfuter expressément chaque argument des parties. Elle doit se restreindre aux points essentiels, mais doit au moins mentionner brièvement les considérations sur lesquels elle s’appuie (c. 2.1). La recourante a renvoyé à diverses décisions dans lesquels la similarité des signes est acceptée sur la base de la concordance d’éléments distinctifs. L’instance précédente aurait dû au moins comparer plusieurs des décisions invoquées par la recourante, dans la mesure où elle n’a pas jugé qu’ils n’étaient manifestement pas pertinents ou la comparaison pas adéquate. L’instance précédente aurait donc dû, afin de ne pas violer le droit d’être entendu, expliquer au moins succinctement pourquoi elle rejetait l’opposition malgré les décisions invoquées par la recourante (c. 2.2). Le TAF dispose en l’espèce d’un pouvoir de cognition total et peut donc examiner les allégations de la recourante avec le même pouvoir d’appréciation que l’instance précédente. Il est donc possible de « guérir » la violation du droit d’être entendu sans renvoyer l’affaire à l’instance précédente (c. 2.5).

Le recours est partiellement admis, et la décision attaquée partiellement annulée. L’opposition est admise pour les produits revendiqués en classes 9, et la mise à disposition de services de mail ou de messagerie instantanée en classe 38, et rejetée pour le reste des produits et services faisant l’objet de l’opposition [YB]

Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."

Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren."

Classe 42: "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste."

Les produits et services revendiquées en classes 9, 16 et 42 s’adressent tant au grand public, dont le degré d’attention varie en fonction des produits et services revendiqués, qu’aux spécialistes disposant d’un degré d’attention accru (c. 4.3).

Les produits et services revendiqués en classe 9, 16 et 42 sont soit identiques, soit très similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.3.3.1).

Afin de déterminer si deux marques verbales sont similaires, il faut prendre en compte leur sonorité, leur représentation graphique ainsi que leur contenu sémantique (c. 6.1.2). La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante (c. 8.2.1). Le mot « sky » (tout comme le mot « five ») appartient au vocabulaire anglais de base et est compris comme « ciel » dans les deux signes. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 7.2.2.1). L’ajout de l’élément « FIVE », contrairement à l’arrêt B-386/2009 (N 343) ne modifie pas la signification qu’accorde le public au mot « SKY » (c. 7.2.2.2). La prononciation du mot « SKY » est identique pour les deux signes. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sonore (c. 7.2.2.2). Enfin la marque opposante est reprise au début du signe attaqué (c. 8.2.3). En conséquence, il existe une forte similarité entre les signes (c. 8.3).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante est destinée à des produits qui sont acquis en raison de leur contenu thématique (c. 6.2). Compris du grand public comme le mot « ciel », ce signe est descriptif pour un bon nombre des produits en classes 9 et 16 dans la mesure où il peut en décrire le contenu thématique. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive faible (c. 10.1.1 - 10.1.5).

Concernant le restant des produits et services revendiqués, le caractère descriptif du terme « sky » n’est pas reconnaissable sans effort particulier d’imagination, bien qu’il soit possible d’associer les idées de « ciel » et de « nuage » pour des produits et services relatif au cloud-computing (c. 10.2.2.2). De plus, le terme « sky » n’est pas descriptif pour des services de ressources à distance puisqu’une étape de réflexion supplémentaire est nécessaire afin d’associer le ciel à la notion d’éloignement (c. 10.2.3). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne en relation avec les produits et services des classes 9 et 16 ainsi que les services revendiqués en classe 42 (c. 10.2.4.1).

Les signes en cause sont fortement similaires. Pour les produits et services pour lesquels la marque opposante est faible cependant (« Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen »), il n’existe pas de risque de confusion dans la mesure où la marque opposante ne doit pas empêcher les concurrents d’utiliser des éléments appartenant au domaine public (c. 11.3.1.2).

Pour les autres produits et services qui sont identiques voire très similaires et pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale, il existe bien un risque de confusion malgré un éventuel degré d’attention accru des consommateurs concernés (c. 11.3.2.1).

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges, et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraîne la révocation de la marque attaquée pour l’ensemble de cette catégorie (c. 11.3.2.2).

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen » en classe 16, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

Classe 9 : Magnetische oder optische Datenträger.

Classe 12 : Fahrzeuge.

Classe 16 : Druckereierzeugnisse.

Classe28 : Spielzeug, insbesondere Postautomodelle.

Classe 39 : Lagerung und Verpackung von Waren ; Vermittlung von Reisen ; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr ; Vermittung von Beförderungsleistungen ; Vermietung von Fahrzeugen ; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) ; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgennanten Dienstleistungen).

Classe 41 : Dienstleistungen im Zusamenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern.

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes de la branche des transports qui font tous preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2).

Les jouets revendiqués en classe 28 s’adressent aux consommateurs finaux de toutes les classes sociales, mais en particulier aux enfants ou aux jeunes qui font d’un degré d’attention légèrement accru ainsi qu’aux spécialistes de la fabrication ou du commerce de jouets disposant de l’expertise correspondante (c. 3.3).

Les véhicules revendiqués en classe 12 s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3.4).

Le transport de personnes revendiqué en classe 39 et les services qui lui sont associés s’adressent aux passagers, et donc à un large public allant des enfants aux personnes âgées, valides ou handicapés (c. 3.5).

Les services de packaging, de voyages, de location de véhicules ou de car-sharing s’adressent aux consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’au spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.6).

Les services de formation en classe 41 s’adressent principalement aux professionnels du transport de personnes, des transports publics et de la logistique (c. 3.7).

En résumé, les produits et services revendiqués s’adressent tous à un très large groupe de destinataires à l’exception des biens et services en classe 41 qui s’adressent aux spécialistes de la logistique et des transports (c. 3.8).

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Le signe revendiqué est composé des mots « Post » et « Auto ». Le premier peut être compris soit comme une raison sociale, qu’il s’agisse directement de la Poste suisse ou éventuellement d’une autre entreprise active dans la distribution de courrier. Il peut dans les deux cas indiquer une provenance opérationnelle, ou faire référence aux biens transportés et est dans les deux cas descriptifs en lien avec les produits et services revendiqués (c. 4.4). L’élément « Auto », fait référence au préfix grec « auto - » signifiant « seul », « propre », « personnel » ou « direct », ou au mot « automobile » (c. 4.5). Dans la combinaison revendiquée, l’élément « auto » se trouve à la fin, faisant plus facilement référence à une automobile. Sa proximité avec le mot allemand « Postwagen » induit une référence à une automobile de type postal. Le signe revendiqué ne dispose donc pas d’une force distinctive originaire (c. 4.7). Le signe « POSTAUTO » n’est pas indispensable au commerce. Il n’existe donc pas de besoin de libre disposition absolu (c. 7.1). Le fait d’utiliser le signe « POSTAUTO » sur ses autobus depuis plus de 100 ans ne permets pas à la recourante de démontrer l’imposition par l’usage du signe en question pour le terme générique de « véhicules » en classe 12 (c. 7.4). Les divers éléments de preuve invoqués par la recourante indiquant une couverture médiatique intensive en relation avec certains produits ne sont pas des preuves en tant que telles de l’imposition par l’usage mais des indices (c. 7.5). Bien que le signe utilisé par le recourante partage le logo de la post, celui-ci s’est imposé par un usage ainsi qu’une reconnaissance du public très longs et ininterrompus pour les produits revendiqués en classes 9 et 16 (c. 7.6). L’imposition par l’usage est également démontrée de manière crédible pour les jouets en classe 28 (c. 7.7) et les services en classe 39 à l’exception des services de « carsharing » ou de « carpooling » (c.7.8). La recourante parvient également à rendre vraisemblable l’imposition de son signe pour les services revendiqués en classe 41, bien qu’ils s’adressent à un autre public (c. 7.9). Le TAF n’entre pas en matière sur les conclusions subéventuelles, dans la mesure où elles dépassent l’objet du litige en première instance (c. 8.2 et 8.3). En conclusion, le recours est partiellement admis. Le signe revendiqué s’est imposé par l’usage, et la marque « POSTAUTO » doit être inscrite pour tous les produits et services revendiqués à l’exception des véhicules en classe 12 ainsi que des services de carsharing et de carpooling en classe 41(c. 9). [YB]