Sont des signes propres à induire en erreur, qui ne peuvent bénéficier d'une protection au sens du droit des marques, les signes qui font croire faussement à une provenance déterminée. Le fait que la dénomination considérée ait fait l'objet d'un enregistrement à l'étranger ne confère pas ipso facto à son déposant le droit d'obtenir un enregistrement correspondant en Suisse. Les autorités helvétiques déterminent librement, en fonction de leur large pouvoir d'appréciation et sans être liées par les décisions étrangères, si les signes sont ou non propres à induire en erreur. La présence d'un nom géographique dans une marque donne à penser que le produit qu'elle désigne provient de l'endroit indiqué. Si le nom en question est susceptible de revêtir plusieurs significations différentes, il convient, pour déterminer si un risque de tromperie existe, de s'attacher à celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit du public suisse en relation avec la nature du produit désigné. Pour qu'une indication de provenance soit exacte, il est nécessaire que les services ou les produits qu'elle désigne proviennent du pays auquel le nom géographique fait référence. Pour qu'une indication de provenance fausse soit prohibée, il n'est pas nécessaire que la production au lieu indiqué jouisse d'un prestige particulier. Il suffit que le lieu de provenance soit plausible, même s'il n'y a pas de production concurrente effective en ce lieu. C'est en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier qu'il faut vérifier si le nom géographique dont l'enregistrement est requis comme marque n'est pas compris par les clients potentiels comme une référence à la provenance des produits ou services et peut, vu son caractère fantaisiste excluant tout risque de tromperie, bénéficier d'une protection à titre de marque. Parmi les différents critères justifiant l'admissibilité de l'enregistrement d'un nom géographique comme marque, il convient en particulier de tenir compte de ce que le nom en question s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée. Il s'agit d'une question de fait qui doit être établie par celui qui entend se prévaloir d'une telle imposition.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Pour qu’un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une part non négligeable des consommateurs concernés (c. 2.6). Des produits de parfumerie et de cosmétique (classe 3) s’adressent aux adultes formant le grand public (c. 4). L’élément « AUSSIE » n’a qu’un seul sens envisageable : en argot anglais (slang [c. 2.3]), il signifie « australien » (Australier[in], australisch) (c. 2.5 et 5.1.1). Le fait que, dans une recherche sur Google, le terme « Aussie » donne beaucoup moins de résultats que le mot clé « Australien » ne signifie pas qu’il soit inconnu (c. 2.4 et 5.1.2). Étant donné que ce terme apparaît (dans divers domaines) dans la presse suisse et que les touristes suisses entretiennent des rapports privilégiés avec l’Australie, « AUSSIE » doit être considéré comme connu d’une part non négligeable des consommateurs concernés par les produits en cause (c. 5.1.2). Sont également connus les éléments anglais « DUAL » (doppelt, dual [c. 5.1.3]) et « PERSONALITY » (Persönlichkeit, personnalité [c. 5.1.4]). Dans le signe « AUSSIE DUAL PERSONALITY », les éléments « DUAL » et « PERSONALITY » sont mis en relation alors qu’une signification plutôt indépendante est réservée à l’élément « AUSSIE », de sorte que l’attente qu’il suscite quant à la provenance ne passe pas à l’arrière plan (c. 2.2 et 5.2). Une partie importante des consommateurs concernés risque dès lors de penser que les produits commercialisés sous le signe « AUSSIEDUAL PERSONALITY » proviennent d’Australie (c. 6.1). Le fait que l’Australie n’ait pas de réputation particulière pour ce genre de produits et que les consommateurs n’attendent pas de qualités particulières de ces produits n’exclut pas un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM ( c. 2.1 in fine et 6.1). Si elles sont différentes du signe en cause, les marques enregistrées à l’étranger ne peuvent pas jouer un rôle d’indice (c. 6.2). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM– et donc pas avec les autres motifs absolus d’exclusion de l’art. 2 LPM– que, dans un cas limite (nié en l’espèce), les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice (c. 3 et 6.2). En conclusion, le signe « AUSSIE DUAL PERSONALITY » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2).

Selon l’art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Italie (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6^quinquies lit. b ch. 3 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3). Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 4.2). Le risque de tromperie doit être examiné du point de vue du consommateur moyen à qui s’adressent (de même qu’au spécialiste) les produits des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 revendiqués (c. 5). En lien avec ces produits, l’élément « Milanello » (nom du centre d’entraînement de la recourante [AC Milan] et diminutif de « Milano ») est compris comme une indication de provenance (indirecte) se référant à la ville italienne très connue de Milan (plutôt que comme une allusion à un prénom, à un nom de famille ou à une espèce de rapaces) (c. 7-7.1). Des éléments verbaux ou visuels sont susceptibles de faire passer une indication de provenance à l’arrière-plan (c. 7.2). Dans le domaine sportif ou culturel, vu les pratiques du merchandising (connues du public), les indications de provenance contenues dans des signes passent en principe au second plan et ne sont pas comprises comme des références à un site de production (c. 7.2.2). Toutefois, en lien avec des produits qui ne relèvent pour la plupart pas typiquement du merchandising, le signe « MILANELLO (fig.) », dominé par l’élément verbal « Milanello », est compris en Suisse comme une indication de provenance (qui renvoie à Milan), l’élément visuel du signe ne permettant pas de rattacher ce signe à une équipe de football déterminée (c. 7.2.1, 7.2.3 et 7.3). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 8).

Cf. N 245 (arrêt du TF dans cette affaire).

La simple utilisation commerciale d’un signe religieux peut être contraire aux bonnes mœurs au sens de l’art. 6^quinquies lit. B ch. 3 CUP et de l’art. 2 lit. d LPM (c. 2.2, 3 et 4.2). La question de savoir si l’utilisation d’un signe religieux comme marque est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) doit être jugée – indépendamment des produits et des services revendiqués (en l’espèce des classes 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 28) – en fonction (vu l’art. 15 Cst.) de la sensibilité de l’adepte moyen (abstraction faite des courants extrémistes) de la communauté religieuse –même minoritaire – concernée (c. 3, 4, 4.2 et 4.3). Exceptionnellement, les produits et les services revendiqués peuvent jouer un rôle lorsque (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) l’utilisation commerciale du signe est usuellement acceptée (par exemple dans le cas de noms de saints utilisés pour des boissons alcoolisées) ou exclusivement destinée à des produits et/ou des services religieux (c. 4.2 in fine). Est en l’espèce déterminante la communauté catholique de Suisse italienne, étant donné qu’il suffit que le signe soit perçu comme contraire aux bonnes mœurs dans une seule région linguistique suisse (c. 4.3). Vu la signification de « MADONNA » – qui se réfère avant tout à la mère de Jésus – et le rôle central de Marie dans la religion catholique (bien qu’il n’apparaisse pas dans la Bible, le signe « MADONNA » est fréquemment utilisé comme invocation à Marie par les catholiques de Suisse italienne [c. 6.1]), l’utilisation du signe « MADONNA » comme marque est propre à blesser le sentiment religieux des catholiques et doit dès lors être considérée comme contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 5). Comparées à ce sens de « MADONNA », les autres significations envisageables (représentation artistique de Marie [« madone »], prénom, chanteuse pop américaine) passent à l’arrière-plan (c. 6.2). Vu la grande marge d’appréciation qui entoure la notion de bonnes mœurs, les décisions étrangères en la matière ne peuvent guère jouer un rôle d’indice en Suisse (c. 6.3). Le principe selon lequel, en cas de doute (nié en l’espèce), un signe doit être enregistré concerne uniquement les cas de doute sur l’appartenance d’un signe au domaine public (art. 2 lit. a LPM), à l’exclusion des cas de doute sur la nature trompeuse d’un signe (art. 2 lit. c LPM) ou sur les situations visées par l’art. 2 lit. d LPM (c. 6.5).

Sont exclus de la protection au sens de l’art. 2 lit. d LPM (car contraires aux bonnes mœurs) les signes ou symboles religieux dont la commercialisation à titre de marque est susceptible de heurter le sentiment religieux des adeptes des confessions visées (c. 3.1). Est déterminante (vu l’art. 15 Cst.) la sensibilité de l’adepte suisse moyen (abstraction faite des courants extrémistes) de la communauté religieuse – même minoritaire – concernée (c. 3.2). Les produits et les services revendiqués (en l’espèce des classes 9 et 41) ne jouent aucun rôle sauf dans les cas exceptionnels dans lesquels l’utilisation commerciale du signe est usuellement acceptée (par exemple dans le cas de noms de saints utilisés historiquement pour des boissons alcoolisées) ou exclusivement destinée à des produits et/ou des services religieux (c. 3.2-3.3). En l’espèce, les produits et services ne sont pas destinés à un usage religieux (c. 5.1). En outre, la simple notoriété du signe « BUDDHA-BAR » en lien avec des disques de musique lounge (classe 9) et certains services de divertissement (classe 41) ne permet pas de démontrer que les destinataires ont l’habitude de voir de tels produits et services désignés par des signes religieux et qu’ils ne perçoivent plus de lien entre ces signes et la religion ; n’y change rien le fait que l’utilisation – qui n’a d’ailleurs rien d’historique – du signe « BUDDHA-BAR » n’ait suscité aucune réaction de la part de la communauté bouddhiste suisse (c. 5.2-5.2.2). La présence de l’élément « BUDDHA » (Bouddha) dans le signe « BUDDHA-BAR » est donc susceptible de heurter le sentiment religieux des bouddhistes de Suisse (c. 4.2 et 5.3). Même si les marques « BUDDHA-BAR », « LITTLE BUDDHA CAFE » et « LITTLE BUDDHA » ont été enregistrées en 2008 pour des services de restauration et d’hôtellerie (classe 43), la recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement pour obtenir l’enregistrement du signe « BUDDHA-BAR » étant donné que – même s’il existe certains liens entre de tels services (classe 43), d’une part, et les produits du domaine de l’audiovisuel (classe 9) et les services de divertissement (classe 41) revendiqués en l’espèce, d’autre part – la situation de fait reste distincte, qu’il est courant que des restaurants portent des noms de saints catholiques et que, enfin, l’IPI s’est récemment montré particulièrement sévère dans sa pratique, confirmée par le TF (c. 6-6.2). Le fait que le signe « BUDDHA-BAR » soit enregistré à l’étranger, même dans des pays à majorité bouddhiste, ne saurait être pris en considération vu la grande latitude de jugement de chaque État en matière d’enregistrement (c. 7).

La définition de l’indication géographique de l’art. 22 ch. 1 ADPIC correspond largement à celle de l’indication de provenance de l’art. 47 al. 1 LPM. L’art. 23 ADPIC ne connaît toutefois pas d’exception comparable à celle de l’art. 47 al. 2 LPM (qui prévoit que les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM). Pour définir les indications géographiques, l’art. 22 ADPIC ne se réfère en principe donc pas aux milieux intéressés, mais à la relation entre le produit et l’origine géographique, tout en exigeant qu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit puisse être attribuée essentiellement à cette origine géographique (c. 3.1). En ce qui concerne les spiritueux, la protection de l’ADPIC ne touche ainsi que les indications géographiques qui ont une certaine réputation et les produits influencés par les conditions locales (c. 3.1). Le whisky est un spiritueux influencé par les conditions locales (climat, qualité de l’eau [géologie], proximité de la mer [c. 3.1.1]) et la localité de Brora (Écosse) (c. 3) a une réputation en matière de whisky, de sorte que « BRORA » est une indication géographique au sens de l’art. 22 ch. 1 ADPIC (c. 3.1.2). En vertu de l’art. 23 ch. 2 ADPIC (et de l’art. 2 lit. d LPM), le signe « BRORA » ne peut pas être enregistré pour des boissons alcoolisées (classe 33) qui ne proviennent pas de Brora (c. 3.2). Bien que du whisky ne soit plus produit sous ce nom depuis 1983, « BRORA » conserve sa réputation et n’est donc pas une indication géographique tombée en désuétude dans son pays d’origine au sens de l’art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « BRORA » est également exclu de la protection en vertu de l’art. 2 lit. a et c LPM (c. 3.4). Le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait jouer un rôle d’indice (c. 4). Ce n’est que dans le cadre de l’examen du besoin de libre disposition d’un nom géographique que les décisions étrangères relatives à des indications de provenance étrangères doivent être prises en considération (c. 4).

Cf. N 262 (arrêt du TF dans cette affaire).

Les services revendiqués par les marques en présence (classes 35 et 39) sont avant tout destinés à des professionnels (grossistes ou industriels) qui feront preuve d'un degré d'attention supérieur à la moyenne (c. 3). Il y a similarité entre des services lorsque le consommateur les comprend comme formant raisonnablement un ensemble de prestations ou peut qualifier les uns comme la conséquence logique des autres (c. 4). L'expédition et le transport de marchandises (classe 39) sont des services similaires, voire quasi identiques, ce d'autant que les marchandises en cause se recouvrent (c. 4.1). Vu leur complémentarité et l'identité de leur cercle de consommateurs, il y a similarité — à tout le moins éloignée — entre les services d'import-export (classe 35) et les services de transport (classe 39) de produits qui se recouvrent, même s'ils ne sont pas interchangeables et ne requièrent pas le même savoir-faire (c. 4.2-4.2.2). Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive (c. 5.1.1). Un signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) est a priori dépourvu de force distinctive (c. 5.1.1.1). Bien que les termes « Premium ingredients » ne soient pas descriptifs pour les seuls services de transport, emballage et entreposage, ils le deviennent s'ils sont descriptifs pour les produits spécifiques (notamment des matières premières à usage diététique, des fibres végétales, des extraits d'algues et des aromates) visés par les services en question (c. 5.1.1.3). La marque « Premium ingredients, s.l. (fig.) » a une force distinctive faible (c. 5.1.1.4). En l'espèce, tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) est d'emblée exclu, car les signes ne concordent que sur les éléments verbaux « Premium ingredients », qui font partie du domaine public (c. 5.2.1-5.2.2). De surcroît, prises dans leur ensemble, les marques en cause ont un effet différent, tant sur le plan auditif (c. 6.2), graphique (c. 6.3) que sémantique (les éléments figuratifs des marques leur donnent une signification bien distincte [c. 6.4]) (c. 6-6.5). Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédent (c. 7).

Le principe de la spécialité vaut également pour les noms de domaine. Selon la jurisprudence récente du TF, afin de déterminer s’il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, il s’agit de se référer au contenu du site Internet auquel renvoie le nom de domaine, en particulier aux produits qui y sont offerts (c. 6.A.[ii]). Les produits et services offerts sur le site Internet d’une foire pour personnes âgées qui porte le nom de domaine « activia.ch » ne sont pas similaires aux denrées alimentaires commercialisées sous la marque « ACTIVIA » (cf. aussi : TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007, c. 4.2.2 [cf. N 316]) (c. 6.A.[ii]). Seule la présence d’une marque de haute renommée (art. 15 LPM) permet de s’écarter du principe de la spécialité (c. 6.A.[iii]). Selon le ch. 24 lit. c et d des Dispositions de SWITCH relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (Version 1.0), l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit suisse (c. 6.A.[iii]). La haute renommée doit se rapporter au territoire suisse ; des décisions étrangères reconnaissant une haute renommée à l’étranger n’entrent en principe pas en considération (c. 6.A.[iii]). Une marque dont le degré de reconnaissance spontanée (« unaided brand awareness ») est de 7,6 % n’est pas de haute renommée (c. 6.A.[iii]). L’art. 3 lit. d LCD n’est pas applicable en l’absence de produits similaires (c. 6.A.[iv]). L’art. 2 LCD n’est applicable que lorsque l’enregistrement d’un signe comme nom de domaine a pour but d’entraver de manière générale l’accès du titulaire du signe au marché suisse ou d’en tirer des avantages contre le transfert du nom de domaine. Il ne peut pas être question d’entrave à l’accès au marché lorsque les marchés sont totalement différents (foire pour personnes âgées – denrées alimentaires) ou lorsque le titulaire de la marque n’a pas l’intention de commercialiser ses produits en Suisse via un site Internet (c. 6.A.[iv]). Le fait de faire dépendre le transfert du nom de domaine litigieux du versement d’un montant élevé n’est pas déloyal (c. 6.A.[iv]).

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).

Afin d'éviter que la procédure ne soit retardée de manière excessive, l'art. 128 lit. b LBI ne permet la suspension d'une action en nullité de la partie suisse d'un brevet européen (à l'exclusion d'un brevet suisse) qu'en présence d'un motif sérieux et/ou lorsque qu'un jugement en nullité de l'Office européen des brevets (OEB) est imminent (c. II.2). Un contrat de licence exclusive oral peut valablement conférer la qualité pour agir au preneur de licence (c. II.3). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les juges. Un expert n'est en principe pas empêché d'établir une expertise dans une procédure au fond par le seul fait qu'il a déjà établi une expertise sommaire dans la procédure de mesures provisionnelles. Ne constituent pas des indices de partialité d'un expert le fait que cet expert en chimie n'a pas d'expérience pratique dans le domaine spécialisé en cause (chimie des polymères) et le fait que son expertise sommaire a été critiquée (de manière peu approfondie) par la partie à laquelle elle était défavorable (c. III.1.b)aa). Même s'il n'est pas spécialisé dans la chimie des polymères, un chimiste est en mesure de se prononcer, dans le cadre d'une expertise sommaire, sur la validité de l'exposé (inexistant en l'espèce) d'une invention au sens de l'art. 50 al. 1 LBI. Il peut également valablement décider qu'il n'a pas besoin du concours d'un autre expert, spécialisé dans le domaine (c. III.1.b)bb). En l'occurrence, l'expert nommé est à même de se prononcer sur la question de l'existence des brevets litigieux (c. III.1.c). Selon le Handelsgericht, il revient à la partie qui fait valoir une violation de la partie suisse de son brevet européen d'en prouver l'existence et d'avancer les frais de l'expertise, bien que la partie adverse fasse valoir à titre reconventionnel la nullité du brevet suisse (à ce sujet, voir la critique de Stieger [sic! 6/2010, p. 451-453]). Cette position est justifiée par la similitude des brevets et par le fait que l'expertise sommaire nie l'existence du brevet suisse (c. III.2). En l'absence d'une nouvelle expertise (en raison du non-paiement de l'avance de frais [c. III.2 in fine]), il convient de rendre le jugement au fond sur la base de l'expertise sommaire, qui conclut à la nullité du brevet suisse en raison d'un exposé de l'invention insuffisant (ne permettant pas à un homme de métier [de] l'exécuter [art. 50 al. 1 LBI]) et de l'absence de nouveauté (art. 7 al. 1 et 2 LBI) et de non-évidence (art. 1 al. 2 LBI) de l'invention. La simple optimisation, accessible à l'homme de métier, des propriétés d'une composition ne constitue pas une invention. Pour breveter une nouvelle composition dotée de nouvelles propriétés spéciales, il est indispensable d'en décrire le contenu et le mode de fabrication. En l'espèce, le brevet suisse est jugé nul par le Handelsgericht (c. III.3.a)aa). Vu sa presque identité avec le brevet suisse, la partie suisse du brevet européen doit également être considérée comme nulle. La divulgation d'un concept spécial détruit la nouveauté du concept général (c. III.3.a)bb). La nullité des brevets litigieux est confirmée par un jugement du Bundespatentgericht allemand (selon lequel le brevet allemand — pratiquement identique [c. III.4.a) in fine] — est nul à défaut de nouveauté de l'invention) et par une décision incidente de la division d'opposition de l'OEB (selon laquelle le brevet européen ne contient pas un exposé suffisant de l'invention [art. 83 CBE 2000]) (c. III.4).

Bien que la CBE 1973/2000 ne l'impose pas, ses États membres doivent tenir compte de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, ainsi que de la jurisprudence des autres États membres (c. 2.2.1). À la différence des art. 53 lit. c et 54 ch. 4 CBE 2000, l'art. 54 ch. 5 CBE 2000 ne s'applique pas aux brevets déjà délivrés le 13 décembre 2007, date de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (c. 2.2.3). L'art. 53 lit. c CBE 2000 reprend la règle de l'art. 52 ch. 4 CBE 1973 et l'art. 54 ch. 4 CBE 2000 celle de l'art. 54 ch. 5 CBE 1973, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet des art. 52 ch. 4 et 54 ch. 5 CBE 1973 conserve sa validité (c. 2.2.4). Les règles prévues par l'art. 53 lit. c in limine CBE 2000 — selon lequel les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic ne peuvent pas être brevetées — et par l'art. 53 lit. c in fine CBE 2000 — selon lequel l'art. 53 lit. c in limine CBE 2000 ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes — sont de même niveau, l'art. 53 lit. c in fine CBE 2000 (de même que l'art. 54 ch. 4 CBE 2000) ne devant pas être considéré comme une exception à interpréter restrictivement (c. 2.2.5). Selon l'art. 54 ch. 4 CBE 2000 (art. 54 ch. 5 CBE 1973), la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'art. 53 lit. c CBE 2000 n'est pas exclue, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique (première indication thérapeutique) (c. 2.2.6). Selon l'art. 54 ch. 5 CBE 2000 (qui codifie la jurisprudence de l'OEB relative à la CBE 1973 [c. 2.2.11] et qui correspond à l'art. 7d LBI), la brevetabilité d'une substance ou composition visée à l'art. 54 ch. 4 CBE 2000 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'art. 53 lit. c CBE 2000 n'est pas non plus exclue, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique (indications thérapeutiques ultérieures) (c. 2.2.7). Selon l'art. 54 ch. 5 CBE 2000, une nouvelle indication n'est pas limitée à une nouvelle maladie, mais peut porter, pour autant que cette indication soit nouvelle et qu'elle implique une activité inventive (art. 52 ch. 1 CBE 2000), sur une substance déjà connue et utilisée dans le traitement de la même maladie (c. 2.2.8), par exemple sur un nouveau dosage de cette substance (c. 2.2.2, 2.2.9-2.2.11 et 3). Ne saurait conduire à une interprétation différente de la CBE 2000 le fait qu'il n'existe pas de norme nationale prévoyant qu'un médecin ne peut en principe pas violer un brevet dans le cadre de son activité thérapeutique (c. 2.2.12).

Cf. N 495 (arrêt similaire).