Disposition

LPM (RS 232.11)

     Art. 1

          al. 1

26 mai 2011

TAF, 26 mai 2011, B-3550/2009 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Farmer » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, farmer, boissons, provenance commerciale, imposition comme marque, signe alternatif, besoin de libre disposition absolu, valeur litigieuse ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Font partie du domaine public d’une part les signes qui doivent demeurer à la libre disposition des acteurs économiques et d’autre part ceux qui ne bénéficient pas d’une force distinctive suffisante pour individualiser les produits ou les services du titulaire de la marque (c. 2.5). Le terme « farmer » présente des analogies importantes avec les mots « fermier », « paysan » ou « cultivateur » aussi bien en langue française qu’en langue allemande dans laquelle il est utilisé tel quel. Il est donc compris par le consommateur suisse moyen (c. 3.3.1). Le terme « farmer » en lien avec des boissons de différents types ne fait pas référence à une entreprise qui serait à l’origine de ces produits, mais décrit la provenance des composants utilisés pour fabriquer les boissons. Il suffit que le consommateur fasse cette association pour que le mot ait un caractère descriptif (c. 3.5.3). Le terme « farmer » compris par le consommateur suisse comme « fermier » peut ainsi éveiller des attentes, parfois même injustifiées, dans le sens qu’il désignerait des produits qui ont été fabriqués par des paysans et par conséquent qui sont plus naturels, respectivement moins élaborés et comportent peu d’éléments ajoutés. La marque « FARMER » peut ainsi être comprise comme une indication dissimulée de qualité (c. 3.6). En plus, la marque « FARMER » est descriptive et dépourvue de force distinctive pour les produits qu’elle désigne (c. 3.7). Les signes appartenant au domaine public peuvent constituer des marques valables s’ils se sont imposés comme tels dans le public et qu’il n’existe pas les concernant de besoin de libre disposition absolu (c. 4.1.1). Plusieurs alternatives sont données au terme « farmer » de sorte que celui-ci n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1.3). L’imposition d’un signe dans le commerce est admise lorsque ce signe est perçu par un nombre important de ses destinataires comme indiquant la provenance d’une entreprise déterminée (c. 4.2.1). Une imposition purement locale ne suffit pas et l’imposition par l’usage ne peut être retenue que lorsqu’elle se vérifie sur l’ensemble du territoire suisse (c. 4.2.1). Les conditions mises à l’admission du caractère imposé d’une marque sont d’autant plus hautes que le signe est banal, faible ou frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.2.1). Du point de vue temporel, une imposition par l’usage peut, dans des cas particuliers, être admise en dépit d’une utilisation sur une période inférieure à 10 ans, si la preuve est rapportée d’un usage intensif de la marque (c. 4.3.4). En l’espèce, l’imposition par l’usage n’est pas suffisamment démontrée, en particulier parce qu’il s’agit d’une marque très faible à l’origine qui nécessite une utilisation plus importante dans le commerce pour s’imposer (c. 4.3.4). L’usage n’est pas établi à satisfaction, concernant la Suisse romande et la Suisse italienne, et la preuve n’est pas non plus rapportée d’un usage particulièrement intensif pendant la courte durée (3 ans) pendant laquelle la marque a été utilisée en relation avec des boissons (c. 4.3.4). L’estimation de la valeur litigieuse dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque peut être arrêtée entre 50 000 et 100 000 francs lorsqu’il s’agit de signes de peu d’importance (c. 6.1).

20 avril 2007

TF, 20 avril 2007, 4A.1/2007 (d)

ATF 133 III 342 ; sic! 10/2007, p. 740-743, « Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D) » ; JdT 2007 I 164 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, produit de consommation courante, emballage, forme décorative, provenance commerciale ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Définition des formes appartenant au domaine public et examen du caractère distinctif d'une forme en fonction de son originalité et en regard des autres formes préexistantes dans le domaine des produits ou services considérés. Refus à l'enregistrement de variantes de formes perçues comme purement décoratives par le consommateur et pas comme des indications de la provenance industrielle des emballages concernés. La question de l'impression d'ensemble laissée au cercle des destinataires potentiels de la marque est une question de droit que le TF revoit librement. Lorsque les biens sont des produits de consommation courante, le destinataire est en général l'utilisateur final, qui ne déploie pas un grand degré d'attention et ne voit pas dans la forme de l'emballage d'une marchandise d'indication quant à la provenance industrielle de celle-ci.

Fig. 28 – Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D)
Fig. 28 – Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D)

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-564/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), « La prairie Dose (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, récipient, produits cosmétiques, forme techniquement nécessaire, signe banal, signe verbal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, formalisme excessif, prairie, Suisse, indication de provenance, raison de commerce, siège, signe trompeur, restriction à certains produits ou services ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour des produits cosmétiques, un récipient bombé et son grand couvercle constituent des éléments techniquement nécessaires et donc dénués de force distinctive, même si l'ensemble présente des courbes harmonieuses et esthétiques (c. 9). Afin d'éviter que le titulaire d'une marque de forme n'empêche un concurrent d'utiliser une forme banale simplement en apposant sur celle-ci un élément verbal distinctif, l'IPI a adopté le 1ier juillet 2005 une directive prévoyant qu'un élément bidimensionnel doté de force distinctive n'est propre à influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle banale que s'il recouvre complètement celle-ci (c. 10.1 et 10.2). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas une source du droit administratif qui lie les tribunaux. Dans une procédure parallèle (TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 [cf. N 191]), le TAF a considéré que l'application de cette directive pouvait conduire à un formalisme excessif ainsi qu'à une schématisation exagérée en ignorant le fait qu'un élément bidimensionnel puisse conférer une force distinctive suffisante à une forme tridimensionnelle même s'il ne figure que sur un seul de ses côtés (c. 10.4). L'inscription la prairie « SWITZERLAND » apparaît à deux endroits du signe en question: sur le flanc et sur le couvercle en relief, en grandes lettres argentées sur fond bleu. En raison de sa grande visibilité, cette inscription pourvue de force distinctive influence, dans le cas d'espèce, l'impression d'ensemble du signe, bien qu'elle ne recouvre pas totalement la forme en trois dimensions. La directive de l'instance précédente apparaît in casu absolue et trop schématique (c. 10.5). L'élément verbal « SWITZERLAND » sera compris par les cercles d'acheteurs déterminants au sens d'une indication de provenance (c. 11.8). La possibilité d'un conflit entre une indication de provenance et une raison de commerce n'est pas expressément réglée dans la loi. Un risque de tromperie ne peut être exclu, notamment dans le cas où une société déplace son siège ou étend son activité (c. 11.9). Un risque abstrait de tromperie dû à une indication de provenance trompeuse ne pouvant être totalement écarté, seule est acceptée la demande subsidiaire de la recourante, dans laquelle l'origine des produits revendiqués est limitée à la Suisse (c. 12).

Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)
Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), Nivea Sun-Flasche (3D) ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, bouteille, produits cosmétiques, forme géométrique simple, signe banal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, Nivea, sun, formalisme excessif, force distinctive ; art. 1 al. 1 LPM, art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Des formes géométriques telles que des cercles, des ellipses ou des cylindres sont couramment utilisées pour le conditionnement des cosmétiques. La marque tridimensionnelle de la recourante est un flacon elliptique destiné à contenir de la crème solaire. Habituelle et attendue dans la branche des cosmétiques, une telle forme est banale (c. 5). Le 1er juillet 2005, l'IPI a changé sa pratique en matière de marques tridimensionnelles par l'adoption d'une directive selon laquelle un élément bidimensionnel ne peut influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle que s'il en recouvre tous les côtés (c. 6.1). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas, comme telle, une source du droit administratif qui lie les tribunaux (c. 6.1.1). Le TAF s'est déjà exprimé sur cette directive (TAF, 5 juin 2007, B-7400/2006, c. 4 [cf. N 184]) et son analyse révèle une évolution de la pratique de l'autorité inférieure. Jusqu'en septembre 1998, celle-ci ne prenait pas en compte les éléments bidimensionnels dans l'examen des motifs absolus d'exclusion d'une marque tridimensionnelle (art. 2 lit. a et b LPM). Depuis le 1er septembre 1998, l'autorité inférieure ne refuse plus l'enregistrement d'une forme tridimensionnelle banale si elle est combinée avec des éléments bidimensionnels suffisamment distinctifs, au motif que ceux-ci influencent l'impression d'ensemble qui se dégage du signe. Une directive de 2002 précise que des éléments appartenant au domaine public combinés à une marque tridimensionnelle sont admis pour autant qu'ils ne dominent pas l'impression d'ensemble de la marque (c. 6.1.2). La pratique de l'autorité inférieure n'a ainsi guère varié de 1998 à 2005. Si la directive adoptée en 2005 ne déroge pas à la règle selon laquelle un élément bidimensionnel ne permet d'écarter un motif absolu d'exclusion que s'il influence de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe tridimensionnel, elle se distingue de la pratique antérieure en exigeant que l'élément bidimensionnel recouvre tous les côtés du signe pour qu'il soit propre à en influencer l'impression d'ensemble (c. 6.1.3). En l'espèce, l'élément bidimensionnel se compose des mots « NIVEA » et « SUN » en blanc sur un carré bleu foncé orné, en haut, de deux lignes en forme de vague jaune et orange et, en bas, d'une ligne dorée également en forme de vague (c. 6.2.3). Ce motif, clairement lisible et qui occupe une place centrale, est propre à influencer sensiblement l'impression d'ensemble du flacon en question, bien qu'il ne recouvre qu'une seule de ses faces (c. 6.2.6). La préoccupation de l'autorité inférieure, qui craint qu'admettre la marque tridimensionnelle de la recourante ne prive de facto les autres acteurs du marché d'une forme d'emballage banale, est infondée. Il apparaît en effet peu probable que la recourante puisse, se basant sur l'élément bidimensionnel distinctif de sa marque, interdire à un concurrent d'en utiliser l'élément tridimensionnel banal (c. 6.2.7). La formulation de la directive adoptée par l'autorité inférieure favorise une optique empreinte de formalisme excessif et conduit à une schématisation excessive. Un élément bidimensionnel pourvu d'une force distinctive suffisante peut en effet influencer suffisamment l'impression d'ensemble d'un signe pour lui conférer la fonction d'individualisation exigée par l'art. 1 al. 1 LPM même s'il n'est présent que sur une seule de ses faces (c. 6.2.8). La marque de la recourante doit donc être admise à l'enregistrement (c. 7).

Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)
Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)

09 juillet 2008

TAF, 9 juillet 2008, B-8515/2007 (d)

sic! 9/2009, p. 612 (rés.), « Abfallhai (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, poubelle, requin, forme fonctionnelle, provenance commerciale, force distinctive, originalité, nouveauté, motivation de la décision, principe de la spécialité, restriction à certains produits ou services, conclusion subsidiaire, frais de procédure ; art. 29 al. 2 Cst., art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Pour être protégeable, un signe tridimensionnel doit se distinguer (art. 1 al. 1 LPM) des formes habituelles et attendues dans le secteur ; l’originalité d’un signe sert à déterminer si ce signe est compris comme une indication de la provenance commerciale du produit ou uniquement comme un élément esthétique (c. 2.1-2.3). En considérant que l’ouverture du signe « Abfallhai (3D) » était rectangulaire (alors que le recourant avait rendu l’IPI attentif au fait que le côté supérieur de l’ouverture était arrondi), l’IPI n’a pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d’être entendu] ; c. 3.1), car la forme de cette ouverture n’est pas essentielle dans l’examen de la force distinctive du signe (c. 3.2). Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant des frais de procédure (c. 10). Étant donné que l’enregistrement d’un signe comme marque est examiné individuellement pour chaque produit ou service auquel il est destiné (principe de la spécialité), la conclusion subsidiaire du recourant (devant l’IPI) tendant à l’enregistrement de la marque uniquement pour une partie des produits revendiqués à titre principal est superflue (c. 4). Le signe tridimensionnel (au sens strict) « Abfallhai (3D) » (c. 5) est destiné à des poubelles en métal pour le domaine public (classe 6) (s’adressant à des employés communaux) et à des poubelles (classe 21) (s’adressant aux consommateurs suisses) (c. 6). Les exigences relatives à la force distinctive d’un signe tridimensionnel sont d’autant plus élevées que – comme c’est le cas dans le domaine des poubelles – les produits du secteur présentent une grande diversité de formes (c. 7.1). Pour une poubelle, tant la forme cylindrique que la présence d’un couvercle sont fonctionnelles et attendues (c. 7.2). En l’espèce, bien qu’esthétique, l’inclinaison du couvercle est également fonctionnelle (c. 7.2). L’ouverture – presque rectangulaire – du signe « Abfallhai (3D) » est courante pour une poubelle ; elle est également fonctionnelle car, du fait de sa taille réduite, elle rend difficile l’introduction d’ordures ménagères (c. 7.2). Les divers éléments du signe « Abfallhai (3D) » ne sont pas combinés d’une manière inhabituelle – qui permettrait à ce signe d’indiquer la provenance commerciale du produit (c. 7.2 in fine). Usuel et attendu, le signe « Abfallhai (3D) » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) ; peu importe que, du fait qu’il fait penser à un requin, il soit nouveau, car un tel critère n’est pas utilisé en droit des marques (c. 7.2 in fine et 9).

Fig. 42 – Abfallhai (3D)
Fig. 42 – Abfallhai (3D)

26 mai 2009

TAF, 26 mai 2009, B-201/2009 (f)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Atlantic (fig.) / Tissot Atlan-T » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Atlantique, Tissot, nom de personne, bijouterie, horlogerie, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 1 al. 1 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits de la classe 14 revendiqués par les marques en présence sont identiques et destinés au grand public, soit au consommateur qui fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4 et 5). L’impression générale qui se dégage d’une marque verbale dépend de la suite des syllabes, de la longueur du mot, de sa sonorité et de sa typographie. Pour les marques combinées, les éléments verbaux sont déterminants dès lors que les éléments graphiques, faute d’originalité, ne parviennent pas à conférer à la marque une image facile à retenir (c. 6.3). La comparaison entre les marques « Atlantic (fig.) » et « TISSOT ATLAN-T » devant s’établir au regard de toutes leurs composantes, il ne saurait être fait abstraction de l’élément d’attaque « TISSOT » (c. 6.4). La reprise intégrale d’une marque prioritaire conduit généralement à un risque de confusion. Seule la séquence de lettres « ATLAN » est toutefois reprise de la marque opposante dans la marque attaquée. L’attention du consommateur se portant plutôt sur le premier élément de la marque attaquée (« TISSOT ») plutôt que sur l’adjonction « ATLAN-T », il convient d’admettre que les signes ne concordent au niveau ni de leurs composantes, ni de leur structure, ni de la longueur de leurs éléments verbaux et de conclure ainsi à une dissemblance visuelle (c. 6.5). En raison d’une cadence de lecture, d’une intonation et de syllabes d’attaque très différentes, les deux marques se distinguent également sur le plan phonétique (c. 6.6). Lorsqu’une marque verbale possède une signification marquante, imprégnant d’emblée la conscience et ne se retrouvant pas dans l’autre marque, le risque de confusion est atténué d’autant (c. 6.7). Au contraire de l’élément « ATLAN-T », le terme « Atlantic » sera immédiatement perçu par le public comme une référence à l’océan Atlantique. Quant à la marque attaquée, elle sera appréhendée comme le nom d’un modèle de la maison horlogère « Tissot », patronyme bien connu du public suisse et composante prédominante de la marque attaquée. Les signes en présence ne se recoupent donc pas non plus du point de vue sémantique (c. 6.7). Il faut dès lors conclure que tout risque de confusion direct ou indirect est exclu entre les marques « Atlantic (fig.) » et « TISSOT ATLAN-T » compte tenu de leurs différences visuelles, sonores et sémantiques, lesquelles leur confèrent une impression d’ensemble rigoureusement distincte (c. 6.9).

Fig. 116 – Atlantic (fig.) (opp.)
Fig. 116 – Atlantic (fig.) (opp.)

30 septembre 2009

TAF, 30 septembre 2009, B-137/2009, B-341/2009 et B-343/2009 (f)

sic! 335 2/2010, p. 100 (rés.), « Diapason Commodities Management (fig.) ; Diapason Commodities Index ; Diapason / Diapason Rogers Commodity Index » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, finance, imprimé, produit ou service accessoire, complémentarité, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, classe de produits ou services ; art. 1 al. 1 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l'examen de leur similarité, seuls sont pertinents et doivent être pris en considération les produits et services offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque, au contraire des produits et services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit ou au service principal. Il existe un lien de complémentarité entre des services financiers, d'une part, et du papier à lettre, sur lequel ils seront matérialisés, et des brochures, grâce auxquelles leur promotion sera assurée, d'autre part. Un lien de complémentarité entre deux produits ou services est toutefois insuffisant pour qu'ils soient considérés comme similaires. Le public cible doit pouvoir déduire que ces produits et ces services forment un paquet de prestations (c. 5.2.1). La similitude des produits ou des services n'étant jugée que sur la base des enregistrements respectifs des marques en cause (principe de la spécialité), le fait que la marque aurait dû être refusée pour un produit ou un service ou que ceux qu'elle désigne ne sont pas rangés dans la bonne classe ne joue aucun rôle (c. 5.2.2). Dans le cadre de l'examen de la similarité entre des produits, d'une part, et des services, d'autre part, il est essentiel de déterminer si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique et pouvant provenir de la même entreprise. Des imprimés, tels que des livres, des manuels, des publications, des revues, des tables, des diagrammes ou des index, ne constituent ainsi pas des compléments naturels ou une suite logique de l'offre de services financiers. Bien qu'ils s'adressent au même cercle de consommateurs, ces produits et ces services n'appartiennent en effet pas au même secteur économique, ne répondent pas aux mêmes besoins et sont distribués par des canaux séparés, de sorte que le consommateur moyen ne peut penser qu'ils proviennent de la même entreprise (c. 5.2.3).

Fig. 118 – Diapason CommoditiesManagement (fig.) (opp. 1)
Fig. 118 – Diapason CommoditiesManagement (fig.) (opp. 1)

27 février 2012

TAF, 27 février 2012, B-8240/2010 (d)

sic! 7-8/2012, p. 466 (rés.), « Aus der Region. Für die Region. » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, imposition dans le commerce, besoin de libre disposition, slogan, égalité de traitement, sondage, preuve, vraisemblance, Migros ; art. 8 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

L’expression « Aus der Region. Für die Region. » est en principe protégeable au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 6.1). Toutefois, utilisée sur des étalages et emballages en lien avec des denrées alimentaires, elle exprimera l’idée que celles ci proviennent de la même région que celle où elles sont offertes à la vente. Il s’agit d’un slogan purement descriptif et vantant en outre des aspects auxquels sont sensibles de nombreux clients respectueux de l’environnement. Il existe un besoin de libre disposition pour ces deux demi-phrases réunissant en une seule expression des informations relatives aux produits qui sont indispensables au commerce. L’expression « Aus der Region. Für die Region. » appartient donc au domaine public (c. 6.2). L’inégalité de traitement doit être expressément invoquée en procédure de recours et motivée par une explication des cas comparés (c. 7.2). Le recourant prétend que son signe peut être assimilé à d’autres signes précédemment enregistrés par lui, dès lors qu’il s’agit de slogans comportant des éléments inhabituels. Le fait que les signes déjà enregistrés comportent aussi un slogan ne signifie pas encore qu’ils soient comparables au signe de l’espèce. La demande d’enregistrement du recourant fondée sur l’égalité de traitement échoue ainsi déjà au stade de sa motivation (c. 7.3). L’expression « Aus der Region. Für die Region. » a été utilisée le plus souvent avec des éléments graphiques, et comme programme régional au côté de la marque principale « Migros ». Seuls deux logos parmi les six variantes présentées par le recourant se sont imposés dans le commerce, et en Suisse alémanique uniquement (sauf en Engadine). En raison de la densité du réseau de distribution du recourant et de ses campagnes publicitaires, il ne peut pas être exclu que l’imposition dans le commerce ne se limite pas aux logos, mais s’étende au programme régional en tant que tel et, ainsi, au slogan. La question peut toutefois rester ouverte : le recourant n’a pas suffisamment spécifié la manière dont il a fait usage de son signe et, sur de nombreux documents, le slogan n’était pas lisible et la date d’utilisation pas mentionnée (c. 8.3). Le sondage déposé par le recourant, comportant deux questions, ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l’imposition du signe verbal « AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. » dans le commerce, car la question no 2 fait référence à une forme combinée du signe. Il manque de plus une question qui évalue le rattachement du signe à une entreprise déterminée (c. 8.4.1). Pour cette raison et compte tenu d’autres vices, ce sondage ne remplit pas les critères formels exigés (c. 8.4.7). Une imposition dans le commerce du signe « AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. » n’est donc établie que pour la Suisse alémanique (c. 8.5) alors qu’elle doit être rendue vraisemblable dans toutes les régions linguistiques de Suisse (c. 9). Le recours est rejeté (c. 10.1). [JD]

19 mars 2012

TAF, 19 mars 2012, B-8557/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « We care about eyecare (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, procédure d’opposition, objet du recours, slogan, décision étrangère, besoin de libre disposition, anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, appareils médicaux, services médicaux, services de traitement de matériaux ; art. 58 al. 1 PA, art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (c. 1-1.2). Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (c. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (c. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (c. 7.3). [PER]

WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)
WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)

14 juillet 2021

TAF, 14 juillet 2021, B-6253/2016 (f)

ATAF 2021 IV/2, sic ! 12/2021, p. 688 (rés.) « PROSEGUR/PROSEGUR, PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA (fig.) ; Procédure d’opposition, opposition, motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, marque figurative, exception de non-usage, usage de la marque, défaut d’usage, non-usage, fardeau de la preuve, moyen de preuve, interprétation des moyens de preuve, usage de la marque en Allemagne, marque étrangère ; art. 3bis PAM, art. 1 Conv. CH-D (1982) art. 5 Conv. CH-D (1892), art 1 al. 1 LPM, art. 5 LPM, art. 12 al. 2 LPM, art. 32 LPM,

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]

14 octobre 2020

TAF, 14 octobre 2020, B-2262/2018 (d)

Sic! 3/2021, p. 135 (rés.) « QR-Code (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe contraire à l’ordre public, signe descriptif, besoin de libre disposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, revendeurs, grand public, spécialistes, QR code, croix, Croix-Rouge, revendication de couleur, ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM.

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« QR-Code (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; services comportant la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de services de paiement, traitement administratif de services de paiement de factures, traitement administratif de services de paiement à distance; traitement administratif de transactions financières et monétaires; consultation et information en rapport avec tous les services précités ;



Classe 36 : affaires et services financières, bancaires, monétaires et immobilières; services en rapport avec des affaires financières, bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement de factures, services de paiement à distance; services de porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions financières; administration et règlement de paiements; compensation, remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout produit ou service et des services connexes; services de paiement électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières et monétaires; vérification d'informations financières; services de transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 38 : services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; service d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un réseau d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de réseaux informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases de données; transmission des informations financières et commerciales; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 45 : Services d’authentification du payeur.

Cercle des destinataires pertinent

Les services en classe 35 s’adressent en première ligne aux revendeurs et rarement aux consommateurs finaux. Les services en classes 36 et 38 s’adressent aux intermédiaires, comme les prestataires de services pour les commerces, ainsi qu’au grand public. Enfin, les services en classe 45 s’adressent aux spécialistes (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé d’un « QR-code » au centre duquel un carré contient une croix claire dans un cadre foncé (c. 4.1). Les « QR Codes » sont des matrices composées de pixels noirs et blancs, et qui peuvent convoyer des informations sous forme binaire sans qu’il soit nécessaire de les introduire à la main. Ils sont ainsi lisibles par les machines équipées du software et du hardware approprié. Ils sont cependant indéchiffrables pour les humains (c. 4.2). La croix contenue dans le signe revendiqué n’est pas nécessaire au fonctionnement du « QR Code » (c. 4.3). Un concept n’est pas protégeable en vertu de l’article 1 al. 1 LPM. En conséquence, le concept même du « QR Code » n’est pas protégeable (c. 5.2-6.2). En l’espèce, le signe revendiqué est composé d’un « QR Code » et d’un élément graphique, soit une croix claire dans un carré foncé (avec une revendication de couleur négative destinée à éviter une confusion avec l’emblème national suisse ou celui de la Croix-Rouge) (c. 7.1). La revendication de couleur négative permet d’éviter que le signe revendiqué contrevienne à l’ordre public au sens de l’article 2 lit. d LPM (c. 7.2.1). Si la combinaison croix blanche-fonds rouge est également considérée comme descriptive dans la mesure où elle fait plus référence à l’origine géographique qu’à l’origine industrielle des services revendiqués, les autres combinaisons peuvent disposer d’une force distinctive (c. 7.2.2). D’autres combinaisons (croix noire sur fond blanc ou croix blanche sur fond noir) ne respecteraient pas l’ordre public ou n’auraient pas de force distinctive (c. 7.3). Le « disclaimer » est cependant suffisamment précis dans la mesure où il exclut les combinaisons de couleurs qui contreviendraient à l’ordre public (c. 7.3.1). Certes, le signe est enregistré en noir et blanc, ce qui peut être source de confusion, mais cela n’empêche pas son enregistrement (c. 7.3.2). Ainsi, l’élément graphique au centre du « QR Code » dispose d’une force distinctive, pourvu qu’il ne soit ni noir sur blanc, ni blanc sur rouge, ni rouge sur blanc (c. 7.4). Dans son ensemble, le signe n’est ainsi pas constitué que d’éléments ne disposant pas de force distinctive. L’argumentation selon laquelle une combinaison d’éléments appartenant au domaine public appartient au domaine public ne peut être suivie (c. 8.2). La taille de l’élément graphique par rapport au reste du signe n’a pas fondamentalement d’importance : c’est son impact sur l’impression d’ensemble qui compte (c. 8.4). En l’espèce, le carré contenant la croix se distingue par sa taille des autres carrés du « QR code ». Les consommateurs sont par ailleurs habitués à trouver au centre des « QR Codes » un signe distinctif. Il n’est pas possible de dire que l’élément graphique disparait au sein des autres éléments. Celui-ci est ainsi clairement reconnaissable, offrant un caractère individuel pour les destinataires, donnant au signe une force distinctive (c. 8.5). La question du besoin de libre disposition n’est pas pertinente dans la mesure où l’enregistrement n’empêche pas l’utilisation du « QR Code » par les concurrents, dans la mesure où ceux-ci utilisent apposent un autre, ou pas du tout d’élément graphique en son centre. Le recours est admis et l’enregistrement autorisé (c. 9). [YB]