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21 octobre 2013

TAF, 21 octobre 2013, B-40/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 87, « Egatrol / Egatrol » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, abus de droit, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve, usage par représentation, usage sérieux, demande de transfert de marque ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Dans le cadre d'un recours au TAF en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'abus de droit ne peut être invoqué qu'en lien avec les motifs relatifs d'exclusion et le non-usage de la marque opposante. À l'inverse, il n'y a pas à examiner la question de l'abus de droit sous l'angle du droit de la concurrence déloyale, des droits de la personnalité, du droit au nom, d'un accord de coexistence ou d'autres contrats (c. 1.2). La production à titre de preuve de la photographie d'un produit fabriqué par l'opposante et vendu en Angleterre, de quelques moyens publicitaires, de factures, de commandes, de confirmations de commandes et d'un mode d'emploi, qui sont non datés ou datés d'avant la période à considérer, ne permettent pas d'établir la vraisemblance de l'usage de la marque (c. 3.2). La simple énonciation d'une marque dans les documents relatifs à un dépôt de brevet européen ne constitue pas un usage sérieux et suffisant du signe en Suisse (c. 3.3). L'apparition de la marque, dans les informations de contact, à la fin d'un catalogue, ainsi qu'un communiqué de presse faisant état du caractère international des activités de l'entreprise et une offre de formation en Suisse, ne constituent pas des indices d'un usage sérieux et suffisant du signe en Suisse (c. 3.4). La demande de transfert de la marque par la défenderesse atteste de son absence de volonté d'exploiter la marque pour autrui. Dès lors, l'opposante ne saurait prétendre que la défenderesse a valablement utilisé la marque en Suisse en son nom. La défenderesse ne peut pas non plus déduire de la lettre de consentement et de l'accord de coexistence, qui n'abordent pas les questions de la titularité et de l'usage de la marque, un quelconque contrat de licence de marque tacite. Considérant ce qui précède, l'usage de la marque par un tiers n'apparaît pas vraisemblable (c. 3.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

07 août 2012

TF, 7 août 2012, 4A_128/2012 (f)

sic! 1/2013, p. 41-46, « Vogue » (Schlosser Ralph, Remarque) ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, droit applicable, bonne foi, sondage, principe de la spécialité, concurrence déloyale, comportement parasitaire, usage de la marque, action en constatation de la nullité d’une marque ; art. 97 al. 1 LTF, art. 12 al. 3 LPM, art. 15 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 110 al. 1 LDIP, art. 136 al. 1 LDIP.

Bien que les intimées aient leur siège à l'étranger, le droit suisse s'applique tant en ce qui concerne la concurrence déloyale, car l'activité illicite prétendue s'est déployée sur le marché suisse (art. 136 al. 1 LDIP), que s'agissant du droit des marques, car la protection de la propriété intellectuelle a été revendiquée pour la Suisse (art. 110 al. 1 LDIP) (c. 2). Un acte de concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi, ni faute de son auteur, mais uniquement une violation objective des règles de la bonne foi. Avec leur argumentation, qui vise à démontrer leur intention subjective, les recourants cherchent à rectifier l'état de fait sur un point qui ne peut pas influencer le sort de la cause, ce qui est exclu par l'art. 97 al. 1 LTF (c. 3). La notion de haute renommée (art. 15 LPM) ressortit au droit, contrairement à la question de savoir si une marque est connue d'un large public et bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent (c. 4.1.1). Les recourants n'ayant pas sollicité la mise en œuvre d'un sondage pour établir que la marque « Vogue » s'est imposée comme marque de haute renommée, l'approche de la cour cantonale — qui s'est référée à une enquête démoscopique réalisée à la requête des intimées — est conforme à la jurisprudence. La marque « Vogue » a été reconnue et associée à un magazine par une personne sur quatre. Il s'agit donc d'une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 al. 1 LPM (c. 4.1.2). C'est à tort que la cour cantonale a jugé que la marque de haute renommée ne conférait à son titulaire une protection étendue qu'aux produits similaires à ceux pour lesquels la marque s'est imposée (c. 4.2). Les intimées sont en droit d'interdire l'utilisation de la marque « Vogue » pour toutes les catégories de biens et services et non seulement pour celles pour lesquelles leur marque est utilisée (c. 4.2.2). Il ne suffit pas d'alléguer le défaut d'usage pour en établir la vraisemblance. En l'espèce, les recourants auraient pu faire entendre des commerçants afin qu'ils puissent dire s'ils avaient déjà entendu parler de produits de la classe 14 portant les marques litigieuses (c. 5). Le recours est entièrement rejeté (c. 6). [JD]

23 février 2012

TF, 23 février 2012, 4A_429/2011 et 4A_435/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 457-464, « Yello / Yallo II » ; marque défensive, motifs absolus d’exclusion, usage de la marque, usage partiel, preuve, vraisemblance, terme générique, classification de Nice, catégorie générale de produits ou services, obligation de motiver ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 2 lit. d LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 2 LPM ; cf. N 433 (vol. 2007-2011 ; ATF 136 III 102 ; sic! 6/2010, p. 436-438, « Yello / Yallo »).

L’absence d’intention d’utiliser la marque entraîne sa nullité, même si le délai de carence de l’art. 12 al. 1 LPM n’est pas arrivé à échéance (c. 3.2). Celui qui invoque un dépôt défensif comme motif de nullité doit prouver l’absence d’intention d’utiliser la marque. S’agissant d’un fait négatif et interne qui ne peut pas être prouvé de manière positive, la preuve abstraite d’une constellation typique des marques défensives suffit si la partie adverse n’a pas documenté ou au moins expliqué en quoi l’enregistrement contesté participe d’une stratégie non abusive (« fairness ») en matière de marque (c. 5.1). L’enregistrement d’un signe pour un large éventail de produits et services ne suffit pas à démontrer le caractère défensif du dépôt (c. 5.2.1). L’enregistrement d’un signe dans un pays ou l’activité du déposant est prohibée ne peut avoir pour objectif que d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe dans le monde entier sans que cela s’accompagne de l’intention d’en faire usage (c. 5.2.3). Le réenregistrement d’un signe quasi-identique à un enregistrement antérieur pour un catalogue de produits et services semblable constitue un comportement défensif pour l’ensemble des produits et services revendiqués, et non uniquement pour ceux correspondant à l’activité principale du déposant (c. 5.3). On ne saurait déduire de l’utilisation d’une marque à l’étranger l’intention de l’utiliser en Suisse (c. 5.4). Lorsqu’un signe est enregistré sous un terme générique de la classification de Nice, mais qu’il n’est utilisé que pour certains des produits ou services revendiqués sous ce terme générique, il s’agit d’un usage partiel. Un tel usage partiel ne vaut pour l’ensemble des produits ou services désignés sous un terme générique de la classification de Nice que si les destinataires pertinents considèrent ces produits comme un assortiment logique pour un fabricant de la branche concernée, ou si ces produits sont typiquement utilisés pour désigner l’ensemble des produits couverts par le terme générique concerné (c. 9.1). En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure les produits ou services pour lesquels le signe « Yello » a été utilisé sont différents des autres produits ou services regroupés sous le terme générique déposé. En effet, faute d’avoir pu constater l’existence d’un usage partiel, l’autorité inférieure n’avait pas à examiner si un tel usage s’étendait également aux autres produits ou services couverts par les termes génériques sous lesquels le signe a été enregistré. Elle n’a donc pas enfreint l’obligation de motiver découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (c. 9.3). Les deux recours sont rejetés (c. 10). [JD]

25 octobre 2013

HG SG, 25 octobre 2013, HG.2013.148/149/153 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, vraisemblance, administration des douanes, rétention de produits, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, contrat de partenariat, titularité de la marque, transfert de la marque, droit d’utilisation, usage de la marque avec le consentement du titulaire ; art. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 71 LPM, art. 72 LPM, § 261 al. 1 lit. a ZPO/ZH.

L'administration des douanes peut retenir des produits pendant 10 jours (art. 72 al. 2 LPM) — 20 jours au maximum si les circonstances le justifient (art. 72 al. 3 LPM) — afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles. Ce délai peut être prolongé dans le cas où des mesures provisionnelles sont octroyées. Si elles sont refusées, le juge civil n'a pas la compétence de raccourcir le délai de rétention, car celui-ci résulte d'une décision administrative. Le juge civil ne peut donc pas s'opposer à la décision de l'administration des douanes de prolonger le délai de rétention de 10 jours supplémentaires (art. 72 al. 3 LPM) (c. I.4.a.bb). L'application de l'art. 4 LPM présuppose que le véritable ayant droit à la marque bénéficie d'un droit qui prime celui du titulaire formel. L'utilisation de la marque par son détenteur formel doit en outre pouvoir être fondée sur une autorisation contractuelle de l'ayant droit, et l'enregistrement doit être intervenu pendant la durée du devoir de loyauté découlant du contrat qui lie les parties. L'application de l'art. 4 LPM est exclue lorsque la marque a été déposée avec l'accord du cocontractant (c. III.3.1). En rendant vraisemblable, d'une part, l'usage antérieur qu'elle a fait à l'étranger de marques identiques ou très fortement similaires à celles déposées en Suisse par la requérante et, d'autre part, l'intégration de la désignation Reico dans sa raison de commerce depuis 1992, l'intimée a démontré, compte tenu de l'exigence de preuve limitée à la vraisemblance en procédure de mesures provisionnelles, qu'elle dispose d'un droit préférentiel sur les marques déposées en Suisse par la requérante (c. III.3.2). Le contrat entre les parties prévoyant que la requérante est la distributrice directe et exclusive des produits de l'intimée sur le marché suisse implique nécessairement l'autorisation d'utiliser en Suisse les marques déposées à l'étranger par l'intimée. Il est ainsi vraisemblable que l'utilisation de ces marques par la requérante a été autorisée par l'intimée au moins pendant la durée du contrat, de sorte que l'exigence d'une autorisation contractuelle portant sur l'utilisation des marques controversées de l'art. 4 LPM est admise (c. III.3.3). L'art. 4 LPM ne s'applique qu'aux marques déposées sans autorisation de leur titulaire, une telle autorisation se distinguant de la simple tolérance d'une situation. En vertu du contrat passé entre les parties, 70  des actions de la requérante — qui était détenue à 100  par l'intimée — ont été transférées à la direction de la requérante, désormais actionnaire majoritaire. Un tel transfert d'actions ne permet pas d'inférer un transfert des marques dont l'intimée est titulaire à la requérante. Le contrat prévoit au contraire que le développement du marché suisse doit être mené en partenariat. Il est ainsi plus probable que les droits sur les marques de l'intimée ne sont pas mentionnés, car celle-ci voulait vraisemblablement se limiter à autoriser l'utilisation ces droits pendant la durée du contrat et ne souhaitait pas les transférer à la requérante. Une autorisation d'usage de la marque apparaît en effet suffisante pour la commercialisation des produits de l'intimée. L'enregistrement des marques REICO et REICO (fig.) en Suisse par la requérante est ainsi intervenu sans le consentement de l'intimée (c. III.3.4). Les conditions de l'art. 4 LPM sont remplies sous l'angle de la vraisemblance et la titularité de l'intimée sur les marques litigieuses confirmée. La requérante ne peut ainsi se fonder sur les marques qu'elle a déposées en Suisse pour faire valoir la violation existante ou imminente de ses droits. La requête de mesures provisionnelles est rejetée (c. III.3.5). [JD]

REICO (fig.) (marque de la requérante)
REICO (fig.) (marque de la requérante)
REICO VITAL-SYSTEME (fig.) (marque de l’intimée)
REICO VITAL-SYSTEME (fig.) (marque de l’intimée)

27 juin 2014

TF, 27 juin 2014, 4A_38/2014 (d)

ATF 140 III 297 ; sic! 10/2014, p. 624-632, « Keytrader », JdT 2015 II 203 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nullité d’une marque, concurrence déloyale, intérêt pour agir, action en cessation, risque de récidive, nom de domaine, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du secteur financier, inscription au registre du commerce, raison sociale, inscription au registre des marques, enquête démoscopique, interprétation des moyens de preuve, constatation erronée des faits, combinaison de mots, usage de la marque, preuve de l’usage d’une marque, services financiers, trader, vocabulaire de base anglais, key ; art. 26 Cst., art. 190 Cst. art. 944 al. 1 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 52 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD ; cf. N 769 (vol. 2012- 2013 ; TF, 12 juillet 2012, 4A_45/2012, sic! 12/2012, p. 816-819, « Keytrade AG / Keytrade Bank SA » (Marbach Eugen, Anmerkung)).

Lorsque la partie succombante persiste à contester l’illicéité de son comportement durant les discussions entre les parties, il faut admettre un risque de récidive, qui confère à la demanderesse un intérêt juridique à agir en cessation du trouble, que cette action soit fondée sur la LPM ou la LCD (c. 2.3.2). Au contraire, la demanderesse n’a pas d’intérêt juridique à agir en cessation du trouble lorsque la défenderesse s’est conformée à un jugement antérieur et ainsi effacé les deux noms de domaines litigieux ; quand bien même elle aurait également persisté à contester l’illicéité de l’enregistrement et de l’exploitation de ces deux noms de domaines ; ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Pour les services financiers et les produits technologiques qui leur sont liés, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du domaine financier, ainsi que des consommateurs moyens (c. 3.3). Les critères régissant l’inscription d’une raison sociale au registre du commerce diffèrent de ceux employés pour l’inscription d’un signe au registre des marques. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité n’applique pas les conclusions d’une décision antérieure rendue en matière de registre du commerce à l’examen de la validité d’une marque similaire à la raison sociale. Cependant, rien ne s’oppose à prendre en considération cette décision dans un souci de cohérence (c. 3.5). Le mot « trader » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « Börsen- oder Wertpapierhändler ». Ce terme est donc descriptif des services financiers dans les classes 09, 36, 38 et 42 (c. 3.5.1). La demanderesse a produit devant l’instance précédente une enquête démoscopique qui établit que seuls 2 % des personnes interrogées rapprochent le seul mot anglais « key » des notions de « haupt- », « wichtig ». Cependant, l’autorité précédente n’a pas constaté les faits de manière manifestement erronée lorsqu’elle retient que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « KEYTRADER » dans le sens de « besonders wichtigen Händlers bzw.Wertpapierhändlers ». En effet, les résultats de l’enquête démoscopique n’excluent pas qu’une majorité des destinataires des services financiers en classe 36, 38 et 42 comprennent le terme anglais « key » en combinaison avec un autre mot, dans le sens de « haupt- », « wichtig » (c. 3.5.2). L’autorité précédente viole le droit d’être entendu et procède à une constatation inexacte des faits lorsqu’elle rejette l’affirmation de la recourante, selon laquelle le signe « KEYTRADER » n’est pas un mot qui fait partie du vocabulaire anglais, sur la base des résultats de ses propres recherches, sans donner l’occasion aux parties de se prononcer sur ces éléments (c. 3.5.3). Cependant, le fait que le signe « KEYTRADER » ne corresponde pas à un terme existant du vocabulaire anglais ne diminue pas le caractère descriptif de ces deux éléments. Le mot anglais « key » combiné à un substantif sert à renforcer l’importance de ce mot, tout comme c’est le cas pour le mot allemand « Schlüssel ». Il faut donc considérer que l’utilisation du mot anglais « key » en combinaison avec un substantif est comprise par le cercle des destinataires comme un renforcement de l’importance de ce mot. Le signe « KEYTRADER » est donc compris par le cercle des destinataires pertinent comme désignant des « besonders wichtigen Händler bzw. Wertpapierhändler ». La marque est donc descriptive des produits et services financiers en classe 36, 38 et 42 (c. 3.5.4). L’usage de la marque doit être établi pour le cercle des destinataires potentiels des produits et services visés et non seulement pour le cercle des clients effectifs (c. 4.4). Le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD doit être étudié concrètement et non abstraitement sur la base de critères d’évaluation établis pour le même signe, mais au regard du droit des marques (c. 7.2.2). [AC]

08 juillet 2014

HG ZH, 8 juillet 2014, HG120071 (d)

sic! 1/2015, p. 24-36, « Botox / Cellcare Botocare » ; motifs absolus d’exclusion, signes descriptifs, signe dégénéré, force distinctive, force distinctive originaire, cercle des destinataires pertinents, médecin, usage de la marque, usage à titre de marque, usage sérieux, sondage, impression générale, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, canaux de distribution, but poursuivi, posologie, usage offlabel, marque notoirement connue, signe notoire, marque de haute renommée, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, vocabulaire de base anglais, Care, concurrence déloyale, botox, neurotoxine botulique, Swissmedic, produits thérapeutiques, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD.

À l’époque de l’enregistrement de la marque attaquante « BOTOX », la toxine botulique n’était pas connue du grand public. Lors de la commercialisation du produit, la documentation médicale et publicitaire de la requérante associait le signe ® à la marque « BOTOX », de sorte que pour les spécialistes également, ce signe n’avait pas originairement un sens descriptif (c. 2.4.2.1). La défenderesse argue qu’à défaut, le signe « BOTOX » a postérieurement dégénéré en un terme descriptif. Il appert des diverses publications produites à titre de moyens de preuve que le signe « BOTOX » est tantôt utilisé comme abréviation pour la neurotoxine botulique et tantôt comme un terme commercial ou un signe. De manière générale, le terme « botox » est utilisé comme un terme générique et descriptif dans les médias de masse, alors que les publications destinées aux spécialistes distinguent clairement le signe « BOTOX » et la neurotoxine botulique. Il faut donc considérer que pour le grand public, ce terme est général et descriptif et que pour les spécialistes, celui-ci désigne la marque d’un produit en particulier (c. 2.4.2.2 e)). Comme établi précédemment, au moins parmi les spécialistes, la marque de produit thérapeutique « BOTOX » est distinguée de la neurotoxine botulique. Ainsi, le signe « BOTOX » est valable, bien qu’il existe une tendance de cette marque à dégénérer en un terme général et descriptif (c. 2.4.3). Il ressort du « sondage de représentativité » produit par la demanderesse que 87% des sondés connaissent le signe « BOTOX », mais seuls 7% d’entre-deux l’associent au domaine « produit pharmaceutique, médicament, médical ». Les sondés associent bien davantage ce signe avec ses domaines d’application (« rides, traitement des rides, raffermissement de la peau, rajeunissement du visage », « beauté, soins de beauté », « neurotoxine, toxine », « seringue ») et donc avec la neurotoxine en question que comme un signe distinctif, ce qui plaide en faveur de la dégénérescence en un terme générique et descriptif. Pour autant que les sondages réalisés en France en 2003 et en Espagne en 2012 aient été correctement menés, ils ne sont pas propres à illustrer la notoriété du signe en Suisse en 2012. Il ressort du sondage réalisé en Suisse que le signe « BOTOX » n’atteint pas les exigences jurisprudentielles et doctrinales en matière de degré de notoriété. Pareillement, la marque « BOTOX » ne peut pas être qualifiée de marque de haute renommée (c. 2.5.2). En ce qui concerne l’usage de la marque pour les « produits thérapeutiques » en classe 5, le conditionnement dans lequel Swissmedic a autorisé la mise sur le marché du produit n’est pas déterminant. Le fait que le conditionnement du produit « solution à injecter dans les tissus musculaires » soit utilisable aussi bien comme produit thérapeutique et que comme produit cosmétique n’est pas pertinent en ce qui concerne l’usage de la marque. La demanderesse ne vend pas de produits cosmétiques sous la marque « BOTOX ». Le fait que les spécialistes et les consommateurs finaux comprennent le terme « BOTOX » comme une description des produits cosmétiques vendus sous une autre marque, ne constitue pas un usage à titre de marque. Que la demanderesse tolère que ses produits thérapeutiques revendiqués soient utilisés « off-label » dans le domaine cosmétique, ne valide pas l’usage de la marque en classe 3 pour des produits cosmétiques. L’interdiction générale émise par Swissmedic de commercialiser des produits cosmétiques sous la même marque qu’un produit thérapeutique autorisé n’est pas un motif justificatif du non-usage de la marque pour les produits cosmétiques en classe 3. Par ailleurs la demanderesse n’a pas rendu vraisemblable l’usage de la marque « BOTOLIFT » en classe 3 (c. 2.5.3). Le signe « BOTOX » s’inspire du nom de la neurotoxine « Botulinum toxin ». Pour les spécialistes, mais également pour 27% des destinataires finaux, il est clair que le signe « BOTOX » renvoie à une neurotoxine. Même si seuls 2% des consommateurs finaux sont capables de nommer correctement cette substance, ce lien entre le signe « BOTOX » et le nom de la neurotoxine en question diminue la force distinctive de la marque. La demanderesse prétend que l’usage massif de la marque « BOTOX » aurait augmenté sa force distinctive. Or, pour un produit thérapeutique délivré uniquement sur ordonnance, la publicité est très limitée : elle ne doit s’adresser qu’à des spécialistes, dans des revues ou lors de manifestations spécialisées. De plus, comme déjà mentionné, la presse ne fait pas clairement la distinction entre le signe «BOTOX », le terme générique de « traitement au botox » et de la neurotoxine « botulinumtoxin ». Swissmedic a par ailleurs mené une procédure (C-1795/2009), qui a débouché sur la publication « Toxine botulique de type A », qui limite l’utilisation du terme « BOTOX ». Dans le grand public, « botox » est connu comme terme général et descriptif, mais pas comme une marque ou comme une indication de provenance industrielle. En revanche, les spécialistes connaissent bien la marque « BOTOX ». Compte tenu de ce qui précède, le signe « BOTOX » jouit d’une force distinctive normale (c. 2.5.4). La marque opposante est composée de deux syllabes (BO-TOX), alors que la marque attaquée en compte cinq (CELL-CARE BO-TO-CARE). La première syllabe de la marque opposante est fortement imprégnée par la voyelle « O » et la seconde syllabe par la consonne «X». La suite de voyelles « O-O » diffère de la suite de voyelles de la défenderesse «E-A-O-O-A». Les deux éléments de la marque de la défenderesse se terminent par le mot anglais « care ». Les destinataires connaissent le terme « care » (soins) et par conséquent, ils prononceront la marque attaquée comme un mot anglais. Ainsi, la similarité des signes sur le plan sonore doit être rejetée. Sur le plan sémantique, les éléments « CELLCARE » et « -CARE » de la marque attaquée sont descriptifs des produits revendiqués et de leurs buts. Le signe « BOTOX » désigne une neurotoxine injectée dans les tissus musculaires, il n’y a pas de lien avec les soins de la peau. Il n’y a pas de similarité sur le plan sémantique non plus. Sur le plan visuel, la marque opposante compte cinq lettres, alors que la marque attaquée en dénombre seize. Parmi celles-ci, seule la suite de lettres « BOTO » est reprise par la marque attaquée. L’élément identique « BOTO- » est court, de sorte que de faibles différences suffisent déjà à exclure le risque de confusion entre les signes. Comme dit auparavant, le « X » final de la marque attaquante imprègne fortement l’impression d’ensemble de la marque et se distingue clairement de l’élément « -CARE ». Il n’y a pas de similarité sur le plan visuel non plus (c. 2.5.4.2.). Les marques opposées sont enregistrées pour les mêmes produits en classes 3 et 5. Cependant les produits offerts sous les marques « BOTOX » et « VISTABEL » de la demanderesse ne sont disponibles que sur ordonnances de médecins spécialistes, alors que les produits proposés sous la marque « CELLCARE BOTOCARE » de la défenderesse sont en libre accès. Les produits revendiqués ne sont donc similaires ni par leurs canaux de distribution ni par leurs destinataires. Les produits diffèrent par leurs caractéristiques : le produit de la défenderesse est une puissante neurotoxine, alors que la substance active des produits de la défenderesse est l’hexapeptid. Les produits se distinguent également par leur mode d’utilisation : le produit de la demanderesse est injecté dans la musculature, alors que le produit de la défenderesse doit être appliqué sur la peau. En revanche, les produits poursuivent le même but : l’élimination des rides, afin d’obtenir un visage plus jeune. Cependant, il est notoire que dans le secteur des produits cosmétiques, la concurrence est rude. Un risque de confusion indirect découlerait avant tout du recours aux mêmes canaux de distribution et de caractéristiques des produits identiques (c. 2.5.4.3.). Il n’y a pas de violation du droit à la marque de la demanderesse. La marque « BOTOX » n’a pas encore dégénéré en un terme général et descriptif, mais elle n’est pas non plus une marque de haute renommée. Faute d’usage sérieux dans ce domaine, les marques « BOTOX » et « BOTOLIFT » ne bénéficient pas de la protection du droit des marques en classe 3. Il n’y a pas de risque de confusion entre « BOTOX » et « CELLCARE BOTOCARE ». La marque « BOTOX » jouit d’une force normale, car son caractère quasiment descriptif est compensé par son usage intensif dans les cercles de destinataires spécialisés. Il n’y a pas de similarité des signes (c. 2.6). En ce qui concerne le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD, les produits des parties se présentent de manière suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion. En effet, le produit de la demanderesse est distribué aux médecins spécialistes dans des flacons au travers desquels il est possible de piquer (typique des produits injectables), le produit de la défenderesse est commercialisé dans des récipients cylindriques polis et brillants, emballés dans un packaging d’un design moderne. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent que les produits proviennent du même producteur. Le slogan de la défenderesse : « il est possible d’obtenir sans aiguille un effet semblable à celui de la botuline » n’est pas déloyal, car cela ne fait pas référence au produit de la demanderesse, mais à la neurotoxine botulique. Le fait que cette substance soit contenue dans les produits de la demanderesse ne lui confère aucun droit, puisque le terme descriptif de botuline n’est pas monopolisable. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.4.1). Il n’y a pas non plus de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. e LCD, car le slogan de la défenderesse ne compare pas son produit avec celui de la demanderesse, mais avec la neurotoxine botulique, qui est une matière naturelle (c. 3.42). La demande est rejetée (c. 5). [AC]

06 août 2014

TAF, 6 août 2014, B-5530/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 705 (rés.), « Millesima / Millezimus » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, usage de la marque, usage sérieux, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, slogan, produit de consommation courante, boissons alcoolisées, vin, millésime, français, lettre ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

05 décembre 2014

HG ZH, 5 décembre 2014, HG060392 (d)

sic! 5/2015 p. 316-323, « Oscar » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe libre, dilution de la force distinctive, usage de la marque, usage sérieux, territoire suisse, marque étrangère, péremption, bonne foi, abus de droit, priorité, action échelonnée, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, jugement partiel, Oscar, télévision, mode, vin, divertissement, allemand, italien, Tessin, Italie, États-Unis ; art. 2 al. 2 CC, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 55 al. 1 LPM.

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]

18 décembre 2014

HG ZH, 18 décembre 2014, HG140055 (d)

ZR 114/2015, p. 69-71 ; sic! 10/2015, p. 593-595, « Unirenova II » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, droits conférés par la marque, usage de la marque, inscription au registre du commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 894 (HG ZH, 7 mars 2014, HG 130059 ; sic! 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG »).

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 2.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant l’élément « Holzbau ». Le signe repris « Unirenova » possède une forte force distinctive. L’élément ajouté possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables. Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Elles comprennent notamment les domaines de la construction, des réparations et des travaux d’installation dans le domaine immobilier. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la prise en charge de travaux de charpenterie et de menuiserie, l’installation de cuisines, portes, fenêtres et escaliers, ainsi que la production de placards sur mesure. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents. Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 2.3). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 2.4.3). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 2.5.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.2). L’action de la demanderesse doit donc être admise aussi sur ce point (c. 3.3). [SR]

21 janvier 2015

TAF, 21 janvier 2015, B-461/2013 (f)

sic! 5/2015, p. 326 (rés.), « Sports (fig.) / Zoo sports (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage de la marque, usage sérieux, vraisemblance, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, cercle des destinataires pertinent, sport ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert en cours d’instance d’une marque litigieuse n’influence, en principe, pas la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2 PCF, art. 4PA). Dès lors que durant la procédure d’opposition, aucune demande de substitution n’est parvenue à l’autorité précédente de la part du nouveau titulaire de la marque attaquée et que dite autorité n’a pas été informée du transfert de celle-ci, le recourant apparaît à juste titre comme défendeur dans la décision attaquée (c. 1.3.2.1). La marque opposante revendique une protection pour les produits et services de la classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie », de la classe 35 « vente au détail de marchandises, en particulier vêtements et équipement ; publicité pour les entreprises par le sponsoring », de la classe 36 « parrainage financier des athlètes dans les compétitions et/ou les événements sportifs » et de la classe 41 « fourniture d’informations sur les compétitions et les manifestations sportives par le biais d’un réseau informatique mondial ». Elle se compose d’un élément central accompagné de deux éléments verbaux « SPORTS » en dessus (à l’envers) et en dessous. Malgré l’existence du mot « sport » en allemand et en italien, la forme plurielle « sports » n’existe pas dans ces langues. Il ne fait toutefois aucun doute que l’élément verbal « SPORTS » peut être associé sans difficulté au mot « Sport » connu respectivement par les germanophones et les italophones. Il est donc compris par le consommateur moyen (c. 5.3.1.3.1.1). En raison de sa forte stylisation, l’élément central de la marque opposante n’est pas ou peu lisible. Quand bien même cet élément parviendrait à être lu tel que « Zoot », aucune signification particulière ne peut lui être attribuée. En effet, le mot anglais « zoot » est utilisé en lien avec le mot « suit ». L’expression « zoot suit » désigne une tenue et, par extension, une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940. Il ne saurait toutefois être considéré que le consommateur moyen suisse ait des connaissances d’anglais qui lui permettent de donner un sens à l’élément « zoot ». Il n’est pas non plus convaincant d’interpréter le mot « loot » dans l’élément central. En effet, ce mot anglais, qui signifie « butin », n’est pas plus connu que le mot « zoot ». En outre, si les deux cercles centraux sont éventuellement susceptibles d’être lus comme deux chiffres « 0 », la probabilité de reconnaître qu’ils sont précédés et suivis du chiffre « 7 » ou « 1 » apparaît peu vraisemblable (c. 5.3.1.1.2). Il est suffisant, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, d’utiliser valablement la marque opposante sans ses deux éléments verbaux « SPORTS ». En effet, l’utilisation, sur de multiples documents (notamment listes de prix, catalogues, photographies des articles de sport), du seul élément central de la marque, privé de ses deux éléments verbaux « SPORTS » doit être considérée comme un usage ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et donc assimilée à un usage de celle-ci (c. 5.3.1.3.4). Les treize factures déposées par l’intimée sont propres à établir un usage de la marque opposante en Suisse, bien qu’elles soient établies dans un autre pays. En effet, elles sont adressées à des clients suisses et portent sur la livraison de divers articles à l’adresse de ces clients en Suisse. La facturation en Suisse de 353 articles pour un montant total de CHF 28’317.20 entre août 2009 et mars 2011 doit être considérée comme un usage sérieux. Les produits en lien avec lesquels l’intimée affirme utiliser la marque opposante sont essentiellement des vêtements et des chaussures destinés au triathlon. De tels produits s’adressent avant tout aux besoins des triathloniens, mais ils sont toutefois également destinés au grand public, comme les autres produits qui entrent dans les catégories générales de la classe 25. Dans la perspective tant des spécialistes du triathlon que du grand public, il doit par conséquent être considéré que l’utilisation de la marque opposante en lien avec des équipements sportifs rend probable son utilisation dans le domaine de la mode en général (c. 5.3.4.2). En revanche, les moyens de preuve fournis ne permettent pas d’admettre l’usage de la marque pour les produits et services revendiqués en classe 35 et 36. Ainsi, seul l’usage de la marque opposante en lien avec les produits de la classe 25 a été rendu vraisemblable (c. 5.4.1 et 5.4.2). La marque attaquée est, quant à elle, destinée aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » de la classe 18 et « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » de la classe 25, ainsi qu’aux services « diffusion (distribution) d’échantillons ; publicité » de la classe 35. Les produits des classes 18 et 25 s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au consommateur moyen, dont un degré d’attention accru ne peut être attendu. Quant aux services en cause de la classe 35, ils sont avant tout destinés aux entreprises (c. 7.2.2). Les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) revendiqués sont identiques aux produits « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » (classe 25) et similaires aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » (classe 18). Il n’y a pas de similarité entre les services de la classe 35 et les produits de la classe 25. Il convient d’admettre une similarité des signes en cause sur le plan visuel. Chacune des deux marques comporte un élément verbal « SPORTS » pour la marque opposante, respectivement « sport » pour la marque attaquée pouvant constituer un indice de similarité. À cela s’ajoute que l’élément central de la marque opposante s’articule autour de deux cercles contigus bien visibles qui présentent une certaine ressemblance avec les deux lettres « o » de l’élément « zoo» de la marque attaquée. Quant à l’aspect acéré de la partie gauche de l’élément central de la marque opposante, il est susceptible de rappeler les angles de la lettre « z » de l’élément « zoo » de la marque attaquée. Une certaine similarité sur le plan sonore doit également être admise du fait de la présence du mot « SPORTS » dans la marque opposante et du mot « sport » dans la marque attaquée (c. 9.2.2). À l’instar de l’élément «SPORTS » de la marque opposante, l’élément « sport » de la marque attaquée est compris sans difficulté par le consommateur suisse moyen. Dès lors, sur le plan sémantique, la similarité qui existe entre les marques doit être qualifiée de ténue (c. 9.2.4). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale. Il ne saurait être question d’un risque de confusion entre les marques opposées. En effet, les signes en cause ne présentent qu’une similarité éloignée : ce n’est essentiellement qu’en raison de la présence de l’élément « SPORTS » dans la marque opposante et de l’élément « sport » dans la marque attaquée que ces marques doivent être qualifiées de similaires. Or, en lien avec les produits concernés, de tels éléments sont susceptibles d’avoir un caractère descriptif. Quant à la parenté très éloignée entre l’élément central de la marque opposante et l’élément « zoo » de la marque attaquée, elle n’est de loin pas suffisante pour entraîner un risque de confusion (c. 10.2). Le recours est admis. L’autorité précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque pour les classes 18, 25 et 35 (c. 11). [AR]

Sports (fig.) (opp.)
Sports (fig.) (opp.)
zoo sports (fig.) (att.)
zoo sports (fig.) (att.)

14 janvier 2014

HG ZH, 14 janvier 2014, HE130197 (d) (mes. prov.)

ZR 113/2014, p. 109-113 ; usage de la marque, similarité des produits et services, catégorie générale de produits ou services, terme générique, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, usage à titre de marque, usage sérieux, transfert de la marque, moyens de preuves, date de dépôt, abus de droit, meuble, lits, literie ; art. 12 LPM.

Les lits peuvent être subsumés sous le terme générique de meubles. En effet, pour le grand public, les lits font partie du mobilier et les grands distributeurs de meubles proposent des lits dans leur assortiment de meubles. De même, il faut admettre la similarité entre les lits, d'une part, et les articles de literie, d'autre part. Là aussi, les établissements qui font commerce de lits proposent également tout l’équipement nécessaire en matière de literie. Il peut même être considéré que certains articles sont déjà compris dans le terme générique lits, comme les matelas, les parures de lit ou les couvre-lits. Cet assortiment de produits constitue une prestation formant un tout cohérent (c. 8). Lorsque le non-usage d’une marque est invoqué, c’est le principe negativa non sunt probanda qui s’applique et par conséquent, les exigences quant à la vraisemblance du non-usage ne sont pas très élevées. Ainsi, le fait que la marque en question n’ait été prolongée que durant le délai de grâce, puis rapidement transférée à la demanderesse est un indice sérieux que la marque n’a pas fait l’objet d’un réel usage par son précédent titulaire. De même, la défenderesse aurait dû contester de manière substantielle l’allégation de la demanderesse, lorsque celle-ci argue qu’en tant que spécialiste de la branche, elle n’a jamais entendu parler de cette marque. En effet, la défenderesse aurait pu facilement obtenir des informations concernant l’usage de la marque auprès du tiers qui lui a cédé la marque. Le non-usage de la marque est donc rendu vraisemblable, alors que l’usage de la marque n’est pas prouvé (c. 9.1). Il est établi que la défenderesse a repris l’utilisation de la marque en question (sur des cartes de visite, des quittances, des rubans pour les cadeaux et des sachets plastiques) avant que la demanderesse n’invoque le non-usage de cette marque. La défenderesse a ainsi obtenu la restitution du droit à la marque avec effet à la date de la priorité d'origine, qui est antérieure à la date de priorité de l’enregistrement de la demanderesse (c. 9.3). En acquérant cette marque antérieure, puis en en reprenant l’usage rapidement, la défenderesse n’a commis aucun abus de droit. Ce d’autant plus qu’elle utilisait déjà cette marque en Allemagne et qu’elle a fait une offre raisonnable à la demanderesse (c. 9.4). La défenderesse possède un droit préférable à celui de la demanderesse (c. 10). La demande de mesures provisoires est rejetée (c. 11). [AC]

20 janvier 2014

TAF, 20 janvier 2014, B-2910/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 301 (rés.), « Artelier / Artelier » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, moyens de preuves, preuve de l’usage d’une marque, preuve, facture, brochure, publicité, prospectus, illustration d’un produit, nom de domaine, usage par un tiers, usage de la marque avec le consentement du titulaire, usage à titre de marque, ©, moyens de preuve nouveaux ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de voeux) ; qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite) ; qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire) ; qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures), ou qui ne peuvent pas être rattachés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (c. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site internet, il est nécessaire de démontrer que des clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (c. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (c. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (c. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (c. 9.3). [AC]

21 mars 2014

HG ZH, 21 mars 2014, HG120273 (d)

sic! 4/2015, p. 243-247, « MetropoleGestion (fig.) / Metropol Partners (fig.) » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, usage sérieux, usage à titre de marque, preuve de l’usage d’une marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, moyens de preuve, prospectus, information aux investisseurs, accords commerciaux, site Internet, publication électronique, organisation de séminaires, sponsoring, taille du marché, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche financière, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le pan sémantique, similarité des signes, risque de confusion admis, produits financiers, fonds de placements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 120 LPCC.

La demanderesse est une société de placements financiers française. Selon l’art. 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31), la distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l’approbation préalable de la FINMA. Cinq produits de la demanderesse bénéficient d’une autorisation de la FINMA en ce sens. Cependant, selon la LPCC, ces produits doivent être distribués aux investisseurs non qualifiés en Suisse par un représentant, titulaire d’une autorisation d’exploitation idoine de la FINMA. Selon la LPCC, constitue déjà une distribution, le fait d’offrir des parts de fonds de placement. Il faut donc considérer que cela peut également constituer un usage à titre de marque au sens de la LPM (c. 3.5.1-3.5.2.4). La demanderesse produit, à titre de moyen de preuve, en relation avec ses cinq fonds de placement autorisés, les prospectus et les informations clés destinées aux investisseurs. Cependant, ces documents ne sont pas distribués par la demanderesse directement, mais par son représentant. Le signe est employé ici en rapport direct avec des produits financiers, il faut donc admettre un usage à titre de marque. Le fait que la marque de la demanderesse soit suivie d’éléments tels que « SELECTION » ou « Gestion » ne constitue pas une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée. Il s’agit d’éléments « typiquement spécifiques », descriptifs des produits en question (c. 3.5.3.7). La demanderesse produit aussi différents accords qu’elle a conclus avec des sociétés et institutions financières à Zurich. Elle produit également une capture d’écran d’un site web suisse spécialisé, sur lequel sont manifestement disponibles des documents liés aux caractéristiques et aux performances des fonds de placements proposés par elle (c. 3.5.3.11). De même, différents sites web présentent les produits d’investissement de la demanderesse (c. 3.5.3.14). La présentation des différents fonds de placements de la demanderesse et de leurs performances lors de séminaires auxquels assistent des professionnels de la branche constitue un usage à titre de marque (c. 3.5.3.17). Lorsqu’on appelle le site web de la demanderesse, celui-ci propose un choix de pays, parmi lesquels figure la Suisse. Dès lors, les fonds de placements distribués en Suisse avec l’accord de la FINMA sont proposés. Tous ces produits financiers possèdent un nom qui comprend les marques de la demanderesse. La demanderesse édite également deux publications électroniques qui sont envoyées à ses clients et qui contiennent des informations détaillées sur les différents produits distribués. Cela constitue un usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). En revanche, le fait que la raison sociale de la société soit référencée sur différents sites web comme une société de placement, mais sans donner davantage d’informations sur les produits financiers proposés en Suisse, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque (c. 3.5.3.13 et 3.5.3.15). L’organisation de séminaires professionnels, portant sur les problèmes généraux rencontrés dans le domaine financier et de l’investissement ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de relation directe avec les produits distribués par la demanderesse, quand bien même le séminaire est destiné à des professionnels de son secteur d’activité (c. 3.5.3.16). Des activités de sponsoring sans rapport avec les activités de la demanderesse ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 3.5.3.18). Le nombre total des destinataires pertinent n’est pas déterminant pour juger de l’usage sérieux à titre de marque.Dès lors que les produits sont offerts à une multitude de destinataires et que ceux-ci représentent une part importante de tous les destinataires, un usage suffisant doit être admis. Le nombre total de destinataires n’est donc pas pertinent – à lui seul – concernant l’usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). L’usage sérieux à titre de marque doit être admis. Même si l’essentiel des activités de la demanderesse se limite à la Suisse romande, en raison de son origine française. Le site web, les publications électroniques et les fonds de placements sont bien proposés sur tout le marché suisse. Le nombre de cinq fonds de placements distribués, même s’il peut paraître modeste, est suffisant (c. 3.5.3.20). Les termes «Metropol » et «Metropole » ne sont pas descriptifs pour des services financiers et n’appartiennent donc pas au domaine public. Ces signes ont une force distinctive pour les services revendiqués (c. 3.5.4.5-3.5.4.6). Pour des produits financiers, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, dont le degré d’attention est élevé (c. 3.5.5.2). En l’espèce, la similarité des signes est très importante. Ils ne se distinguent que par le « e » muet à la fin de la marque de la demanderesse. Les signes sont identiques sur les plans sonore et sémantique. Les adjonctions « Gestion » et « Partners » appartiennent au domaine public et ne compensent pas la forte similarité des signes (c. 3.5.5.4). Les « produits financiers » de la demanderesse et les « services financiers » de la défenderesse font tous les deux parties du domaine de l’investissement, respectivement de la finance. Les deux parties travaillent avec des investisseurs privés. Le fait que la demanderesse ne puisse agir que par le biais de son représentant autorisé en Suisse n’y change rien. Ainsi, les cercles des destinataires pertinents des parties se recoupent. Le risque de confusion est donc très important (c. 3.5.5.5). La défenderesse doit modifier sa raison de commerce de sorte à ne plus violer la marque de la demanderesse (c. 3.6.2). Il est également interdit à la défenderesse de proposer des services financiers sous différentes appellations, qui reprennent pour l’essentiel l’élément « Metropol » (c. 3.7.2). [AC]

Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropol Partners (fig.) (att.)
Metropol Partners (fig.) (att.)

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3294/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), Koala (fig.) / Koala's March (fig.) ; usage de la marque, usage sérieux, procédure d'opposition, vraisemblance, preuve de l'usage d'une marque, déclaration sur l'honneur, renseignements des parties, chiffre d'affaires, produits alimentaires, produits de consommation courante ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 12 al. 1 lit. b PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Une déclaration sur l'honneur n'a pas de force probante supérieure en droit suisse et doit être traitée comme un renseignement des parties au sens de l'art. 12 al. 1 lit. b PA (c. 5.2). Les documents fournis par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux de sa marque, suite à une allégation de non-usage, formulée dans le cadre d'une procédure d'opposition (c. 6). Notamment, un chiffre d'affaires annuel moyen de € 7 988.- pour des produits alimentaires de consommation courante (classe 30) est insuffisant pour rendre vraisemblable un tel usage (c. 6.4). Le recours est rejeté (c. 6.6). [SR]

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3547/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 470 (rés.), « Koala / Koala (3 D) » ; usage de la marque, usage sérieux, enregistrement international, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, produits importés, Internet, site Internet, capture d’écran, produits alimentaires, boissons, produits de consommation courante, produits épuisés, emballage, Japon ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]