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  • Risque
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12 juin 2014

TAF, 12 juin 2014, B-3119/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 640 (rés.), « Swissprimbeef / Appenzeller Prim(e)beef (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, similarité des signes, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, imposition comme marque, risque de confusion, denrées alimentaires, viande ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits alimentaires des classes 29 et 31 (in casu essentiellement des produits carnés), le cercle des destinataires pertinents est composé majoritairement de consommateurs moyens, ainsi que de spécialistes du domaine de la gastronomie. Le degré d’attention pertinent est celui du consommateur moyen (c. 3). La marque opposante « SWISSPRIMEBEEF » ne possède qu’une faible force distinctive puisque les trois éléments qui la composent sont descriptifs (« SWISS », « BEEF ») ou laudatifs (« PRIM ») (c. 6.1). Un signe intrinsèquement faible peut jouir d’une force distinctive plus forte s’il est utilisé de manière intensive (c. 6.2). Une force distinctive plus importante ne permet cependant pas d’admettre un risque de confusion entre des signes qui coïncident justement en des éléments descriptifs et/ou laudatifs. Pour admettre un risque de confusion dans cette situation, il faudrait que la marque dans son ensemble ainsi qu’un des éléments descriptifs et/ou laudatifs qui la composent jouisse d’une force distinctive plus large, obtenue par un usage intensif (c. 6.2.1). Un élément descriptif et/ou laudatif qui compose une marque peut également acquérir une force distinctive plus forte s’il est utilisé comme marque de série. Cependant, la requérante n’est pas en mesure d’établir l’usage à titre marque de ses divers enregistrements qui contiennent l’élément « SWISSPRIM- » (c. 6.2.2). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques opposées, car celles-ci ne concordent que sur des éléments descriptifs et/ou laudatifs, et la notoriété de la marque opposante ne peut pas être établie. Le droit des marques ne protège pas les concepts. Il n’est donc pas pertinent que la construction des signes opposés soit identique. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)
Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)

18 juillet 2014

TAF, 18 juillet 2014, B-5977/2013, B-601/2013, B-602/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 703 (rés.), « EMC / EMIC » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, spécialistes, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, logiciel pour l’enregistrement et la gestion de données, services d’installation, de maintenance et de réparation des réseaux de stockage et des systèmes de stockage, prestations de services à titre professionnel, services de consultants ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « logiciels pour l’enregistrement et la gestion de données » en classe 9, pour les « services d’éducation et de formation » en classe 41, ainsi que pour le « matériel d’utilisation, d’instruction ou d’enseignement » en classe 16, le cercle 108 des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et de spécialistes. Ce groupe fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3). Les « services de commerce de détail » en classe 35, les « services de leasing et de financement » de la classe 36, les « services d’installation, de maintenance et de réparation des réseaux de stockage et des systèmes de stockage » de la classe 37 et les « prestations de services à titre professionnel et les services de consultants » en classe 42 sont des services commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3). Les produits et services pour lesquels les marques opposées sont enregistrées sont identiques en classe 9 (c. 4.3) et en classe 16 (c. 4.4), et sont identiques ou à tout le moins similaires en classe 35 (c. 4.5) et en classe 42 (c. 4.6). Les marques sont similaires sur le plan visuel, car le « I » supplémentaire dans la marque attaquée suit directement le « M » et peut donc être confondu avec le deuxième trait vertical (le deuxième pied) de cette lettre. Étant donné la reprise par la marque attaquée des lettres qui composent les marques opposantes, et malgré l’ajout de la lettre « I », il faut reconnaître une lointaine similarité auditive entre les deux marques. Aucune des deux marques opposées ne possède de sens sémantique qui permettrait de la différencier (c. 5.). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine en matière d’acronymes, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 6). Étant donnée l’identité, respectivement la similarité des produits, la similarité des signes et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion doit être admis entre les signes opposés. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée (c. 7). [AC]

28 juillet 2014

TAF, 28 juillet 2014, B-4829/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 704 (rés.), « Land Rover / Land Glider » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, risque de confusion indirect, marque notoirement connue, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, terme descriptif, terme fantaisiste, automobile, anglais, vocabulaire de base anglais, élément verbal ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante est enregistrée pour des véhicules terrestres « Landfahrzeuge » de la classe 12. La marque attaquée est déposée pour des « véhicules électriques (concept car), à l’exception des véhicules à deux roues » (classe 12). Le public pertinent se constitue de concessionnaires et de conducteurs, professionnels et privés (c. 4). Les deux marques en cause désignent des produits similaires (c. 5). Sur le plan sonore, les deux signes, qui ont chacun trois syllabes, partagent le mot « LAND » et la terminaison du deuxième mot « -ER » (c. 6.2). Sur le plan visuel, ils comptent presque le même nombre de lettres et ont une structure commune, se composant d’un premier élément « LAND », puis d’un terme se terminant en « -ER » (c. 6.3). Le terme commun « LAND » appartient au vocabulaire de base anglais, et signifie notamment « terre » ou « terrain ». Il est compris dans cette acception par les destinataires pertinents sans effort de réflexion. La marque attaquée reprend cet élément de la marque opposante (c. 6.4.1). Le mot « ROVER » peut se traduire par « randonneur » ou « vagabond ». Les parties et l’instance précédente admettent que ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de base anglais, et n’est donc pas compris par les acheteurs suisses dans son sens lexical sans effort de réflexion. Il doit donc être considéré comme un terme à caractère fantaisiste (c. 6.4.2). Le terme « GLIDER » peut être compris par les acheteurs suisses dans les sens de « Gleiter », « Segelflugzeug » ou « Segler » (c. 6.4.3). Les deux marques n’ont donc un sens commun que relativement à l’élément « Land ». En forçant un peu le trait, le véhicule désigné par la marque opposante se déplace sur le sol, tandis que celui désigné par la marque attaquée « plane », ou « glisse » sur lui (c. 6.4.4). Ainsi, la marque attaquée reprend entièrement la structure de la marque opposante, son premier mot et la terminaison de son deuxième mot. Il existe donc certaines similarités entre les deux signes sur les plans graphique et sonore. Bien qu’ils présentent certaines différences, ces signes sont similaires (c. 6.5). La marque opposante est connue en relation avec les véhicules terrestres, en particulier avec les véhicules tout terrain. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que le terme « Land » puisse éventuellement, en relation avec les véhicules terrestres, être qualifié de descriptif ne compromet ni le caractère distinctif de la marque, considérée dans son ensemble, ni sa notoriété. En relation avec les véhicules revendiqués, cette marque bénéficie donc d’une force distinctive forte et, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.3). Les véhicules automobiles sont achetés avec un degré d’attention accru (c. 7.2.2). Ce critère, ainsi que les différences de sens établies entre les deux marques, ne suffisent pas, vu le périmètre de protection accru de la marque opposante et la similarité des produits, à écarter l’existence d’un risque de confusion. Il existe en particulier le risque que les acheteurs, en relation avec les véhicules revendiqués, supposent que la marque attaquée constitue une variante de la marque opposante et concluent à tort à l’existence de liens économiques entre les deux marques (c. 7.3). Le recours est admis, et l’enregistrement de la marque « LAND GLIDER » doit être révoqué (c. 8). [SR]

06 août 2014

TAF, 6 août 2014, B-5530/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 705 (rés.), « Millesima / Millezimus » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, usage de la marque, usage sérieux, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, slogan, produit de consommation courante, boissons alcoolisées, vin, millésime, français, lettre ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

08 août 2014

TAF, 8 août 2014, B-4511/2012 (d)

sic! 12/2014, p. 781 (rés.), « Drossara / Drosiola » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, force distinctive moyenne, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, marque de série, signe fantaisiste, élément verbal, risque de confusion nié, marque verbale, produits pharmaceutiques, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont enregistrées pour des produits pharmaceutiques en classe 5 (« Pharmazeutische Produkte » pour la marque opposante, « Pharmazeutische Erzeugnisse » pour la marque attaquée). Le public pertinent se compose des milieux spécialisés, comme les pharmaciens et les médecins, et des consommateurs finaux adultes (c. 4.2). Il faut partir du principe que le grand public, lorsqu’il achète un médicament ou un produit pharmaceutique, est en principe plus attentif que lorsqu’il achète un autre produit (c. 4.3). Les deux marques sont enregistrées pour des produits similaires (c. 5). Les deux signes comptent le même nombre de lettres et de syllabes, commencent par le même début « Dros- » et se terminent tous deux par la lettre « a ». Ils ont donc des points communs sur les plans graphique et sonore. Sur le plan sémantique, ils n’ont tous deux aucun sens déterminable (c. 6.2). Ces deux signes sont donc similaires (c. 6.3). La jurisprudence admet généralement l’existence d’un risque de confusion entre deux marques verbales polysyllabiques enregistrées pour des produits pharmaceutiques quand elles ne se distinguent soit que par leur dernière syllabe, soit que par leur syllabe intermédiaire (c. 7.1). Le terme « Drossara » est une désignation fantaisiste. La force distinctive et le périmètre de protection de la marque opposante sont normaux (c. 7.2). L’intimée, titulaire de la marque opposante, invoque que sa marque, ou l’élément « DROSSA », ont une nature sérielle et doivent dès lors bénéficier d’un périmètre de protection étendu (c. 7.3.1). S’il est vrai que l’appartenance à une marque de série peut accroître la force distinctive d’une marque (c. 7.3.2), elle n’a en l’espèce été ni reconnue par la recourante, ni suffisamment établie par l’intimée, qui s’est contentée de produire des enregistrements (c. 7.3.3-7.3.5). Sur les plans sonore et graphique, « -ssara » se distingue de manière non négligeable de « siola ». Cette impression est renforcée si on compare les quatre dernières lettres « -sara » et « -iola ». Vu la force distinctive normale de la marque opposante et le degré d’attention légèrement accru des acheteurs, il faut admettre que ces derniers distinguent les deux marques l’une de l’autre (c. 7.4). Le recours est admis (c. 7.5). [SR]

07 novembre 2014

TAF, 7 novembre 2014, B-1297/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 248 (rés.), « Tsarine / Cave Tsallin » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, marque verbale, similarité des signes, signe fantaisiste, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, cercle des destinataires pertinent, boissons, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM; cf. N 673 (vol. 2012-2013 ; TAF, 3 janvier 2012, B-1396/2011 ; sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) »).

Avant la présente procédure, une opposition de l’intimée contre un précédent enregistrement par la recourante de la marque figurative « Cave Tsalline » a été admise par l’instance précédente et confirmée par le TAF (cf. N 673, vol. 2012- 2013). Par la suite, la recourante a déposé la marque verbale « CAVE TSALLIN » en classe 33 pour des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». L’intimée, titulaire de la marque internationale « TSARINE », a à nouveau formé opposition contre son enregistrement. La marque opposante est enregistrée en classe 33 pour des « vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux ». Les marques s’adressent aux acheteurs suisses de vin, dont font partie tant les grossistes que les consommateurs finaux adultes (c. 4.1). Sur la question de l’identité des produits, il est renvoyé au c. 3 du jugement du TAF (cf. N 673, vol. 2012-2013) (c. 4.2). Tout comme dans le c. 4 de cet arrêt, la comparaison entre les deux signes est marquée par la correspondance partielle entre les mots « TSARINE » et « TSALLIN », particulièrement dans le préfixe inhabituel « Tsa- ». La jurisprudence constante admet que le début d’un signe reste plus fortement dans la mémoire du public (c. 4.3). Le périmètre de protection de la marque opposante n’est pas limité par le sens fantaisiste, perceptible, du terme « TSARINE » (en allemand : « Zarin ») (c. 4.4). Dans l’impression d’ensemble, les correspondances entre les deux signes l’emportent sur leurs différences. Il existe un risque de confusion entre eux, et le recours est par conséquent rejeté (c. 4.5). [SR]

14 novembre 2014

TAF, 14 novembre 2014, B-6103/2013 (d)

sic! 4/2015, p. 249 (rés.), « TUI Holly / Holly Star » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, spécialistes des services électroniques, spécialistes de la branche financière, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire de base anglais, Holly, star, impression générale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis partiellement, services de paiements électroniques, services financiers, services de comptabilité, services de fournitures d’informations, services de traduction, services de location de films électroniques, services d’organisation d’événements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services de « paiement électronique » en classe 36 et les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, de location de films et de vidéos, de publications électroniques et de divertissement » en classe 41, le cercle des destinataires pertinent est composé essentiellement d’adultes habitués à consommer de tels services et de tels médias, mais également de spécialistes et de professionnels. Les services de « publicité, comptabilité, organisation d’événements sportifs et traduction », en classes 35 et 41, s’adressent à des spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.). Les services revendiqués par les marques attaquée et opposante en classe 35 et 41 sont identiques (c. 5.1). Les services de « paiements électroniques ; transaction financière et facturation électronique » en classe 36 de la marque attaquée et les services de « comptabilité » en classe 35 de la marque opposante ne sont pas similaires, car ils ne recourent pas aux mêmes canaux de distribution. Ils ne supposent pas la même formation des prestataires, ni les mêmes conditions techniques de mise en œuvre et ne sont pas complémentaires. Sur ce point, le recours est admis et le risque de confusion nié (c. 5.2). Les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, aux divertissements et aux événements sportifs et culturels », ainsi que la « compilation d’informations sur les films et les publications électroniques » de la marque attaquée sont similaires aux services d’« organisation d’événements d’éducation, de divertissement, sportifs et culturels » et de « location de films » en classe 41. De même, les services de « streaming » et de « publication électronique » en classe 41 de la marque attaquée sont similaires aux services de « publication électronique de livres, catalogues et de magazine » et de « location de film en ligne » par la marque opposante (c. 5.3). Lorsque l’on prononce la marque « TUI Holly », l’articulation de la bouche s’effectue de la zone avant ou médiane du palais, en arrière, alors que l’élément « -star » de la marque attaquée est prononcé essentiellement à l’aide de la zone médiane du palais. Sur le plan phonétique, les signes examinés ne correspondent pas entièrement. En raison de l’élément identique « Holly » ils sont cependant similaires (c. 6.1). Sur le plan graphique, les deux marques sont similaires en raison de l’élément « Holly » (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « TUI » ne possède pas de sens particulier et le mot anglais « star » est aisément compris dans un sens laudatif (c. 6.3.1.). Le mot anglais « Holly » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.2). Compte tenu de sa construction particulière dans les signes examinés, l’élément « Holly » ne sera pas compris sans effort particulier comme une référence aux mots anglais « Holiday » ou « Hollywood » (c. 6.3.2). La question de savoir s’il existe un risque de confusion entre les signes opposés dépend essentiellement du souvenir que laissera l’élément « TUI » aux destinataires, puisque l’élément « -star » est trop court et laudatif et que l’identité des éléments « Holly » n’est pas suffisante pour trancher de la question du risque de confusion. Il convient d’analyser l’influence de l’élément « TUI » sur l’élément « Holly » en considérant le caractère autonome de l’élément « TUI » et l’interaction entre les deux mots sur l’impression d’ensemble de la marque opposante (c. 7.1). L’élément de fantaisie « TUI » est certes inhabituel et exotique, mais il ne relègue pas l’élément « Holly » au second plan. L’élément « TUI » donne bien plus l’impression qu’il s’agit d’un déterminant d’une langue étrangère ou d’une préposition pour le mot qui suit, lequel domine le souvenir laissé par la marque opposante. La marque attaquée reprend l’élément « Holly » de la marque opposante de manière inchangée et le positionne au début de sa marque, comme élément dominant. Le simple ajout de l’élément laudatif « - star » ne suffit pas pour distinguer suffisamment la marque attaquée de la marque opposante. Il convient donc d’admettre, un risque de confusion direct et indirect. Le recours est partiellement admis et les services proposés en classe 36 doivent être admis à l’enregistrement. Pour le surplus, le recours est rejeté (c. 7.3). [AC]

25 novembre 2014

TAF, 25 novembre 2014, B-3812/2012 (f)

sic! 3/2015, p. 173 (rés.), « (fig.) et Winston Blue (fig.) / FX Blue Style Effects (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, marque combinée, marque figurative, marque tridimensionnelle, marque de série, signe fantaisiste, force distinctive moyenne, figure géométrique simple, élément figuratif, acronyme, procédure d’opposition, cause jointe, économie de procédure, cause devenue sans objet et radiée du rôle, spécialiste de la branche du tabac, tabac, cigarette, oiseau ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS » a été déposée en classe 34 pour du tabac et des produits du tabac, en particulier des cigarettes, des articles pour fumeurs, des briquets, allumettes et cendriers. L’intimée a formé deux oppositions contre cet enregistrement, admises par l’autorité précédente. Les deux recours opposant les mêmes parties, concernant des faits de même nature et portant sur des questions juridiques communes, les causes B-3812/2012 et B-3823/2012 sont jointes pour des motifs d’économie de procédure, et un seul arrêt est rendu, sous la référence B- 3812/2012 (c. 2). Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Il existe une identité de produits en ce qui concerne les cigarettes, et une similarité de produits pour les autres produits revendiqués (c. 5.2). La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) » est une marque combinée, alors que la marque opposante 1 est une marque figurative tridimensionnelle (c. 6.2.3.1). Les banderoles de la marque attaquée sont des éléments d’emballage très fréquents sur des paquets de cigarettes et les cercles sont des figures géométriques banales sans caractère distinctif. L’élément figuratif « oiseau », élément unique de la marque opposante 1, est repris dans la marque attaquée. La figure ailée de la marque attaquée se démarque clairement par sa position sur fond clair en dessus de la banderole tout en haut de la partie frontale de l’emballage et constitue par conséquent un élément prépondérant de cette marque dans l’impression d’ensemble de celle-ci. Dans les deux cas, l’oiseau qui vole, les ailes largement déployées, adopte la même direction, soit la tête dirigée vers la droite. Il convient de retenir, à tout le moins, une faible similitude entre les deux marques sur le plan visuel. D’un point de vue sémantique, l’élément verbal « STYLE EFFECTS » (« effets de style ») vise à donner une bonne image du consommateur, qui deviendrait par ce biais une personne jouissant d’un certain charisme. L’acronyme « FX » de la marque attaquée ne présente pas de signification particulière. Enfin, la figure ailée en position de vol qui dégage un sentiment de liberté et de détente et que l’on peut observer dans les deux marques permet de retenir entre celles-ci une certaine similitude sur le plan sémantique (c. 6.2.3.3). Ainsi, la marque attaquée et la marque opposante 1 doivent être considérées comme présentant certaines similarités (c. 6.2.3.4). Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut avant tout rappeler le caractère commun de la banderole et des éléments verbaux «STYLE EFFECTS » et « BLUE », qui désigne un produit allégé en comparaison avec un produit qui contiendrait davantage de nicotine. Si l’acronyme « FX » et le globe attirent l’attention du consommateur, l’élément prépondérant de la marque consiste dans la figure ailée qui se laisse très volontiers comparer à un aigle en plein vol, ou à tout le moins à un rapace, qui s’oriente vers la droite. Cet oiseau est d’autant plus identifiable qu’il se situe sur la partie supérieure de la face frontale à droite. La marque opposante 1, constituée d’un pygargue à tête blanche, est une marque imaginative et doit ainsi bénéficier d’un champ de protection au moins normal, si bien que les quelques différences avec la marque attaquée ne suffisent pas, face à la prépondérance de la figure ailée, à distinguer les deux marques. Puisque l’oiseau de la marque attaquée, tout comme l’oiseau de la marque opposante 1, est en position de vol, qu’il s’oriente vers la droite et qu’il s’agit selon toute vraisemblance d’un aigle ou d’un autre rapace, il faut admettre qu’il y a à tout le moins un risque de confusion indirect entre les deux marques. Il n’est en effet pas exclu que le public, bien qu’il puisse distinguer les deux signes, présume de l’existence de rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série (c. 7.2.4). Le recours B- 3812/2012 est rejeté (c. 7.2.5). Compte tenu du rejet de ce recours, le recours B-3823/2012 devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle (c. 8). [SR]

FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) (att.)
FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) (att.)
Aigle (fig.)(opp. 1)
Aigle (fig.)(opp. 1)
Winston BLUE (fig.)(opp. 2)
Winston BLUE (fig.)(opp. 2)

04 décembre 2014

TF, 4 décembre 2014, 4A_330/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 238-242, « Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner », JdT 2015 II 204 ; motifs relatifs d’exclusion, marque verbale, marque combinée, cuir, vêtements, chaussures, lettre(s), signe(s), signe laudatif, services publicitaires, service de gestion et conseil patrimonial, services d’administration de sociétés, services de travail de bureau, action en interdiction, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en constatation de la nullité d’une marque, décision partielle, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition absolu, cercle des destinataires pertinent, anglais, signe descriptif, périmètre de protection, force distinctive faible, risque de confusion nié, souvenir ; art. 6quinquiès CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 1 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 6 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 6 PAM, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 958 (TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015).

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (c. 1.2). L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF. Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 AM, que de l’art. 5 ch. 1 PAM sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection. Selon l’art. 6quinquiès lit.B CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un État partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM. L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (c. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (c. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (c. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (c. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (c. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (c. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. Dans le signe illustré par l’image b), l’impression d’ensemble est marquée par la lettre « W » qui figure au centre et dont la première branche comporte un sapin clair ainsi que par le cercle formé par les inscriptions figurant au-dessus et au dessous de cette lettre. C’est la lettre « W » qui, par sa représentation graphique particulière, est dotée de force distinctive (c. 3.2.2). L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (c. 3.2.2 in fine et c. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse, ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise. Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante « THINK WEINBRENNER ». Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (c. 3.2.3) et le recours est partiellement admis. [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

AM (RS 0.232.112.3)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 1

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 76

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

PAM (RS 0.232.112.4)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

05 décembre 2014

HG ZH, 5 décembre 2014, HG060392 (d)

sic! 5/2015 p. 316-323, « Oscar » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe libre, dilution de la force distinctive, usage de la marque, usage sérieux, territoire suisse, marque étrangère, péremption, bonne foi, abus de droit, priorité, action échelonnée, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, jugement partiel, Oscar, télévision, mode, vin, divertissement, allemand, italien, Tessin, Italie, États-Unis ; art. 2 al. 2 CC, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 55 al. 1 LPM.

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]

05 décembre 2014

TAF, 5 décembre 2014, B-5312/2013, B-5313/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Six (fig.) / Sixx et Sixx (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, magasins spécialisés, supermarché, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, champ de protection, risque de confusion admis partiellement, lunettes de soleil, accessoires vestimentaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 723 (vol. 2012-2013 ; TAF, 12 juin 2013, B-5543/2012 ; sic! 11/2013, p. 708-715, « six (fig.) / SIXX ; sixx (fig.) »).

Le cercle des destinataires pertinent pour des « lunettes de soleil » en classe 9, pour des produits de « bijouterie » et des « bijoux de mode, montres, porteclés de fantaisie, bracelets » en classe 14, ainsi que pour des « châles, étoles, boas » en classe 25, est composé des magasins spécialisés (optique, bijouterie, mode, textiles, cuir, montres, etc.), des supermarchés et des particuliers (c. 3.2). Les lunettes de soleil standard sont des produits de consommation courante pour lesquels le consommateur ne fait preuve que d’un degré d’attention faible. À l’inverse, si les lunettes de soleil permettent une correction de la vue, alors le consommateur fera preuve d’un degré d’attention accru. Pour les produits revendiqués en classe 14, le degré d’attention des consommateurs est moyen, alors que celui les spécialistes est accru. Pour les produits revendiqués en classe 25, le degré d’attention des consommateurs est accru (c. 3.3). Les produits revendiqués en classe 14 par la marque attaquée peuvent être subsumés sous le libellé « bijouterie, bijoux de mode, montres » en classe 14 de la marque opposante. Ces produits sont donc similaires (c. 4.2.3). Les produits revendiqués « châles, étoles, boas » en classe 25 par la marque opposante ne sont pas similaires aux produits « produits en cuir et imitations du cuir [compris dans cette classe] ; trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d’un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir ou en matières textiles ou plastiques, comprises dans cette classe ; petits articles en cuir [compris dans cette classe] » en classe 18, ni aux produits « vêtements, vêtements de sport et vêtements de loisirs, survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis,maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis ; corsets, sous-vêtements ; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés ; barboteuses ; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs ; ceintures (habillement) ; bas, collants et chaussettes ; bandeaux antisudoraux ; costumes de déguisement ; gants de ski de fond et de cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25. Par contre les produits « châles, étoles, boas » en classe 25 sont similaires aux produits « chapellerie, y compris serre-tête ; chapeaux ; gants (habillement) ; cravates, y compris cravates western » en classe 25, car ils remplissent la même fonction d’accessoires vestimentaires et seront souvent commercialisés au même endroit (c. 4.3.2). De même, les « mouchoirs de proche en matières textiles » en classe 24 revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « foulards et châles » en classe 25 de la marque opposante, puisqu’ils recourent au même savoir-faire de fabrication, remplissent les mêmes buts et empruntent les mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Sur le plan graphique, la marque opposante combinée SIX (fig.) et la marque attaquée verbale SIXX sont similaires, car l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par l’élément verbal « SIX », et la marque attaquée ne s’en écarte que par l’ajout de la lettre « X », ce qui en l’espèce, ne suffit pas (c. 5.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont identiques (c. 5.1.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée ne possède pas de sens évident qui diffère de la marque opposante. Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 5.1.3). En ce qui concerne la marque attaquée combinée SIXX (fig.), l’élément verbal domine l’impression d’ensemble et ne se distingue donc pas suffisamment de la marque opposante. Sur les plans sonore et sémantique, les mêmes remarques que précédemment sont valables. Les signes combinés opposés sont donc similaires (c. 5.2). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne et d’un champ de protection normal (c. 6.5). Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre un risque de confusion entre la marque opposante et les marques attaquées en ce qui concerne les produits similaires dans les classes 14, 24 et 25 (cf. c. 4.2.3 ; c. 4.3.2 ; c. 4.4). Le risque de confusion est nié pour les produits des classes 18 et 25 (cf. c. 4.3.2). Le recours est partiellement admis (c. 7). [AC]

six(fig.)(opp.)
six(fig.)(opp.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)

18 décembre 2014

HG ZH, 18 décembre 2014, HG140055 (d)

ZR 114/2015, p. 69-71 ; sic! 10/2015, p. 593-595, « Unirenova II » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, droits conférés par la marque, usage de la marque, inscription au registre du commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 894 (HG ZH, 7 mars 2014, HG 130059 ; sic! 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG »).

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 2.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant l’élément « Holzbau ». Le signe repris « Unirenova » possède une forte force distinctive. L’élément ajouté possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables. Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Elles comprennent notamment les domaines de la construction, des réparations et des travaux d’installation dans le domaine immobilier. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la prise en charge de travaux de charpenterie et de menuiserie, l’installation de cuisines, portes, fenêtres et escaliers, ainsi que la production de placards sur mesure. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents. Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 2.3). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 2.4.3). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 2.5.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.2). L’action de la demanderesse doit donc être admise aussi sur ce point (c. 3.3). [SR]

09 janvier 2015

KG LU, 9 janvier 2015, DOK 000 006 302 (d)

sic! 6/2015, p. 392-395, « Aquaterra Travel (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion admis, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque combinée, action en interdiction, risque de récidive, moteur de recherche, Google AdWords, Internet, site Internet, réplique, novae, Afrique, agence de voyages, élément verbal, élément figuratif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 229 CPC.

L’art. 229 CPC régit les conditions auxquelles les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis aux débats principaux. Selon l’ATF 140 III 312, c. 6.3.2.3, la phase de l’allégation est close après un double échange d’écritures ou, comme en l’espèce, quand une partie a renoncé à son droit de réplique. Le fait que la plaignante ait renoncé à plaider une deuxième fois ne fait pas perdre aux défendeurs leur droit à s’exprimer une deuxième fois sans restriction et à apporter des novae (c. 3.1). La plaignante a déposé une marque combinée consistant en une image des contours du continent africain avec les mots « Aquaterra Travel ». La marque est employée en relation avec un site Internet dédié à l’organisation de voyages en Afrique (c. 6.1). Dans une campagne « Google AdWords », les défendeurs ont utilisé l’expression « Aquaterra Travel ». De ce fait, leur annonce apparaissait dans les premiers résultats suite à une recherche portant sur cette expression, et renvoyait à leur propre site. L’expression « Aquaterra Travel » apparaissait également dans leur annonce (c. 6.2). Le signe utilisé par les défendeurs est identique à la partie verbale de la marque combinée. L’élément verbal constitue l’élément essentiel de la marque, car une image représentant les contours de l’Afrique n’a pas en elle même une forte valeur de reconnaissance. Les deux signes sont donc similaires (c. 8.2.1). Les deux parties sont actives dans la même branche et dans le même segment de marché. Bien que les défendeurs limitent leurs prestations à Madagascar et que la demanderesse offre ses services dans toute l’Afrique, les deux parties offrent des services similaires (c. 8.2.2). Les arrangements offerts constituent des voyages spéciaux, qui impliquent en principe une planification et une prise de contact avec l’agence concernée et ne sont pas réservés sans réflexion. Cela dit, les cercles de destinataires sont très hétérogènes, et comprennent aussi des personnes inexpérimentées et inattentives. Une recherche peut aisément éveiller l’impression que le site des défendeurs est en relation avec l’offre de la plaignante, d’autant plus que l’annonce des défendeurs commence par l’expression « Aquaterra Travel », en caractères gras. Même si la personne consultant l’annonce remarque ses autres termes, il n’est pas exclu qu’elle puisse conclure à un lien avec la plaignante. Le risque de confusion doit donc être admis (c. 8.2.3). Les défendeurs ont ainsi violé le droit à la marque de la plaignante (c. 8.3). Bien qu’ils aient depuis supprimé leur campagne « Google Adwords » (c. 9.1), il existe un risque de récidive, puisqu’ils ont contesté à plusieurs reprises l’illicéité de leur comportement (c. 9.3). Comme le requiert la plaignante, il leur est dès lors fait interdiction d’utiliser à l’avenir le signe « Aquaterra Travel », sous n’importe quelle forme (c. 12). [SR]

Aquaterra Travel (fig.)
Aquaterra Travel (fig.)

21 janvier 2015

TAF, 21 janvier 2015, B-461/2013 (f)

sic! 5/2015, p. 326 (rés.), « Sports (fig.) / Zoo sports (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage de la marque, usage sérieux, vraisemblance, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, cercle des destinataires pertinent, sport ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert en cours d’instance d’une marque litigieuse n’influence, en principe, pas la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2 PCF, art. 4PA). Dès lors que durant la procédure d’opposition, aucune demande de substitution n’est parvenue à l’autorité précédente de la part du nouveau titulaire de la marque attaquée et que dite autorité n’a pas été informée du transfert de celle-ci, le recourant apparaît à juste titre comme défendeur dans la décision attaquée (c. 1.3.2.1). La marque opposante revendique une protection pour les produits et services de la classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie », de la classe 35 « vente au détail de marchandises, en particulier vêtements et équipement ; publicité pour les entreprises par le sponsoring », de la classe 36 « parrainage financier des athlètes dans les compétitions et/ou les événements sportifs » et de la classe 41 « fourniture d’informations sur les compétitions et les manifestations sportives par le biais d’un réseau informatique mondial ». Elle se compose d’un élément central accompagné de deux éléments verbaux « SPORTS » en dessus (à l’envers) et en dessous. Malgré l’existence du mot « sport » en allemand et en italien, la forme plurielle « sports » n’existe pas dans ces langues. Il ne fait toutefois aucun doute que l’élément verbal « SPORTS » peut être associé sans difficulté au mot « Sport » connu respectivement par les germanophones et les italophones. Il est donc compris par le consommateur moyen (c. 5.3.1.3.1.1). En raison de sa forte stylisation, l’élément central de la marque opposante n’est pas ou peu lisible. Quand bien même cet élément parviendrait à être lu tel que « Zoot », aucune signification particulière ne peut lui être attribuée. En effet, le mot anglais « zoot » est utilisé en lien avec le mot « suit ». L’expression « zoot suit » désigne une tenue et, par extension, une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940. Il ne saurait toutefois être considéré que le consommateur moyen suisse ait des connaissances d’anglais qui lui permettent de donner un sens à l’élément « zoot ». Il n’est pas non plus convaincant d’interpréter le mot « loot » dans l’élément central. En effet, ce mot anglais, qui signifie « butin », n’est pas plus connu que le mot « zoot ». En outre, si les deux cercles centraux sont éventuellement susceptibles d’être lus comme deux chiffres « 0 », la probabilité de reconnaître qu’ils sont précédés et suivis du chiffre « 7 » ou « 1 » apparaît peu vraisemblable (c. 5.3.1.1.2). Il est suffisant, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, d’utiliser valablement la marque opposante sans ses deux éléments verbaux « SPORTS ». En effet, l’utilisation, sur de multiples documents (notamment listes de prix, catalogues, photographies des articles de sport), du seul élément central de la marque, privé de ses deux éléments verbaux « SPORTS » doit être considérée comme un usage ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et donc assimilée à un usage de celle-ci (c. 5.3.1.3.4). Les treize factures déposées par l’intimée sont propres à établir un usage de la marque opposante en Suisse, bien qu’elles soient établies dans un autre pays. En effet, elles sont adressées à des clients suisses et portent sur la livraison de divers articles à l’adresse de ces clients en Suisse. La facturation en Suisse de 353 articles pour un montant total de CHF 28’317.20 entre août 2009 et mars 2011 doit être considérée comme un usage sérieux. Les produits en lien avec lesquels l’intimée affirme utiliser la marque opposante sont essentiellement des vêtements et des chaussures destinés au triathlon. De tels produits s’adressent avant tout aux besoins des triathloniens, mais ils sont toutefois également destinés au grand public, comme les autres produits qui entrent dans les catégories générales de la classe 25. Dans la perspective tant des spécialistes du triathlon que du grand public, il doit par conséquent être considéré que l’utilisation de la marque opposante en lien avec des équipements sportifs rend probable son utilisation dans le domaine de la mode en général (c. 5.3.4.2). En revanche, les moyens de preuve fournis ne permettent pas d’admettre l’usage de la marque pour les produits et services revendiqués en classe 35 et 36. Ainsi, seul l’usage de la marque opposante en lien avec les produits de la classe 25 a été rendu vraisemblable (c. 5.4.1 et 5.4.2). La marque attaquée est, quant à elle, destinée aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » de la classe 18 et « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » de la classe 25, ainsi qu’aux services « diffusion (distribution) d’échantillons ; publicité » de la classe 35. Les produits des classes 18 et 25 s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au consommateur moyen, dont un degré d’attention accru ne peut être attendu. Quant aux services en cause de la classe 35, ils sont avant tout destinés aux entreprises (c. 7.2.2). Les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) revendiqués sont identiques aux produits « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » (classe 25) et similaires aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » (classe 18). Il n’y a pas de similarité entre les services de la classe 35 et les produits de la classe 25. Il convient d’admettre une similarité des signes en cause sur le plan visuel. Chacune des deux marques comporte un élément verbal « SPORTS » pour la marque opposante, respectivement « sport » pour la marque attaquée pouvant constituer un indice de similarité. À cela s’ajoute que l’élément central de la marque opposante s’articule autour de deux cercles contigus bien visibles qui présentent une certaine ressemblance avec les deux lettres « o » de l’élément « zoo» de la marque attaquée. Quant à l’aspect acéré de la partie gauche de l’élément central de la marque opposante, il est susceptible de rappeler les angles de la lettre « z » de l’élément « zoo » de la marque attaquée. Une certaine similarité sur le plan sonore doit également être admise du fait de la présence du mot « SPORTS » dans la marque opposante et du mot « sport » dans la marque attaquée (c. 9.2.2). À l’instar de l’élément «SPORTS » de la marque opposante, l’élément « sport » de la marque attaquée est compris sans difficulté par le consommateur suisse moyen. Dès lors, sur le plan sémantique, la similarité qui existe entre les marques doit être qualifiée de ténue (c. 9.2.4). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale. Il ne saurait être question d’un risque de confusion entre les marques opposées. En effet, les signes en cause ne présentent qu’une similarité éloignée : ce n’est essentiellement qu’en raison de la présence de l’élément « SPORTS » dans la marque opposante et de l’élément « sport » dans la marque attaquée que ces marques doivent être qualifiées de similaires. Or, en lien avec les produits concernés, de tels éléments sont susceptibles d’avoir un caractère descriptif. Quant à la parenté très éloignée entre l’élément central de la marque opposante et l’élément « zoo » de la marque attaquée, elle n’est de loin pas suffisante pour entraîner un risque de confusion (c. 10.2). Le recours est admis. L’autorité précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque pour les classes 18, 25 et 35 (c. 11). [AR]

Sports (fig.) (opp.)
Sports (fig.) (opp.)
zoo sports (fig.) (att.)
zoo sports (fig.) (att.)

26 janvier 2015

TAF, 26 janvier 2015, B-5117/2012 (i)

sic! 5/2015, p. 327 (rés.), « S skins (fig.) / Skin compression » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive relativement faible, impression générale, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, vêtements, skin, compression, skin compression ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits revendiqués par l’opposante « Vêtements, chaussures, chapellerie ; y compris les vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons ; vêtements de sport y compris les vêtements de football, vêtements de gymnastique, vêtements pour le cyclisme, vêtements de golf et vêtements de ski ; vêtements pour automobilistes et des voyageurs ; sous-vêtements ; paletots, manteaux, vêtements de loisirs, vestes, chandails, pulls, chemises sport, débardeurs, chemises, T-shirts, sous-vêtements, pantalons, shorts, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain ; vêtements pour la baignade y compris caleçons de bain et costumes de bain ; vêtements thermiques ; coupé ; vêtements imperméables ; manchettes ; chaussures et articles chaussants y compris les chaussures et les articles chaussants de football, chaussures de gymnastique, chaussures et articles chaussants pour d’autres sports ; chaussettes, bas, collants ; bandes de bandana et bandeaux ; vêtements rembourrés ; y compris les vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, dont il n’est pas attendu un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée « Vêtements, en particulier des bas, des vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, vêtements de nuit, sous vêtements, vêtements d’extérieur / de trekking ; Chaussures ; Chapellerie, y compris casquettes et capuchons » en classe 25, sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5). Sur le plan visuel, compte tenu de la reprise par la marque attaquée des lettres « S, K, I, N » de la marque opposante, il convient de retenir une certaine similarité (c. 6.2.1). Sur le plan sonore, la prononciation des signes opposés correspond en ce qui concerne l’élément « Skin », de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité (c. 6.2.2). Le mot anglais « skin » appartient au vocabulaire anglais de base. Le terme anglais « compression » se traduit par des termes très proches dans toutes les langues nationales et est donc aisément compréhensible (c. 6.2.3). L’expression « skin compression » n’a pas de signification intrinsèque. Toutefois, dans les domaines médical et sportif, il est souvent fait référence à des « vêtements de compression ». Par conséquent, une association d’idées peut être aisément faite par les destinataires par rapport aux produits de la classe 25. Aucune autre signification particulière ne peut être attribuée à l’expression « skin compression ». Par conséquent, les signes opposés présentent également des similarités sur le plan sémantique (c. 6.2.3). Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 6.3). Pour le cercle des destinataires pertinent pour les produits de la classe 25, le terme « skin » est descriptif des caractéristiques ou des effets des produits proposés (c. 7.1.3.2). Par conséquent, l’analyse du risque de dilution est superflue (c. 7.1.4). La marque opposante « S SKINS (fig.) » possède une force distinctive relativement faible (c. 7.1.5). Considérant que la similarité des signes opposés réside essentiellement dans l’élément descriptif « skin », que l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par les lettres stylisées « S » au début et à la fin du signe et que la marque attaquée comprend en outre l’élément « compression », le risque de confusion doit être rejeté (c. 7.2.2). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Skin Compression
Skin Compression