Dans sa duplique auprès de l’instance précédente, la marque attaquée demande que sa demande soit limitée aux produits suivants :

Classe 3 : « Cosmétiques, préparations [sic] pour la peau ; tous les produits précités de provenance suisse. »

Classe 5 : « Substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta de mouton ; substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta végétal ; substances diététiques à base de ou contenant des extraits de poisson ; compléments alimentaires pour la santé ; compléments et suppléments nutritionnels à usage médical ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; compléments alimentaires minéraux ; produits pharmaceutiques pour la thérapie par des cellules vivantes ; produits pharmaceutiques ; substances diététiques [sic] à usage médical ; tous les produits précités de provenance suisse. » (c. A.b.e.b).

L’instance précédente admet l’opposition pour les produits en classe 3 et la rejette pour les produits en classe 5 (c. A.b.f)

Les services d’hygiène en classe 44 s’adressent avant tout au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5.2.1). Les produits cosmétiques revendiqués en classe 3 sont destinés au grand public. La jurisprudence est partagée en lien avec le degré d’attention des consommateurs. La question peut être laissée ouverte dans la mesure où c’est le degré d’attention des consommateurs des services de la marque opposante qui est déterminant (c. 5.2.2.2-5.2.2.3).

Les services de soins d’hygiène et de beauté sont fournis soit dans des locaux indépendants, soit dans des locaux appartenant à des structures offrant d’autres services, tandis que les produits cosmétiques en classe 3 sont vendus dans des boutiques plus ou moins spécialisées ou des grandes surfaces (c. 6.3.1). Bien qu’il s’agisse d’une part de produits et d’autre part de services, ceux-ci partagent de nombreux points communs. Ils impliquent un même savoir-faire et répondent à un même besoin. Bien qu’ils ne soient pas substituables, et n’appartiennent pas à la même classe selon la classification de Nice ils entretiennent un rapport étroit de complémentarité et partagent les mêmes canaux de distribution. L’ancienne jurisprudence rendu par la CREPI puis le TAF retenant qu’une similarité entre produits cosmétiques et sois d’hygiène n’existe que si la marque opposante jouit d’un degré élevé de notoriété et qu’il existe une forte similarité entre les signes n’est pas pertinente dans la mesure où de telles considérations ne font pas partie des indices énumérés par la jurisprudence (c. 6.3.2) (c. 6.3.3.3). Les produits cosmétiques ne sont pas seulement des accessoires nécessaires aux prestations de soin et d’hygiène (c. 6.3.4). Les produits et services revendiqués peuvent être considérés comme similaires (c. 6.3.6).

Les éléments graphiques de la marque opposante ne sont pas frappants. L’élément principal est donc l’élément verbal « SwissCellSpa », repris dans la marque attaquée (c. 8.1.1.2). Les éléments « The », et « Swiss » appartiennent au vocabulaire anglais de base contrairement au terme « Cell », qui est cependant très proche de du début des mots correspondants en allemand, français et italien et qui, sans être descriptifs, ne sont pas complètement étrangers aux domaines des services et des produits revendiqués (c. 8.2.1.1-8.2.1.3). Les éléments communs « Swiss » et « cell » seront compris de la même manière pour chaque signe. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 8.2-8.2.1.4). Au niveau sonore, les deux signes seront perçus comme des uns ensemble de mots anglais, leur prononciation sera identique pour le sous-élément « SwissCell » (c. 8.3.2). La marque attaquée reprend à l’identique les deux premiers sous-éléments de la marque opposante. De plus, les éléments « Swiss » et « Cell » sont accolés dans chaque marque. Une forte similarité doit dès lors être admise (c. 10.2.4).

Force distinctive de la marque attaquée

L’élément « Swiss » dispose d’une force distinctive faible, tandis que l’élément « cell » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.2-9.2.1.2). Dans son ensemble le signe « SWISSCELL » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.2.2 et 11.3.2).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Les éléments « the » « swiss » et « experience » sont descriptifs. Seul élément « cell » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.1-9.1.4 et 11.3.1).

La forte similarité des signes ainsi que la similarité des produits et services et la force distinctive normale des signes revendiqués permettent de retenir un risque de confusion direct, malgré un degré d’attention moyen des destinataires. Le TF peut laisser ouverte la question de savoir si l’usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour une partie ou pour l’ensemble des services revendiqués en classe 3 ou 44 (c. 12.3.2).

Le transfert de la marque opposante ou attaquée en cours d’opposition n’a pas d’influence sur la légitimation active ou passive (c. 1.3). En l’espèce, la recourante demeure partie à la procédure. Étant contractuellement tenue de garantir l’existence de la marque attaquée envers le cessionnaire, elle dispose toujours de la qualité pour recourir (c. 1.4).

Dans son recours, la marque attaquée limite l’objet de la contestation à l’opposition admise par l’instance précédente pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 2.2-2.2.2.1).

L’intimée, en revanche, n’a pas déposé de recours contre la décision attaquée, en particulier lorsque celle-ci rejette l’opposition pour les produits revendiqués en classe 5 (c. 2.2.2.2). Le fait de conclure dans sa réponse au recours à l’annulation de cette partie de la décision est tardif (c. 2.2.2.2). Le TAF ne peut modifier la décision attaquée au sens de l’article 62 PA pour se lancer dans l’examen d’une partie de la décision attaquée qui n’est pas comprise dans l’objet du litige (c. 3.3.3).

Le recours est rejeté, et l’opposition admise pour les produits revendiqués en classe 3.[YB]

Classe 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

Les produits revendiqués ont un coût élevé et une relativement longue durée de vie. Ceux-ci s’adressent aux conducteurs qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Les produits revendiqués par la marque opposante entrent dans le terme générique revendiqué par la marque attaquée. Il existe donc une similarité entre les « véhicules automobiles » revendiqués par la marque opposante et les « véhicules permettant de se déplacer sur terre » de la marque attaquée (c. 5.1), mais pas ceux permettant de se déplacer sur mer ou dans les airs dans la mesure où les canaux de distribution ne sont pas les mêmes (c. 5.2).

Le signe attaqué reprend entièrement la marque opposante. Les signes sont en conséquence similaires (c.6).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Pour l’instance précédente, l’élément « caddy » est descriptif dans la mesure où il fait référence aux voiturettes de golf. La marque opposante dispose d’une force distinctive faible (c. 7.1 et 7.2). La recourante estime pour sa part que le terme « caddy » fait référence à la personne qui porte les clubs de golf et non au véhicule en question. En conséquence, le terme ne serait pas descriptif pour les produits revendiqués (c. 7.3). Le terme « caddy » appartient au vocabulaire anglais de base. Bien qu’il ait plusieurs significations, il sera compris sans effort par les destinataires pertinents comme faisant référence aux voiturettes de golf, et non pas exclusivement comme la personne portant les clubs. L’élément « CADDY » dispose donc d’une force distinctive faible pour une partie des produits revendiqués sous le terme générique « Fahrzeuge ». Celle-ci s’étend, selon la jurisprudence à l’ensemble du terme générique (c. 7.5). La recourante ne peut se fonder sur le fait que l’enregistrement ait été accepté pour ne déduire une force distinctive (7.6).

Malgré la forte similarité des produits et des signes et le degré d’attention élevé des consommateurs, les deux marques concordent uniquement sur un élément appartenant au domaine public. Les éléments graphiques additionnels de la marque attaquée suffisent ainsi à éviter un risque de confusion direct ou indirect (c. 8). Les conclusions subsidiaires de la recourante demandant la restriction de la liste des produits et services revendiqués par la marque attaquée (limitant l’enregistrement aux véhicules permettant le transports de golfeurs et de leur équipement sur des parcours de golf, puis encore plus subsidiairement aux véhicules ne disposant pas d’autorisation de circuler) ne sont pas suffisamment précises pour permettre d’exclure le caractère descriptif du terme « CADDY » pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 9 et 10).

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Le recours et l’opposition sont rejetés. (c. 11). [YB]

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent prioritairement par voie d’ordonnance, et donc sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c.5).

La recourante a modifié en cours d’instance sa liste des produits revendiqués, la limitant aux « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système digestif » (c. D). La jurisprudence constante considère que les préparations pharmaceutiques sont similaires. Certes, la classification de Nice n’est qu’un indice, les médicaments ne sont généralement pas substituables et ne sont pas commercialisés dans le même faisceau de prestations, mais les lieux et méthodes de fabrication ainsi que le but de leur utilisation (soigner les maladies) sont identiques (c. 6.2). Le fait que les médicaments pour lesquels les marques sont revendiquées soient utilisés pour traiter des maladies différentes n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas examinée en fonction de leur usage concret mais en fonction de la liste revendiquée (c. 6.2).

Les signes partagent la même suite de voyelles et la même terminaison. Les deux lettres divergentes (« C/X » et « F/T ») ne permettent pas de rejeter une similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 7.2). L’élément « TIDE » peut faire référence au mot « marée » en Bas Allemand, mais il n’est pas certain que les destinataires suisses connaissent ce dialecte (c.7.3). L’élément « FIDE » peut faire référence au mot latin « fide » qui peut être traduit par « fidèle » ou « confiance ». Il est possible que les destinataires, en particulier les spécialistes du domaine médical reconnaissent une allusion au mot latin « fide ». L’élément « ACO » n’a pas signification propre. Les deux signes sont donc fantaisistes. Bien qu’il ne soit pas possible de conclure à une similarité sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c.7.4).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « IDE ». Le suffixe « TIDE » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 8.3). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 8.3).

La grande similarité des signes et des marchandises ainsi que la force distinctive moyenne de la marque attaquée ne permettent pas d’écarter un risque de confusion (c. 8.4).

La réponse de l’intimée devant le TAF est tardive (c. 2.1). Elle contient des arguments détaillés relatifs à la similarité des produits et services qui présentent de l’intérêt pour l’élaboration de la décision et sont en conséquence décisifs. La demande tardive doit donc être prise en compte par le TAF selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.3).

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour des médicaments combattant l’asthme soumis à ordonnance (c. 4.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » en raison de la très grande variété de médicaments, de leurs buts et de leurs usages (c. 4.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinées à traiter les maladies des poumons et des voies respiratoires (c. 4.3).

Le recours est rejeté, la décision attaquée et l’opposition confirmées (c. 8.4) [YB].

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel.

Les produits pharmaceutiques et les médicaments s’adressent, lorsqu’ils ne sont pas restreints aux médicaments soumis à ordonnance, aux spécialistes du domaine médical tels que les médecins ou les pharmaciens mais également à un large public qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Les médicaments sont identiques aux « Arzneimittel » (c. 4.1). Les compléments alimentaires font l’objet d’un traitement juridique différent de celui des médicaments (c. 4.3). Ils ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne partagent pas les mêmes canaux de production ou de distribution. Les produits ne se trouvent pas dans un lien de subsidiarité (c. 4.3). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les médicaments et les compléments alimentaires (c. 4.3).

Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « PROSPIRE » ne sera pas nécessairement compris comme un mot anglais dans la mesure où il ne fait référence à aucun mot ou combinaison de mots de langue anglaise (c. 5.2). Les deux signes ont la même longueur et le même nombre de syllabes. Les consonnes et les voyelles utilisées sont très proches, si bien qu’il faut reconnaître une similarité sur le plan graphique et sonore (c. 5.2). Le signe « PROSPIRE » n’a pas de signification propre (c. 5.3), contrairement au signe « DROSPIRA » qui fait référence au « drospirenon », une substance active connue des spécialistes. Malgré une distinction au niveau sémantique, les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le « drospirenon » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.1). En l’espèce, les destinataires pertinents verront sans effort dans le signe « DROSPIRA » une référence à la substance active « Drospirenon ». En relation avec les produits revendiqués, le signe est descriptif et dispose en conséquence d’une force distinctive faible (c. 6.2)

Malgré une similarité sur les plans sonores et graphiques, le début (« P » au lieu de « D ») et la fin (« E » au lieu de « A ») et les divergences sur le plan sémantique doivent être pris en compte. Le degré d’attention élevé et la force distinctive faible permettent d’exclure un risque de confusion malgré l’identité des produits revendiqués (c. 6.2).

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Le recours est admis, et l'opposition rejetée. (c. 6.3). [YB]

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Les préparations pharmaceutiques en classe 5 sont similaires dans la mesure où ils partagent le même but, traiter les maladies, les mêmes canaux de distribution et nécessitent le même know-how (c. 5.2). Les compléments alimentaires et les produits diététiques ne partagent pas les mêmes buts, les mêmes canaux de distribution, ni ne sont dans un rapport de complémentarité avec les préparations pharmaceutiques. Ils ne sont pas similaires (c. 5.3). Les désinfectants en classe 5 servent de produits médicaux ou de médicaments. Ils sont similaires aux préparations pharmaceutiques (c. 5.4). Les pansements en classe 5 servent à protéger les blessures. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne présentent qu’une similarité éloignée avec les préparations pharmaceutiques (c. 5.5.

Le rythme, la succession des voyelles, la similarité des débuts et des fins ainsi que la longueur des signes indiquent une forte similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 6.1). L’élément « VISU » fait référence à la racine latine « vis », signifiant « voir », qui est à l’origine de nombreux mots liés à la notion de vision ou de visibilité. Combiné avec l’élément « DYNE », le signe n’a cependant pas de signification immédiatement perceptible (c. 6.2.1). L’élément « VIVA » dérive lui aussi du latin et est à l’origine de nombreux mots liés à la vitalité ou à la vie. Dans la même mesure que la marque opposante, aucune signification immédiate n’est donnée à la combinaison de « VIVA » et « DINE » (c. 6.2.2). Les deux signes ne provoquent, dans l’esprit des consommateurs que des associations d’idées, certes différentes. Celles-ci n’influencent pas la perception des consommateurs au point de leur faire oublier la forte similarité sur les plans sonores et graphiques. Les signes sont similaires (c. 6.2.3).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « DYNE/DINE » (c. 7.3). Le signe « VISUDYNE » dispose d’une force distinctive normale (c. 7.4).

En raison de la forte similarité des produits et des signes revendiqués, il existe un risque de confusion pour les préparations pharmaceutiques et les désinfectants en classe 5. Malgré une similarité plus éloignée, un risque de confusion doit également être admis pour les pansements. Dans la mesure où il n’existe pas de similarité entre les produits, il n’existe pas de risque de confusion entre les compléments alimentaires et les produits diététiques (c. 7.4).

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour une solution destinée à soigner les yeux (c. 3.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » dans la mesure où le produit n’est pas typique de cette catégorie (c. 3.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinée à traiter les maladies oculaires (c. 3.2).

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour les compléments alimentaires et les produits diététiques, mais admise pour le reste des produits revendiqués par la recourante (c. 7.5) [YB].

Classe 16 : produits imprimés ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (autre qu'appareils) ; clichés ; brochures ; bulletins d'information ; journaux ; publications ; magazines (périodiques) ; manuels ; rapports de recherche ;

Classe 35 : services de réseautage d'entreprise avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ; services de réseautage à buts professionnels et économiques avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ;

Classe 41 : organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ; éducation ; formation ; divertissement ; services de camps de vacances (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière d'éducation ; services éducatifs ; organisation, animation et conduite de séminaires ; attribution de prix de reconnaissance ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; informations en matière de divertissement et d'éducation fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet ; animation de cours de formation pour des tiers ; informations en matière de divertissement ou d'éducation fournies en ligne ou par le biais de la télévision, de supports de communication haut débit et sans fil ; cours par correspondance ; organisation expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation, animation et conduites de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation (training) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; attribution de prix de reconnaissance ; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation) ; formation en matière d'utilisation de données mathématiques ou statistiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires.

Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des sciences politiques, économiques et sociales (c. 3).

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

La recourante est d’avis que les preuves datant d’après la demande d’enregistrement ne doivent pas être prises en compte (c. 5.1). Contrairement à la loi sur les brevets, aucun des motifs d’exclusion absolus ne stipule que le signe revendiqué doit être « nouveau ». Il n’est donc pas nécessaire d’arrêter l’état de fait à avant le dépôt de la demande (c. 5.2-5-3). Le fait que la jurisprudence relative à cette question soit principalement liée à des marques de forme n’a pas d’importance dans la mesure où l’existence d’une force distinctive est une condition commune à tous les types de marques (c. 5.4). D’un point de vue lexical, le signe revendiqué n’a que peu de signification (c. 6.1). La signification d’un signe dépend de sa compréhension par les destinataires pertinents dans un contexte donné (c. 6.2). Pour l’instance précédente, « do tank » est un terme technique étendant la notion de « think tank » orienté vers la conception d’une chose (c. 6.2). En lien avec les produits revendiqués en classe 16, le signe « DO-TANK » ne paraît pas descriptif. Le mot « do tank » doit cependant être laissé à la libre disposition des concurrents dans la mesure où les produits imprimés revendiqués servent précisément à échanger ou discuter d’idées et de concepts afin de trouver des solutions innovantes à des problèmes, ce qui est précisément l’activité centrale d’un think tank ou d’un « do tank » (c. 7.1). Les services revendiqués en classes 35 et 41 sont en lien avec l’entraînement, l’éducation et l’instruction. Le concept central d’un think tank est l’échange entre différents experts. Le signe « DO-TANK » est donc directement descriptif, y compris pour les services en lien avec le divertissement, qui peut tout à fait comprendre l’échange de connaissances dans ce domaine. Le recours est rejeté (c. 7.2). [YB]

Classe 35 : Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [sic] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage.

Classe 41 : Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation).

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent à un public spécialisé (c. 14.1.1).

Les services de “ formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles ” en classe 41 s’adressent avant tout aux spécialistes, tandis que les autres services revendiqués dans la même classe s’adressent au grand public (c. 14.1.2.1), comme les services d’“ orientation professionnelle ” en classe 41 (c. 14.1.2.2). Tous les destinataires feront preuve d’un degré d’attention au moins moyen.

La question du degré d’attention attendu des spécialistes peut être laissée ouverte (c. 14.2-14.2.2).

Les services revendiqués sont similaires voire en partie identiques. En effet, ceux-ci s’adressent respectivement aux mêmes publics, partagent les mêmes buts et s’inscrivent dans les mêmes cadres (c. 15-15.3).

Le mot anglais “ sparks ” n’appartient pas au vocabulaire anglais de base. Sa signification n’est pas connue du grand public en lien avec les services revendiqués. La question de sa signification pour les milieux spécialisés peut rester ouverte (c. 17.2.1). le mot anglais “ chief ” signifiant “ chef ” ou “ patron ” appartient quant à lui au vocabulaire anglais de base (c.17.2.2.1). Les éléments “ SPARKS ” et “ SPARK ” seront prononcés de manière identique (c. 17.3). L’élément “ spark ” de la marque attaquée occupe une place prépondérante dans celle-ci (c. 19.1.2), et l’élément “ chief ” ne saurait influencer l’impression d’ensemble (c. 19.3.4.1). Une forte similarité doit donc être reconnue entre les deux signes, notamment sur les plans visuels et sémantiques (c. 19.2.2).

Force distinctive de la marque attaquée

L’élément “ chief ” est descriptif et dispose d’une force distinctive faible (c. 18.2.2).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Certes, le mot “ SPARKS ” peut être compris, au sens figuré, comme faisant référence à une “ étincelle de génie ”. Cette signification n’est cependant pas reconnaissable sans un effort particulier d’imagination. Le signe n’est en conséquence pas laudatif pour les services revendiqués (c. 18.1.1.1). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne (c. 18.1.2). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante (c. 20.2.1).

Les services sont similaires, les signes très similaires et la marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne. Il existe donc un risque de confusion, même pour les consommateurs disposant d’un degré d’attention accru (c. 21.2). L’ajout de l’élément “ chief ” ne permet pas de distinguer les origines industrielles, mais aura au contraire pour effet d’induire les consommateurs à croire qu’il s’agit d’une marque de série appartenant à l’intimée (c. 20.2.1).

En cours de procédure, l’intimée a cédé la marque opposante, qui indique reprendre la procédure en cours en lieu et place de la titulaire originale de la marque (c. 2.1.1). La recourante refuse la substitution des parties (c. 2.1.2). Les dispositions de la LPM ou de son ordonnance ne prévoient pas les conséquences du transfert de la titularité d’une marque en cause au cours de la procédure d’opposition (c. 3.1). Dans une telle situation, la jurisprudence applique cependant l’article 4 PA pour soumettre les conséquences de la substitution aux règles de la PCF (c. 3.2.2.1). L’instance précédente est d’avis que l’application de l’article 4 PA devrait conduire à l’application des règles du CPC, qui, contrairement à celle de la PCF ne soumettent pas la substitution à l’accord de la partie adverse (c. 3.2.2.2). Si l’interprétation littérale de l’article 4 PA plaide pour que celui-ci porte sur n’importe quel type de procédure (c. 5.1), la jurisprudence du TF limite celui-ci aux dispositions de droit administratif spécial. Certes, l’article 19 PA, moins général du point de vue systématique que l’article 4 PA admet le recours à la PCF, mais ces dispositions ne sont applicables que par analogie (c. 5.2-5.2.2.3). Cette conception est étayée par les travaux préparatoires de la PA dans lesquels seules sont citées des dispositions relevant de la procédure administrative (c. 5.3.1). L’article 4 PA ne permet ainsi d’appliquer ni les dispositions du CPC ni celle de la PCF (c. 5.5.2). Si la doctrine est partagée sur la nécessité qu’aucune règle ne soit applicable par analogie afin d’admettre l’existence d’une lacune, elle est unanime quant à l’importance de l’application d’une règle par analogie afin de répondre à une question pour laquelle l’interprétation d’aucune règle ne permet de répondre directement (c. 6.2-6.2.2 revoir la formulation). Ainsi, aucune loi ne permet de régler la question, et la jurisprudence y relative est contraire à l’article 4 PA (c. 7.1.2). Il est par contre possible de répondre à la question en appliquant des règles de droit par analogie, bien qu’aucune règle du droit administratif ne s’y prête (c. 7.3-7.3.1.2). Si tant les dispositions de la PCF que celles du CPC peuvent être applicables, la subsidiarité de la PCF est ancrée à l’article 71 LTF, qui, en tant que disposition de droit administratif, devrait être prise en considération avant l’application de règles de droit privé (c.8-9.1.2.3). En conséquence, et en appliquant par analogie la PCF, la substitution d’une partie nécessite l’accord de l’autre, et confirme la jurisprudence constante du TF en la matière, malgré le fait que les articles de la PCF ne sont pas appliqués en vertu de l’article 4 PA (c.10-10.3.1). Le présent arrêt n’est pas arbitraire (c. 10.3.2.1). Le changement de jurisprudence ne modifie pas la situation de l’intimée. Celle-ci ne peut se prévaloir de la bonne foi (c. 10.3.2.2).

Le TAF renonce à percevoir des frais de procédure concernant la partie importante de l’arrêt qui précise la jurisprudence relative aux conséquences procédurales du transfert d’une marque en cours de procédure d’opposition (c. 23.2.1.1).

L’opposition est admise et le recours rejeté. C’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’opposition et refusé l’enregistrement des services revendiqués par la recourante en classes 35 et 41 (c. 22.1). [YB]

Les trois marques sont revendiquées pour de nombreux produits et services en classes 9,35, 36, 38, 42 et 43.

Certains des produits ou services s’adressent avant tout aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru, tandis que d’autres s’adressent également au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 9.1-9.2.2). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si certains produits ou services s’adressent exclusivement aux spécialistes (c. 9.2.2). En effet, rien n’indique que les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention moyenne perçoivent les signes revendiqués différemment des spécialistes (c. 18.1.1.3).

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM ; signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Le signe revendiqué « BVLGARI » ne correspond pas à un mot existant (c. 10.1.2). La suite de consonnes « BVLG » est difficilement prononçable et donc inattendue, mais le signe « BVLGARI » reste très proche du mot « Bulgarie », sur les plans sonores et visuels (c. 10.1.3-10.1.4.3). En conséquence, le signe revendiqué doit être considéré comme un nom géographique appartenant en principe au domaine public (c. 10.1.5). Cela ne signifie cependant pas encore que, concrètement, le signe revendiqué n’est pas considéré comme une référence à la provenance industrielle et non géographique des produits et services revendiqués (c. 10.2.2). Rien n’impose qu’un nom géographique se soit imposé comme marque au sens de l’article 2 let. a LPM pour constituer un cas d’application de l’article 47 al. 2 (c. 11.2.2-11.2.2.3). Il ne suffit pas que celui-ci se soit imposé comme marque pour nier son caractère trompeur selon l’article 2 let. c LPM. En effet, rien n’exclue qu’un signe imposé par l’usage n’induise pas en erreur les consommateurs sur la provenance géographique des produits ou services revendiqués (c. 12.1.2.1). Afin d’être protégé comme marque, un signe géographique doit avoir acquis un « secondary meaning », soit une autre signification qui devient prédominante au point d’exclure un risque de tromperie. L’examen du « secondary meaning » nécessite d’appliquer les exigences en matière d’imposition par l’usage avec une rigueur particulière (c.12.1.2.2). En conséquence, les six exceptions identifiées par le Tribunal fédéral ne s’appliquent pas de la même manière lors de l’examen de l’appartenance au domaine public d’un signe ou de son caractère trompeur (c. 12.2.1). Certes, dans l’ATF 128 III 454 « YUKON », le Tribunal fédéral prévoit qu’un signe qui remplit l’une des six conditions n’est pas propre à induire en erreur, mais il poursuit en ajoutant qu’un tel examen dépend du cas d’espèce (c. 12.2.2.1-12.2.2.2). Contrairement à l’avis de la recourante, il est justifié qu’un signe qui n’est pas doté d’une signification propre clairement prédominante soit refusé à l’enregistrement (c. 12.4). Il faut donc, en l’espèce, déterminer si les éléments apportés par la recourante permettent de retenir que le signe « BVLGARI » dispose d’une signification propre prédominante (c. 13.2). La recourante peut se prévaloir de son histoire plus que centenaire (c. 14.1.1.1), de son développement soutenu (14.1.1.2), ainsi que de la force de son réseau de distribution (c. 14.1.1.3). La recourante est implantée en Suisse depuis la fin du XIX^e siècle, dispose d’un grand prestige dans le domaine des objets de luxe et réalise un chiffre d’affaires conséquent depuis de nombreuses années (c. 14.1.2.1-14.1.2.3). De plus, l’autorité inférieure retient que la marque « BVLGARI » peut se prévaloir d’un « secondary meaning » en lien avec divers produits en classes 3, 9, 14 et 18 (c. 14.1.3). En conséquence, la marque « BVLGARI » jouit d’un degré de connaissance hors du commun (c. 14.2). De l’autre côté, aucun élément dans le signe revendiqué ne vient affirmer un lien avec la Bulgarie (c. 15.1.1). Il n’existe pas de rapport particulier entre les produits et services revendiqués et la Bulgarie (c. 15.1.2), et les importations en Suisse de produits provenant de Bulgarie sont faibles (c. 15.1.3). Enfin, la graphie particulière et omniprésente, soit l’utilisation d’un « V » à la place d’un « U », conduit au fait que le signe « BVLGARI » sera compris comme une référence commerciale à la recourante et non géographique (c. 16.2). Les produits revendiqués ne sont pas proches des produits dont la recourante peut déjà se prévaloir d’un « secondary meaning », mais il est commun pour les entreprises de diversifier leurs offres, parfois dans des domaines très éloignés (c. 17). En conséquence, le signe « BVLGARI » n’est pas compris comme une référence à l’Etat de Bulgarie, mais bien comme une référence à la recourante (c. 18.1.1.1). Une telle qualification ne découle pas de l’éventuelle haute renommée de la marque « BVLGARI » (c. 18.2.2.2).

[YB]

Classe 41 : Erziehung; Ausildung; Unerhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public, en particulier aux consommateurs s’intéressant au sport ou à la santé, ainsi qu’aux spécialistes de la formation ou du sport (c. 4.1). Le grand public fera preuve d’un degré d’attention moyen et les spécialistes d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Chaque marque propose des services liés à l’éducation, la formation ou aux activités sportives. Ceux-ci ne sont pas nécessairement identiques, mais au moins similaires (c. 5.2).

Les deux marques coïncident sur les éléments « clever » et « fit ». Exceptionnellement, la reprise d’une marque antérieure est possible quand les éléments communs sont fusionnés dans l’ensemble au point de paraître secondaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : les éléments repris sont clairement individualisés et marquants. Il est donc possible de conclure à une similarité sur les plans sonores et typographiques (c. 6.2). Les mots « clever » et « fit » appartiennent originellement au vocabulaire anglais, mais se sont allemandisés. Les consommateurs germanophones comprendront alors « clever fit » comme indiquant que les services revendiqués permettent d’être en forme ou de devenir performant de manière intelligente ou astucieuse (c. 6.3.2). Aucune autre interprétation n’est possible ni en relation avec les services revendiqués par la marque attaquée, ni en relation avec sa présentation graphique. Les signes revendiqués sont similaires sur le plan sémantique également (c. 6.3.3). Les deux marques se distinguent cependant sur le plan graphique. La marque opposante se focalise avant tout sur les mots mis en perspective (c. 6.4.1), tandis que l’élément graphique de la marque attaquée exerce une influence sur l’impression d’ensemble (c. 6.4.2-6.5).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le contenu sémantique de la marque opposante est au moins très allusif en lien avec les produits revendiqués. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la force distinctive de la marque opposante est faible et non simplement affaiblie (c. 7.3).

Les services revendiqués sont similaires, voire identiques, mais la marque opposante dispose d’une force distinctive faible. Les deux marques sont précisément similaires sur des éléments disposant d’une force distinctive faible, quand bien même la marque attaquée reprend entièrement ces éléments. Les marques se distinguent cependant fortement sur le plan graphique, et cela suffit pour rejeter l’existence d’un risque de confusion (c. 7.4).

Au moment de l’opposition, la demande de protection de la marque opposante est pendante. L’instance précédente a donc suspendu la procédure jusqu’à la fin de la procédure d’enregistrement (état de fait A.c-A.d). La marque opposante a été enregistrée à l’OMPI le 20 février 2017. Bien que les autorités suisses aient accepté une demande d’étendre la protection à leur territoire le 2 novembre 2017, l’enregistrement est supposé prendre effet rétroactivement au moment du dépôt de la demande internationale, soit le 20 février. En conséquence, la marque opposante est antérieure à la marque attaquée, enregistrée le 23 juin 2017 (c. 2.2.2).

Le recours est admis L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les services revendiqués (c. 8). [YB]

Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Une grande partie des produits revendiqués sont destinés à un usage quotidien et s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Les matières abrasives, s’adressant au consommateur final comme au spécialiste, n’y font pas exception (c. 5.2). S’agissant de produits d’usage de masse, les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 5.3).

Les produits sont identiques dans la mesure où ils relèvent du terme générique « abrasifs » revendiqué par la marque opposante (c. 6).

La marque attaquée reprend à l’intégral la marque opposante, induisant en principe une similarité (c. 8.2). Sur le plan typographique, les marques se distinguent au niveau de leur longueur, le nombre de voyelles ainsi que sur le début du signe. La marque opposante reste cependant reconnaissable (c. 8.3.1). Sur le plan sonore, et bien que la prononciation des signes soit différente, la marque opposante reste également clairement reconnaissable (c. 8.3.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée sera comprise comme un signe fantaisiste. Les signes restent similaires (c. 8.4.2).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la marque opposante n’est pas un signe fantaisiste. En italien, la racine « smac » est à l’origine de nombreux mots en lien avec le fait d’enlever des taches ou de nettoyer. Cette signification, en lien avec les produits revendiqués, éclipsera les autres. Elle dispose donc d’une force distinctive faible (c. 7.2). L’intimé ne parvient pas à démontrer une éventuelle notoriété augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.4.2).

Les marques concordent sur un élément appartenant au domaine public. Certes, la marque opposante est reprise dans la marque attaquée, mais le début de celle-ci reste clairement perceptible pour les consommateurs et influence la signification de la marque « LISSMAC » dans son ensemble. Malgré l’identité des produits, la force distinctive faible de la marque opposante permet de conclure à l’inexistence d’un risque de confusion direct ou indirect (c. 9.3).

L’enregistrement des produits en classes 7 et 11 par la marque attaquée n’est pas contesté (état de fait B). La recourante ne fait pas valoir l’exception de non-usage. Le TAF n’entre donc pas en matière sur cette question (c. 2).

Le recours est admis et l’opposition rejetée. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 10). [YB]

Classe 33 : Weine.

Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante destinés au grand public comme aux spécialistes, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7.2.3).

Les parties ne contestent pas la forte similarité des produits revendiqués (c. 7.3.2).

Les parties verbales des signes concordent parfaitement, si bien qu’une similarité sur les plans visuels et phonétiques doit être reconnue. En effet, les éléments graphiques additionnels n’influencent pas assez la perception des consommateurs. La combinaison « fin bec », en rapport avec les produits revendiqués sera perçue comme faisant référence aux gourmets ou aux gastronomes. Les signes sont donc similaires également sur le plan sémantique (c. 7.4.3).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le TAF s’est déjà prononcé sur la force distinctive de la marque attaquée (affaire XXX), la qualifiant de faible. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence (c. 7.5.4).

Les deux marques, malgré la forte similarité des signes et des produits revendiqués, concordent sur des éléments appartenant au domaine public. Ceux-ci sont exclus du champ de protection de la marque opposante (c. 7.6.4). Les éléments graphiques suffisent ainsi à écarter tout risque de confusion (c. 7.6.5).

La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu (c. 2). L’autorité n’est cependant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire lui paraît à l’évidence non établie ou sans pertinence (c. 2.1). En l’espèce, l’autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant pourquoi elle considérait qu’il n’existait pas de motifs d’exclusion. Elle motive également la raison pour laquelle elle ne prend pas en compte l’existence de motifs absolus d’exclusion. Le droit d’être entendu n’a en conséquence pas été violé (c. 2.2). La recourante fait ensuite valoir que la marque attaquée appartient au domaine public et qu’elle aurait dû être exclue de la protection. Elle considère que l’examen des motifs d’exclusion absolus doit pouvoir être examiné lors d’un recours, durant une procédure d’opposition (c. 3). L’article 31 al. 1 est expressément limité aux motifs relatifs d’exclusion de l’article 3 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Cette restriction est renforcée par les interprétations systématiques historiques et téléologiques, qui plaident également pour une interprétation restrictive, limitant les griefs pouvant être soulevés par la titulaire de la marque opposante aux motifs relatifs (c. 4.1.2-4.1.4). La recourante poursuit en considérant que l’article 31 al. 1 LPM ne restreint pas le pouvoir de cognition du TAF, dans la mesure où seul un recours contre le refus d’une opposition permettrait à celui-ci d’exercer un contrôle sur l’enregistrement par l’instance précédente de marques frappées de nullité absolue (c. 4.2). Ni la LPM (c. 4.2), ni d’autres dispositions légales ou constitutionnelles ne permettent à la recourante de faire valoir l’existence de motifs d’exclusion absolus au cours de la procédure d’opposition. En effet, le TAF ne saurait disposer d’un pouvoir d’examen plus étendu que l’instance précédente, limitée dans de telles procédures à l’examen des motifs relatifs d’exclusion en vertu de l’article 31 al. 1 LPM (c. 4.3-4.3.1). La recourante ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 4.3.2) en considérant que l’instance précédente fait fi du caractère erroné de l’enregistrement de la marque attaquée. La procédure d’opposition ne prévoit pas l’examen de motifs absolus d’exclusion et l’instance précédente ne saurait faire fi de la volonté du législateur en ne procédant pas à un tel examen (c. 4.3.2). L’article 29a de la Constitution n’est en l’espèce pas violée dans la mesure où il est en tout temps possible pour les juridictions civiles de prononcer la nullité d’un enregistrement (c. 4.3.3.1).

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 9).[YB]

Classe 20 : Möbel ;

Classe 24 : Heimtextilien ;

Classe 35 : Detailhandel mit Möbeln und Heimtextilien.

Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de la décoration d’intérieur et aux intermédiaires (c. 4).

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Une marque dont l’enregistrement est demandé peut être transférée comme une marque déjà enregistrée (c. 1.2). Bien qu’il n’ait pas de signification propre, le signe revendiqué sera aisément scindé en « DESIGN » et « WORLD ». Tant les mots « design » que « World » appartiennent au vocabulaire anglais de base et seront compris tels quels par les destinataires (c. 5.2). En lien avec les produits et services revendiqués, l’élément « DESIGN » est ainsi descriptif, comme l’élément « WORLD » qui fera référence au lieu où sont proposés les produits et services (c. 5.3). Les éléments graphiques sont banals et n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe (c. 6-6.3). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Elle se base cependant sur des marques trop anciennes ou destinées à d’autres produits et services et ne parvient pas à démontrer l’existence d’une pratique illégale constante (c. 7.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 8-8.2). C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement du signe « DESIGNWORLD. (fig.) ». Le recours est rejeté. [YB]

Classe 10 : Poupées érotiques (poupées sexuelles).

Classe 16 : Annuaires téléphoniques.

Classe 40 : Services de retouches photographiques.

Classe 41 : Services de photographie ; services de photographes.

Classe 44 : Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage ; services de salons de beauté ; mise à disposition de services de saunas, salons de beauté, salons de coiffure et salons de massage ; services de massages ; massage ; services d'information en matière de massages.

Classe 45 : Services de rencontres par voie informatique ; services de rencontres amoureuses sur Internet ; services de rencontres amoureuses, recherche de partenaires amoureux et socialisation à des fins personnelles sur Internet ; services de clubs de rencontres sur Internet ; services d'agences de rencontres ; mise à disposition d'informations par le biais de sites Web interactifs en ligne dans le domaine des rencontres et dont le but est de favoriser les rencontres entre individus et de nouer des contacts et relations d'amitié ; services d'escorte

L’instance précédente a admis l’opposition pour l’ensemble des produits et services revendiqués en classe 16, 40, 41 et 45. La recourante conteste uniquement l’opposition concernant les « services d’escorte » en classe 45 (état de fait C. a). En cours d’instance, elle propose de limiter l’enregistrement aux « services d’escorte ; tous les services précités dans le domaine de la prostitution » (état de fait C. d).

Les services de « mise en relation sociale et de rencontre » en classe 45 s’adressent en premier lieu à un public intéressé par le monde numérique et en particulier qui utilise les plateformes de réseaux sociaux. Les services revendiqués s’adressent ainsi au grand public, auquel il est possible d’adjoindre un usage commercial par certaines entreprises à des fins publicitaires ou de communication (c. 5.2). Si l’activité de surfer sur internet est exercée avec un degré d’attention moindre, l’activité ici consiste plus en l’interaction avec d’autres participants au moyen du service proposé. Ainsi, les utilisateurs s’enregistrent et divulguent leurs données personnelles à un fournisseur de service qu’ils reconnaissent. Ils font ainsi preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5.3).

Certes, le secteur des services d’escorte dans le domaine de la prostitution et fermé dans la mesure où, pour des raisons de réputation, les entreprises ne proposent pas des services de prostitution parmi d’autres services (c. 7.2). La marque opposante est cependant enregistrée pour des « services de rencontre » et « services de mise en relation sociale », termes larges, mais suffisamment délimités, qui, comme pour les services d’escorte, ont pour but de mettre en contact ou en relation des personnes. Les limites entre ces différents termes sont difficiles à établir dans la mesure où elles présentent un lien entre elles (c. 7.5.1-7.5.3). Bien que la marque opposante ne soit pas enregistrée pour des services de prostitution, le lien fonctionnel entre ces différents services persiste. La formulation des termes génériques pour lesquels la marque opposante est enregistrée est suffisamment vaste pour inclure des services de prostitution. Enfin, les services revendiqués ne s’adressent pas à des publics clairement distincts (c. 7.5.3). En conclusion, les services revendiqués sont similaires (c. 7.5.4).

Les deux signes sont combinés, et contiennent les mots « face », « book », respectivement « girl » qui appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 8.2). Les éléments graphiques (un cadre rectangulaire foncé contenant les éléments verbaux en caractères d’imprimerie gras) sont similaires. Seul le cœur rose présent dans le coin gauche de la marque opposante diffère. Les signes coïncident également sur l’élément verbal « face ». Les éléments verbaux « book » et « girl » comportent le même nombre de lettres, mais ne présentent pas de similarités. Dans leurs ensembles, les signes partagent la même cadence d’expression et la même construction. Ils sont donc similaires (c. 8.3). Sur le plan sémantique, aucun des signes n’a de signification propre. L’élément « face » est repris à l’identique dans la marque attaquée, induisant dans l’esprit du consommateur une proximité visuelle et acoustique entre les signes revendiqués qu’une éventuelle différence sur le plan sémantique ne parvient pas à effacer (c. 8.4).

Force distinctive de la marque attaquée

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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le TAF a déjà eu l’occasion (B-681/2016, N 1146) de constater la notoriété accrue de la marque opposante (c. 9.2). L’élément « face » ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition (c. 9.2).

Les marques comparées se distinguent suffisamment dans leurs éléments verbaux et graphiques, au point d’écarter un risque de confusion direct pour un public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 9.4). La reprise à l’identique de l’élément verbal « face » en première position, ainsi qu’une conception graphique très semblable induit cependant inévitablement une association des deux marques, ainsi qu’au fait que les services proposés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées, et donc à un risque de confusion indirect (c. 9.5-9.6).

La recourante considère que les définitions des termes génériques « services de mise en relation sociale » et « services de rencontres » en classe 45 sont trop vagues pour permettre un enregistrement (c. 6.2).

Le recours est rejeté et l’opposition admise pour les services « escorte ; tous les services précités dans le domaine de la prostitution » (c. 9.7). [YB]

Classe 14 : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchettes, porte-clés. »

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la bijouterie, de l’horlogerie et de la joaillerie, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 11).

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Le signe verbal « PAIN DE SUCRE » a plusieurs significations. Il peut s’agir d’un bloc de sucre de forme conique, d’une variété de chicorée ou d’un modèle de casque colonial français. De plus, la forme caractéristique qui y est associée fait référence à de nombreuses montagnes, dont la plus célèbre est le « pain de sucre » qui surplombe Rio de Janeiro (c. 12-12.2.2.2). Ainsi, le signe « PAIN DE SUCRE » doit être considéré comme un nom géographique (c. 13.1). La règle d’expérience selon laquelle un signe géographique est en principe trompeur sauf si, notamment, une autre signification prédomine en lien avec les produits revendiqués s'applique donc (c. 4.2.2.2 et 14.1.3). En l’espèce, l’absence d’éléments rattachant le signe « PAIN DE SUCRE » au Brésil ou à la ville de Rio de Janeiro, comme la référence à de tels lieux, ou à la montagne en question mettent en doute le fait que le public comprenne le signe revendiqué comme une référence à la montagne surplombant Rio de Janeiro (c. 14.2.1.2). Les moteurs de recherche offrent divers résultats lorsqu’une recherche sur la base de « pain de sucre » est effectuée (c. 14.2.1.3). Dès lors rien ne permet de considérer que la signification du signe « pain de sucre » prédomine. Les consommateurs perçoivent avant tout le signe revendiqué comme la désignation d’un bloc de sucre, voire comme une création originale ou comme une marque de maillots de bain (c. 14.3.1-14.3.2). Le signe « PAIN DE SUCRE » n’est dès lors pas considéré comme une indication de provenance directe ou indirecte au sens de l’article 47 al. 2. LPM (c. 15.1.1.1-15.1.2). Le signe revendiqué n’est en conséquence pas propre à induire en erreur (c. 15.2). C’est à tort que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 16.1). Le recours est admis (c. 18.1.2.2). [YB]

L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée.

Les conditions d’examen du cercle des destinataires pertinent ne diffèrent pas qu’il s’agisse d’une marque enregistrée en Suisse ou d’une marque notoirement connue enregistrée à l’étranger. Il suffit cependant qu’un des cercles de destinataires pertinent reconnaisse la notoriété de la marque pour que celle-ci soit qualifiée de notoirement connue (c. 5.1). Selon la recourante, la marque opposante est notoirement connue pour les « Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice et petits fours » en classe 30 (c. 5.2). Les petits fours, sont proposés en suisse majoritairement dans les boulangeries et les confiseries. Les gurabija sont un type de biscuit à la pâte brisée, les tulumba, baklava et kadaifi sont des pâtisseries imbibées d’un sirop de sucre ou d’eau de rose. Dans l’ensemble, ces produits sont traditionnellement servies avec le thé ou le café. Les produits revendiqués s’adressent donc à un large cercle de destinataires finaux, ainsi qu’aux spécialistes du commerce en gros ou de détail, dans le domaine de la gastronomie ou de la vente, en particulier les magasins d’alimentation, les confiseries ou les boulangeries (c. 5.3). La recourante considère cependant que ce cercle doit être restreint en raison de la provenance des produits revendiqués (c. 5.4). Elle se fonde sur l’arrêt YENI RAKI dans lequel le Tribunal fédéral a limité le cercle de destinataires d’une marque étrangère (en l’occurrence la Turquie) aux personnes travaillant en Suisse originaires de ce même pays. En l’espèce, elle considère que comme les produits revendiqués sont des spécialités des Balkans, l’examen du caractère notoire de la marque doit être examiné sur la base de la connaissance de la marque par les personnes originaires des Balkans habitant en Suisse (c. 5.4). Dans l’arrêt « YENI RAKI », le Tribunal fédéral était lié par les faits établis par l’instance précédente, selon lesquels la marque revendiquée s’adressait aux consommateurs turcs. Rien n’indique que le Tribunal fédéral n’aurait pas étendu à l’ensemble des consommateurs d’alcool le cercle des destinataires pertinent s’il en avait eu le pouvoir. De plus, l’ouverture des consommateurs suisses vis-à-vis des produits étrangers a bien évolué depuis (c. 5.5). La notoriété de la marque opposante est également revendiquée pour des « petits fours » qui ne sont pas originaires des Balkans (c. 5.6.1). Il existe en Suisse une de nombreuses pâtisserie traditionnelle, et les produits revendiqués peuvent être perçus comme le pendant étranger de confiseries très connues du public suisse. Les Gurabija et les Vanilice sont des sablés ou des croissants à la vanille. Les Tulumba sont un type de confiserie à base de pâte à choux. Ainsi, ces produits ne sont pas totalement étrangers à la tradition pâtissière locale. Il s’agit donc de confiseries de consommation courante, et le fait que celles-ci aient une dénomination différente n’exclut pas que le consommateur final ne se demande s’il s’agit d’un seul et même produit. Une limitation du cercle des destinataires pertinent ne se justifie ainsi pas (c. 5.6.2). Les Baklava et les Kadaifi n’ont pas d’équivalent dans la pâtisserie traditionnelle suisse. Il n’est cependant plus envisageable aujourd’hui de partir du principe que les produits étrangers ne soient acquis que par les personnes originaires du pays en question. A titre de comparaison, il n’est pas envisageable de considérer que le roquefort est consommé uniquement par les personnes résidant en Suisse originaires de France. En effet, chacun a accès à ces produits, indépendamment de son origine, et la tendance à l’accessibilité s’accélère. Il est devenu beaucoup plus aisé de trouver des produits typiques des cuisines étrangères. Ainsi, il est aujourd’hui possible de trouver des Baklava dans les grandes surfaces à côté par exemple des tourtes aux noix des grisons (c. 5.7). Le cercle des destinataires pertinent ne doit ainsi pas être restreint aux consommateurs finaux originaires des Balkans (c. 5.9), mais à tous les consommateurs finaux situés en Suisse (c. 5.10). En vertu du principe de spécialité, la marque opposante doit être notoirement connue pour chacun des produits revendiqués (c. 6.1). La recourante dépose de nombreuses preuves destinées à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.2). Seuls les éléments de preuves antérieurs à la date de dépôt de la marque attaquée doivent être pris en considération (c. 6.3). Une marque notoire ne doit pas être seulement connue, mais en plus bénéficier d’une notoriété évidente, basée sur un usage long du signe en question (c. 6.4). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de sa marque en lien avec les produits qu’elle revendique (c. 6.4.1). Aucun élément de preuve ne parvient à rendre vraisemblable une quelconque publicité à destination du grand public. En particulier, un spot publicitaire sur une chaine des Balkans, certes accessible en Suisse, n’est pas apte à toucher les spectateurs suisses, dans la mesure où bon nombre des destinataires ne regardent pas la chaine en question ou ne maîtrisent pas la langue (c. 6.4.2). En résumé, la recourante parvient bien à démontrer un usage sérieux de sa marque en lien avec des produits pendant près de 10 ans, et ce pour l’ensemble de la suisse. Cependant, le fait que la présence de la marque en suisse soit indiscutable ne montre pas encore que celle-ci soit notoire. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.4.3). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 7).

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Le recours et l’opposition sont rejetés dans la mesure où c’est à raison que l’instance précédente a jugé que la recourante n’était pas parvenue à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 7). [YB]