Mot clé - des signes - Jurisprudence [PI]2

Construction

Couleur

Droit(s)

- absolu

- conférés par la marque

Lettre(s)

Machines

Marque

- internationale

Marque (type)

- verbale

Outil

Peinture

-- admis

-- indirect

- fantaisiste

- descriptif

- verbal

- Art. 956

-- al. 2

- Art. 951

-- al. 2

Action, voir ég. cumul d’actions

- Art. 13

-- al. 2 lit. e

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

mipa

17 février 2015

TF, 17 février 2015, 4A_553/2014 (d)

sic! 6/2015, p. 396-391, « Von Roll Hydro / Von Roll Water » ; marque combinée, nom de domaine, raison de commerce, contrat de coexistence en matière de marque, interprétation du contrat, réelle et commune intention des parties, principe de la confiance, principe de la bonne foi, action en cession du nom de domaine, action en radiation de la marque, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, risque de confusion, contenu significatif, Von Roll Water Holding AG ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 90 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 3 LPM, art. 13 al. 1 LPM.

Selon l’art. 951 al. 2 CO, les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives doivent se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société revêtant l’une de ces formes déjà inscrites en Suisse. En outre, selon l’art. 956 al. 2 CO, celui qui subit un dommage du fait d’une utilisation indue d’une raison de commerce peut agir en cessation de trouble et, en cas de faute, réclamer des dommages et intérêts. L’art. 13 al. 1 LPM confère au titulaire d’une marque le droit exclusif de l’utiliser pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le titulaire d’une marque antérieure peut également faire valoir le motif relatif d’exclusion à l’enregistrement de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM vis-à-vis du titulaire d’une marque postérieure à la sienne. Selon l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, sont exclus de l’enregistrement les signes similaires à une marque antérieure destinés à des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion. Le TF est amené à trancher la question de savoir si ces principes s’appliquent sans autre ou si la convention de coexistence passée entre les parties au moment du rachat d’une partie des actions de la recourante par l’intimée, ainsi que la transaction judiciaire intervenue par la suite en complément de cette convention, l’emportent sur les principes généralement applicables du droit des signes distinctifs concernant l’existence d’un risque de confusion. L’objet d’un contrat doit être déterminé par l’interprétation des manifestations de volonté des parties. Le but de l’interprétation du contrat est ainsi en premier lieu l’établissement de la réelle et commune intention des parties, selon l’art. 18 al. 1 CO. Si une concordance réelle des volontés n’est pas établie, il convient, pour déterminer la volonté hypothétique des parties, d’interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance en s’arrêtant à la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises, tant du point de vue de leur teneur qu’en lien avec l’ensemble des circonstances. Il s’agit ainsi d’analyser le contenu des déclarations des parties qui ne doivent pas être examinées de manière isolée, mais en fonction de leur signification concrète. C’est le moment de la conclusion du contrat qui est déterminant, car une interprétation en fonction du comportement ultérieur des parties n’est pas significative. La question de l’interprétation objective des déclarations de volonté relève du droit et est examinée librement par le TF qui demeure cependant lié par les constatations cantonales précédentes portant sur les circonstances extérieures de fait, ainsi que sur la connaissance et la volonté des parties (c. 2.2.2). Comme l’autorité précédente n’a pas pu établir de volonté concordante des parties concernant l’utilisation de la raison sociale « Von Roll Water Holding AG » et de la marque « VON ROLLWATER » litigieuse, les conventions, soit le contrat de vente initial et l’arrangement judiciaire ultérieur, doivent être interprétées selon le principe de la confiance. Il en résulte que les sociétés membres du groupe Von Roll pourraient continuer d’utiliser la marque « VON ROLL » seule ou en lien avec des éléments se distinguant significativement des marques revenant aux sociétés du groupe dont les actions étaient reprises. Il est ainsi établi qu’en tout cas en ce qui concerne les signes dont l’utilisation a été autorisée à ces dernières et qui ont été reconnus conventionnellement comme leur étant propres, les champs de protection des signes des deux partenaires contractuels ont été délimités, en ce sens que les sociétés du groupe Von Roll s’interdisaient non seulement l’utilisation de signes identiques,mais aussi celle de signes similaires, de manière à ce qu’un risque de confusion puisse être exclu en vertu des éléments additionnels utilisés. Le risque de confusion ne doit ainsi pas être examiné sans autre selon les principes du droit des marques, puisque le contrat prévoit que chacune des parties peut continuer d’utiliser l’élément « Von Roll » de sorte qu’un risque de confusion ne peut résulter que de l’utilisation des éléments l’accompagnant. Il ne saurait toutefois en être déduit que l’examen du risque de confusion ne saurait au moins être orienté par les principes posés en droit des signes distinctifs. La conception de l’autorité précédente que l’exigence d’une différence significative entre les signes devrait se limiter à leurs aspects graphiques et sonores ne convainc pas. Une compréhension aussi étroite ne découle pas de l’interprétation objective du contrat qui implique bien plus que le contenu significatif des ajouts utilisés soit pris en compte (c. 2.2.3). La transaction judiciaire du 7 septembre 2006 complète le contrat de coexistence initial qui prévoyait l’utilisation des marques « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDROTEC » et « VON ROLL CASTING » par les sociétés du groupe repris. Le contrat de base doit ainsi être compris selon le principe de la bonne foi que les sociétés du groupe Von Roll sont libres d’utiliser les marques, respectivement la raison de commerce « VON ROLL », avec toutes les formes d’ajouts possibles, dans la mesure où ceux-ci se différencient de manière significative des marques « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDRO », « VON ROLL CASTING » et « VON ROLL ITEC ». Les signes distinctifs de l’intimée doivent ainsi en particulier conserver une distance suffisante par rapport à la marque « VON ROLL HYDRO ». Le fait que les sociétés du groupe repris soient expressément autorisées selon le contrat à protéger en outre les dénominations « hy », « rohr », « pipes », « tubi », « tubes », « tuyeaux », « valves », « valvole », « valvi » et « schieber » en lien avec le terme « vonRoll » comme élément de marque, ne permet pas de déduire, comme le soutient l’intimée, qu’elle-même serait en contrepartie sans autre habilitée à utiliser des traductions des termes attribués à l’autre partie. L’obligation pour les sociétés du groupe Von Roll de se distinguer suffisamment des signes « VON ROLL INFRATEC », « VONROLLHYDRO », «VONROLLCASTING » et « VONROLL ITEC » est indépendante du droit des sociétés du groupe repris d’enregistrer d’autres signes à titre de marques. En vertu de l’arrangement conventionnel intervenu, l’intimée ne peut ainsi utiliser la raison de commerce « Von RollWater Holding AG » et la marque « VON ROLL WATER » que dans la mesure où il n’en résulterait pas de risque de confusion avec le signe « VON ROLL HYDRO », respectivement avec les raisons de commerce inscrites de la recourante « vonRoll hydroservices AG » et « vonRoll hydro (suisse) AG » ou avec la marque enregistrée « VON ROLL HYDRO ». Il n’est pas déterminant à cet égard que ni le contrat initial, ni son complément judiciaire, n’aient expressément concédé l’utilisation du terme « Water » à la recourante (c. 2.2.4). Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour l’examen de l’existence d’un éventuel risque de confusion entre les dénominations concernées, en particulier en raison du contenu significatif des désignations litigieuses. [NT]

- en cession

-- du nom de domaine

- en radiation d'une marque

Contenu

- significatif

Contrat

- de coexistence en matière de marque

Interprétation

- du contrat

Marque (type)

- combinée

Nom

- de domaine

Principe

- de la bonne foi

- de la confiance

Réelle et commune intention des parties

Von Roll Water Holding AG

CO (RS 220)

- Art. 956

-- al. 2

- Art. 951

-- al. 2

- Art. 18

-- al. 1

- Art. 13

-- al. 1

- Art. 3

-- al. 3

-- al. 1 lit. c

LTF (RS 173.110)

- Art. 90

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

HG ZH, 8 juillet 2014, HG140010 (d)

Raison de commerce, nom géographique, risque de confusion admis, signe appartenant au domaine public, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive, force distinctive faible, notoriété, cercle des destinataires pertinent, but social, concurrents, immobilier, élément verbal ; art. 956 al. 2 CO.

La demanderesse et la défenderesse sont titulaires de raisons de commerce contenant un nom géographique identique. En tant qu’indication d’origine indirecte, ce nom doit impérativement rester à la libre disposition de tous (c. 6.2). Les deux raisons de commerce en cause se composent d’une combinaison de cette désignation géographique (assortie, chez la défenderesse, du suffixe « - tal ») et de références au domaine d’activité des deux entreprises. Toutes deux se composent donc d’éléments faiblement distinctifs. Dans sa région, la force distinctive de la raison de commerce de la plaignante s’est accrue, en raison de la notoriété qu’elle a acquise suite à sa longue activité et aux efforts publicitaires qu’elle a consentis. En outre, les deux sociétés ont leur siège dans la même ville, toutes deux sont actives dans l’immobilier et elles poursuivent le même but. Elles s’adressent ainsi à la même clientèle et sont des concurrents directs. En raison de ces circonstances, qui accroissent le risque de confusion, de fortes exigences doivent être posées quand à la différenciation des deux signes. Le nom géographique, qui figure au début des deux raisons de commerce, s’avère être l’élément le plus facile à retenir. Le fait que la défenderesse y ajoute le suffixe « -tal » apparaît insignifiant à cet égard, les deux signes restant similaires sur les plans visuel, phonétique et sémantique. Les termes « Immo » (abréviation du mot « Immobilien »), « Bau » et « Verwaltungs » sont associés à des activités immobilières. Le public suisse pertinent garde en mémoire que les deux sociétés offrent dans les environs de la ville concernée des services dans la branche immobilière. L’adjonction du terme« Immo » dans la raison de commerce de la défenderesse ne permet pas de la distinguer suffisamment de celle de la demanderesse. Il manque dans la raison de commerce de la défenderesse un élément permettant de l’individualiser suffisamment pour éviter que subsiste dans la mémoire des destinataires pertinents l’idée erronée que les raisons de commerce des deux parties désignent des entreprises liées économiquement ou juridiquement, offrant des prestations identiques dans la même région. Il existe un risque de confusion entre les deux raisons de commerce (c. 7.2.1.3.2). L’action de la demanderesse, fondée sur l’art. 956 al. 2CO, doit fondamentalement être admise (c. 7.2.2). Par contre, on ne peut contraindre la défenderesse à supprimer l’élément géographique de sa raison sociale (c. 7.2.3). [SR]

But

- social

Concurrents

-- faible

Immobilier

Nom

- géographique

Notoriété

-- admis

- appartenant au domaine public

Élément

- verbal

CO (RS 220)

- Art. 956

-- al. 2

05 mai 2015

HG ZH, 5 mai 2015, HE150065 (d) (mes. prov.)

ZR 114/2015, p. 282-286 ; concurrence déloyale, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits ou services, similarité des signes, mesures provisionnelles, journal, titre ; art. 3 al. 1 lit. d LCD.

La plaignante, une société allemande, publie un magazine paraissant six fois par an depuis deux ans et demi. La défenderesse a publié un numéro d’essai et un premier numéro d’une gazette portant le même titre, et destinée à paraître quatre fois par an. Le magazine de la plaignante se distingue suffisamment des autres journaux pour être protégé sous l’angle de l’art. 3 lit. d LCD. Les deux publications en cause sont des journaux, bien que les parties les désignent par des noms différents. Il s’agit de produits similaires, pour lesquels le risque de confusion doit s’apprécier de manière stricte. Les deux journaux ont le même titre. Le fait que la plaignante y ajoute deux mots n’est que d’une importance secondaire, car ils ne figurent pas sur la même ligne que le titre principal et sont écrits en caractères beaucoup plus petits. Le titre commun est l’élément qui attire l’attention de l’observateur. En outre, les deux journaux proposent des contenus très similaires : tous deux se focalisent sur les mêmes thèmes, comme le design, l’architecture, l’art et les actualités et récits de voyages. Au surplus, les deux publications s’adressent au même lectorat, en se destinant au lecteur moderne, urbain et amateur de design. L’usage du même titre dans les deux publications peut donc entraîner un risque de confusion. Le fait que le journal de la défenderesse ne soit distribué, gratuitement, qu’à des personnes et organismes sélectionnés n’y change rien. Il suffit, pour admettre l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD, que la similarité des produits soit propre à laisser penser au lecteur que les journaux proviennent du même éditeur, ou de deux entreprises étroitement liées économiquement (c. 3.2.5). La plaignante a donc rendu vraisemblable la création d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 3.2.6), et des mesures provisionnelles peuvent être prononcées. [SR]

Concurrence

- déloyale

Journal

Mesures

- provisionnelles

-- admis

-- indirect

Besoin de libre disposition

Titre(s)

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. d

20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7801/2015 (d)

sic! 6/2018, p. 320 (rés.), « König (fig.) │ H.koenig (fig.) », motifs relatifs d'exclusionsimilarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, impression d'ensemble, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, consommateur moyen, degré d'attention faible, force distinctive normale, risque de confusion admis,besoin de libre disposition, signe laudatif, appareils électriques, appareil électroniques, ordinateur, logiciels, König, koenig, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)

Contenu de la décision
Produits faisant l’objet de l’opposition	Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels. Classe 11: appareils d'éclairage.
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs	Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués par la marque opposante n'est pas composé que de spécialistes, mais également des consommateurs moyens. Il faut donc considérer que ces destinataires feront preuve d'un degré d'attention faible (c. 6.4).
Identité/similarité des produits et services	L'instance précédente considère que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques aux « appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe) » revendiqués par la marque opposante en classe 9. Elle fonde cette décision sur le fait que les produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée peuvent tous être de type électrique ou électronique. Si cela ne devait pas être le cas, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait une similarité entre les produits revendiqués. Par ailleurs, l'instance précédente a bien constaté que les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux « ordinateurs » en classe 9. Finalement, il y a similarité des produits entre « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 et « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » revendiqués par la marque opposante en classe 9, car ceux-ci constituent un tout; ils sont utilisés ensemble et sont donc proposés ensemble sur le marché (c. 4.3). Il y a donc une similarité, respectivement une identité des produits revendiqués par les signes examinés (c. 4.4).
Similarité des signes	La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur, qui se compose du mot « KÖNIG » en majuscules avec un style d'écriture arrondi; les trémas traversent la ligne supérieure de la lettre O comme trois lignes obliques. L'élément verbal est composé de lettres blanches sur un fond noir rectangulaire. L'élément « KÖNIG » est prépondérant. Les éléments figuratifs ne sont pas caractéristiques pour l'impression d'ensemble. La marque attaquée est une marque combinée avec une revendication de couleur et commence par la lettre H majuscule, suivie d'un point carré, tous deux en gris. Ces éléments sont suivis du mot « KOENIG » en lettres minuscules rouges, dont la longueur moyenne correspond à la hauteur de la lettre H initiale. L'élément « KOENIG » domine l'impression d'ensemble du signe, notamment en raison de sa couleur et de sa taille (c. 5.1). Les marques sont similaires sur le plan visuel (c. 7.1) et sur le plan sonore (c. 7.2). L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée ne se distingue pas assez de celle qui se dégage de la marque opposante (c. 7.3).
Force distinctive des signes opposés	La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 6.5.4 et 6.6).
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs	Compte tenu de la similarité des signes et de l'identité respectivement de la similarité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 7.3).
Divers	Contrairement à ce qu'avance la demanderesse, il n'existe pas de règle voulant que face à un signe possédant plusieurs significations possibles, le sens descriptif doive être considéré comme prépondérant (c. 6.2). Le mot allemand « König » a plusieurs significations, notamment comme un titre de souveraineté ou dans le domaine des jeux, et il s’agit d’un patronyme très fréquent (c. 6.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le mot allemand « König » pour les produits revendiqués (c. 6.5.2). Suivant les produits ou les services qu’ils désignent, l’'élément « König » ou l'adjectif « königlich » peuvent être considérés comme laudatifs. Cependant, dans le cas d'espèce, l'élément « König » est utilisé dans sa forme nominale et seul. L'aspect laudatif de ce mot est donc moins présent. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un patronyme fréquent en Suisse, les destinataires n'y verront pas un élément laudatif (c. 6.5.3).
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé	Le recours est rejeté et le signe « H.koening (fig.) » est refusé à l'enregistrement (c. 8) [AC].

Admission du recours

Appareil(s)

- électriques

- électroniques

Consommateur

- moyen

- faible

-- moyenne

Impression

- d'ensemble

König

Logiciel

-- relatifs

Ordinateur

- rejeté

-- admis

- laudatif

Spécialiste(s)

koenig

Bien de consommation courante

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

03 août 2017

TAF, 3 août 2017, B-2668/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « Croco (fig.) / MISS CROCO » ; motifs relatifs d'exclusion, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, dépendance de l'enregistrement international, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, jeune public, adulte, degré d'attention faible, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion admis, snack, bonbon, apéritif, croco, crocodile, miss, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)
	MISS CROCO

Contenu de la décision
Produits faisant l’objet de l’opposition	Classe 29: Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou trans-formés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée. Classe 30: Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potas-sium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat.
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs	Les deux marques sont enregistrées pour des snacks et des bonbons. Ces biens sont demandés par un cercle des destinataires pertinent hétérogène, composée de jeunes et d'adulte. Les produits sont vendus, plutôt à bas prix, dans des points de vente au détail avec un assortiment de produits alimentaires ou de snacks. ILes destinataires font normalement preuve d'un degré d'attention moyen. Il s'agit cependant ici de produit de consommation courante, de sorte qu'il faut partir d'un degré d'attention faible (c. 4.2).
Identité/similarité des produits et services	Les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou fortement similaires (c. 4.3).
Similarité des signes	La marque attaquée reprend l'élément verbal de la marque opposante « Croco (fig.) » et y ajoute l'élément verbal « MISS » (c. 4.2). L'élément figuratif du signe opposant n'est pas prépondérant. L'élément verbal « Croco » est souvent utilisé pour les apéritifs et les produits similaires. Même en faisant abstraction du sens de l'élément « Croco », celui-ci évoque l'idée de quelque chose de croquant ou croustillant. « Croco » est une abréviation courante du mot « crocodile » en français. Il ne faudra pas une grande fantaisie aux destinataires pour faire le lien entre le mot « Croco » et le mot français « croquer » ou italien « croccante ». L'élément verbal « MISS » du signe attaqué n'est pas prépondérant (c. 4.4)
Force distinctive des signes opposés	Compte tenu du caractère descriptif ou laudatif de la marque opposante pour les produits revendiqués, celle-ci jouit d'une force distinctive fortement réduite (c. 4.4 et 4.6)
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs	Il faut retenir un risque de confusion direct, puisque le signe « MISS CROCO » suggère une sous-catégorie de produits « Croco (fig.) » destinée à la clientèle féminine (c. 4.6).
Divers	La marque attaquée a vu son enregistrement international en classe 30 être radié au terme des 5 ans de dépendance. Il convient ainsi de révoquer la décision de l'instance précédente et de refuser l'enregistrement du signe en classe 30 (c. 2). Pour les produits revendiqués, il existe un grand nombre de formes différentes possibles. La forme de crocodile pour ces produits n'est pas courante et n'est en tous les cas pas typique. Il ne s'agit donc pas d'une indication de la forme des produits et le signe n'est pas descriptif des produits (c. 4.5).
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé	Le recours est admis et le signe est refusé à l'enregistrement pour les produits de la classe 29 (c. 4.7). [AC]

Adulte

Apéritif(s)

Bonbon(s)

Croco

Crocodile

Dépendance de l'enregistrement international

- faible

-- faible

Jeune public

Miss

-- relatifs

- admis

Reprise

- d'une marque antérieure

-- admis

-- direct

- laudatif

- descriptif

Snack(s)

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

Croco (fig.)

MISS CROCO

12 décembre 2016

TAF, 12 décembre 2016, B-2711/2016 (d)

sic! 7-8/2017 « The Body Shop / The Body Shop (fig.) / TheFaceShop (fig.) », p. 410-412 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits cosmétiques, services de vente de détail ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)

Contenu de la décision
Produits faisant l’objet de l’opposition	Tous les produits revendiqués en classes 3 et 35 (c. 5).
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs	Les produits cosmétiques, les produits de soins et les parfums en classe 3, constituent des produits de consommation courante, consommés par le grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 4). Les services de commerce de détail – y compris lorsqu’ils sont proposés par internet, par téléphone ou à domicile – pour les produits cosmétiques et les parfums en classe 35 s’adressent en première ligne aux grossistes, aux intermédiaires, aux importateurs ou aux producteurs dans le domaine des produits cosmétiques. Ces acteurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).
Identité/similarité des produits et services	Les parties admettent que les produits revendiqués en classes 3 et 35 sont similaires, voire fortement similaires (c. 5).
Similarité des signes	Les signes opposés sont similaires sur les plans sonores, visuels (c. 6.3) et sémantiques (c. 6.4).
Force distinctive des signes opposés	La marque opposante jouit d’une force distinctive minimale (c. 7.2). La question d’un champ de protection élargi peut rester ouverte (c. 7.3).
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs	Compte tenu des nombreuses identités et similitudes entre eux, les signes opposés dégagent la même impression d’ensemble. Étant donné la similarité des signes, la forte similarité, respectivement l’identité des produits et services revendiqués et malgré le degré d’attention accru des consommateurs, il existe un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 7.4).
Divers	Les termes anglais « The », « Face », « Body » et « Shop » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 6.4). L’élément « The » appartient au domaine public. Les éléments « Face », « Body », « Shop » sont descriptifs des produits en classes 3 et 35 (c. 7.2).
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé	Les recours sont admis. L’enregistrement de la marque N°659'028 « TheFaceShop (fig.) » doit être radié (c. 7.5). [AC]

- faible

- accru

-- faible

-- relatifs

Produit(s)

- cosmétiques

-- admis

-- indirect

- de vente de détail

Spécialiste de la branche

- des cosmétiques

Vocabulaire de base

- anglais

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

The Body Shop (fig.)

TheFaceShop (fig.)

09 mai 2017

TAF, 9 mai 2017, B-1481/2015 (f)

sic! 9/2017, p. 473 (rés.), « Ice Watch (fig.) / Nice Watch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la bijouterie, spécialiste de la joaillerie, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, ice, nice, watch, force distinctive normale, risque de confusion admis, joaillerie, bijouterie, horlogerie, instrument chronométrique, métaux précieux et leurs alliages, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)

Liste des produits et services Revendiqués Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.	Liste des produits et services Enregistrés et protégés Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses : horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision
Produits faisant l’objet de l’opposition	Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs	Le grand public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen et le spécialiste de la branche, dont le degré d’attention est accru (c. 4.3)
Identité/similarité des produits et services	Les produits revendiqués sont identiques (c. 5).
Similarité des signes	Les éléments principaux « ICE » et « NICE » des signes en causes sont similaires (c. 9.2.1.4). Sur le plan visuel, les deux signes présentent, dans l’ensemble, la même structure, qui se reflète sur les plans sémantique et sonore (c. 9.2.2). L’élément secondaire « WATCH », présent dans les deux signes opposés, contribue à leur similarité sur les plans visuel, sonore et sémantique (c. 9.2.2.1). Le traitement graphique du point de la lettre « i » contribue également à renforcer la similarité entre les signes en cause (c. 9.2.2.2).Le fait que l’élément « ® » ne figure que dans l’un des deux signes n’enlève rien à la similarité entre eux (c. 9.2.2.3). En conclusion, en lien avec les produits revendiqués, les signes en cause doivent être considérés comme particulièrement similaires (c. 9.2.3).
Force distinctive des signes opposés	Force distinctive de la marque attaquée L’élément « NICE » est avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie notamment « beau », « joli » ou « agréable » en français. Possédant en soi un caractère publicitaire évident, il n’est doté que d’une force distinctive faible (c. 8.2.1), tout comme l’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre (c. 8.2.2), et l’élément « ® », banal dans une marque (c. 8.2.3). L’élément « ☮ » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.2.4). Force distinctive de la marque opposante et champ de protection L’élément « ICE », avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie « glace » en français, dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1.1), tout comme l’élément graphique sur la lettre « i » (c. 8.1.3). L’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre, dispose d’une force distinctive faible (c. 8.1.2.1), sauf pour les produits « métaux précieux et leurs alliages » et « pierres précieuses », pour lesquels il dispose d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Une force distinctive normale doit être reconnue à la marque opposante "ice watch (fig.)" dans son ensemble (c. 10.3.1.1).
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs	Les produits en cause sont identiques (c. 5), les signes en cause sont particulièrement similaires (c. 9.2.3) et la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 10.3.1.1). Le risque de confusion est admis (c.11.3.2.2).
Divers	Les termes anglais « ice », « watch » et « nice » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 7.2.1.1, 7.2.1.2 et 7.2.2.1).
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé	L’opposition formée à l’encontre de la marque attaquée "NICE watch (fig.)" est totalement admise. Le recours est admis (c. 13.1). [AC]

Bijouterie

Droit (domaine/matière)

- moyen

- accru

- des marques

-- normale

Grand

- public

Horlogerie

Instrument

- chronométrique

-- relatifs

Métaux

- précieux

-- et leurs alliages

- admis

-- admis

- des métaux précieux et leurs alliages

Spécialiste(s)

- de la joaillerie

- de la bijouterie

Vocabulaire de base

- anglais

-- watch

-- nice

-- ice

joaillerie

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

ice watch (fig.)

NICE watch (fig.)

17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-3824/2015 (f)

sic! 9/2017 (rés.) « Jean Leon / Don Leone (fig.) », p. 474 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)
	JEAN LEON

Contenu de la décision
Produits faisant l’objet de l’opposition	Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception de la bière)
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs	Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public âgé de plus de 16 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel, ainsi que du spécialiste de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.3).
Identité/similarité des produits et services	Les produits revendiqués sont identiques, respectivement similaires à des degrés divers pour les autres boissons alcooliques que « les vins rouges et les vins blancs » (c. 5.3.1-5.3.2).
Similarité des signes	L’importance des points communs entre les deux éléments principaux des signes en cause, à savoir « LEON », d’une part, et « Leone », d’autre part, doit être relativisée, notamment par la présence de l’élément « JEAN », d’une part, et de l’élément « Don », d’autre part. Seule une similarité restreinte peut dès lors être retenue entre les signes « JEAN LEON » et « Don Leone (fig.) » (c. 9.4).
Force distinctive des signes opposés	Force distinctive de la marque attaquée Le signe attaqué jouit d’une force distinctive moyenne (c. 8.2). Force distinctive de la marque opposante et champ de protection Le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1) et d’un champ de protection normal (c. 10.3).
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs	Bien que les produits en cause soient en partie identiques (c. 5.3.1) et que la marque opposante soit dotée d’une force distinctive normale (c. 10.3), il n’existe pas de risque de confusion entre la marque opposante « JEAN LEON » et la marque attaquée « Don Leone (fig.) », en raison de la similarité restreinte entre les signes (c. 9.4) (c. 11.3.1).
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé	12.1 Il ressort de ce qui précède (cf. c. 11.3.1) que, vu l’art. 3 al. 1 let. c et l’art. 33 LPM, l’opposition (no 13475) partielle formée à l’encontre de la marque attaquée « Don Leone (fig.) » doit être rejetée. C’est ainsi à tort que, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure admet cette opposition. [AC]

Boissons

- alcoolisées

- moyen

- accru

-- normale

-- relatifs

-- nié

Spécialiste de la branche

- des boissons alcooliques

Vin

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

JEAN LEON

Don leone (fig.)

29 juin 2017

TAF, 29 juin 2017, B-6573/2016 (d)

sic! 11/2017 (rés.) « Apple (fig.) / Adamis Group (fig.) », p. 654 ; motifs d’exclusion relatifs, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, produits de consommation courante, identité des produits ou services, similarité des signes, force distinctive moyenne, force distinctive forte, risque de confusion nié, vêtements, services de gestion d'affaires commerciales, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services d'analyse et de recherche industrielles, services de conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information, services juridiques, pomme ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

Classe 35 : Gestion d'affaires publiques, administration commerciale.

Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information.

Classe 45: Services juridiques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Il n’est pas disputé que le degré d’attention est légèrement accru voir accru pour les services des classes 35, 42 et 45 (administration commerciale, services scientifiques et technologiques, notamment la recherche et la planification, l'analyse industrielle et les services de recherche, la planification et le développement du matériel et des logiciels, les services de programmation et les conseils juridiques.). Il ne s’agit pas de services de consommation courante (c. 5).

Concernant les habits en classe 25, la nouvelle pratique du TAF, qui est également celle appliquée par le TF considère qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante et admet un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

L’identité, respectivement la similarité des produits et services de la marque attaquée des marques opposantes n’est pas disputé (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires par leur reprise de l’élément figuratif d’une pomme, ainsi que par leur contenu sémantique (c. 6). En revanche, ils se distinguent par les choix stylistiques relatifs aux éléments figuratifs : remplissage ou non des éléments figuratifs, couleurs, utilisation d’un « a », la largeur et la hauteur ; ainsi que par la présence d’éléments verbaux dans la marque opposée (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Une force distinctive forte et un haut degré de renommée doit être admis pour les produits de la classe 9, mais pas pour les produits et services des classes 25, 35, 42 et 45 (c. 7).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le fait que les signés examinés revendiquent les mêmes produits et services et qu’ils soient identiques quant à leur contenu graphique et sémantique ne conduit pas encore à admettre un risque de confusion (c. 6). Il n’y a pas de risque de confusion (c. 7).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont rejetés et la marque opposée peut être enregistrée (c. 7). [AC]

- légèrement accru

- accru

-- forte

-- moyenne

-- relatifs

Pomme

Produit(s)

- de consommation courante

-- nié

- de conception et développement de matériel informatique et de logiciels

- juridiques

- de programmation de technologies de l'information

- d'analyse et de recherche industrielle

- de recherche

- scientifiques et technologiques

- de gestion d'affaires commerciales

Vêtements

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

ADAMIS GROUP (fig.)

Apple (fig.)

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)

Contenu de la décision
Produits faisant l’objet de l’opposition	Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés. Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs	Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).
Identité/similarité des produits et services	Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).
Similarité des signes	La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).
Force distinctive des signes opposés	La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs	Le risque de confusion est admis (c. 7.1)
Divers	Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé	Le recours est admis (c. 7.1). [AC]

Appareil(s)

- électroniques

Consommateur

- final

- faible

- moyen

- accru

-- normale

-- relatifs

Médias

- admis

-- admis

- de divertissement

- de formation

- similaires

Substitution de parties

Spécialiste(s)

- des médias

Vocabulaire de base

- anglais

-- joy

-- enjoy

Abus du pouvoir d'appréciation

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 4

- Art. 17

TAF, 18 octobre 2017, B-3328/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 201 (rés.), « Stingray │ Roamer Stingray » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, besoin de libre disposition, usage de la marque, marque de série, risque de confusion admis, moyens de preuve nouveaux, novae, violation du droit d’être entendu, triplique, maxime d’office, effet de guérison du recours, abus de droit, abus du pouvoir d’appréciation, reformatio in peius vel melius, montres, mouvements, cadran, stingray, roamer, galuchat, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 6 LPM, art. 31 al. 1 LPM.

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)
ROAMER STINGRAY	STINGRAY
Liste des produits et services Revendiqués Classe 14 : Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.	Liste des produits et services Enregistrés et protégés Classe 14 : Montres sans bracelet.

Contenu de la décision
Produits faisant l’objet de l’opposition	Classe 14: Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs	Les produits revendiqués en classe 14 « montres sans bracelet » s’adressent au grand public, donc aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.2).
Identité/similarité des produits et services	Les « montres sans bracelet » revendiquées par la marque opposante en classe 14 constituent un terme générique englobant les « mouvements de montres, cadrans de montres » revendiqués par la marque attaquée. Les produits sont similaires (c. 7).
Similarité des signes	La marque opposante « Stingray » est entièrement reprise dans la marque attaquée « Roamer Stingray » (c. 8.1). L’élément « Stingray » demeure clairement reconnaissable, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 8.2). Les mots anglais « stingray » et « roamer » ne font pas partie du vocabulaire anglais de base (c. 8.3.1-8.3.2). Si les destinataires ne comprennent pas la signification des mots anglais présents dans les marques examinées, celles-ci ne peuvent pas se distinguer pas une signification différente l’une de l’autre (c. 8.3.2).
Force distinctive des signes opposés	Force distinctive de la marque attaquée : - - Force distinctive de la marque opposante et champ de protection Puisque les consommateurs ne comprennent pas le sens du mot anglais « stingray », ils ne peuvent pas considérer la marque opposante comme une description de la matière dans laquelle les produits revendiqués pourraient être réalisés. La marque opposante « Stingray » n’appartient donc pas au domaine public, et jouit même d’une force distinctive normale (c. 9.1.2). Même si les destinataires comprenaient la signification du mot anglais « stingray », il leur faudrait un tel effort d’imagination et de réflexion pour arriver à la conclusion que des montres ou des parties de montres peuvent être composées de cette matière que ce terme ne serait toujours pas descriptif (c. 9.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le mot anglais « stingray » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, ce d’autant plus que le terme spécifique en français « galuchat » peut également être utilisé (c. 9.2).
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs	Il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 10).
Divers	La défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de novae, car les passages incriminés répètent une position déjà défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c. 4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’autorité précédente est bien habilitée à mener des recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de montres » tout en accordant simultanément la protection de la marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de montres » peuvent être facilement subsumés sous les « produits horlogers, montres, parties de montres » qui ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels, afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert principalement à faire respecter les intérêts privés des titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c. 9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série. Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la catégorie des marques de série (c. 9.3.2).
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé	Il existe un risque de confusion entre les marques examinées. La marque attaquée doit être refusée à l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 10). [AC]

Abus de droit

Besoin de libre disposition

Cadran

Consommateur

- final

- moyen

Effet(s)

- de guérison du recours

-- moyenne

Galuchat

Grand

- public

Marque

- de série

Maxime

- d'office

Montre

-- relatifs

Mouvement

Moyens de preuve

- nouveaux

Novae

Reformatio in peius vel melius

- rejeté

Reprise

- d'une marque antérieure

-- admis

Roamer

Stingray

Triplique

Usage

- de la marque

Violation

- du droit d’être entendu

Action, voir ég. cumul d’actions

- Art. 6

- Art. 31

-- al. 1

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

ROAMER STINGRAY

STINGRAY

07 mai 2019

TF, 7 mai 2019, 4A_510/2018 (d)

TECTON/DEKTON, droit des marques, droit de la personnalité, droit au nom, raison de commerce, raison sociale, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, motifs d’exclusion relatifs, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des raisons de commerce, élément caractéristique essentiel, élément dominant, degré d’attention légèrement accru, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, service de construction, matériaux de construction, usage de la marque, usage à titre de marque, fait notoire, fardeau de la preuve ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 1 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 151 CPC.

Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la maque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la maque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (c. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (c. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (c. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuel que sonore qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (c. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (c. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (c. 3). Il en va de même pour la protection de la raison sociale d’une société commerciale (c. 4.4). Une prétention à la protection du nom, selon l’art. 29 al. 2 CC, suppose que le titulaire du nom soit lésé par l’usurpation qu’en fait un tiers. Tel est le cas lorsque cette dernière occasionne un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu’elle est de nature à susciter par une association d’idées dans l’esprit du public l’existence de liens en fait non avérés entre le titulaire du nom et celui qui l’usurpe. Le titulaire peut ainsi être lésé du fait que l’association d’idées suggère une relation qui n’existe pas, que le titulaire n’admet pas et qu’il est raisonnablement fondé à ne pas admettre. Il n’y a pas usurpation seulement en cas de reprise injustifiée de l’entier du nom d’un tiers, mais aussi de l’élément caractéristique essentiel de celui-ci, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (c. 5.2). La portée matérielle et spatiale de la protection du nom se détermine en fonction d’utilisations concrètes de ce nom et de ses répercussions effectives. Comme la portée de la protection du nom dépend de l’activité effectivement déployée sur un certain territoire respectivement, pour ce qui est du risque de confusion, des contacts avec certains adressataires, elle ne peut être déterminée sur la seule base de l’enregistrement au registre du commerce. Si un extrait du registre du commerce est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, il ne permet pas de déterminer si la société exerce bien aussi son activité statutaire au lieu de son siège. Pour admettre une violation du droit au nom, il convient de vérifier dans quelle mesure son titulaire l’utilisait sur le territoire concerné et est par conséquent lésé par l’usurpation dont il se plaint (c. 5.5). Le recours est partiellement admis. [NT]

- en interdiction

- en constatation

-- de la nullité d'une marque

Droit (domaine/matière)

- légèrement accru

- de la personnalité

- des marques

Droit(s)

- au nom

Fait

- notoire

Fardeau

- de la preuve

Matériaux

- de construction

-- relatifs

- sociale

-- direct

-- indirect

- de construction

- des raisons de commerce

Usage

- à titre de marque

- de la marque

Élément

- caractéristique essentiel

- dominant

CC (RS 210)

- Art. 29

-- al. 2

- Art. 8

CO (RS 220)

- Art. 956

- Art. 951

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 151

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 11

-- al. 2

-- al. 3

tecton

tecton (fig.)

12 octobre 2016

TAF, 12 octobre 2016, B-4728/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 69 (rés.), « WInston / Wilson » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, périmètre de protection, force distinctive forte, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, indication de provenance, tabac, produits du tabac, cigarette, nom géographique, Winston, Wilson, récusation, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)	Marque(s) opposante(s)
WILSON	WINSTON
Liste des produits et services Revendiqués Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendriers	Liste des produits et services Enregistrés et protégés Classe 34 : Cigarettes

Contenu de la décision
Produits faisant l’objet de l’opposition	Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendrier.
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs	Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, desquels aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.3).
Identité/similarité des produits et services	Selon la jurisprudence, il y a identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque opposante que la marque attaquée. Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre similaires aux autres produits revendiqués par la marque attaquée en classe 34. Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité (c. 4.3).
Similarité des signes	Les deux signes débutent et s’achèvent par les deux mêmes lettres ("WI-" et "Wi-", et "-ON" et "-on"), et partagent une autre lettre (un "S/s", les deux fois en quatrième position). Au total, ils ont cinq lettres communes (sur sept, respectivement six lettres). Au niveau médian, les deux signes se distinguent par les lettres "-NST-", respectivement "-ls-". Même si, dans des signes relativement courts, cette différence ne passe pas totalement inaperçue, elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel des signes "WINSTON" et "Wilson" (c. 5.3.1). Sur le plan sonore, la marque opposante et la marque attaquée sont toutes deux composées de deux syllabes ("WIN-STON" et "Wil-son") et sont chacune formées de la même suite de voyelle ("I"-"O" et "i"-"o"). La prononciation des signes "WINSTON" et "Wilson" est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques. Les secondes syllabes sont ainsi très proches. Partant, il convient d'admettre la similarité de ces signes sur le plan sonore également (c. 5.3.2). Sur le plan sémantique, le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom de famille, sans que l'une de ces acceptions ne l'emporte sur les autres. Le signe "Wilson", quant à lui, peut correspondre également à une ville, à un prénom, certes peu courant, ou à un nom de famille. Le Tribunal fédéral a déjà jugé (cf N 669, consid. 3.3.3 ss) que, inconnu du cercle des destinataires suisses, le signe "Wilson" n'était pas compris comme une indication de provenance. On ne peut donc pas privilégier le sens géographique de la marque "Wilson" par rapport à son sens patronymique ou "prénonymique" (c. 5.3.3.1). Bien qu'ils puissent tous deux faire référence à des villes, des prénoms et des noms, les signes "WINSTON" et "Wilson" ne sont pas suffisamment associés à l'une de ces origines pour bénéficier d'une signification qui les rapproche l'un l'autre. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.3.2). En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilson" doivent être considérées comme similaires (c. 5.3.5).
Force distinctive des signes opposés	Le TAF a déjà jugé que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère descriptif banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34). Il a également jugé qu'un périmètre de protection accru devait lui être reconnu (cf N. 714, consid. 7.1.4) (c. 6.5.1). La recourante ne parvient pas à prouver la dilution de la force distinctive de l’élément « WINSTON ». Il ne ressort en effet aucunement des données produites que cet élément est perçu comme banal par les consommateurs de produits de la classe 34 (c. 6.5.2).
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs	Vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore et, surtout, vu le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON", un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilson", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) que les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilson", qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (c. 6.6.2).
Divers	La recourante se plaint de la partialité de l’autorité inférieure (c. 2). Elle avance que, dans la procédure d’enregistrement de la marque « Wilson », l’acte de recours devant le Tribunal fédéral avait été signé par le Directeur de l’époque de l’autorité inférieure, ce qui traduirait selon elle l’intérêt personnel du Directeur dans cette affaire, ce qui ne le rendrait plus « indépendant » (c. 2.1). La recourante se fonde sur de simples conjectures. Quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté en raison de sa tardiveté (c. 2.4).
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé	L’enregistrement de la marque attaquée « Wilson » doit être révoqué dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Le recours est rejeté (c. 7).

- final

- moyen

- de la force distinctive

-- forte

Indication

- de provenance

Périmètre de protection

-- relatifs

Nom

- géographique

Produit(s)

- du tabac

- rejeté

-- admis

Récusation

Spécialiste de la branche

- du tabac

Tabac

Wilson

Winston