La recourante, titulaire des marques « Burn Energy (fig.) » pour des boissons en classe 32, et « BURN » pour toute une gamme de produits et services en classe 3, 5, 11, 14, 16,18, 21, 25, 28 et 41, s’oppose à l’enregistrement de la marque « burn (fig.) », notamment pour des cigarettes en classe 34. L’essentiel de la contestation concerne la similarité des produits et services revendiqués (c. 4). Ceux-ci sont similaires lorsque les consommateurs peuvent être amenés à penser qu’ils proviennent de la même entreprise s’ils sont offerts sous des marques identiques ou similaires (c. 4.2.1). De nombreux indices peuvent mener à une telle conclusion. Si la concordance des circuits de distribution en est un, elle seule ne suffit généralement pas. En l’espèce, les kiosks et les supermarchés disposent d’une offre importante voire quasi exhaustive. Le fait que les produits revendiqués par les parties partagent de tels circuits de distribution n’est pas un indice suffisant (c. 4.2.3). Les services de formation revendiqués par la marque opposante portent certes sur le secteur du tabac, mais font appel à des savoir-faire sans rapport avec la fabrication de tabac ou de cigarettes. Elles n’entrent donc pas dans une suite logique correspondant à l’usage du marché, n’indiquant pas de similarité (c. 4.2.4). C’est l’inscription au registre, et non l’usage effectif de la marque qui est déterminant dans l’examen de la similarité des produits. Le fait que les produits de la marque attaquée puissent être commercialisée dans des boutiques de luxe spécialisées au même titre que certains produits tels que les montres, les produits d’écriture ou de vêtement n’entraîne pas nécessairement une similarité (c. 4.2.5). C’est à raison que l’autorité inférieure à conclu à l’absence de similarité, et a donc rejeté l’opposition. Le recours est rejeté (c. 4.2.6). [YB]

La demanderesse, Tellco Holding SA, a été inscrite au registre du commerce en 2002. Depuis 2011, elle a successivement opéré sous les raisons de commerce « Tellco SA » et « Tellco Holding SA ». Elle a pour but l’acquisition, la vente, la détention et la gestion de participations en Suisse et à l’étranger. Elle possède une filiale avec la raison de commerce « Tellco SA », qui gère plusieurs fondations utilisant toutes l’élément « Tellco » dans leurs noms. La demanderesse est notamment titulaires des marques « TELLCO », « TELLCO PENSINVEST » ainsi que « fig. 1 ». Elle revendique la protection de plusieurs services financiers, immobiliers et d’assurances en classes 35 et 36. La première défenderesse, Tell SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2016. Elle est titulaire de la marque « TELL », déposée en 2016, essentiellement pour des services financiers en classe 36. La seconde défenderesse, Tell Advisors SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2018. La demanderesse recourt contre le jugement du tribunal de commerce du canton de Zurich, qui a rejeté ses requêtes. Se fondant notamment sur la LPM et sur les art. 944ss CO (droit des sociétés), elle souhaite faire interdire l’utilisation du signe « TELL » dans la marque de la première défenderesse et dans les raisons de commerce et les relations d’affaires des deux défenderesses (c. 4). Le signe « TELL » est un signe national verbal suisse au sens de l’art. 7 de la loi sur la protection des armoiries (LPAP, RS 232.21). Il peut être utilisé pour autant que son emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 11 LPAP). Les dispositions des lois de propriété intellectuelle et de la LCD sont donc réservées. Aux conditions des art. 2 et 3 LPM, un signe verbal national peut être déposé en tant que marque ou en tant que partie d’une marque (sous réserve qu’il n’y ait pas de tromperie sur la provenance des produits), comme en témoignent les nombreuses inscriptions du signe « Tell » au registre des marques. Toutefois, en raison de l’intérêt public considérable à ce que les signes nationaux verbaux ne soient pas indûment monopolisés, celui qui fait d’un tel signe une partie de sa marque, de sa raison de commerce, ou qui l’utilise dans ses relations d’affaires doit être conscient de la proximité de ce signe avec le domaine public et, donc, de sa faible capacité d'individualisation (c. 5). La demanderesse demande qu’il soit interdit aux défenderesses d’utiliser le signe « Tell » (et en particulier les représentations « TELL GROUP », « fig. 2 » et « fig. 3 » dans la vie des affaires (c. 6.1.1). Elle fait valoir que cette utilisation est susceptible de créer un risque de confusion avec ses propres signes au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.2). Dans l’examen de la similarité des services en cause, les services pour lesquels les marques de la demanderesse sont enregistrées doivent être comparés aux services pour lesquels le signe « TELL » des défenderesses est utilisé ou menace d’être utilisé (dans les procédures en contrefaçon) ou aux services pour lesquels la marque de la première défenderesse revendique la protection selon l’inscription au registre des marques (dans les procédures en nullité). L’instance précédente a estimé que les services étaient au moins partiellement les mêmes, dans la mesure où les marques en cause étaient enregistrées ou utilisées pour des services financiers. Elle a en outre considéré que les services se chevauchaient sur le plan thématique, la gestion des fonds de pension (demanderesse) étant étroitement liée aux services de gestion des investissements et de conseil en matière financière (défenderesses). Les services concernés étaient donc au moins similaires. Ces considérations ne sont pas suffisamment remises en causes par les parties (c. 6.4). Dans les procédures en contrefaçon, dans l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion qui en résulte au sens de l’art. 3 al. 1 LPM, la marque protégée selon l’inscription au registre des marques doit être comparée à l'usage effectif ou à la menace d'usage du signe postérieur. Dans les procédures en nullité, les marques litigieuses doivent être comparées selon leurs inscriptions respectives au registre des marques. Contrairement à ce qui prévaut en droit de la concurrence déloyale, les signes en cause doivent être comparés en tant que tels, sans tenir compte des circonstances extérieures (c. 6.5). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté tout risque de confusion (c. 6.6). Pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, elle s’est fondée à juste titre sur les services revendiqués par la marque de la demanderesse et non, par exemple, sur le positionnement des produits sur le marché. C’est à raison qu’elle a indiqué que les services revendiqués en classe 35 (gestion dans le domaine des fonds de pension) s’adressent à des spécialistes qui sont particulièrement actifs, voire professionnels, dans l’économie, et que les services revendiqués en classe 36 (services financiers, immobiliers et d’assurances) couvrent en partie des besoins quotidiens qui intéressent le grand public. On peut supposer, comme elle l’a fait, un degré d’attention accru chez les destinataires, les prestations proposées nécessitant une relation de confiance entre prestataires et clients, et les destinataires sélectionnant avec soin leurs cocontractants, notamment en raison du caractère coûteux des prestations (c. 6.6.1). L’instance précédente a d’abord comparé la marque ou l’élément de marque « TELLCO » avec le signe attaqué « TELL », sans tenir compte des ajouts ou des formes particulières de représentation (c. 6.6.2). S’il est exact que la désignation litigieuse « TELL » reprend sans modification les quatre premières lettres du signe de la recourante « TELLCO », la syllabe finale « CO » transforme l'acronyme monosyllabique « TELL » en un signe à deux syllabes et conduit à une impression différente tant sur le plan sonore que sur le plan visuel, avec un effet visuel très différent. Le tribunal de commerce a souligné à juste titre que, dans une comparaison avec un mot court, même une légère modification peut créer une différenciation importante. Le risque que le public concerné ne perçoive pas les différences entre les signes litigieux apparaît comme très faible. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure considère que le signe « TELL », lorsqu'il est utilisé seul, évoque principalement des associations avec le héros national suisse Guillaume Tell. Le signe « TELLCO » de la demanderesse n’a selon elle pas de signification directement compréhensible. La syllabe finale « CO » est d’après elle très probablement perçue comme une référence à une relation d'entreprise (« company »), ce qui crée une relation avec la langue anglaise. Par conséquent, le premier élément du signe « TELL » serait également compris comme un emprunt au verbe anglais « to tell » (traduit par « dire », « raconter », « rapporter »). Le sens du mot « TELL » est ambivalent. Il ne paraît nullement exclu que le public perçoive le signe « TELLCO » comme un tout au niveau de sa signification, et l’associe à des termes du secteur des télécommunications. Au moins dans le cas du signe de la demanderesse « TELLCO », on ne peut pas supposer qu'il existe un sens distinctif qui s'impose immédiatement à la conscience (c. 6.6.2.1). S'agissant du caractère distinctif, l'instance précédente a relevé que de nombreuses autres marques contenant l'élément « TELL » sont enregistrées au registre suisse des marques. Le signe a été associé à des expressions du langage courant et a donc été fréquemment utilisé pour désigner des biens et des services de toutes sortes. Il est faiblement distinctif. Le terme « TELL » est un terme d'usage courant, compris comme un verbe anglais (largement répandu) ou comme le nom de famille de la figure héroïque. Par conséquent, il ne peut se voir accorder qu'un périmètre de protection restreint. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que des écarts mêmes modestes suffisent pour parvenir à une différenciation suffisante. Cela ne change rien au fait que, compte tenu de la similitude ou de la similarité des services en cause, un standard assez strict doit être appliqué. Au vu des signes en question, qui diffèrent considérablement dans leur typographie, il n'y a aucune raison de craindre que l'utilisation du terme « TELL » dans les signes litigieux des défenderesses puisse conduire à des attributions erronées. Le consommateur moyen de services financiers, qui est raisonnablement prudent et attentif, ne sera pas induit en erreur par la simple coïncidence de l'élément « TELL », qui n'est pas particulièrement distinctif, en supposant une relation entre les services des défenderesses et ceux de la demanderesse (c. 6.6.2.2). Ce qui précède s'applique déjà lorsque les signes « TELL » et « TELLCO » sont utilisés seuls. La comparaison de la marque « TELLCO » avec les représentations « TELL GROUP », « fig.2 » et « fig.3 » conduit d’autant moins à un risque de confusion que ces signes sont accompagnés d’ajouts ou présentés sous une forme graphique qui les distinguent encore davantage de la marque de la demanderesse. Même lorsque le risque de confusion est évalué en relation avec les marques « TELLCO PENSINVEST » et « fig.1 », la conclusion de l’instance précédente reste valable. La marque mentionnée en premier lieu comporte un ajout qui crée une distance supplémentaire par rapport aux signes mis en cause. La marque figurative représente le buste de Guillaume Tell et établit ainsi un lien plus étroit avec la figure héroïque qu'avec le verbe anglais (c. 6.6.3). L’instance précédente n’a donc commis aucune violation du droit fédéral en niant l'existence d'un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.6.4). La raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO), faute de quoi le titulaire de la raison de commerce la plus ancienne peut intenter une action en cessation de l'utilisation de la plus récente s’il en résulte un risque de confusion. La question de savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment doit être examinée sur la base de l'impression d’ensemble qu'elles laissent au public, tant à l’occasion d’une comparaison attentive qu’au niveau du souvenir qu’elles leur laissent. Il existe un risque de confusion si la raison de commerce d'une société peut être confondue avec celle d'une autre (risque de confusion direct) ou si l’impression erronée d’un lien économique ou juridique entre les sociétés est éveillée (risque de confusion indirect). Le libellé des raisons sociales tel qu'inscrit au registre du commerce est déterminant (c. 7.1). La demanderesse considère que les raisons sociales des défenderesses (« Tell SA » et « Tell Advisors SA ») ne se distinguent pas suffisamment de sa raison de commerce, antérieure (« Tellco Holding SA ») (c. 7.2). L’instance précédente a nié à juste titre l’existence d’un risque de confusion entre ces raisons de commerce (c. 7.3). Elle a d'abord précisé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le caractère distinctif en droit des raisons de commerce ne doit pas être examiné du seul point de vue des destinataires de produits ou services, contrairement à ce qui prévaut en droit des marques. Le droit des raisons de commerce vise généralement à éviter que le public, qui comprend non seulement les clients mais aussi d'autres cercles tels que les demandeurs d'emploi, les autorités et les services publics, ne soit trompé (c. 7.3.1). C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l'indication de la forme juridique « SA », commune aux trois raisons sociales, constitue un élément faiblement distinctif (c. 7.3.2). Concernant les aspects sonores, visuels et sémantiques, on peut fondamentalement se référer aux considérations émises en droit des marques. Le grand public, qui appréhende les raisons de commerce avec une attention ordinaire, remarquera les différences entre les signes. L’élément « Tell » de la raison de commerce de la demanderesse ne présentant pas de caractère distinctif particulier, son champ de protection est limité. Par conséquent, même une modification relativement mineure peut suffire à créer une différenciation suffisante d’avec la raison de commerce antérieure. Tel est le cas en l’espèce. En outre, selon les constatations de l'instance inférieure, qui lient le Tribunal fédéral, les sociétés ne sont pas en concurrence, et leurs sièges sociaux sont éloignés géographiquement. Par conséquent, il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion entre les raisons de commerce en cause (c. 7.3.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les raisons sociales des défenderesses sont suffisamment distinctes de celle de la demanderesse, et qu’elle a rejeté ses actions (c. 7.3.4). La recourante fait valoir que sa filiale et les fondations qu’elle administre lui ont cédé des droits d’action relatifs au signe « Tellco » « aux fins de la présente procédure » (c. 9.1). C’est à raison que l’instance précédente n’a pas admis l’action dans la mesure où la demanderesse fait valoir des présentions de sa filiale et des fondations qu’elle gère, la procédure civile suisse ne permettant pas de conduire le procès en son propre nom comme partie à la place du titulaire du droit matériel (gewillkürte Prozessstandschaft) (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10). [SR]

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]

L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui les portent au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d’entreprises liées entre elles. Plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque et inversement. Il convient d’être particulièrement strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques. La sphère de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante. Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce. De plus, il est important de savoir à quels cercles de consommateurs les produits sont adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse d’usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels. Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises en considération. Par conséquent, en l’espèce, les différentes circonstances de la commercialisation des deux lignes de vins ne sont pas pertinentes pour déterminer si les signes sont similaires au regard du droit des marques (c. 2.1). L’impression d’ensemble des marques verbales est d’abord déterminée par leur sonorité et leur image visuelle ; le cas échéant, si elle est suffisamment claire, leur signification peut aussi revêtir une importance décisive. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles, tandis que l’image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. Le début d’un mot, respectivement sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu’elle est accentuée à la prononciation, suscitent généralement plus l’attention que les syllabes intermédiaires non accentuées. De plus, en règle générale, le public attache moins d’importance aux éléments de la marque qu’il reconnaît immédiatement comme descriptifs du fait de leur signification, qu’aux éléments originaux de la marque. Enfin, il faut tenir compte du fait que les mots plus longs s’imprègnent moins bien dans la mémoire que les mots courts, si bien que les différences seront plus facilement manquées à la lecture ou à l’audition (c. 2.2). Concernant l’image visuelle des marques litigieuses, la Cour cantonale a retenu à juste titre que « CANTIQUE » contenait trois syllabes selon les règles de la grammaire française CAN-TI-QUE. Si le nombre de syllabes ne doit pas être pris en considération sous l’angle de l’image visuelle mais de la sonorité, une appréciation globale doit de toute façon être effectuée. Les considérations quant au nombre de syllabes peuvent être prises en compte au titre de la « longueur du mot » ; à cet égard, la Cour cantonale retient correctement que « CANTIQUE » se compose de huit lettres au lieu des cinq lettres de « CANTI ». La séquence plus longue de trois lettres rend l’image visuelle de « CANTIQUE » sensiblement différente de celle de « CANTI », la lettre « Q » au milieu du mot attirant l’attention par sa taille et son occurrence plus rare. Selon la jurisprudence, l’image visuelle est aussi caractérisée par les particularités des lettres utilisées. Ainsi, le fait que les trois lettres supplémentaires de « CANTIQUE » non seulement doublent presque la longueur du mot, mais se composent également de deux voyelles clairement perceptibles « UE » et d’un « Q », c’est-à-dire de lettres marquantes, joue clairement un rôle. Ensuite, même si les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, l’image visuelle diffère considérablement ; la syllabe finale « QUE » transforme le mot court de deux syllabes « CANTI » en un signe de trois syllabes et conduit donc, non seulement sur le plan sonore, mais également sur le plan optique, à une autre impression, avec un effet visuel très divergent. S’agissant d’une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même. Par conséquent, toute confusion est exclue (c. 3.2.1). Sur le plan sonore, les deux mots sont prononcés aisément par tous les groupes linguistiques du public suisse, en italien pour « CANTI » et en français pour « CANTIQUE ». Etant donné que la terminaison « QUE » n’existe pas en allemand, même un suisse alémanique reconnaît immédiatement qu’il s’agit d’un mot français, et le prononce en conséquence phonétiquement avec un « a » nasal [ã]. En revanche, il prononce « CANTI » avec un « a » clair. Il en résulte une différence de sonorité marquante même si la comparaison est effectuée au sein du même groupe linguistique. Cette prononciation différente de la voyelle « a » relativise clairement la succession des voyelles qui, elles, concordent. Il en va de même pour l’accentuation. La Cour cantonale a correctement pris en compte, en raison de l’appartenance des deux mots au français, respectivement à l’italien, que « CANTIQUE » était accentué sur la deuxième syllabe, et donc pas au début du mot, et « CANTI » sur la première syllabe. Cet élément différencie également les deux signes sur le plan de la sonorité. En tout état de cause, un début de mot, respectivement une racine de mot, identique, n’aboutit pas eo ipso à une similitude des signes (c. 3.2.2). Sur le plan sémantique, la Cour cantonale a constaté que le terme « CANTIQUE » avec clairement une connotation religieuse et signifiait « chants religieux » ou « d’action de grâce ». « CANTI » signifiait « des chants » ou était une forme conjuguée du verbe « cantare » (chanter). Dans la mesure où le français et l’italien étaient deux langues nationales de la Suisse, il convenait de retenir que le grand public suisse ne devrait pas confondre la signification des deux mots en question. Certes ils évoquaient tous les deux l’univers de la musique et avaient étymologiquement la même racine latine (« cant- » ). Il n’en résultait toutefois qu’une similarité des signes très limitée. Sur la base de ces constatations de fait non remises en cause par la recourante, il peut être retenu qu’en raison des différences du point de vue visuel et sonore des deux marques, la vague similitude au niveau du sens (même racine étymologique, évocation du monde de la musique) ne conduit pas à un similitude des signes significative. En état de cause, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe également une nette différence au niveau du sens, dans la mesure où la connotation religieuse est totalement absente du terme « CANTI » alors qu’elle existe clairement pour « CANTIQUE ». En italien, « CANTIQUE » correspondrait à « CANTICO ». Dans les deux langues, il y a donc un mot particulier pour désigner le chant religieux. Dès lors, si et dans la mesure où le public comprend le sens du mot, il existe une différence notable dans la signification des signes à comparer (c. 3.2.3). Les deux marques verbales étant clairement différentes dans leur image visuelle, leur sonorité et leur sens, il n’en résulte pas de risque de confusion, même si les deux marques sont destinées à des produits identiques ou fortement similaires et si la marque antérieure « CANTI » bénéficie d’une force distinctive moyenne (c. 3.3). Le recours est rejeté. [NT]

Le
droit à la marque confère, selon l’art. 13 LPM, au titulaire le
droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les
produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le
titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes qui sont
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou
services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque
de confusion (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c
LPM). Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte
atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. Tel est le
cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires
pertinents soient induits par la similitude des signes et attribuent
les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais
titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la
différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux
liens entre leurs titulaires (c. 2.1). L’autorité précédente a
constaté que l’intimée No 1 a enregistré ses marques
« OTTO-Versand » pour la Suisse en 1979 et « OTTO »
en 1994, alors que la recourante a déposé elle ses marques
« OTTO’S » et « OTTO’S » (fig.) en 1998
et 1999 (c. 2.2). L’intimée peut ainsi prétendre à un droit de
priorité pour les produits et services enregistrés par les deux
parties, au sens de l’art. 6 LPM (c. 2.2.1). Ne peut par contre pas
être suivi le point de vue de l’autorité précédente selon
lequel la prestation de service « vente par correspondance »
pour laquelle l’intimée 1 bénéficie d’un droit de priorité
par rapport à la recourante, concernerait la vente de produits sur
Internet. La simple vente ou distribution de produits n’entre pas
dans la notion de prestations de service de commerce de détail,
indépendamment du type de canaux de vente par lesquels elle
intervient. La vente de marchandise sur catalogue ou par Internet ne
constitue pas un service au sens du droit des marques ; au
contraire, les produits vendus sont distingués par la marque, quel
que soit leur mode de distribution (c. 2.2.2). L’art. 11 al. 1 LPM
prévoit qu’après l’échéance du délai de carence de l’art.
12 LPM, la marque est protégée pour autant qu’elle soit utilisée
en relation avec les produits ou les services enregistrés. Cette
obligation d’usage correspond à la fonction commerciale de la
marque et tend simultanément à empêcher que des marques soient
enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non usage,
une action en radiation peut être intentée (c. 2.3). En vertu du
principe de la territorialité, le droit à la marque n’est donné
que par le dépôt et l’usage en Suisse. L’intimée No 1 n’a,
de manière incontestée, pas utilisé ses marques en Suisse. La
recourante aurait ainsi en principe pu agir en radiation de ces
marques. L’intimée No 1, dont le siège est en Allemagne, peut
toutefois de prévaloir de la convention entre la Suisse et
l’Allemagne du 13 avril 1892 (RS O.232.149.136) dont l’art. 5.1
prévoit qu’un usage de la marque en Allemagne vaut usage de la
marque en Suisse, le droit suisse déterminant ce qui est retenu
comme constitutif d’usage. Sur la base de ses marques antérieures
« OTTO » et « OTTO-Versand », l’intimée No
1 pourrait interdire à la recourante l’utilisation de sa marque
postérieure « OTTO’S » en vertu de l’art. 3 al. 1
LPM dans la mesure où il en résulte un risque de confusion. La
recourante s’est cependant prévalue de la péremption. Une
péremption du droit d’agir ne doit pas être admise à la légère
puisque seul l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé.
L’exercice tardif d’un droit peut ainsi être abusif lorsqu’il
repose sur une méconnaissance fautive de la violation de ce droit et
que l’auteur de la violation peut avoir considéré de bonne foi
que l’absence de réaction constituait une tolérance de cette
violation. La jurisprudence exige en plus que l’auteur de la
violation se soit constitué dans l’intervalle une situation digne
de protection. Si l’autorité précédente s’est bien basée sur
ces principes pour examiner la question de la péremption du droit
d’agir, elle aurait dû considérer que les conditions d’une
péremption du droit d’agir étaient remplies en l’espèce, en
particulier étant donné l’étendue de la position digne de
protection que s’est constituée la recourante et le fait que
l’intimée a non seulement toléré l’utilisation du signe
postérieur, mais a expressément renoncé à se prévaloir de son
droit de priorité. L’intimée No 1 ne peut ainsi pas se prévaloir
de son droit à la marque prioritaire pour interdire à la recourante
l’usage du signe « OTTO’S » (c. 2.3.2). L’autorité
précédente peut être suivie sur le point que la péremption du
droit d’agir de l’intimée No 1 vis-à-vis de la recourante ne
débouche pas sur une perte du droit à la marque prioritaire qui, au
contraire, en tant que droit absolu demeure vis-à-vis de tous les
autres participants au marché. Il n’existe aucune raison pour que
la recourante puisse de son côté, sur la base de l’art. 3 al. 1
LPM, exclure l’intimée No 1, en tant que titulaire d’un droit
prioritaire, de la protection du droit des marques (c. 2.3.3). Il en
résulte que chacune des parties peut utiliser ses marques pour
distinguer les produits et les services qui ont été revendiqués,
sans que l’autre partie puisse lelui interdire sur la base du droit
des marques (c. 2.3.4). Les dispositions de la loi contre la
concurrence déloyale disposent d’un domaine d’application propre
indépendant de celui du droit des marques (c. 3). L’autorité
précédente a omis à tort de vérifier si l’extension envisagée
de l’activité commerciale de l’intimée était susceptible de
créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD.
L’autorité précédente a ainsi violé l’art. 3 al. 1 lit. d LCD
en limitant à un seul canal de vente l’accès au marché sur
lequel l’intimée souhaitait développer son activité sous ses
marques et en niant par-là, de manière erronée, la priorité
temporelle de la recourante sur ce segment de marché (c. 3.6). Le
recours est partiellement admis. [NT]

L’instance précédente rejette l’opposition de la marque « sportsdirect.com » au motif que la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’usage sérieux du signe en question avec les services revendiqués (c. G). Le TAF se limite à examiner l’usage sérieux de la marque opposante. Dans l’hypothèse où celui-ci serait rendu vraisemblable, l’affaire serait renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle se prononce sur l’existence d’un risque de confusion (c. 2). La marque opposante est enregistrée pour de très nombreux services de « commerce de détail » et de « commerce en gros ». Ceux-ci reprennent presque entièrement les termes génériques des autres classes (c. 4.1). Les services de « commerce de détail » et « commerce en gros » consistent en la combinaison et la mise à disposition, à l’exception du transport, de tiers de diverses marchandises dans le but de faciliter leur achat par les consommateurs finaux. Il s’agit de services destinés aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs et aux producteurs. La vente des produits en question n’entre pas dans le terme générique de « commerce de détail » ou de « commerce en gros » (c. 4.2). Cette pratique s’oppose à celle de certains pays de l’UE, pour lesquels l’enregistrement d’une marchandise en classe 35 couvre également sa vente. Dans une telle situation, l’effet bloquant s’étend à la vente elle-même, et l’usage sérieux peut ainsi être rendu vraisemblable par la preuve de l’usage de la marque en lien avec la vente directe de produits. Une telle conception efface indument le système de classification de Nice. Il n’y a pas lieu de modifier la pratique Suisse (c. 4.3). La recourante a certes démontré la livraison de nombreuses marchandises aux consommateurs finaux, mais cela ne permet pas de rendre vraisemblable un usage sérieux pour les services qu’elle a revendiqués en classe 35 (c. 5). Les autres pièces déposées ne démontrent pas un usage à titre de marque ou ne permettent pas de démontrer un usage en Suisse (c. 5). La recourante n’est pas parvenue à démontrer un usage sérieux. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté (c. 6). [YB]