Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9^sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 AM correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.1). Le caractère descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’une désignation doit être directement reconnaissable, c’est-à-dire sans effort d’imagination particulier (c. 2.2). Même une désignation nouvelle, inhabituelle ou dans une langue étrangère peut avoir un caractère descriptif (c. 2.2). Les implants et les substituts osseux (classes 1, 5 et 10) sont des produits destinés à des spécialistes de la science, de la technique et de la médecine (c. 2.4). Afin de déterminer si un signe doit rester à la libre disposition du marché (Freihaltebedürfnis), il s’agit de se placer dans l’optique des concurrents du déposant (c. 2.4). La désignation « NANOBONE » est formée des éléments « bone », qui signifie « os » en anglais (c. 3.1.1), et « nano », qui provient du grec et qui se réfère à l’infiniment petit (c. 3.1.2). Ces deux éléments sont compris dans les milieux concernés par les produits en cause (c. 3.2). Les produits en cause sont étroitement liés à l’os et l’élément « bone » est dès lors descriptif (c. 3.3). L’élément « nano » est également descriptif, car les produits en cause sont issus de la nanotechnologie ou contiennent des nanoparticules (c. 3.4). La désignation « NANOBONE » est dès lors descriptive et ne peut pas être enregistrée comme marque pour les produits concernés (c. 3.4 et 4). N’est pas déterminant le fait que l’enregistrement soit aussi demandé pour des produits qui ne touchent pas directement l’os ou les nanotechnologies (c. 3.4). Il se n’agit pas en l’espèce d’un cas limite dans lequel il conviendrait de prendre en considération des décisions d’enregistrement rendues à l’étranger (c. 3.5).

Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l’art. 9^sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu’elle n’a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 4). Il suffit qu’un mot soit descriptif dans l’une des langues nationales pour être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Une grande partie de la population suisse voit dans le mot « Tips » une référence aux cotons-tiges ou bâtonnets ouatés (« Wattestäbchen ») en raison de la marque américaine « Q-Tips » (c. 7). En relation avec des « outils, instruments et appareils dentaires », la désignation « Apply-Tips » ne peut avoir d’autre signification que « bâtonnets ou pointes pour appliquer » des liquides ou des pâtes (c. 8). La faute grammaticale qui consiste à associer un verbe (« Apply ») à un nom (« Tips ») n’est pas propre à enlever à la désignation « Apply-Tips » son caractère purement descriptif (c. 9). Il n’est en l’espèce pas possible de revendiquer l’égalité de traitement avec les marques « cool-tip » et « easy tip », car elles sont composées d’un adjectif (et non d’un verbe) et d’un nom et elles utilisent par ailleurs le nom « tip » au singulier (c. 10).

L'IPI a valablement consenti au changement de partie intervenu suite au transfert de la marque litigieuse (art. 4 PA, art. 17 et 21 al. 2 PCF) (c. 1). Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l'art. 9^sexies PAM soit entrée en vigueur le 1^er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu'elle n'a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 3). Il est rendu suffisamment vraisemblable que la désignation « Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) » constitue une indication de provenance (art. 47 al. 1 LPM) pour des produits cosmétiques. La référence à Rome ne peut pas être considérée comme symbolique (comme une simple référence à un lifestyle). Ce à quoi les consommateurs s'attendent concrètement (produit fabriqué entièrement en Italie ou produit issu de composants provenant d'Italie) n'est pas déterminant (c. 5-6). En droit des marques, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué avec retenue, car des différences minimes peuvent avoir une influence importante sur la force distinctive d'une marque. Il n'est pas possible de revendiquer l'égalité de traitement avec une marque enregistrée selon une pratique antérieure incorrecte. Enfin, le fait que la marque ait été enregistrée dans plus de 20 États n'est pas déterminant, car la signification d'une indication de provenance peut varier d'un pays à l'autre (c. 7).

Le fait qu'une procédure d'opposition soit encore pendante à l'étranger contre la marque servant de base à une marque suisse constitue un juste motif de non-usage de cette marque en Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (c. 2). Le nouvel art. 9^sexies al. 1 PAM, entré en vigueur le 1ier septembre 2008, a instauré la prééminence des dispositions du PAM sur celles de l'AM pour les États liés par les deux traités (c. 2.1). L'attaque centrale contre la marque de base et les effets qui en découlent sur l'enregistrement international ne sont pas réglés de la même manière dans le PAM et l'AM (art. 6 AM et art. 6 PAM), en particulier en raison du fait que seule une marque enregistrée peut servir de base à une marque internationale selon l'AM, alors qu'une marque déposée suffit dans le cadre du PAM (c. 2.2 et 2.3). Ainsi, une marque internationale, qui a été enregistrée selon l'AM, ne dépend de la marque de base que si une action civile est intentée devant les tribunaux avant la fin du délai de cinq ans et non lorsqu'une opposition administrative est intervenue pendant ce délai (c. 2.4). La lettre même de l'art. 6 ch. 3 AM exclut de prolonger le délai de 5 ans pour intenter une action civile de la durée d'une éventuelle procédure d'opposition (c. 2.7).

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

Selon l'art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme l'Allemagne et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l'art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi qu'avec les produits d'édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux, qui s'adressent tant au consommateur moyen qu'au spécialiste de la branche, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d'un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). À côté de sa signification religieuse, le signe « Paradies » se rapporte, dans un sens plus large, à un lieu qui, par ses qualités, remplit toutes les conditions pour une existence heureuse, en particulier pour des vacances parfaites (c. 5). Le signe « Paradies » est particulièrement adapté pour vanter des produits, mais la question de savoir s’il constitue une indication publicitaire exclue de la protection (art. 2 lit. a LPM) peut rester ouverte en l’espèce (c. 5). Le signe doit être examiné tel qu’il a été déposé, abstraction faite des circonstances, par exemple du fait que la recourante, une droguerie, ne vend pas de produits religieux (c. 6.1). Il ne peut pas être considéré que le signe « Paradies » a plusieurs significations car, même s’il peut avoir des sens variables, ces sens renvoient tous à un lieu offrant une existence heureuse (c. 6.2). Lorsqu’un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d’un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 6.3.1). Les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi que les produits d’édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux sont en principe achetés pour leur contenu immatériel (c. 6.3.2). En lien avec des produits qui tirent leur valeur économique essentiellement de leur contenu immatériel (que le déposant n’est pas tenu de définir), tout signe est susceptible de décrire ce contenu de sorte que la force distinctive nécessaire, sans être soumise à des exigences trop élevées, implique une certaine originalité du signe (c. 6.3.2). En l’espèce, vu les diverses possibilités d’utilisation de ce signe comme titre de publications dans de nombreux domaines, le signe « Paradies » manque d’originalité pour être doté d’une force distinctive suffisante au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.3.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque dans l’Union européenne ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7). L’égalité de traitement (art. 8 Cst.) ne peut pas être invoquée en lien avec les marques « Bizarr-Paradies », « Paradis Eden » (composées avec un élément ajouté) et « Himmel auf Erden » (ne présentant qu’une parenté thématique), car elles ne sont pas comparables au signe « Paradies » (c. 8.1-8.2).

Selon l’art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.2). Les services de publication d’imprimés portant sur les résultats d’essais cliniques pour des préparations pharmaceutiques (classe 41) et de réalisation d’essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques (classe 42) s’adressent non seulement aux spécialistes du domaine de la pharmacie, mais également aux médecins, biologistes ou chimistes (c. 3.1), qui disposent de bonnes voire de très bonnes connaissances en anglais qui leur permettent de reconnaître, dans le signe « ONTARGET », la combinaison de « ON » et de « TARGET » (c. 3.2). L’expression « on target » (notamment : « auf ein Ziel [gerichtet] » [c. 4.1-4.1.1], « akkurat », « gut ausgeführt » [c. 4.1.3], « auf das Zielmolekül » [c. 4.1.4]) est comprise des destinataires des services en cause et est perçue (a fortiori pour des personnes maîtrisant l’anglais [c. 4.1.8]), sans effort d’imagination particulier (c. 4.3), comme une indication publicitaire (art. 2 lit. a LPM) en lien avec ces services (c. 4.1.1-4.1.8 et 4.2.2). La protection d’une telle indication publicitaire est exclue en lien avec tout produit ou service (c. 4.2.1). Peu importe par ailleurs ce que l’indication publicitaire « ONTARGET » décrit exactement en lien avec les services revendiqués (c. 4.2.3). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (même issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 4.4).

Selon l’art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les « peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion » (classe 2) s’adressent aux spécialistes du domaine de la peinture ainsi qu’aux bricoleurs (c. 4). Formé des éléments « Sil » et « acryl », le signe « Silacryl » signifie « Silikat-Acryl », « Siloxan-Acryl », respectivement « Silan-Acryl » (c. 5 et 5.2) et est ainsi descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour les peintures (classe 2) revendiquées (c. 5.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « Silacryl » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 5.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (art. 8 Cst. ; c. 6.1) en lien avec une marque (« Silicodeck ») dont elle est elle-même titulaire (c. 6.3). Les marques « Bilacryl » (dont l’enregistrement date au surplus de l’an 2000), « Silfa » et « Silacot » ne sont pas comparables avec le signe « Silacryl », car elles contiennent chacune un élément distinctif (c. 6.3). Quant à la marque «Duracryl », elle n’est pas formée, comme le signe « Silacryl », de deux composés chimiques (c. 6.3). Même si ces marques enregistrées devaient être qualifiées de descriptives, elles ne pourraient pas être considérées comme une pratique illégale constante de l’IPI qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3 in fine). Enfin, le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (issues notamment de l'UE) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9^sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

Selon l’art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). Le signe « COLOUR SAVER » est destiné à des appareils électriques de soin des cheveux (classe 9) et à des sèche-cheveux (classe 11), qui s’adressent aussi bien au spécialiste du domaine de la coiffure qu’au consommateur moyen (c. 4). Il peut être compris au sens de « Farbe(n) Retter, Bewahrer oder Schützer » par le consommateur moyen (c. 5.1-5.3). Étant donné qu’il existe sur le marché des produits destinés à protéger les cheveux et leur couleur des effets négatifs de la chaleur, le signe « COLOUR SAVER » laisse entendre que les produits revendiqués ont une telle fonction (c. 6.1-6.2). Il est donc descriptif et appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; c. 7.2) en lien avec des enregistrements anciens, qui ont été radiés et qui ne concernent pas les mêmes produits (c. 7.3). Quant aux marques « SOIL SAVER », « COLOUR CATCHER » et « COLOR IGNITE », elles ne sont pas enregistrées pour des produits identiques à ceux revendiqués en lien avec le signe « COLOUR SAVER » et leur sens n’est pas aussi clairement descriptif que le sens du signe « COLOUR SAVER » (c. 7.3). Il ne s’agit en l’espèce pas d’un cas limite justifiant la prise en compte de décisions étrangères (c. 7.4).

Selon l'art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme le Liechtenstein et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 3). Du fait qu'elles sont qualifiées de procédurales, les dispositions du PAM sont en principe applicables dès le jour de leur entrée en vigueur (c. 3). La réglementation prévue par les art. 5 ch. 1 PAM et 5 ch. 1 AM (en relation avec l'art. 6^quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.2). Appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) les formes qui, au moment de la décision d'enregistrement, ne s'écartent pas de manière frappante de ce qui est attendu et habituel et qui, à défaut d'originalité, ne restent pas ancrées dans la mémoire du consommateur (c. 4.1 et 4.3). Est déterminante la question de savoir si le consommateur voit dans le signe non pas un élément fonctionnel ou esthétique, mais une référence permettant d'identifier le fabricant du produit, ce qui n'est en général pas le cas lorsque, sur le marché, les produits du même type présentent une grande diversité de formes (c. 4.1). Il n'est pas suffisant que la forme se distingue de celle des autres produits (c. 4.1). Les couleurs appartiennent en principe au domaine public (c. 4.1). La force distinctive d'un signe — constitué en l'espèce d'une forme et de couleurs — s'apprécie en fonction de l'impression d'ensemble qui s'en dégage (c. 4.2). Vu la formulation relativement large de la liste des produits revendiqués, les éléments de fixation, d'assemblage et de montage en métal (classe 6) et en plastique (classe 17), ainsi que divers outils, instruments et appareils (classes 7-9) s'adressent non seulement au spécialiste, mais également au bricoleur (c. 5-5.4). Du fait que les listes des produits des deux marques ne sont pas identiques, la recourante ne peut pas invoquer l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) avec sa propre marque Outperform.Outlast. dont le TAF avait considéré (TAF, 24 juin 2009, B-684/2009, c. 4 [cf. N 125) qu'elle portait sur des produits s'adressant uniquement au spécialiste (c. 5.2.1). Le signe tridimensionnel au sens strict « roter Koffer (3D) » — qui ne contient pas d'élément particulier (typographie ou élément visuel) — est habituel, imposé par sa fonction et attendu en lien avec les produits revendiqués (c. 6.3). Les consommateurs visés ne perçoivent pas la couleur rouge de sa coque — qui a d'ailleurs une fonction pratique — comme un élément distinctif prépondérant (c. 6.3). La combinaison de forme et de couleur « roter Koffer (3D) » ne fait pas référence à la provenance industrielle des produits et n'est donc pas suffisamment distinctive (c. 6.3). La recourante ne faisant pas valoir le fait que le signe « roter Koffer (3D) » s'est imposé comme marque, la question n'a pas à être examinée (c. 6.4). Le signe tridimensionnel « roter Koffer (3D) » appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 7).

Est en l’espèce déterminante l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « Flaschenhals (3D) » avant tout pour les consommateurs moyens suisses, à qui sont destinées les « Boissons alcoolisées (autres que bières) » (classe 33) (c. 3.2). Alors que les marques tridimensionnelles au sens large peuvent, mentalement du moins, être séparées du produit (ou de son emballage) auquel elles sont associées sans que sa fonction ne soit atteinte, les marques tridimensionnelles au sens strict protègent la forme du produit lui-même (ou de son emballage) ou de l’une de ses parties (Teilformmarke) (c. 4.1). C’est la forme du signe tridimensionnel, tel qu’il a été déposé, qui est déterminante (c. 4.2) ; peu importe le matériau dans lequel ce signe sera confectionné (Ausführungsfreiheit) (c. 4.3). Il est difficile de dire si le signe « Flaschenhals (3D) » est un signe tridimensionnel au sens strict (partie supérieure d’une bouteille) ou plutôt un signe tridimensionnel au sens large (élément – détachable – d’une bouteille [capsule]). La question peut toutefois rester ouverte étant donné que, d’une part, la différence entre ces deux options ne réside essentiellement que dans l’intensité du lien qui unit le signe à une bouteille de boisson alcoolisée et que, d’autre part, dans l’examen de la force distinctive, le TF ne fait pas de distinction entre signe tridimensionnel au sens strict et signe tridimensionnel au sens large (c. 4.3). Il existe une grande variété de formes dans le domaine des bouteilles de boissons alcoolisées (c. 5-5.1). Qu’il soit ou non détachable d’une bouteille, le signe « Flaschenhals (3D) » est purement fonctionnel et ses rainures sont banales. Son grand triangle pointu ne s’écarte pas de ce qui est usuel et attendu dans le domaine des bouteilles de boissons alcoolisées (c. 3.1 et 5.2). Dans l’ensemble, le signe « Flaschenhals (3D) » n’est pas compris comme une référence à la provenance commerciale, n’est pas doté de force distinctive et appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.2 et 7). La restriction de la liste des produits (« boissons alcoolisées (autres que bières), à savoir vodka ») n’y change rien, car la perception d’un consommateur de vodka est également influencée par la variété de formes constatée dans le domaine des bouteilles d’autres boissons alcoolisées (c. 6.1-6.2).

Le dépôt de la marque « VICTORIA (fig.) » est requis pour différents services des classes 35, 36, 42 et 44, lesquels s'adressent d'une part aux consommateurs moyens et d'autre part à des spécialistes du domaine de la technique (c. 6). Victoria est non seulement un prénom féminin, mais également le nom donné à plusieurs localités, dont la capitale de la province canadienne de Columbia ainsi qu'une importante ville du sud-ouest de l'Australie, ce qui lui confère une image signification à la fois géographique et non géographique. L'influence de l'élément graphique (une barre bleue de part et d'autre du mot « VICTORIA ») est négligeable de ce point de vue, compte tenu de son caractère abstrait (c. 6). Les mots qui possèdent une autre signification en plus de la signification géographique ne constituent plus une indication de provenance dès lors que le sens non géographique prédomine (c. 6.1). Les villes canadienne et australienne portant le nom de Victoria ne constituent pas des destinations touristiques de masse et ne sont par conséquent connues que des acheteurs suisses intéressés par des destinations outre-mer. La signification non géographique au sens d'un prénom féminin doit dès lors être considérée comme dominante, en raison notamment du fait qu'il s'agit d'un prénom porté par plusieurs célébrités et autres personnalités (la reine Victoria, Victoria Beckham). De plus, les destinataires francophones ou italophones pourront aussi y voir le mot victoire, ce qui constitue de même une signification non géographique (c. 6.4).

Selon l’art. 9^sexies ch. 1 lit. a PAM, le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Italie (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6^quinquies lit. b ch. 3 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3). Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 4.2). Le risque de tromperie doit être examiné du point de vue du consommateur moyen à qui s’adressent (de même qu’au spécialiste) les produits des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 revendiqués (c. 5). En lien avec ces produits, l’élément « Milanello » (nom du centre d’entraînement de la recourante [AC Milan] et diminutif de « Milano ») est compris comme une indication de provenance (indirecte) se référant à la ville italienne très connue de Milan (plutôt que comme une allusion à un prénom, à un nom de famille ou à une espèce de rapaces) (c. 7-7.1). Des éléments verbaux ou visuels sont susceptibles de faire passer une indication de provenance à l’arrière-plan (c. 7.2). Dans le domaine sportif ou culturel, vu les pratiques du merchandising (connues du public), les indications de provenance contenues dans des signes passent en principe au second plan et ne sont pas comprises comme des références à un site de production (c. 7.2.2). Toutefois, en lien avec des produits qui ne relèvent pour la plupart pas typiquement du merchandising, le signe « MILANELLO (fig.) », dominé par l’élément verbal « Milanello », est compris en Suisse comme une indication de provenance (qui renvoie à Milan), l’élément visuel du signe ne permettant pas de rattacher ce signe à une équipe de football déterminée (c. 7.2.1, 7.2.3 et 7.3). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 8).

Dans le domaine des denrées alimentaires, le public concerné est composé des spécialistes de la vente et de la gastronomie et des consommateurs moyens. Lorsque les produits s’adressent tant aux spécialistes qu’aux consommateurs moyens, c’est le point de vue du groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. À l’inverse, en ce qui concerne un éventuel besoin de libre disposition, c’est du point de vue des entreprises de la branche qu’il faut étudier la question (c. 4). En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel (c. 5.4). Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 6). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. En principe, la comparaison avec des signes enregistrés ne doit pas remonter à plus de 8 ans (c. 7.3). Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 7.4). Les décisions étrangères en matière d’enregistrement de marque n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse. Dans les cas limites, la décision d’enregistrement dans un pays qui possède une pratique similaire peut constituer un indice du caractère enregistrable de la marque. Au regard du caractère clairement descriptif du signe, les décisions étrangères ne constituent pas des indices. (c. 8). [AC]

En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut abstraitement être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel. Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 2.2-2.3). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais il doit également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 2.3). L’IPI et le Tribunal administratif fédéral ayant jugé que le signe était descriptif, il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 2.4). Le recours est rejeté dans la mesure où il peut être entré en matière (c. 3). [AC]

Pour les « fongicides à usage agricole » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des professionnels du domaine agricole : agriculteurs, vignerons, agronomes. Il n’est, d’autre part, pas exclu que des consommateurs moyens possédant un potager ou un jardin ouvrier recourent à ces produits (c. 4). La marque considérée est « XPRO ». De nombreuses associations peuvent être imaginées sur la base de la lettre « X », cependant, celle retenue par l’instance précédente – abréviation du mot anglais « extra » – n’est pas évidente en relation avec les produits en question. Cet élément n’est donc ni descriptif ni laudatif et n’appartient ainsi pas au domaine public (c. 5.1). L’élément « PRO » peut être compris dans le sens de « professionnel » et peut ainsi susciter différentes associations d’idées, qui en rapport avec les produits visés, s’avèrent descriptives et laudatives (c. 5.2). L’association de la lettre « X » – qui peut aussi susciter de nombreuses associations d’idées – et de l’élément « PRO » est propre à générer un néologisme auquel une force distinctive minimale ne peut pas être niée (c. 6). Le recours est admis et la marque internationale doit être enregistrée (c. 7). [AC]

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9^sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).