Celui qui peut établir un intérêt juridique suffisant a qualité pour agir en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM (art. 52 LPM). L'existence d'un tel intérêt est déterminée par le droit fédéral. Elle est donnée lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par l'action en constatation. Le titulaire d'une raison de commerce dispose d'un intérêt digne image de protection à ce que l'insécurité juridique issue de l'usage d'un élément de sa raison de commerce en tant que marque verbale par un tiers soit dissipée par l'examen de la validité de cette marque. Il est de plus légitimé à agir reconventionnellement en radiation non seulement de la marque verbale, mais aussi de la marque combinée qui contient le signe litigieux, et cela même si le demandeur n'a pas allégué une violation de cette marque-ci (c. 2). Les signes composés d'une combinaison simple de chiffres, de lettres ou de formes géométriques courantes ou faisant directement référence à la qualité du produit ou du service désigné appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Leur caractère descriptif doit être immédiatement reconnaissable par les cercles des destinataires concernés, sans effort d'imagination particulier. Les indications de provenance appartiennent également au domaine public. Les indications directes telles que les noms de villes, de localités, de vallées, de régions, de pays et de continent ne peuvent, de plus, faire l'objet d'un enregistrement. Les signes contenant ou se réduisant à une indication géographique ne constituent pas une indication de provenance lorsqu'ils ne sont pas perçus dans ce sens par les cercles des destinataires déterminants d'après l'ensemble des circonstances concrètes. Une marque qui se compose ou se réduit à une indication géographique sera toutefois la plupart du temps comprise comme une indication de provenance. La délimitation des cercles des destinataires pertinents ainsi que leur perception du signe en raison du degré d'attention attendu constituent des questions de droit que le TF examine librement. Il en va de même pour le sens du signe Gotthard en relation avec la marchandise qu'il désigne. Déterminer le sens général de la dénomination Gotthard est en revanche une question de fait (c. 3). Le mot Gotthard est connu en Suisse comme une indication géographique qui désigne non seulement un massif montagneux ou un tunnel, mais aussi une région (c. 4). Utilisée pour désigner des combustibles, la marque Gotthard s'associera, dans l'esprit des destinataires, avec la région du même nom et s'imposera comme indication de provenance et non comme un nom de fantaisie (c. 5.1). Pour fonder la nécessité qu'une indication géographique reste disponible, il suffit qu'il ne soit pas exclu que des fournisseurs ou producteurs s'y établissent, même dans un futur lointain (c. 5.2). Une marque combinée contenant un élément appartenant au domaine public est susceptible de protection pour autant que son impression d'ensemble soit déterminée par les autres éléments possédant un caractère distinctif. Une marque contenant une indication de provenance n'est ainsi protégeable que si cet élément du domaine public est tout à fait secondaire et qu'elle possède par ailleurs une force distinctive suffisante. Un signe constitué d'une montagne stylisée surmontée d'une couronne de nuages apparaît de surcroît descriptif pour des combustibles qui proviennent d'une manière ou d'une autre du milieu naturel (c. 6).

Les deux critères (en principe indépendants) du défaut de force distinctive (c. 10) – apprécié dans l’optique du consommateur du produit ou du service – et du besoin de libre disposition (c. 11) – apprécié dans l’optique des concurrents sur le marché – permettent de déterminer si un signe appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 8-12). La vodka s’adresse à la partie de la population qui boit de l’alcool, c’est-à-dire à la majorité des adultes. Ce large cercle de la population n’a pas de connaissances approfondies en matière de boissons alcoolisées et n’est en particulier pas à même de percevoir l’appartenance au domaine public du signe « Zubrówka » en lien avec de la vodka. La force distinctive du signe « Zubrówka » est dès lors indéniable (c. 13). Le cercle de consommateurs déterminant ne peut pas être réduit aux polonais de Suisse, car la vodka (produit – potentiellement – de masse) s’adresse à de larges couches de la population suisse (c. 13). En polonais, le mot « zubrówka » (notamment : « aromatisierter polnischer ‹ Bison Brand Vodka › ») est clairement descriptif en lien avec de la vodka (c. 14). Le fait que le signe « Zubrówka » soit protégé en Pologne (et en Russie) n’est pas déterminant, ce d’autant que plusieurs États (Autriche, Allemagne, États-Unis, Danemark et Japon) ont refusé de le protéger (c. 15-16). Le signe « Zubrówka » doit rester librement utilisable en Suisse par les concurrents (potentiels) de l’intimée, qui n’ont pas de véritable alternative (c. 16). En application de l’art. 52 LPM, la marque « Zubrówka » doit être déclarée nulle (c. 16).

Les dispositions sur la cession de créance ne sont pas applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle, car ces droits sont des droits absolus opposables à tous (c. II.1.e). L'action en radiation ou en constatation de la nullité d'une marque requiert un intérêt juridiquement protégé (art. 52 LPM), lequel ne doit pas répondre à des exigences élevées. Il suffit ainsi que le demandeur soit gêné dans ses activités économiques par la marque en question. Est par ailleurs considéré comme intérêt digne de protection l'intérêt général à ce que le registre soit épuré des marques qui ne remplissent plus les conditions de protection en raison du défaut de leur usage (c. II.2.c). Est nulle une marque portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, en particulier en cas d'usurpation du nom au sens de l'art. 29 al. 2 CC. Une telle usurpation doit être admise lorsqu'elle provoque un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu'elle est propre à induire le public en erreur sur l'existence d'une relation entre le porteur du nom et l'usurpateur. Une telle marque serait nulle dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'un tiers (c. III.2). L'enregistrement d'une marque en faveur d'un utilisateur autorisé (art. 4 LPM) n'est pas réservé aux seuls agents ou représentants, mais est en principe destiné à quiconque est autorisé à utiliser la marque d'un tiers (c. III.7).

Il est obligatoire de faire valoir tous les éventuels motifs de nullité d’une marque devant le tribunal civil compétent lorsque la procédure de recours en matière d’opposition devant le TAF a été suspendue pour permettre aux parties d’agir en constatation de la nullité de la marque opposante devant le tribunal civil, au risque sinon de voir le TAF lié par une décision entrée en force de chose jugée rendue par le tribunal civil qui confirmerait la validité de la marque au regard d’un seul des motifs de nullité potentiel et qui empêcherait le TAF de se pencher sur l’existence d’autres motifs éventuels. La force de chose jugée d’une décision civile rejetant une action en nullité ne s’étend ainsi pas aux seuls motifs de nullité concrètement examinés, mais lie le TAF concernant tous les motifs légaux de nullité. Le défaut d’usage doit être invoqué d’entrée de cause en procédure d’opposition, soit dans le cadre de la première réponse devant la première instance. Il est tardif de le faire seulement dans le cadre de la procédure de recours. Vu la similarité, voire l’identité, des produits cosmétiques (classe 3) en cause, il y a un risque de confusion entre les marques opposées. 

L’art. 52 LPM prévoit qu’il faut un intérêt juridique pour intenter une action en constatation du droit à la marque. En l’occurrence, il a été admis que l’entrave faite à la demanderesse dans l’exercice de son activité économique et même l’intérêt général à la bonne tenue du registre des marques suffisaient à justifier un intérêt à une telle action. La preuve du non-usage d’une marque par une recherche d’utilisation permet l’annulation de la marque en possession d’une personne étrangère sans domicile connu. La non-utilisation de la marque « Caren Pfleger » a donc été admise sur la simple vraisemblance de la recherche effectuée par la demanderesse, selon laquelle la marque n’avait pas été utilisée récemment ni durant les 5 dernières années. Enfin, la valeur litigieuse dans le cadre d’une procédure portant sur une marque insignifiante s’élève à 50 000 francs.

Une clause réglant pour solde de tout compte la fin des rapports de travail entre une entreprise utilisant la marque « ROB » pour désigner ses services informatiques et un de ses cofondateurs et ex-membre du conseil d’administration, sans régler expressément les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle des parties, ne prive pas l’ancien employeur d’un intérêt juridique à agir en radiation de la marque mixte (verbale et figurative) « ROB ELECTRONIC » déposée par son ancien employé après la fin des rapports de travail (c. 10). Seul l’usage d’un signe non essentiellement différent de celui qui est enregistré permet de valider une marque au sens des art. 11 al. 2 et 12 LPM. L’usage du seul élément verbal d’une marque combinée ne vaut ainsi pas usage de la marque lorsque l’impression d’ensemble qu’elle dégage est dominée par son élément graphique (c. 17 et 18). Pour qu’on puisse admettre être en présence d’un usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, il faut que l’usage en question ait bénéficié de l’autorisation, même tacite, du titulaire de la marque, que le représentant ait voulu l’utiliser pour le compte du représenté et que ce dernier soit à même d’exercer une influence positive sur la façon dont elle est utilisée (c. 19 et 20).

Une action qui a pour objet la nullité d'une marque est une action civile au sens de l'art. 58 al. 3 LPM. Elle doit par conséquent être portée devant l'instance cantonale unique prescrite, peu importe que la nullité soit invoquée sur la base du droit des marques, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale (c. 2.1). La nullité d'une marque basée sur un dépôt fait en violation des art. 2 ss LCD peut être invoquée dans le cadre d'une action en constatation (négative) au sens de l'art. 52 LPM (c. 2.1).

L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque doit être important. Un tel intérêt existe lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par la constatation (c. 3.1). La constatation de la nullité pour défaut d'usage ne requiert pas la preuve d'un intérêt spécifique. L'intérêt au libre choix de la marque suffit en règle générale, car celui-ci ne doit pas être entravé par des marques nulles suite à leur défaut d'usage. Un intérêt juridiquement protégé peut exceptionnellement faire défaut si, d'emblée, la demanderesse est dans l'impossibilité d'utiliser le signe concerné. L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque ne peut être restreint aux mêmes classes de produits que celles pour lesquelles la marque de la demanderesse est enregistrée. La constatation de la nullité frappe au contraire la marque attaquée dans la mesure concernée par les causes de nullité soulevées (c. 3.4).

La personne qui reçoit un avertissement donné par un titulaire de droits de propriété intellectuelle a un intérêt juridique à intenter une action en constatation négative (non-violation de ces droits de propriété intellectuelle) (art. 52 LPM) pour autant qu’il ne puisse pas être exigé d’elle qu’elle reste dans l’incertitude, par exemple parce qu’elle est menacée d’une action en justice (c. 5.1- 5.4). Les exigences relatives à l’intérêt juridique sont moins élevées pour les actions en nullité (d’une marque) que pour les autres cas d’actions en constatation (c. 5.5). La réserve générale (« Geltendmachung von sämtlichen Ansprüchen ») contenue dans les avertissements de l’intimée ne constitue pas une menace suffisamment concrète (d’actions tendant à des réparations financières) pour donner lieu à une incertitude (c. 6). Les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’une incertitude dont elles sont à l’origine et dont elles ont sciemment pris le risque en enregistrant les raisons de commerce « Zurich Trust Forum GmbH » et « Zurich Trust Forum X. » ainsi que la marque « Zurich Trust Forum » alors qu’elles avaient préalablement été averties par l’intimée (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG) d’un risque de violation de ses droits (si elles enregistraient des signes commençant par « Zurich »), alors que, même sans cet avertissement, elles devaient – vu la notoriété de l’intimée et le secteur d’activité similaire suggéré par l’élément « Trust Forum » – connaître ce risque et alors qu’elles n’avaient pas encore fait de grands investissements ni ne s’étaient bâti de réputation (c. 7.2). Dans une action en constatation négative, il convient également de prendre en considération les intérêts de l’intimée – dont la marque « Zurich » a une valeur incomparablement élevée par rapport à la marque des recourantes – à décider si et quand elle souhaite faire valoir ses droits (c. 5.1-5.2 et 7.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le défaut d’intérêt juridique des recourantes peut également être justifié par le fait que l’action en nullité de la marque est à leur disposition (c. 7.4).

L’action en constatation de l’art. 52 LPM est ouverte à toute personne disposant d’un intérêt suffisant, notamment lorsqu’une incertitude juridique affecte les relations entre les parties (c. 4.1.2). En l’espèce, la titularité de la dénomination « Tech Line » étant incertaine, le demandeur dispose d’un intérêt suffisant pour solliciter la constatation de la nullité de la marque enregistrée par la partie adverse. En dérogation au principe de subsidiarité, cet intérêt subsiste malgré les conclusions prises par le demandeur en cessation de trouble, car la constatation de la nullité pourrait constituer un motif permettant de faire droit auxdites conclusions (c. 4.1.3). Le signe « Tech Line (fig.) », formé de deux désignations génériques, est descriptif pour des gammes/lignes de produits techniques/technologiques, catégories auxquelles appartiennent les produits concernés de la classe 9 (appareils d’enregistrement, de transmission et de lecture audio et vidéo) (c. 4.2.1-4.2.6). Dès lors que l’enregistrement du signe « Tech Line (fig.) » est nul (c. 4.2.7), la situation entre les parties est claire et la défenderesse n’a aucun intérêt digne de protection à requérir, par demande reconventionnelle, la constatation de la nullité du signe « Tech Line Electronica (fig.) » (c. 5.1-5.2). Les conclusions en cessation de trouble du demandeur sont rejetées, car celui-ci ne peut se baser ni sur le droit des marques (c. 6.1-6.2.1) ni sur le droit de la concurrence (c. 6.2.2-6.2.3) pour interdire à la défenderesse d’utiliser une dénomination appartenant au domaine public (c. 6.3).

Une demande de suspension de la procédure de recours en matière d'opposition devant le TAF, déposée par la défenderesse quatre mois après la fin de l'échange d'écritures, en raison de l'ouverture d'une action en constatation de la nullité de la marque opposante, n'est pas justifiée au regard du principe de l'économie de procédure (c. 2.2.1). Étant donné que les tribunaux civils ne sont pas liés par les décisions en matière d'opposition, il n'y a pas de risque de décisions contradictoires (c. 2.2.2). La procédure d'opposition est une alternative au procès civil qui doit permettre d'aboutir rapidement et à moindres frais à une décision. Dès lors, au regard de l'exigence de rapidité des procédures, il ne se justifie pas non plus de suspendre la procédure d'opposition (c. 2.2.3). Le rejet du recours en matière d'opposition ne cause pas de grave préjudice à la recourante, car elle conserve son intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque et un nouvel enregistrement du même signe reste possible (c. 2.2.4). La demande de suspension de procédure est rejetée (c. 2.3). Tous les produits et services revendiqués par la marque attaquée sont identiques, respectivement similaires, aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante (c. 6.3). Vu l'identité des signes, le recours est rejeté pour tous les produits ou services identiques (c. 7). La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 8.1.2). En l'espèce, vu l'identité des signes, un risque de confusion ne pourrait être écarté même si l'élément « TCS » devait être considéré comme dilué et donc extrêmement faible. La question de la dilution de la force distinctive de la marque opposante peut ainsi rester ouverte (c. 8.2.2). Considérant l'identité des signes et l'identité ou la similarité des produits ou services revendiqués, il y a un risque de confusion direct entre les signes que même le degré d'attention accru des consommateurs ne parvient pas à écarter. La question de savoir si la marque opposante et la marque attaquée sont des marques connues peut rester ouverte (c. 8.3). Mal fondé, le recours doit être rejeté (c. 10). [AC]

La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n'est qu'ainsi qu'elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n'est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (c. 2.2.2). Il n'y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n'utilise que l'élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d'examiner ce qu'il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée « », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée « » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque « » au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse « » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]

Lorsque la partie succombante persiste à contester l’illicéité de son comportement durant les discussions entre les parties, il faut admettre un risque de récidive, qui confère à la demanderesse un intérêt juridique à agir en cessation du trouble, que cette action soit fondée sur la LPM ou la LCD (c. 2.3.2). Au contraire, la demanderesse n’a pas d’intérêt juridique à agir en cessation du trouble lorsque la défenderesse s’est conformée à un jugement antérieur et ainsi effacé les deux noms de domaines litigieux ; quand bien même elle aurait également persisté à contester l’illicéité de l’enregistrement et de l’exploitation de ces deux noms de domaines ; ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Pour les services financiers et les produits technologiques qui leur sont liés, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du domaine financier, ainsi que des consommateurs moyens (c. 3.3). Les critères régissant l’inscription d’une raison sociale au registre du commerce diffèrent de ceux employés pour l’inscription d’un signe au registre des marques. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité n’applique pas les conclusions d’une décision antérieure rendue en matière de registre du commerce à l’examen de la validité d’une marque similaire à la raison sociale. Cependant, rien ne s’oppose à prendre en considération cette décision dans un souci de cohérence (c. 3.5). Le mot « trader » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « Börsen- oder Wertpapierhändler ». Ce terme est donc descriptif des services financiers dans les classes 09, 36, 38 et 42 (c. 3.5.1). La demanderesse a produit devant l’instance précédente une enquête démoscopique qui établit que seuls 2 % des personnes interrogées rapprochent le seul mot anglais « key » des notions de « haupt- », « wichtig ». Cependant, l’autorité précédente n’a pas constaté les faits de manière manifestement erronée lorsqu’elle retient que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « KEYTRADER » dans le sens de « besonders wichtigen Händlers bzw.Wertpapierhändlers ». En effet, les résultats de l’enquête démoscopique n’excluent pas qu’une majorité des destinataires des services financiers en classe 36, 38 et 42 comprennent le terme anglais « key » en combinaison avec un autre mot, dans le sens de « haupt- », « wichtig » (c. 3.5.2). L’autorité précédente viole le droit d’être entendu et procède à une constatation inexacte des faits lorsqu’elle rejette l’affirmation de la recourante, selon laquelle le signe « KEYTRADER » n’est pas un mot qui fait partie du vocabulaire anglais, sur la base des résultats de ses propres recherches, sans donner l’occasion aux parties de se prononcer sur ces éléments (c. 3.5.3). Cependant, le fait que le signe « KEYTRADER » ne corresponde pas à un terme existant du vocabulaire anglais ne diminue pas le caractère descriptif de ces deux éléments. Le mot anglais « key » combiné à un substantif sert à renforcer l’importance de ce mot, tout comme c’est le cas pour le mot allemand « Schlüssel ». Il faut donc considérer que l’utilisation du mot anglais « key » en combinaison avec un substantif est comprise par le cercle des destinataires comme un renforcement de l’importance de ce mot. Le signe « KEYTRADER » est donc compris par le cercle des destinataires pertinent comme désignant des « besonders wichtigen Händler bzw. Wertpapierhändler ». La marque est donc descriptive des produits et services financiers en classe 36, 38 et 42 (c. 3.5.4). L’usage de la marque doit être établi pour le cercle des destinataires potentiels des produits et services visés et non seulement pour le cercle des clients effectifs (c. 4.4). Le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD doit être étudié concrètement et non abstraitement sur la base de critères d’évaluation établis pour le même signe, mais au regard du droit des marques (c. 7.2.2). [AC]

L’article 7 al. 2 de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPENCR) stipule que les marques et les designs « contraires à la présente loi » sont exclus du dépôt. Le projet « Swissness » adopté par le Parlement le 21 juin 2013 prévoit de remplacer cette disposition par le texte suivant qui ne conduira à aucun changement d’ordre matériel : « Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux, ne peuvent être enregistrés comme marques, designs, raisons de commerce, noms d’association ou de fondation, ni comme éléments de ceux-ci » (c. 3.1). L’action en constatation de droit de l’art. 52 LPM peut être intentée par toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Un tel intérêt existe lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu’une constatation judiciaire touchant l’existence et l’objet du rapport de droit pourrait l’éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d’en devenir insupportable pour lui (c. 5.1). La Croix-Rouge suisse, en tant qu’association au sens de l’art. 60 CC, dispose d’un intérêt digne de protection évident à intenter une action en nullité de la marque de la recourante, même si la LPENCR ne lui permet pas de disposer librement de son emblème (c. 5.2). Il est de jurisprudence constante que toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix Rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation. La LPENCR interdit ainsi en particulier l’utilisation de l’emblème de la Croix Rouge comme élément d’une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque pour les produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion, par exemple que les produits et/ou services marqués puissent être pris pour des produits et/ou services protégés par les conventions de Genève ou qu’ils puissent être mis en relation avec le Mouvement de la Croix Rouge. Il s’agit uniquement d’examiner si l’emblème protégé – de manière absolue – par la LPENCR (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est perçu comme un élément du signe déposé. L’élément en question doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments - par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de ce signe n’entre pas en ligne de compte. Le but dans lequel le signe déposé est utilisé est sans importance, tout comme les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Il n’importe également que le signe soit utilisé comme « signe de protection » ou comme « signe indicatif » (c. 5.3.1). L’inscription de la marque au registre des marques tenu par l’IPI n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre cette marque et l’emblème de la Croix Rouge. La décision de l’IPI ne lie en effet pas le Juge civil (c. 5.3.2). En l’espèce, le léger écart entre la branche droite de l’élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la Croix-Rouge. En raison de la proximité de l’élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l’autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l’image d’une croix rouge sur fond blanc. Le signe, bien que stylisé, apparaît toujours comme une croix rouge. En outre, si l’emblème de la Croix Rouge est protégé indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, le fait qu’en l’espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et services de permanence médico-chirurgicale, ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l’emblème de la Croix Rouge. L’existence d’un risque de confusion doit être retenue et le moyen tiré de la violation de l’art. 2 lit. d LPM admis (c. 5.3.3). Si la question de savoir si un signe distinctif figuratif (et non verbal) est protégé par l’art. 28 CC ou l’art. 29 CC est controversée, il n’est par contre pas contesté que la protection conférée par les art. 28 et 29 CC couvre aussi les armoiries et les emblèmes ou tout autre signe visant à désigner une personne. Ces dispositions protègent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (c. 6.2). La Croix Rouge suisse a un intérêt juridique manifeste à pouvoir intenter une action visant à écarter tout risque de confusion ou d’association entre le signe qui permet de l’individualiser (et sur lequel elle a de par la loi un droit exclusif ) et le signe utilisé par un tiers et à éviter la perte de force distinctive de son emblème, afin de préserver le prestige qui s’y attache. La Croix Rouge suisse est ainsi, en tant qu’association, légitimée à invoquer la protection découlant des art. 28 et 29 CC (c. 6.3). L’usage du nom d’autrui (ou de son signe d’identification) est illicite lorsque l’appropriation du nom (ou du signe) entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom (ou du signe) et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve également en présence d’une usurpation inadmissible de nom(ou de signe) quand celui qui l’usurpe crée l’apparence que le nom (ou le signe) repris a quelque chose à voir avec son propre nom (ou signe) ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties alors qu’il n’en est rien. Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (sous l’angle de l’art. 29 al. 2 CC) (c. 6.4). La manière dont la marque de la recourante est utilisée donne à penser que la Croix Rouge soutient ses activités et suscite un risque de confusion indirect dans l’esprit du public (c. 6.5). L’élément figuratif litigieux (la croix rouge) est au cœur du litige et c’est l’utilisation de cet élément, intégré dans la marque de la recourante, que la Croix Rouge entend faire cesser. Il est indéniable que la croix rouge, au vu de sa renommée, ne peut être comparée à une simple marque secondaire et on ne peut reprocher à la Cour cantonale d’avoir retenu la valeur litigieuse fixée par la demanderesse (CHF 300 000.-), soit la valeur conférée en principe à une marque d’entreprise bien établie (c. 7). [NT]

L’action en constatation de la nullité d’une marque, au sens de l’art. 52 LPM, est intentée contre son titulaire. Si la marque est enregistrée au nom d’une personne morale qui a été radiée du registre du commerce, il faut en principe requérir la réinscription de cette dernière avant de pouvoir intenter une action en constatation contre elle. Ce n’est que lorsque la réinscription est impossible, par exemple parce qu’elle n’est pas prévue dans le pays de la société radiée, qu’on peut y renoncer et que l’action peut être dirigée contre tout éventuel titulaire de la marque (c. 3). Tel n’est pas le cas en l’espèce, et la société attaquée n’a dès lors pas la capacité d’être partie (c. 3b). Par conséquent, le tribunal doit rendre une décision de non-entrée en matière (c. 3c). Par ailleurs, pour la reconnaissance de la décision de radiation du registre de l’État étranger, l’attestation d’entrée en force prévue par l’art. 29 al. 1 lit. b LDIP doit émaner d’une autorité de cet État. Une déclaration sous serment n’est pas suffisante pour établir la preuve de l’entrée en force de la décision (c. 4). [SR]

Une société fait enregistrer en novembre 2016 le signe « EF-G […] ». En se basant sur cette marque, elle obtient l’enregistrement international du signe auprès de l’OMPI. En mars 2018, les demanderesses ont ouvert une action en constatation de nullité (art. 52 LPM) contre elle, et demandé la radiation de la marque. Le Tribunal cantonal, considérant qu’elles n’ont aucun intérêt digne de protection à l’issue d’un procès en Suisse, a rejeté leur action. La question de savoir s'il convient d'examiner l'exigence d'un intérêt à l'action à la lumière de l'art. 59 al. 2 lit. a CPC (intérêt digne de protection) ou à l'aune de l'art. 52 LPM (intérêt juridique) peut rester ouverte. A cet égard, la notion d' « intérêt juridique » telle qu'elle découle de l'art. 52 LPM doit être comprise largement, et n'exclut pas la prise en compte d'un intérêt de fait. Comme l'art. 59 al. 2 lit. a CPC, l'art. 52 LPM consacre en réalité, malgré la formulation employée par le législateur, l'exigence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Un intérêt digne de protection à l’action en nullité existe lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu'une constatation touchant l'existence et l'objet du rapport de droit pourrait l'éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d'en devenir insupportable (c. 3.1). Indépendamment des éventuelles activités commerciales menées (ou qui seront menées) par les demanderesses sur le territoire suisse, celles-ci ont un intérêt (digne de protection) évident à introduire leur action en nullité. Il faut en effet tenir compte du fait que la demande en constatation de nullité des demanderesses est une « attaque centrale » en vertu du système de Madrid, qui leur permettrait, dans l’hypothèse d’une admission, de réduire à néant la protection conférée à la marque de la défenderesse dans tous les pays étrangers désignés par celle-ci dans son enregistrement international (obtenu sur la base de la marque suisse) (c. 3.2). Selon le mécanisme prévu par le système de Madrid, l’enregistrement international s’appuie toujours sur une marque déposée ou enregistrée (la marque de base) sur le plan national (c’est-à-dire dans le pays d’origine). La marque internationale est dépendante de la marque de base nationale durant cinq ans, à partir de la date de l’inscription dans le registre du Bureau international de l’OMPI (c. 4.1). En vertu de l'art. 6 al. 3 PM, si, avant l'expiration du délai de cinq ans, une action visant à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement issu de la demande de base (dans le pays d'origine) aboutit, la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée et celle conférée (ou demandée) dans tous les territoires étrangers désignés par le titulaire s'éteint également automatiquement. La possibilité d’une telle action, dite « attaque centrale », est une pierre angulaire du système de Madrid (c. 4.2). La demande de constatation de nullité a été introduite alors que l’enregistrement international était encore dépendant de l’enregistrement de base (suisse). Partant, si la marque suisse est déclarée nulle, la protection internationale ne pourra plus être invoquée et elle s’éteindra dans tous les territoires nationaux désignés par la défenderesse. Il résulte des constatations cantonales que les parties sont en litige, au sujet de la marque « EF-G. _____ » dans de nombreux pays, parmi lesquels ceux qui sont désignés dans l’enregistrement international de la défenderesse. En outre, l’une des demanderesses détient, dans certains de ses pays, plusieurs enregistrements de marques qui contiennent l’acronyme « EFG.______ » (c. 4.3.1). Dans ces conditions, les demanderesses disposent d’un intérêt réel (concret) à actionner en nullité la marque (de base) suisse de la défendresse : ce n’est qu’ainsi qu’elles peuvent bénéficier des effets de l’ « attaque centrale », prévue par le système de Madrid. L’admission de cette action aura un effet direct sur les litiges opposant les parties dans les pays désignés par l’enregistrement international de la défenderesse. L'intérêt (à l'action) est d'autant plus marqué que la Suisse est membre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid et que, en comparaison internationale, elle est à l'origine d'un grand nombre d'enregistrements internationaux. Il serait dès lors tout à fait inapproprié de soustraire ceux-ci à l'examen de l'autorité judiciaire (seule à même de trancher définitivement la question de la nullité) pour la seule raison que les parties ne sont pas en concurrence sur le territoire suisse (c. 4.3.2). A cela s'ajoute que l’ « attaque centrale » incite les déposants (qui ne souhaitent pas prendre le risque, en cas d'admission de cette « attaque », de perdre leur marque dans l'ensemble des pays désignés) à entreprendre une évaluation sérieuse de la qualité de leurs marques (s'agissant en particulier de leur force distinctive), avant tout dépôt dans le pays d'origine. Cela a pour effet de favoriser la clarté des registres et, de manière générale, la sécurité juridique, que les milieux intéressés suisses actifs dans le domaine des marques appellent de leurs vœux ; le contrôle par l'autorité judiciaire est à cet égard un corollaire utile est nécessaire (c. 4.3.3). Il en résulte que, contrairement à l'opinion de l'autorité précédente, les demanderesses ont un intérêt digne de protection à faire constater la nullité de la marque de base (suisse) (c. 4.4). Le recours est admis (c. 5). [SR]

L’un des plus anciens groupes industriels de Suisse, le groupe Von Roll, s’est restructuré en 2003. Les contrats conclus au moment de la scission ont fait l’objet de plusieurs contentieux. L’un d’entre eux prévoyait notamment que la défenderesse avait le droit d’utiliser et/ou de faire protéger la dénomination sociale « vonRoll » avec les adjonctions « infratec », « hydro », « casting » et « itec », en tant que raison sociale et/ou en tant que marque. En 2017, la défenderesse a déposé quatre marques combinées contenant ces désignations. Après que la demanderesse ait fait opposition à ces enregistrements, la défenderesse a intenté avec succès devant le tribunal cantonal soleurois une action en constatation de droit contre elle. La demanderesse, qui recourt contre le jugement du tribunal cantonal, ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ou de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. par l’instance précédente (c. 2.2 – 2.4). Elle fait aussi valoir que l’instance inférieure aurait estimé à tort que la défenderesse avait un intérêt à la constatation et qu’elle aurait violé, en entrant en matière sur le recours, les art. 59 al. 2 lit. a et 88 CPC, ainsi que l’art. 52 LPM (c. 3). L’action en constatation de droit vise à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Le demandeur doit établir un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Cet intérêt n’est pas nécessairement de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. Cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Toute incertitude n’est pas suffisante : il faut qu’on ne puisse plus attendre du demandeur qu’il en tolère le maintien, parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision. Dans le cas d’une action en constatation négative, notamment, il faut également tenir compte des intérêts de la partie intimée, qui est contrainte d’entrer de manière prématurée dans une procédure. Cela enfreint la règle selon laquelle c’est en principe au créancier, et non au débiteur, de déterminer à quel moment il entend faire valoir son droit. Une procédure judiciaire précoce peut désavantager le créancier s’il est obligé de fournir des preuves avant qu’il ait la volonté et les moyens de le faire. En règle générale, l’intérêt à la constatation fait défaut lorsque le titulaire d’un droit dispose d’une action en exécution ou d’une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation. En ce sens, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à ces actions (c. 3.2). C’est à tort que la demanderesse nie l’intérêt à la constatation de la défenderesse, en faisant valoir que l’IPI peut examiner avec un plein pouvoir de cognition s’il existe un risque de confusion, et donc un motif d’exclusion, dans le cadre de la procédure d’opposition pendante en vertu des art. 31 al. 1 et 33 LPM. En réalité, sa cognition est strictement limitée, le conflit de signes devant être évalué tel qu’il ressort du registre. Par conséquent, dans une procédure d’opposition, l’intimé ne peut pas se défendre en faisant valoir que l’opposant ne tient pas compte des accords contractuels. La demanderesse ne peut pas non plus être suivie lorsque, dans le même contexte, elle estime qu’il est (matériellement) sans importance dans la présente procédure que la défenderesse soit habilitée à enregistrer les marques en cause sur la base de la relation contractuelle existant entre les parties. Si la demanderesse est contractuellement obligée de tolérer les enregistrements litigieux, elle ne peut pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour les empêcher. Le titulaire de la marque ne peut faire valoir son droit exclusif à l'encontre de la partie contractante que si celle-ci viole le contrat (c. 3.3). L’argument de la demanderesse selon lequel, en vertu du principe de subsidiarité de l’action en constatation, la défenderesse aurait pu introduire une action en exécution pour mettre fin à la situation illicite ne peut pas non plus être suivi. Compte tenu des incertitudes découlant de la relation contractuelle spécifique entre les parties quant à l’admissibilité de l’usage respectif des signes, ainsi que des différents litiges juridiques survenus entre les parties ou entre les sociétés de leurs groupes, la défenderesse a un intérêt digne de protection à ce qu’il soit établi, au-delà de la procédure d’opposition en cours, que ses signes ne portent pas atteinte aux marques de la plaignante. L’incertitude existant dans la relation juridique entre les parties peut être levée par la décision judiciaire demandée, et on ne peut attendre de la défenderesse qu’elle tolère le maintien de cette incertitude (c. 3.4). La demanderesse reproche à l’instance précédente, en se basant sur l’art. 18 al.1 CO, une interprétation erronée des conventions passées entre les parties (c. 4). Compte tenu de la formulation et des circonstances concrètes de la conclusion des deux contrats en cause, la juridiction inférieure a considéré que les parties n’avaient pas eu l’intention, en utilisation la désignation « vonRoll » dans le second contrat, de restreindre l’orthographe de cet élément du signe. Ce faisant, elle a notamment tenu compte du comportement ultérieur de la demanderesse, qui a elle-même utilisé le signe verbal « vonRoll » dans cette orthographe. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations. Même si l’on n’admettait pas qu’il existait une concordance de volontés entre les parties, on ne pourrait reprocher à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte des principes d’interprétation pertinents du droit des contrats, conformément au principe de la confiance. Une partie ne peut en effet s’appuyer sur le fait que son cocontractant aurait dû comprendre une disposition contractuelle de bonne foi dans un certain sens que dans la mesure où elle a elle-même effectivement compris cette disposition de cette manière. Si la demanderesse n’a pas compris l’utilisation de l’orthographe « vonRoll » au moment de la conclusion du second contrat comme une restriction de l’utilisation autorisée du signe, elle ne peut attribuer, selon le principe de la bonne foi, un tel sens à cette disposition. En tout état de cause, compte tenu de la disposition contractuelle permettant expressément à la défenderesse d’enregistrer le signe « VON ROLL » avec certains ajouts en tant que « marque verbale et/ou figurative », la simple utilisation d’une orthographe différente dans la deuxième convention, qui ne sert en outre qu’à « confirmer, préciser et compléter » la première, ne saurait être comprise, même d’un point de vue objectif, comme une restriction de la forme d’usage autorisée sans autre indication particulière. Selon le principe de la bonne foi, il ne pouvait être déduit du simple fait de l'orthographe spécifique utilisée qu'une représentation graphique des éléments du mot, telle qu'elle était utilisée dans les marques déposées par la défenderesse, n'était pas contractuellement autorisée (c. 4.3.2). Compte tenu des accords passés entre les parties, la demanderesse ne peut pas s’opposer aux enregistrements effectués en se fondant, sur la base de l’art. 3 LPM, sur ses propres marques prioritaires « VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY ». Elle ne dispose d’aucun droit de priorité fondé sur le droit des marques sur le logo déposé par la défenderesse, puisqu’elle admet elle-même que sa marque « VON ROLL » (fig.), incorporant ce logo, a été radiée, et que les marques opposantes sont des marques purement verbales. En conséquence, c’est à raison que l’instance précédente a considéré que, compte tenu des accords conclus entre les parties, les marques déposées par la défenderesse ne violent pas les marques verbales "VON ROLL" et "VON ROLL ENERGY" détenues par la requérante, et que celles-ci ne font pas obstacle à leur enregistrement (c. 4.4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]

En novembre 2018, les deux parties déposent chacune une demande d’enregistrement de la marque « HISPANO SUIZA » pour des produits en classe 12. L’instance précédente a admis la marque de l’intimée avec une limitation de la liste des produits revendiqués, et provisoirement rejeté la demande de la recourante. Celle-ci a par la suite déposé une demande de radiation contre l’enregistrement de la marque de l’intimée. Elle a également fait opposition à son enregistrement. La présente décision ne porte que sur la procédure d’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait A.). Le 16 avril 2019, la marque « HISPANO SUIZA » est enregistrée pour des produits en classe 12 et publiée sur Swissreg (état de fait B – B.e.). La recourante s’oppose à la décision de l’IPI d’enregistrer la marque de l’intimée et demande son annulation auprès du TAF. Elle fait valoir que l’enregistrement d’une marque est une décision au sens de l’art. 5 PA, qu’en tant que tiers à la procédure elle n’a pas pu participer à celle-ci et qu’ayant déposé une demande d’enregistrement pour un signe identique, elle est particulièrement touchée par la décision (état de fait D.). Le TAF examine librement les questions relatives à l’entrée en matière (c. 1). Selon l’art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (c. 1.1). La décision d’enregistrement d’une marque par l’IPI est une décision au sens de l’art. 5 PA (c. 1.2). L’intimée et l’instance précédente contestent la capacité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement d’une marque (c. 2.2). La LPM ne prévoirait pas la possibilité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement et une telle possibilité était exclue dans l’ancien droit. En outre, la LPM, contrairement à l’art. 59c LBI ou à l’art. 10 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP, ne prévoit pas de procédure d’opposition fondée sur des motifs d’exclusion absolus. L’art. 52 LPM donne la compétence exclusive au juge civil pour juger de la nullité ou de l’illégalité d’une marque. En outre, le recours selon l’art 44 PA n’est pas envisageable, dans la mesure où l’action civile garantit le droit constitutionnel à une voie de droit. Le fait que la décision d’enregistrer une marque ne fasse pas partie de la liste des exceptions de l’art. 32 LTAF ne serait pas pertinent (c. 2.3). Pour le TAF, l’art. 29a Cst garantit à chaque personne le droit d’être jugée par une autorité judiciaire en cas de litige. L’art. 44 PA a été introduit dans le but de combler les lacunes concernant l’accès au juge (c. 2.4). Le fait que la LPM soit muette concernant le droit pour des tiers de contester l’enregistrement d’une marque devant le TAF n’est pas pertinent. C’est en effet l’art. 31 LTAF qui a remplacé les diverses voies de recours alors mentionnées dans les lois spéciales, telles que la LPM, ouvrant en principe une voie de recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. L’absence de disposition spécifique dans la LPM, contrairement à l’OAOP-IGP ou la LBI ne permet pas de déduire, en positif ou en négatif, l’absence de compétence du TAF lorsque les tiers contestent l’enregistrement d’une marque. Les références à l’ancien droit ne sont plus pertinentes, la justice et l’organisation judiciaire fédérale ayant été réformées en profondeur entre-temps (c. 2.5). Le droit en vigueur ne contient aucune disposition excluant le recours d’un tiers au TAF contre la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque. La jurisprudence ne s’y oppose pas non plus. Le fait qu’il existe des procédures d’opposition ou de radiation qui poursuivent des buts différents, n’exclue pas non plus la compétence du TAF en la matière. Enfin, le recours à la voie civile n’exclut pas fondamentalement le recours administratif ; la tenue des registres publics étant de nature administrative et devant être en principe examinée uniformément dans le cadre de la procédure administrative (c. 2.6). Le nombre de marques enregistrées et le risque qu’un afflux de recours contre les enregistrements ne vienne saper la légitimité du juge civil ne jouent pas de rôle dans l’examen de la compétence du TAF (c. 2.7). En conséquence, le TAF est compétent pour juger du présent recours (c. 2.8). Lors de la procédure d’enregistrement, les tiers n’ont aucune possibilité d’y participer avant la publication de l’enregistrement dans Swissreg. La protection juridique contre l’enregistrement d’une marque ne saurait être liée à la participation à la procédure (c. 3.4). En l’espèce, la recourante s’est manifestée dès qu’elle a eu la possibilité de le faire (c. 3.2). Concernant l’art. 48 al. Lit. b PA, la recourante doit démontrer un intérêt personnel qui se distingue de l’intérêt général des autres citoyens. La simple crainte d’une concurrence accrue n’est pas suffisante. Le besoin d’une protection spécifique et qualifiée doit être nécessaire. Le concurrent doit donc démontrer en quoi la décision de l’instance précédente traite ses concurrents de manière privilégiée. L’intérêt général à l’application correcte du droit ne fonde pas la qualité pour recourir (c. 3.5.1). En l’espèce, le fait que la recourante porte le signe « hispano Suiza » dans sa raison sociale, qu’elle dispose de nombreuses marques étrangères avec ces éléments et qu’elle ait déposé une demande d’enregistrement en Suisse pour la marque « HISPANO SUIZA » la met certes dans un rapport de concurrence avec l’intimée, mais ne permet pas de conclure qu’elle est spécialement atteinte par la décision (c. 3.5.2). La recourante considère qu’elle est particulièrement touchée parce que l’instance précédente a admis à tort la protection en la limitant aux produits d’origine espagnole. L’éventuelle application erronée du droit ne confère pas la qualité pour recourir à la recourante. De plus, celle-ci n’a pas de proximité particulière concernant les indications de provenance « HISPANO » et « SUIZA », qui présuppose en règle générale que le recourant soit mieux habilité que le déposant à utiliser un signe (c.3.5.3). En conséquence, la recourante n’est pas matériellement lésée par la décision de l’instance inférieure. L’éventuelle révocation de l’enregistrement n’aurait pas pour effet de conduire à l’enregistrement de sa propre marque. De plus, l’enregistrement ne l’empêche pas de continuer à utiliser sa raison sociale, ni ne constitue une entrave économique (c. 3.5.6). La recourante invoque l’égalité de traitement, arguant que la demande de l’intimée a été privilégiée par l’instance précédente. Certes, les deux parties ont déposé une demande d’enregistrement pour la même marque verbale et pour des produits identiques. Chacune des parties a reçu la même objection de la part de l’instance précédente concernant le caractère trompeur du signe et les différences de traitement résultent du fait que l’intimée a demandé un examen accéléré, ce que n’a pas fait la recourante. La manière dont l’intimée a utilisé les moyens procéduraux à sa disposition ne constitue pas une inégalité de traitement (c. 3.5.4). La recourante ne parvient pas à justifier sa légitimation pour recourir. Le TAF n’entre donc pas en matière sur le recours (c. 3.5.6 et 3.5.7). Les procédures engagées par les concurrents contre les enregistrements qui se limitent à faire valoir des motifs absolus d’exclusion doivent satisfaire à des exigences de légitimation plus strictes que pour une procédure d’opposition, soit une proximité particulière avec l’affaire litigieuse et un intérêt de protection de droit public (c. 3.5.8). [YB]