Caractère prépondérant de l'élément verbal dans l'examen de l'impression d'ensemble entre une marque verbale et une marque mixte où l'aspect figuratif n'est pas particulièrement développé. Pour maintenir le droit à la marque, il suffit, vu l'intérêt du titulaire à un usage dynamique de son signe distinctif, que la marque utilisée ne diffère pas fondamentalement de la marque enregistrée. Tel est le cas en particulier si les parties modifiées, ajoutées ou soustraites à la marque déposée ne sont pas perçues dans le commerce comme un élément distinctif important et demeurent secondaires. Même s'il appartient au domaine public en relation avec des produits chocolatés destinés aux enfants, le terme « kinder » s'est imposé comme marque par un usage de plus de trente ans et est même devenu, avec le temps, un signe fort. Compte tenu de l'identité, voire de la forte similarité, des produits revendiqués par les deux signes opposés et de la similarité entre ces signes sur les plans visuel, sonore et sémantique (due à la présence de l'élément verbal « kinder »), il y a un fort risque de confusion (accru par la notoriété acquise par la marque opposante) entre les marques « KINDER » et « kinder Party (fig.) ».

L’exception de non-usage (art. 32 LPM en relation avec l’art. 12 al. 1 LPM) doit être invoquée par le défendeur dans sa première réponse devant l’IPI (art. 22 al. 3 OPM). À défaut, l’exception de non-usage ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours (c. 4). En lien avec des vêtements, l’élément « PARADE », respectivement le signe « STREET PARADE », n’est pas descriptif et dispose d’une aire de protection normale. L’élément « PARADE » utilisé seul pour désigner des supports audiovisuels est en revanche descriptif en raison de sa proximité avec l’expression « hit-parade ». Toutefois, la combinaison de cet élément avec le mot « street » n’est pas descriptive. Le signe « STREET PARADE » en relation avec des vêtements et des supports audiovisuels dispose donc d’une aire de protection normale (c. 5). Les marques « SUMMER PARADE » et « STREET PARADE » se distinguent tant sur le plan visuel qu’auditif. Sur le plan sémantique, alors que le rattachement entre le signe « STREET PARADE » et l’événement éponyme est immédiat, il faut deux étapes de réflexion pour faire le même rapprochement avec le signe « SUMMER PARADE ». L’association d’idées avec la Street Parade apparaissant ainsi nettement moins évidente que le sens direct du signe « SUMMER PARADE », les deux signes opposés se distinguent également sur le plan sémantique et l’existence d’un risque de confusion direct peut être écartée (c. 6.3). Il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.5-6.6).

Le signe attaqué de la recourante « PURE FOCUS » et le signe opposant de l’intimée « FOCUS » ne se distinguant que par l’élément « PURE », il existe entre eux un risque clair de confusion (c. 2). L’intimée admet avoir renoncé à faire usage de son signe en Suisse et en Allemagne, mais invoque des justes motifs valables jusqu’en 2003. La question du défaut d’usage de la marque fondé sur de justes motifs a déjà été traitée par le TF dans une procédure civile impliquant les mêmes parties (ATF 130 III 371, JdT 2004 I 323). Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’opposition en Suisse, l’exception de non-usage est invoquée à l’encontre d’une marque internationale, une procédure d’opposition à l’étranger contre l’enregistrement de base de cette marque internationale ne peut pas être qualifiée de procédure d’opposition au sens de l’art. 12 al. 1 LPM. Cette procédure d’opposition étrangère peut cependant, vu qu’il s’agit d’une action juridique sérieuse contre la marque, constituer un juste motif de non-usage au sens de la même disposition. Le juste motif de non-usage existe aussi longtemps que l’intimée n’obtient pas le droit de disposer de sa marque et qu’il n’y a aucun signe que l’opposition étrangère contre sa marque est constitutive d’un abus de droit et rallonge d’autant le délai de non-usage (c. 3). Les motifs et la conclusion du TF peuvent être repris dans la présente procédure. Peu importe que le délai de non-usage soit passé de cinq ans à près de douze ans à cause de la procédure d’opposition ouverte à l’étranger. La question de savoir si les intérêts des concurrents et des autres acteurs du marché doivent être pris en compte en cas d’importante prolongation du délai de non-usage ne fait pas partie de l’état de fait examiné lors de la procédure d’opposition et c’est devant le juge civil qu’il faudrait faire valoir un tel motif (c. 4). C’est à juste titre que l’autorité inférieure a ordonné la radiation de la marque attaquée (c. 4).

La recourante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir statué sur le défaut d’usage. L’intimée prétend que le défaut d’usage pour la marque opposante 1 « C. D. & CIE » ne peut être invoqué du fait que le délai n’aurait commencé à courir qu’à partir de la fusion entre les sociétés C., D & Cie et A., B. & Cie. Cet événement n’est toutefois pas pertinent. Le délai de grâce a commencé à courir à l’échéance du délai d’opposition de la marque « C. D. & CIE » et, si l’usage de cette marque a été interrompu après la fusion, l’intimée doit le rendre vraisemblable jusque-là. C’est donc à bon droit que le défaut d’usage a été invoqué par la recourante (c. 4.1). L’autorité inférieure n’ayant pas réuni de preuves permettant de rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante 1, ni statué sur cette question, et dès lors qu’il n’appartient pas au TAF de procéder à un complément d’instruction pour établir ces faits, l’affaire est renvoyée à l’IPI qui statuera sur l’usage de la marque opposante 1 (c. 4.2). Il n’existe aucun risque de confusion direct entre la marque attaquée «D. (####) » et la marque opposante 2 « A. B. C. D. & CIE » (c. 7). Les services financiers pour lesquels les marques en présence sont enregistrées étant formulés de manière générale, il convient d’admettre qu’ils s’adressent au consommateur moyen (c. 8). Celui-ci identifiera un service financier par le nom de son prestataire. L’élément « & Cie » ne possède aucune force distinctive. Il fait référence à la forme juridique de la société et il appartient donc au domaine public (c. 8.1.1). Les marques opposées partagent le patronyme « D. ». Il n’est pas certain que ce patronyme, placé à la fin de la marque opposante 2, reste dans la mémoire du consommateur moyen, malgré sa consonance germanique différente de celle des trois autres patronymes utilisés. C’est par le patronyme « A. » que la marque opposante 2 est plutôt dominée. Dans la marque attaquée «D. (####) », l’élément « (####) » sera difficilement mémorisé avec précision, même si le consommateur moyen de services financiers se souviendra de sa présence. La marque attaquée est donc dominée par le patronyme «D. », renforcé, dans la mémoire du consommateur, par l’adjonction du chiffre « (####) » (c. 8.2). Le consommateur moyen de services financiers ne peut donc être amené à croire que les marques opposées appartiennent au même titulaire ou à des titulaires économiquement ou juridiquement liés. Il n’y a donc pas de risque de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante 2 (c. 8.3).

Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) s'examine en fonction des marques telles qu'elles sont enregistrées et non telles qu'elles sont utilisées (alors que l'art. 13 al. 2 LPM se rapporte lui à l'usage effectif d'un signe dans les affaires) (c. 3). L'exception de non-usage de la marque doit être invoquée d'emblée et clairement dans la première réponse du défendeur (art. 22 al. 3 OPM), sous peine de péremption (c. 4). C'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas examiné l'usage de la marque opposante (c. 4). Il y a manifestement un risque de confusion entre les marques en cause (c. 5).

L’intimée a uniquement fourni des preuves relatives à l’usage de ses marques sur le marché allemand, ce qui suffit pour le maintien de son droit à la marque en Suisse (art. 5 Conv. CH-D [1892]) (c. 3.1). La forme d’usage des marques opposantes (cf. Fig. 95c) – résultant d’une combinaison de leurs éléments respectifs, à savoir le dessin d’une salamandre marchant vers la gauche entourée d’un cercle au-dessus de l’inscription « SALAMANDER » (c. 3.2) – reprend leurs éléments distinctifs et il s’en dégage la même impression d’ensemble. Elle ne diverge donc pas essentiellement des marques opposantes telles qu’enregistrées (art. 11 al. 2 LPM). Dans le cas d’espèce, il est nécessaire de distinguer entre une similarité étroite et une similarité éloignée des produits (c. 5.4). Ainsi, sont étroitement similaires des chaussettes et des vêtements, car les premières sont souvent vendues avec les seconds. Des produits en cuir et des articles de sellerie sont également étroitement similaires. Il y a similarité éloignée entre des chaussures et des chaussettes, d’une part, et des produits en cuir, des bagages à main, des parapluies et des couvre chefs, d’autre part, car ces articles sont rarement vendus dans le même rayon, voire dans le même magasin et sont composés de matériaux différents. Il n’y a également qu’une similarité éloignée entre des parapluies et des cannes de marche, car s’ils sont utilisés par les randonneurs et vendus dans les mêmes magasins, leurs fabricants, leurs matériaux et parfois leurs buts sont différents. Il n’y a en revanche aucune similarité entre des chaussures et des chaussettes, d’une part, et des cannes de marche, des fouets et des articles de sellerie, d’autre part, car leurs cercles d’acheteurs et leurs matériaux de fabrication sont différents, alors que leurs buts d’utilisation en partie sportifs ne créent pas l’attente d’une provenance économique commune. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas non plus de similarité entre des produits en cuir ou imitation cuir, des serviettes, des bagages à main, des parapluies et des chaussures, d’une part, et des fouets et des articles de sellerie, d’autre part (c. 5.4). Pour les deux marques opposantes, l’élément verbal « SALAMANDER » aura pour effet immédiat que le dessin avec lequel il est combiné sera perçu comme la représentation d’une salamandre. L’élément graphique est suffisamment grand et inhabituel pour contribuer à la force distinctive du signe, malgré l’importance prépondérante de l’élément verbal (c. 6). L’élément distinctif le plus faible des marques opposantes est donc repris dans le signe attaqué sous une forme similaire. Peu importe que la recourante prétende représenter avec le signe attaqué un gecko plutôt qu’une salamandre. En effet, le signe attaqué se distingue peu de l’élément graphique des marques opposantes. De plus, le gecko n’est pas un animal indigène, ce qui ne permet pas d’attendre du public des connaissances étendues sur son apparence (c. 7.2). Étant donné que le signe attaqué ne reprend que l’élément graphique, secondaire, des marques opposantes et qu’il ne fait pas immédiatement penser à une salamandre, un risque de confusion ne peut être admis que pour les produits identiques ou étroitement similaires (opposition no 8405) et pour les produits identiques (opposition no 8406) (c. 7.3-7.4).

Des listes de chiffres de ventes ou de clients ne renseignent en rien sur l’usage d’une marque. Des pages Internet non datées ne permettent pas non plus de constater la vraisemblance de l’usage pendant la période pertinente (c. 5.1). Pour que l’usage de la marque soit reconnu, il suffit que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits et services revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). Ce lien peut exister autrement que par l’apposition de la marque sur le produit ; il suffit que la signification et le sens de la marque en tant que signe distinctif soient immédiatement reconnaissables (c. 5.2.1). Seul l’élément « Diva » de la marque enregistrée « Diva Cravatte (fig.) » a été utilisé. Il ne s’agit toutefois pas d’une utilisation sous une forme essentiellement divergente de celle enregistrée (art. 11 al. 2 LPM), car l’élément « Cravatte » est purement descriptif et c’est bien l’élément «Diva » qui domine l’impression d’ensemble (c. 5.3.2). Les cravates commercialisées par l’intimée appartiennent à un segment de prix intermédiaire et une facture prouvant la vente de 3260 cravates à un détaillant suffit à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque pour la période considérée en lien avec ce type d’article (c. 5.4). Entre des cravates et des vêtements, il y a forte similarité, voire identité des produits. Étant donné leur caractère d’accessoire de mode et le fait qu’on les trouve dans les mêmes boutiques de vêtements, il y a similarité également entre des cravates d’une part et des couvre-chefs et des chaussures d’autre part (c. 7.2). L’élément « Diva » est prédominant dans la marque opposante. Il est repris dans la marque attaquée avec l’élément « DIVO ». Les éléments «Diva » et « DIVO » sont similaires tant sur le plan acoustique que sémantique (c. 8). Lorsqu’une nouvelle marque reprend l’élément prédominant d’une marque existante, il ne suffit pas de compléter celui-ci avec d’autres éléments pour éviter tout risque de confusion. Les lettres « DD » en miroir de la marque attaquée remplissent un rôle purement décoratif dès lors que celle-ci ne sera pas désignée dans le commerce par ses initiales. En raison de sa similarité avec l’élément « Diva », l’élément « DIVO » n’a qu’un faible impact sur l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée. Les éléments graphiques utilisés sont rejetés à l’arrière-plan par les éléments prédominants et n’ont qu’un impact insignifiant sur l’impression d’ensemble (c. 9.2). Compte tenu de ce qui précède, il existe au moins un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 9.3).

Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaire sont exclus de la protection du droit des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM). En l'occurrence, les signes « ORTHOFIX (fig.) » et « ORTHOFIX (fig.) » même s'ils concernent des produits similaires (articles orthopédiques), s'adressent à des spécialistes de la branche médicale, ce qui amoindrit les risques de confusion, ces professionnels ayant en général une meilleure connaissance de l'anglais ainsi qu'une meilleure capacité de discernement entre les marques. Les éléments verbaux des marques en cause présentent un caractère descriptif évident en relation avec les produits désignés (« ORTHO » [droit, correct] ; « FIX » [réparer] ; FIT [être en forme]), raison pour laquelle ils sont dépourvus de toute force distinctive (marques faibles). Dans ce cas, il ne reste plus qu'à déterminer si la représentation graphique et les éléments figuratifs des marques sont suffisamment différents pour exclure tout risque de confusion, ce qui est le cas. Il est tardif de soulever le défaut d'usage de la marque dans le cadre de la procédure de recours lorsque ce défaut d'usage n'a pas été invoqué lors de la procédure d'opposition.

Avant l’expiration du délai de carence de 5 ans (art. 12 al. 1 LPM), il n’est pas possible de faire valoir le défaut d’usage de la marque opposante, même dans le cadre de l’examen de sa force distinctive (c. 3). Les produits et services en cause sont identiques ; ils relèvent des domaines de la télécommunication et de l’informatique et ils s’adressent en première ligne au grand public (c. 4). En lien avec de tels produits et services, le signe « SKY » n’a aucun caractère descriptif (c. 6.1). Une dénomination diluée – c’est-à-dire dont la force distinctive s’est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits similaires – a un champ de protection restreint (c. 6.2.1). Afin de prouver la dilution d’une dénomination, il s’agit d’établir l’utilisation effective des marques qui la contiennent ; il n’est pas suffisant de se référer à la seule situation de ces marques dans les registres (c. 6.2.2). Seuls les arguments tirés du droit des marques sont pertinents ; l’usage de noms de domaine ou de raisons sociales ne peut être assimilé à l’usage de marques (c. 6.2.4). Dans la procédure d’opposition, la maxime inquisitoire (art. 12-13 PA) doit être limitée lorsque des investigations menées par l’IPI impliqueraient le renforcement de la position procédurale d’une partie au détriment de l’autre ; l’IPI n’est ainsi pas tenu de procéder à une recherche d’utilisation détaillée pour établir la dilution d’une dénomination (c. 6.2.3). En l’occurrence, la dénomination « SKY » ne peut être tenue pour diluée (c. 6.2.5). Vu l’importance de la première syllabe d’une marque, il existe une similitude tant visuelle (c. 7.1) que phonétique (c. 7.2) entre les signes « SKY » et « SkySIM ». Le sens de la combinaison « SkySIM » ne se distingue pas suffisamment de celui de la marque « SKY » pour compenser la similitude visuelle et phonétique entre les deux signes (c. 7.3). Vu l’identité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 7.4).

Les produits cosmétiques – y compris naturels et/ou biologiques – (classe 3) revendiqués par les marques en cause s’adressent au grand public (c. 4). L’utilisation de la marque « CC (fig.) » entourée d’un – banal – cercle est assimilée à l’usage de la marque « CC (fig.) » (c. 5.2.1). Les factures d’un grossiste à un intermédiaire indépendant peuvent suffire à rendre vraisemblable l’usage d’une marque (c. 5.2.2). Au regard de l’exigence d’un usage sérieux en Suisse (art. 11 LPM), la question de savoir s’il suffit de commercialiser un produit dans les boutiques des aéroports peut rester ouverte, car il est notoire que les produits de l’intimée sont présents dans d’autres commerces en Suisse (c. 5.2.3). Est sans importance le fait que les factures produites ne couvrent pas les huit derniers mois de la période de cinq ans prévue par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.2.4). Les produits cosmétiques (classe 3) revendiqués par les marques en cause sont identiques ou du moins très similaires (c. 6.1 et 6.4), même s’il est précisé que les produits de la recourante « cont[iennent] tous des ingrédients naturels ou issus d’un mode de production biologique [sic] » (c. 6.2), car de tels produits n’ont pas un cercle de consommateurs clairement distinct de celui des produits (industriels) de l’intimée (c. 6.3.2). Il convient de prendre en considération les canaux de distribution usuels du produit et de ne pas s’arrêter au fait que, actuellement, le produit est surtout commercialisé sur Internet (c. 6.3.1). Les marques « CC (fig.) » et « Organic Glam OG (fig.) » se distinguent sur les plans sonore (c. 7.2) et sémantique (le sens du signe « CC (fig.) » [Coco Chanel] n’étant pas largement connu) (c. 7.3). De légères différences suffisent à écarter un risque de confusion entre deux acronymes, a fortiori si le sens de l’un d’eux est détaillé dans la marque elle-même (c. 7.4.3). Même si le signe « Organic GlamOG (fig.) » reprend la forme de la marque « CC (fig.) », il utilise, sur un fond noir, d’autres lettres (« OG ») et les explicite (« Organic Glam ») (c. 7.4.4). Que la marque « CC (fig.) » soit considérée comme un acronyme (c. 7.4.3) ou comme un élément géométrique (c. 7.4.4), elle se distingue du signe (clairement verbal) « Organic GlamOG (fig.) » sur le plan visuel (c. 7.4.2) également (c. 7.5). Comme c’est en principe le cas des marques formées d’un acronyme, la marque « CC (fig.) » jouit d’un périmètre de protection moyen (c. 8.2). Même si, du fait de sa notoriété, un périmètre de protection élargi doit être reconnu à la marque « CC (fig.) », il ne permet pas –malgré la grande similarité des produits (c. 6.4, 7 et 7.5) – de s’opposer à la combinaison (avec intersection) des deux lettres majuscules « O » et « G », différentes l’une de l’autre, différentes du double « C » de la marque « CC (fig.) », clairement reconnaissables comme telles, reproduites sans effet de miroir et accompagnées de l’élément « Organic Glam » (c. 7.4.5, 8.3-8.5).

Il n’est pas possible d’invoquer le non-usage de la marque antérieure (art. 22 al. 3 OPM) avant la fin du délai de 5 ans prévu par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Si l’AM est applicable, ce délai de carence commence à courir une année après la date de notification (c. 4.1.1). En l’espèce, le délai de carence n’était pas arrivé à échéance au moment où la recourante a fait valoir le défaut d’usage de la marque opposante ; peu importe à quelle date le présent arrêt du TAF a été rendu (c. 4.1.2). En procédure d’opposition, l’opposant ne peut pas faire valoir le fait que le défendeur n’a pas l’intention de faire usage en Suisse des marques attaquées (c. 4.2-4.2.2). La lettre « K » (« IKB ») et la lettre « C » (« ICB ») ne sont pas aussi similaires que les lettres « P » et « D » ; quant à la combinaison « IC », elle n’est pas similaire à la lettre « K » (c. 7.1.1). Bien qu’il soit descriptif pour des services financiers (classe 36), le – long – élément « BANKING GROUP » influence l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.1.2). Vu sa taille et le fait qu’il n’est pas descriptif, l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) » est également à prendre en considération (c. 7.1.3). En conclusion, sur le plan visuel, le signe « IKB » est similaire au signe « ICB » et – du fait qu’ils contiennent l’élément « ICB » – aux signes « ICB (fig.) » et « ICB BAN- KING GROUP » (c. 7.1.4). Sur le plan sonore, il existe une similarité – au moins éloignée – entre les éléments « IKB » et « ICB » (c. 7.2). Sur le plan sémantique, à défaut de signification définie ou connue des sigles « IKB » et « ICB » (et de l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) »), il n’y a pas de similarité entre le signe « IKB » et les signes attaqués ; cette absence de similarité est renforcée par la présence de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.3.1-7.3.2). Le signe « IKB » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 8.2). Vu la – claire – différence entre les éléments « IKB » et « ICB » («C» au lieu de « K »), ainsi que la présence d’un élément figuratif dans le signe « ICB (fig.) » et de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP », il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – malgré la forte similarité entre les services revendiqués (c. 6 et 8.1) – entre le signe « IKB » et les signes « ICB (fig.) » et « ICB BANKING GROUP ». Vu l’attention particulière dont font preuve les consommateurs de services financiers (classe 36) (c. 8.1), il n’y a pas non plus de risque de confusion entre le signe « IKB » et le signe « ICB » (c. 8.3-8.4)

Des catalogues non datés sont propres à rendre vraisemblable l’usage du signe de l’intimée, dès lors que les produits proposés dans ces catalogues se retrouvent sur des factures datées (c. 5.3). Des films et des journaux télévisés diffusés sur des chaînes de télévision allemandes et italiennes ne donnent pas d’information sur l’usage vraisemblable de la marque opposante « sparco (fig.) » en Suisse. Le chiffre d’affaires de l’intimée ne rend compte ni de l’usage de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués ni d’un quelconque usage sur le marché (c. 5.4). L’usage de la marque « sparco (fig.) » est admis pour les produits revendiqués de la classe 25, à savoir des vêtements, notamment de loisirs et de sport (c. 5.5 et 7.2). Les produits de la classe 25 désignés par les deux parties sont similaires ou identiques (c. 7.2). L’élément graphique du signe « sparco (fig.) » est décoratif, de sorte que l’élément verbal prédomine (c. 8). Les signes opposés sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 8.1). Ne possédant pas de signification particulière, la marque opposante dispose d’un périmètre de protection normal (c. 9.1). Les signes opposés débutent par les mêmes quatre lettres. Le début d’un signe est déterminant dans la perception de l’impression d’ensemble. Les produits désignés n’appellent pas chez le consommateur moyen un haut degré d’attention. Il y a par conséquent un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 9.2).

Un défaut d’usage ne saurait être retenu tant que le délai de carence de cinq ans dès la fin du délai d’opposition, respectivement de la procédure d’opposition, n’est pas arrivé à échéance. Peu importe dès lors sous quelle forme et en relation avec quels types de prestations la marque opposante a, jusque là, effectivement été utilisée (c. 2.2). Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si la marque opposante serait une marque défensive, puisque les motifs qui peuvent être invoqués dans cette procédure sont limités aux motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM (c. 3). Des services sont identiques lorsqu’ils relèvent du même marché au sens large, soit qu’ils dépendent d’une seule responsabilité organisationnelle, soit que le consommateur perçoive les deux services comme un paquet de prestations ayant un sens (c. 5.2). Ce sont donc la manière dont ils sont utilisés et leur but d’utilisation qui permettent d’attribuer les services litigieux au même titulaire de marque, leur appartenance à une classe de Nice n’étant qu’un indice (c. 5.2). Il y a un haut degré de similitude entre le mode de transmission dans un format technique particulier de données que constitue le streaming, la transmission de données sur Internet et les télécommunications sans fil (c. 7.1, 7.2.2 et 7.3.2). La similitude entre deux marques s’examine en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent dans le souvenir des consommateurs concernés (c. 8). Pour les marques purement verbales, l’effet sonore, l’aspect graphique, ainsi que le contenu sémantique sont déterminants. Il suffit pour admettre la similitude qu’un seul de ces critères soit rempli (c. 8). Dans le cas d’espèce, la marque attaquée ne se différencie que par des détails (utilisation de majuscules et de minuscules, écriture légèrement différente) de la marque opposante qui la comprend entièrement. Les signes sont par conséquent identiques tant sur le plan auditif que visuel (c. 8.1). Leur différence sur le plan sémantique n’est pas suffisante pour compenser la similitude découlant des autres éléments de comparaison et les deux marques considérées sont donc similaires en dépit de leur signification différente (c. 8.2 et 8.3).

Devant le TAF, ni l’art. 18 Cst., ni l’art. 70 al. 1 Cst., ni l’art. 29 PA ne donne à une partie italophone le droit à ce que son affaire soit traitée par un juge de langue maternelle italienne. Suite à une requête du recourant, la composition du tribunal a été modifiée et un juge ayant une longue pratique des cas en italien a pris la direction de la procédure. Le recourant n’est pas désavantagé par le fait que ce juge n’est pas de langue maternelle italienne (c. 2). En procédure d’opposition, le défendeur qui invoque le non-usage de la marque antérieure (art. 12 al. 1 LPM) doit le faire de manière claire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, sans compter le fait que ce moyen est tardif (c. 6.1.1). Il y a identité entre la plupart des produits revendiqués par chacune des parties dans les classes 3, 14, 18 et 25 (c. 6.2.2 et 6.3 in fine). Il y a similarité entre divers produits de nettoyage et du savon (c. 6.2.3). Il convient de se baser sur les canaux de distribution usuels des produits ; peu importe que, en l’espèce, les produits soient vendus dans des boutiques distinctes et que seule l’intimée les offre sur Internet (c. 6.3). Les produits en cause s’adressent au public en général. Lorsqu’il s’agit de définir le cercle des consommateurs, le fait qu’un produit soit offert dans une gamme de luxe ne joue pas de rôle, car c’est la dénomination – abstraite – du produit qui est déterminante (c. 7). Les vêtements et les chaussures (classe 25), les montres et les bijoux (classe 14) et divers articles de la classe 18 ne sont pas des articles de masse, mais sont tout de même achetés avec une certaine régularité, de sorte qu’il convient de considérer que leurs consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7). Un signe doit être analysé sous l’angle des différentes langues nationales (c. 8.1). Il est improbable que le signe « BALU (fig.) » soit lu « BALLi » (c. 8.1.1). Vu que le signe « BALU (fig.) » n’est pas reconnaissable comme un mot italien, une prononciation italienne ne peut pas être attendue (c. 8.1.1). Sur le plan sonore, il y a une certaine similarité entre « BA-LÜ » (prononciation du signe « BALU (fig.) » par une partie importante des consommateurs) et «BALLY » (c. 8.1.2). En procédure d’opposition, le défendeur ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec d’autres marques – « BULLY », « BOLLY » et « BELLY », en l’espèce (c. 8.1.2). Étant donné qu’aucune signification immédiatement reconnaissable ne permet d’écarter leur similiarité sur les plans visuel et sonore (c. 8.2), les signes doivent être considérés comme similaires (c. 8.3). Le signe « BALLY » est doté d’une force distinctive élevée en lien avec des chaussures (classe 25) ; la question de savoir si tel est également le cas en lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25 peut rester ouverte (c. 9.2). En lien avec des chaussures (classe 25), vu la grande similarité des produits en cause (c. 9.1), le périmètre de protection élargi de la marque « BALLY », la grande similarité (sonore) des signes et le degré moyen d’attention des acheteurs, il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 9.3.1). En lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25, bien que la question d’une éventuelle force distinctive forte de la marque « BALLY » n’ait pas été tranchée, la similarité entre les signes est suffisamment marquée sur les plans visuel et sonore pour engendrer également un risque de confusion (c. 9.3.2). Même la prononciation « BA-LÙ » du signe « BALU (fig.) » doit conduire au même résultat, notamment en raison de la grande similarité des produits et du fait que les signes en cause ont un début et un nombre de syllabes identiques (c. 9.4 et 11). Enfin, le résultat d’une recherche sur Internet n’est pas déterminant en matière de risque de confusion (c. 10).

Ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée la forme d’utilisation qui n’a subi que des modifications mineures telles que l’abandon d’éléments accessoires ou la modernisation de l’écriture. Il est déterminant que les éléments constituant le noyau de la force distinctive de la marque et qui caractérisent son impression d’ensemble ne soient pas dépouillés de leur identité. La marque enregistrée et sa forme d’utilisation sur le marché doivent être perçues comme le même signe (c. 7). Dans la marque opposante « RUDOLPH ROTNASE », l’élément « RUDOLPH » attire particulièrement l’attention, car il est placé au début du signe. L’élément « ROTNASE » possède cependant une force distinctive équivalente en raison d’un nombre de syllabes et de voyelles plus élevé et de son caractère fantaisiste plus marqué. La marque opposante est utilisée par la recourante sous la forme d’un signe combiné « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » écrit en épais caractères, dans lequel la diagonale du « R » s’étire en ondulant pour souligner le mot « RUDOLPH ». Entre ce soulignement et le mot « RUDOLPH » prend place, en petits caractères, l’élément « mit der roten Nase ». Cet élément sera perçu par le consommateur comme descriptif de l’élément « RUDOLPH » et non comme un élément en soi. La force distinctive de l’élément « ROTNASE » de la marque enregistrée n’est ainsi pas reprise dans la forme d’usage « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » et, par conséquent, celle-ci ne permet pas de rendre vraisemblable l’usage de la marque enregistrée (c. 8).

Les termes « Braunpatent » et « A. Braun » sont trop différents de la marque « Braun » pour que leur utilisation constitue un usage de la marque au sens des art. 11 et 12 LPM, ceci même si les ajouts (« patent ») et (« A. ») sont en eux-mêmes peu distinctifs et que l’élément caractéristique dont il est fait usage correspond en tous points à la marque. Seul un usage de cet élément caractéristique seul permettrait de valider la marque. L’usage des termes évoqués ci-dessus en tant qu’éléments d’une raison sociale, même sur du papier à lettres, ne constitue pas un usage à titre de marque compris comme tel par le public.

Pour prouver ou rendre vraisemblable un usage de la marque propre à valider le droit, il convient de présenter des justificatifs datés qui ont un rapport avec la période déterminante du cas. Les confirmations écrites attestant de la distribution de produits sous la marque en question ne suffisent pas à rendre l’usage de la marque vraisemblable lorsqu’elles ne permettent pas de savoir sous quelle forme la marque a été utilisée et si son usage a été sérieux. Lorsque l’élément figuratif d’une marque combinée a une force distinctive prépondérante, Le seul usage de l’élément verbal de la marque ne suffit pas à établir un usage propre à valider le droit.

Dans le cadre de la procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée peut invoquer le non-usage de la marque opposante (art. 12 al. 1 LPM). Le titulaire de la marque opposante doit alors rendre vraisemblable l’usage de la marque en relation avec les produits et services enregistrés (art. 32 LPM) (c. 5 et 6). En l’espèce, la recourante 1 fait valoir l’usage de la marque « ICE » sur le territoire suisse sous la forme des déclinaisons « ICEJEANS », « ICEJ » et « ICEB » (c. 7). La marque « ICE » a donc été utilisée avec l’adjonction de différents suffixes. Un suffixe descriptif n’affaiblit en principe pas la marque s’il est reconnu comme tel. En l’espèce, en raison de l’absence de trait d’union ou d’espace entre les suffixes utilisés et la marque « ICE », cette dernière n’est pas immédiatement identifiée par le consommateur. Celui-ci verra dans les signes « ICEJ » et « ICEB » plutôt des acronymes à la signification incertaine qu’une référence à la marque « ICE ». De même, l’ajout du suffixe « JEANS » confère à la marque « ICE » une nouvelle impression d’ensemble (c. 9). La forme dans laquelle la marque « ICE » est utilisée diverge ainsi essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LPM) (c. 11).

La marque doit être utilisée telle qu’elle a été inscrite dans le registre, mais des modifications sont possibles tant qu’elles ne portent que sur des détails ne constituant pas les éléments caractéristiques essentiels de la marque. La présence d’une marque sur des offres, des factures et des catalogues se rapportant de manière facilement reconnaissable aux produits ou aux services pour lesquels elle est enregistrée sont des éléments permettant d’en prouver l’usage.

Le fait qu'une procédure d'opposition soit encore pendante à l'étranger contre la marque servant de base à une marque suisse constitue un juste motif de non-usage de cette marque en Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (c. 2). Le nouvel art. 9^sexies al. 1 PAM, entré en vigueur le 1ier septembre 2008, a instauré la prééminence des dispositions du PAM sur celles de l'AM pour les États liés par les deux traités (c. 2.1). L'attaque centrale contre la marque de base et les effets qui en découlent sur l'enregistrement international ne sont pas réglés de la même manière dans le PAM et l'AM (art. 6 AM et art. 6 PAM), en particulier en raison du fait que seule une marque enregistrée peut servir de base à une marque internationale selon l'AM, alors qu'une marque déposée suffit dans le cadre du PAM (c. 2.2 et 2.3). Ainsi, une marque internationale, qui a été enregistrée selon l'AM, ne dépend de la marque de base que si une action civile est intentée devant les tribunaux avant la fin du délai de cinq ans et non lorsqu'une opposition administrative est intervenue pendant ce délai (c. 2.4). La lettre même de l'art. 6 ch. 3 AM exclut de prolonger le délai de 5 ans pour intenter une action civile de la durée d'une éventuelle procédure d'opposition (c. 2.7).

Selon l’art. 32 LPM, si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’art. 12 al. 1 LPM, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque (c. 3-5). Seuls les ressortissants suisses ou allemands, ainsi que les personnes ayant leur domicile ou un établissement en Suisse ou en Allemagne, peuvent se prévaloir de l’art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) qui permet de tenir compte de l’usage fait sur le territoire des deux États (c. 6.2.3). Pour autant qu’elle soit apposée en Suisse, une marque est valablement utilisée, même si elle est utilisée uniquement en lien avec des produits offerts à l’étranger (art. 11 al. 2 LPM ; marque d’exportation). Par ailleurs, l’usage qui intervient exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées n’entre pas en considération dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LPM. En revanche, une marque est valablement utilisée si une société étroitement liée à son titulaire (par exemple une société fille) offre les produits de la marque à des tiers (en Suisse ou à l’étranger) et que ces produits entrent ainsi en concurrence avec les produits d’autres agents économiques (c. 5, 6.2.2 et 6.2.3).

La seule inscription d'une marque comme raison individuelle au registre du commerce ne constitue pas un usage de la marque au sens de l'art. 12 al. 1 LPM en relation avec les services enregistrés (c. 6.1).

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).

L'usage est donné lorsqu'il intervient en relation suffisamment étroite avec les produits ou services concernés, qu'il a lieu en Suisse et qu'il correspond à une offre minimale mais durable sur le marché. L'utilisation d'un signe qui ne diffère pas essentiellement de celui qui est enregistré suffit. Cela implique que le signe utilisé ne génère pas une impression d'ensemble différente de celle provoquée par le signe enregistré, qui en modifierait le caractère distinctif. Une divergence est essentielle lorsqu'elle enlève leur identité aux éléments distinctifs qui constituent le noyau de la marque. Une différence résultant de la suppression ou de la modification d'éléments enregistrés est appréhendée plus sévèrement du point de vue de l'usage maintenant le droit à la marque que celle résultant de l'ajout d'éléments. Il convient toutefois d'examiner dans chaque cas particulier si le signe enregistré utilisé avec un élément supplémentaire conserve son caractère distinctif propre et demeure, en lui-même, perçu comme un signe distinctif, de sorte qu'il mérite encore protection vis-à-vis d'une utilisation isolée. Si le signe a perdu son caractère distinctif propre au profit de l'ensemble, il ne peut plus être défendu qu'en fonction de la protection se rapportant à l'ensemble. De simples modifications de couleurs ne constituent en général pas une divergence essentielle, en tout cas pas lorsque la marque sur laquelle se fonde l'opposition bénéficie d'une grande force distinctive. En l'espèce, les formes sous lesquelles la marque opposante est utilisée (pour un exemple, cf. Fig. 151b) en conservent le noyau distinctif et en constituent donc un usage valable.

Pour les marques internationales, le délai de cinq ans de l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir après l'écoulement du délai à disposition de l'IPI pour refuser la protection de la marque en Suisse ou dès le retrait d'un refus provisoire (c. 4). Selon l'art. 11 al. 2 LPM, la marque doit être utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Il découle de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) — qui ne s'applique qu'aux ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des deux pays — que l'usage d'une marque en Allemagne vaut usage en Suisse, pour autant que la marque soit enregistrée en Suisse et en Allemagne et que l'usage en Allemagne soit conforme aux exigences du droit suisse (c. 6). La marque peut être utilisée de manière suffisante si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (c. 6.1). L'usage d'une marque doit être sérieux ; il peut résulter de la vente sur le marché de l'occasion et de collection. Si un usage occasionnel suffit pour un produit rare et précieux, un usage régulier est exigé pour les produits de consommation courante (c. 6.2). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l'usage d'une marque doivent en principe être datés (c. 7). Les extraits de sites Internet ne constituent pas des preuves d'un usage sérieux si aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par des consommateurs et que des achats y ont été effectués (c. 8.1). Au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, par exemple si des éléments secondaires sont omis, si l'écriture est modernisée, si une marque figurative est utilisée avec des adjonctions qui n'influent pas sur l'impression générale ou si, dans le cas d'une marque sans revendication de couleur, l'impression d'ensemble n'est pas modifiée par l'utilisation de couleurs (c. 8.2.2). L'adjonction de couleurs déjà, mais également d'éléments verbaux fortement distinctifs, à une marque figurative monochrome banale (deux rubans qui se recoupent et qui peuvent suggérer la section d'un brin d'ADN) donne naissance à un signe visuellement et conceptuellement distinct (c. 8.2.1 et 8.2.3-8.2.4). À titre superfétatoire, il n'existe aucun risque de confusion entre une marque figurative monochrome banale et une marque reprenant le signe (en deux couleurs conférant un effet dynamique) et le combinant avec un élément verbal fortement distinctif, en relation avec des produits pharmaceutiques. Enfin, en présence d'une marque faiblement distinctive, des différences modestes suffisent à écarter le risque de confusion (c. 9).

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Sur une facture, il convient de prendre en considération l'adresse de livraison effective (c. 3.3). En matière d'usage de la marque (art. 11-12 LPM), les enclaves douanières suisses (art. 3 al. 3 LD) — comme Samnaun — et les dépôts francs sous douane (art. 62-67 LD) font partie du territoire suisse (c. 3.3). L'intensité de l'usage requise pour ne pas perdre le droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM) dépend des circonstances; elle est plus élevée pour les produits de masse que pour les produits de luxe (c. 3.3.1). Ne constituent pas un usage sérieux et suffisant deux livraisons, en 8 mois, de 2160 litres de jus de fruits chacune, à un seul client (à Samnaun), par une entreprise (autrichienne) très présente sur le marché suisse (c. 3.3.2). De simples déclarations d'un employé du titulaire d'une marque ne sont pas à même de rendre vraisemblable l'usage de cette marque (c. 3.3.3). N'ayant pas d'établissement en Suisse ou en Allemagne, la recourante, dont le siège est en Autriche, ne peut se prévaloir de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) selon lequel l'usage d'une marque en Allemagne (établi en l'espèce par des factures à des clients allemands) vaut usage en Suisse (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir s'il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 3.3.5).

Lorsque l'IPI rejette des oppositions en raison du fait que l'usage des marques opposantes n'a pas été rendu vraisemblable (art. 32 LPM), seule la question de image l'usage des marques peut être examinée par le TAF (à l'exclusion de la question — non traitée par l'IPI — de savoir s'il existe des motifs relatifs d'exclusion) (c. 1.2-1.3). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 2). Des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours s'ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l'usage (c. 5). Le marché de la mode est particulièrement dynamique et amène ses acteurs à adapter leurs marques. Les signes utilisés en l'espèce (cf. Fig. 154d) se distinguent toutefois trop des marques opposantes enregistrées — dont le cœur distinctif, à savoir Jean Marie Farina et Roger & Gallet, est clairement et fortement transformé — pour que leur usage puisse être assimilé à l'usage des marques enregistrées au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2.1 et 5.2.3). La question du sérieux de l'usage peut ainsi rester ouverte (c. 3.2 et 5.2.3).

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué par le défendeur dans sa première réponse de la procédure d’opposition (art. 22 al. 3 OPM) et non pas depuis la date (antérieure) à laquelle le défaut d’usage est allégué par le (futur) défendeur dans un courrier au (futur) opposant (c. 3.4-3.5). Des novae peuvent être produits dans une procédure de recours devant le TAF contre une décision concernant une opposition (c. 4.2). Les adjonctions étant de nature descriptive, les formes « HEIDILAND Käse », « Bio VK Heidiland Käse », « Bio- Heidilandkäse » et « Heidiland Bio Käse » ne divergent pas essentiellement de la marque « HEIDILAND » au sens de l’art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2). Des brochures et des étiquettes permettent de rendre vraisemblable l’usage – au sens de l’art. 11 al. 3 LPM (c. 5.3) – par une preneuse de licence (c. 6.6) de la marque « HEIDILAND » pour du fromage (classe 29) (c. 6.8-6.9). Le fromage concerné n’étant ni un produit de luxe ni un produit de consommation courante, un usage de la marque (art. 11 al. 1 LPM) d’intensité moyenne doit être rendu vraisemblable sur une certaine durée (c. 5.1 et 6.9). Des publicités dans des brochures touristiques des années 2004 à 2007, deux dégustations de 3 jours en 2005 et une seule livraison de 567 kg (sur un total de livraisons annuelles prétendu de plus de 20 tonnes) à un intermédiaire fin 2007 ne suffisent pas à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque « HEIDILAND » pour ce fromage (c. 6.9). En outre, dans l’indication « Heidiland Bio Käse », le signe « HEIDILAND » est compris comme une indication de provenance et n’est dès lors pas utilisé comme marque (propre à distinguer les produits d’une entreprise) (c. 5.1 in fine et 6.10). À la différence de l’IPI en procédure d’opposition, le TAF peut entendre des témoins en procédure de recours (art. 14 al. 1 lit. c PA). Le TAF y renonce en l’espèce (c. 4.3 et 7).

Lorsque l’IPI rejette une opposition en raison du non-usage de la marque opposante, le TAF se limite à examiner cette question et, s’il admet le recours, renvoie l’affaire à l’IPI afin qu’il examine la question du risque de confusion (c. 1.2). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Vu l’art. 22 al. 3 OPM, l’intimé ne peut pas, par la suite, revenir sur le fait qu’il a – en évoquant, dans sa réponse devant l’IPI, un usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec les produits de la classe 16 – reconnu l’usage de cette marque en lien avec des cartes pédestres et cyclistes (classe 16) (c. 5.1). L’IPI viole son devoir de motivation (art. 35 PA) s’il renonce à tenir compte d’un courrier d’une preneuse de licence du recourant en se limitant à évoquer un rapport de dépendance entre les parties à ce contrat (c. 5.2.3). Considérés en lien les uns avec les autres, la copie d’une carte postale (c. 5.2.2), ainsi qu’une déclaration (c. 5.2.1) et un courrier d’une preneuse de licence du recourant (c. 5.2.3) suffisent à rendre vraisemblable l’usage de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes postales (classe 16), même si des éléments supplémentaires auraient été souhaitables (c. 5.2.3-5.2.4 et 5.5). Le TAF n’entend des témoins que sur la base d’allégations solidement étayées (c. 4.1, 5.4 et 8). L’usage d’une marque en relation avec un produit ou un service accessoire constitue un usage de la marque ; cet usage ne concerne toutefois pas le produit ou le service accessoire lui-même, mais uniquement le produit ou le service principal, dont le produit ou le service accessoire assure la promotion (c. 5.6.2). En l’espèce, l’utilisation de la marque « HEIDILAND » (pour faire de la publicité pour divers produits) dans des brochures ne constitue pas une utilisation de la marque en relation avec des « produits de l’imprimerie » (classe 16) (c. 5.6.2). Une marque peut en principe être valablement utilisée (art. 11 LPM), même si elle est combinée avec d’autres signes distinctifs (c. 6.4). Sur des balles et des gants de golf, la marque « SRIXON » ne peut se référer qu’à leur provenance commerciale tandis que la marque « HEIDILAND », également présente et combinée avec le logo d’un club de golf, ne constitue pas une utilisation en lien avec des balles et des gants de golf (classe 28), mais en lien avec les services de ce club de golf (qui ne font toutefois pas l’objet de la procédure) (c. 3.3 et 6.4). De même, sur des emballages de pâtisserie (classe 30), alors que le signe « Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz » se réfère à la provenance commerciale des produits, le slogan « Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau » est au mieux une référence à la région et ne constitue pas une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.1). Enfin, sur un emballage de chocolat (classe 30), le texte « Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team », qui se réfère à un fournisseur de services et non pas à la provenance commerciale du chocolat, ne constitue pas non plus une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.2). L’affaire doit donc être renvoyée à l’IPI afin qu’il statue, dans un premier temps, sur la question de savoir si l’usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes pédestres et cyclistes et des cartes postales (classe 16) profite à l’ensemble des produits de la classe 16 revendiqués et, dans un second temps, sur la question du risque de confusion avec la marque « HEIDI Best of Switzerland » (c. 1.2, 5.1, 5.2.4, 5.7 et 8).

Les marques défensives — déposées non pas pour être utilisées, mais pour empêcher des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire ou pour élargir le champ de protection d’une autre marque — sont nulles. Un enregistrement effectué pour obtenir de celui qui utilisait la marque jusque là un avantage financier ou d’un autre ordre intervient de manière contraire au principe de la bonne foi et au but de la protection offerte par le droit des marques. Il est déloyal au sens de l’art. 2 LCD. Celui qui se prévaut de la nullité d’une marque défensive doit établir que celui qui l’a enregistrée n’avait pas la volonté sérieuse de l’utiliser, ce qui peut être rapporté par des indices comme l’absence d’activité commerciale, le non-usage ou un usage simulé de la marque. La nullité des marques défensives ne découle pas seulement de leur non-utilisation au sens de l’art. 12 al. 1 LPM, mais constitue un cas particulier de perte du droit. Ainsi, lorsqu’un enregistrement est intervenu de manière abusive, son titulaire ne peut pas se prévaloir du délai de carence de l'art. 12 al. 1 LPM. Une simple offre de vente d'une marque ne permet pas de déduire le caractère abusif de son enregistrement. Par contre, si le dépôt d'une marque intervient pour négocier un prix de vente ou pour renforcer une position de négociation (et pas en vue d'une utilisation effective et sérieuse), l'enregistrement est abusif et la marque enregistrée nulle.

Les produits revendiqués par les marques concernées sont à tout le moins similaires (c. 6.2). La marque opposante, composée de losanges imbriqués, est banale et jouit d’une force distinctive faible (c. 8.2). La nature de marque de série peut être prise en compte lors de l’évaluation de la force distinctive de la marque opposante, même si l’opposition n’est basée que sur une seule des marques de la série. Le caractère de marque de série doit être démontré, notamment l’usage commercial respectif qui est fait des différentes marques de la série et la perception par le public des marques de la série en tant que telles. Ce qui n’est pas établi en l’espèce (c. 9.1-9.2). La marque attaquée « UNLIMITED (fig.) » est caractérisée par son élément verbal, alors que l’élément figuratif de la marque opposante « Doppelrhombus (fig.) » est prépondérant. Dès lors, l’impression d’ensemble laissée par les deux marques est différente. La similarité des marques en présence est niée et le recours rejeté (c. 10.2.3 et 10.2.4). [AC]

Au moment où l’opposition a été formée par la recourante, l’intimée était déjà titulaire de la marque attaquée « GADOGITA », même si le transfert ne ressortait pas encore du registre international des marques. Bien que la cession en cours d’instance d’une marque litigieuse ne modifie pas, en règle générale, la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2PCF, art. 4PA), l’intimée était légitimée comme défenderesse, tout comme une destinataire de la décision concernant l’opposition. Par ses réponses à l’opposition et au recours, elle a en effet, sans y avoir été invitée, pris part à la procédure et est dès lors légitimée comme intimée dans la procédure de recours (c. 1.1). Quant à la destinataire formelle de la décision, bien qu’elle y ait été invitée par l’IPI et par le TAF, elle n’a pas pris part à la procédure. Elle ne doit dès lors plus être considérée comme intimée et doit être écartée de la procédure de recours (c. 1.2). Si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue probable par l’usage de la marque déjà concrètement établi (c. 2.3-2.4). L’utilisation du signe opposant à titre de marque est établie pour des produits de contraste. Cela ne constitue pas pour autant un usage valable du signe pour la catégorie générale « Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l’hygiène » en classe 5 (c. 2.5). Aussi bien les produits de contraste (classe 5) que les « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) sont destinés à des spécialistes du domaine médical (c. 3.3). Les produits de contraste revendiqués par la marque opposante sont identiques aux « produits de contraste, radiologiques à usage médical » (classe 5) de la marque attaquée (c. 3.4.2). Les produits de contraste se distinguent en revanche des « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) (c. 3.4.3). Dans une marque destinée à des produits pharmaceutiques, l’utilisation, en lien avec d’autres éléments distinctifs, d’un « common stem » issu d’une « dénomination commune internationale » (« International Nonproprietary Name » [INN]) de l’Organisation Mondiale de la Santé ne conduit en principe pas à une limitation du périmètre de protection de la marque (c. 4.3.7-4.3.10). Les signes sont relativement similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 5.2). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Les signes en présence coïncident dans leur première moitié et ne se différencient que par deux lettres à la fin. Par conséquent, vu la forte identité entre les produits en cause, il convient de reconnaître un risque de confusion entre les signes. Le recours est partiellement admis et l’enregistrement de la marque attaquée doit être refusé pour les produits de la classe 5 (c. 6). [PER/AC]

Selon la pratique suisse actuelle, l’enregistrement d’une marque à l’aide du libellé officiel ne porte que sur les produits et services désignés par ledit libellé officiel et les produits que cela implique de manière évidente. La question de savoir ce que les termes génériques recouvrent à l’évidence est une question d’interprétation pour laquelle l’autorité doit considérer l’usage et la date de dépôt (c. 2.4.3). La question d’une modification de cette pratique dans le sens d’une application plus généreuse, calquée sur la pratique européenne, peut rester ouverte en l’espèce (c. 2.5). Contrairement à ce que soutient le recourant, le chocolat, en tant que matière première de l’industrie alimentaire, ne peut pas être protégé par le terme générique de « cacao » provenant du libellé officiel de la classe 30 de la classification de Nice, car il s’agit in casu d’une boisson. Le chocolat en tant que matière première doit être protégé en classe 31 (c. 4.4). Cependant, le chocolat est couvert par le terme générique « confiserie », extrait du libellé officiel de la classe 30 (c. 4.6-4.9). La marque opposante « CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) » n’est par conséquent valablement utilisée que pour les produits de confiserie (c. 5.2). Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’IPI pour une nouvelle décision (c. 7.1). [AC]

Selon la pratique constante du TAF, la production de nouveaux moyens de preuve au stade du recours est admise (c. 3.2). S’il ne sera ainsi pas reproché à la recourante d’avoir produit tardivement certains moyens de preuve, des lacunes dans son devoir de collaboration (art. 13 PA et 32 LPM) seront toutefois prises en compte dans la répartition des frais (c. 3.3). En présence de marques multiples, l’usage de chaque marque intervenant conformément à sa fonction est admis (c. 6.3). Contrairement à des factures intra-groupe, les factures adressées à des tiers sont propres à valider l’usage de la marque opposante (c. 6.4-6.7). L’usage parfois séparé, parfois simultané de deux marques (« ebm » et « ebmpapst ») sur les produits revendiqués par la recourante fait naître le doute d’un usage fictif de la marque opposante. On parle d’usage fictif lorsque plusieurs marques sont apposées sur les produits revendiqués, mais qu’une seule d’entre elles apparaît dans la publicité, sur les listes de prix et les documents d’affaires. En l’espèce, il s’agit plutôt de la poursuite de l’utilisation d’une marque régulièrement utilisée auparavant (c. 6.8). L’usage de la marque opposante « ebm (fig.) » est donc admis pour l’année 2005 en lien avec des ventilateurs et des moteurs électriques (c. 6.9 et 6.10). Le recours est partiellement admis et l’affaire renvoyée devant l’autorité inférieure pour examen du risque de confusion (c. 7.1). [JD]

Lorsque l’autorité inférieure rejette une opposition au seul motif que la marque opposante n’a pas été valablement utilisée par son titulaire (art. 11 LPM) et que le TAF parvient à la conclusion inverse, l’affaire est renvoyée devant l’autorité inférieure afin qu’elle examine l’existence d’un risque de confusion (c. 2). Une marque est valablement utilisée par son titulaire lorsqu’elle fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché suisse en tant que signe distinctif en lien avec les produits et services revendiqués, sous une forme qui ne diffère pas essentiellement de sa forme enregistrée et pendant la période de contrôle pertinente (c. 4.4). La recourante a déposé dix-neuf documents destinés à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante. Sur neuf d’entre eux, la marque opposante n’apparaît pas, sans que la recourante n’explique le lien entre ces documents et l’usage de sa marque (c. 7.1). Trois ne portent aucune date et plusieurs autres uniquement une date sans mention de l’année (c. 7.2). Sur trois prospectus, la marque opposante « LIFE » est utilisée conjointement avec le mot « MEDION », directement à la suite de celui-ci et dans la même police de caractères. Chacun de ces deux mots est suivi du signe « ® ». Le signe « MEDION » n’est pas un élément descriptif et, à ses côtés, la marque « LIFE » apparaît plutôt comme une désignation de type que comme une marque indépendante. Un examen plus approfondi paraît cependant superflu, car bien que cela n’eût pas entraîné d’importants efforts, la recourante n’a précisé ni le nombre de prospectus imprimés, ni leur diffusion géographique. Les trois documents susmentionnés échouent donc eux-aussi à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante (c. 7.3). Le recours est rejeté sans examen du risque de confusion (c. 8). [JD]

La vente, par la recourante, de ses produits à une autre société de droit suisse est constitutif d’un usage à titre de marque, quand bien même cette autre société est domiciliée dans les locaux de la recourante (c. 5.1.2). Admission, sur la base d’un ensemble de pièces constituant un faisceau d’indices, de la vraisemblance de l’usage sérieux de la marque opposante, en relation avec un médicament dans le domaine de l’urologie, par un tiers autorisé, sur le marché suisse, durant la période de référence, dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (c. 6.2.4). Considérant l’identité des produits, la très forte similarité phonétique des termes « OMIX » et « ONYX », le degré d’attention moyen des consommateurs visés et le périmètre de protection normal de la marque opposante, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’autorité inférieure, l’existence d’un risque de confusion (c. 7.3.3). [AC]

Le mot anglais « life » est assimilé à l’adjectif « live » par les consommateurs, lequel s’est établi dans la langue allemande, en particulier en relation avec les médias. Dès lors, le signe « LIFE » pour des produits électroniques destinés au grand public est descriptif (c. 4.2). La recourante utilise en réalité le signe « MEDION LIFE » comme indication d’une gamme de produits. L’élément « MEDION » est inscrit en caractères gras, alors que l’élément « LIFE » est écrit en caractères fins, de sorte que l’impression d’ensemble est dominée par l’élément « MEDION ». L’utilisation du terme « life » est ainsi perçue comme faisant référence à une variante ou à une série et ne constitue pas un usage à titre de marque (c. 4.3). L’exportation de plusieurs milliers d’ordinateurs domestiques de l’Allemagne vers la France, durant la période considérée, constitue un usage valable de la marque en Suisse, mais uniquement pour ce type d’ordinateurs et non pour tous les genres d’ordinateurs tel que revendiqué (c. 5.3). La recourante a rendu vraisemblable l’usage à titre de marque du signe « LIFE » pour des fours à micro-ondes et des plaques électriques, mais pas pour tous les appareils électroménagers. Dès lors, il y a lieu d’admettre partiellement le recours et de renvoyer à l’autorité inférieure pour examiner le risque de confusion (c. 5.4.1). Les ordinateurs domestiques font désormais partie de l’équipement courant des ménages. La vente, durant la période considérée, de moins de 200 ordinateurs domestiques de la marque « LIFE », en Allemagne, est insuffisante pour établir l’usage à titre de marque (c. 5.4.3). Il ressort des flyers proposés à titre de preuve que les caméras commercialisées par la recourante durant la période considérée ne portaient pas le signe « LIFE ». L’usage à titre de marque pour les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction du son et des images » n’est pas rendu vraisemblable (c. 5.4.4). Une déclaration sur l’honneur n’a pas de force probante supérieure en droit suisse et doit être traitée comme un renseignement des parties au sens de l’art. 12 al. 1 lit. b PA (c. 5.4.6). Des échantillons de prospectus et des factures pour des flyers qui ne contiennent aucune indication concernant le tirage, l’aire géographique de distribution ou les retombées économiques attendues ne constituent pas des preuves d’usage de la marque (c. 5.4.7). La marque « LIFETEC » est valablement utilisée pour des ordinateurs domestiques et la marque « LIFE » est valablement utilisée pour des fours à micro-ondes (c. 5.5). Afin de préserver une possibilité de recours supplémentaire, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour l’examen des motifs relatifs d’exclusion (c. 6). Le recours est partiellement admis et l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure (c. 7.1). [AC]

La proximité entre la marque et le nom du titulaire sur une facture ou dans l’entête de lettre ne signifie pas nécessairement que l’usage à titre de marque fait défaut. Il convient d’analyser la structure des tickets de caisse et les informations détaillées relatives aux produits pour savoir si le signe peut être compris comme une indication de provenance commerciale. La marque ne doit pas systématiquement être apposée directement à côté de l’indication des produits (c. 7.1.2). Il n’est pas rédhibitoire que ce soit le nom d’un tiers et non celui du titulaire du signe qui apparaisse sur les tickets de caisse, si le titulaire peut démontrer que la marque est utilisée par ce tiers avec son consentement (c. 7.1.3). La recourante a rendu vraisemblable qu’elle est active dans le secteur de la mode et de la bijouterie. Son assortiment de produits dans cette branche comprend notamment, mais sans s’y limiter, des bagues, des colliers et des bracelets, ce qui est typique de la bijouterie et des bijoux de mode et constitue un usage valable pour toute cette catégorie (c. 7.1.6). La vente de lunettes de soleil ne permet pas d’attester d’un usage valable pour la catégorie générale de produits « lunettes » (c. 7.1.7). Les tickets de caisse qui établissent un usage à titre de marque pour d’autres produits en rapport avec la mode et la bijouterie, mais qui n’appartiennent pas aux classes de produits pour lesquelles le titulaire souhaite démontrer un usage à titre de marque, ne sont pas examinés, bien qu’une partie de ces produits soit visée par l’enregistrement de la recourante (c. 7.1.9). L’utilisation sur des tickets de caisse d’un seul élément d’une marque combinée ne constitue pas un usage à titre de marque (c. 7.3.2.). Des extraits du site Internet de la recourante, datés de la période du deuxième échange d’écritures devant l’autorité inférieure et donc après que l’exception du défaut d’usage a été levée, se situent hors de la période à considérer (c. 7.4.2). L’usage sérieux de la marque peut être retenu, étant donné que la recourante est propriétaire de plusieurs points de vente en Suisse et en Allemagne et qu’elle compte également des concessionnaires (c. 7.9). Le recours est partiellement admis et l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour l’examen des motifs relatifs d’exclusion concernant les produits dont l’usage à titre de marque a été prouvé (c. 8.1). [AC]

Les ventes durables, régulières et stables, durant la période considérée, de 224 préparations dermatologiques pour les chiens contenant des antibiotiques répondent aux besoins du marché et constituent donc un usage sérieux et durable de la marque, quand bien même elles paraissent a priori minces par rapport au demi-million de chiens détenus en Suisse. Il ressort également des pièces déposées par la recourante qu'elle et sa partenaire adoptent une attitude proactive par des campagnes de publicité et qu'elles sont prêtes à offrir davantage de produits si nécessaire. Finalement, il faut admettre que des préparations dermatologiques pour les chiens contenant des antibiotiques ne sont pas des produits dont il est fait un usage quotidien. (c. 5.5). Afin de préserver une possibilité de recours supplémentaire, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour l'examen des motifs relatifs d'exclusion (c. 6). [AC]

La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n'est qu'ainsi qu'elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n'est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (c. 2.2.2). Il n'y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n'utilise que l'élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d'examiner ce qu'il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée « », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée « » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque « » au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse « » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]

L’absence d’intention d’utiliser la marque entraîne sa nullité, même si le délai de carence de l’art. 12 al. 1 LPM n’est pas arrivé à échéance (c. 3.2). Celui qui invoque un dépôt défensif comme motif de nullité doit prouver l’absence d’intention d’utiliser la marque. S’agissant d’un fait négatif et interne qui ne peut pas être prouvé de manière positive, la preuve abstraite d’une constellation typique des marques défensives suffit si la partie adverse n’a pas documenté ou au moins expliqué en quoi l’enregistrement contesté participe d’une stratégie non abusive (« fairness ») en matière de marque (c. 5.1). L’enregistrement d’un signe pour un large éventail de produits et services ne suffit pas à démontrer le caractère défensif du dépôt (c. 5.2.1). L’enregistrement d’un signe dans un pays ou l’activité du déposant est prohibée ne peut avoir pour objectif que d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe dans le monde entier sans que cela s’accompagne de l’intention d’en faire usage (c. 5.2.3). Le réenregistrement d’un signe quasi-identique à un enregistrement antérieur pour un catalogue de produits et services semblable constitue un comportement défensif pour l’ensemble des produits et services revendiqués, et non uniquement pour ceux correspondant à l’activité principale du déposant (c. 5.3). On ne saurait déduire de l’utilisation d’une marque à l’étranger l’intention de l’utiliser en Suisse (c. 5.4). Lorsqu’un signe est enregistré sous un terme générique de la classification de Nice, mais qu’il n’est utilisé que pour certains des produits ou services revendiqués sous ce terme générique, il s’agit d’un usage partiel. Un tel usage partiel ne vaut pour l’ensemble des produits ou services désignés sous un terme générique de la classification de Nice que si les destinataires pertinents considèrent ces produits comme un assortiment logique pour un fabricant de la branche concernée, ou si ces produits sont typiquement utilisés pour désigner l’ensemble des produits couverts par le terme générique concerné (c. 9.1). En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure les produits ou services pour lesquels le signe « Yello » a été utilisé sont différents des autres produits ou services regroupés sous le terme générique déposé. En effet, faute d’avoir pu constater l’existence d’un usage partiel, l’autorité inférieure n’avait pas à examiner si un tel usage s’étendait également aux autres produits ou services couverts par les termes génériques sous lesquels le signe a été enregistré. Elle n’a donc pas enfreint l’obligation de motiver découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (c. 9.3). Les deux recours sont rejetés (c. 10). [JD]

Dans le cadre d’une procédure d’opposition, on ne peut faire valoir que des motifs d’exclusion fondés sur l’art. 3 al. 1 lit. c LPM. Les conséquences découlant du fait qu’une procédure d’opposition a été suspendue durant près de six ans, jusqu’à la conclusion d’une autre procédure d’opposition dirigée contre la marque antérieure, et que le délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM a été prolongé, ne doivent pas être prises en compte (c. 3.2). Les services publicitaires revendiqués pour les deux marques en classe 35 sont identiques. Il existe en outre une similarité entre les services de publication sur Internet de nouvelles et d’informations provenant de journaux et de magazines, que revendique la recourante et les services de publication et édition de livres, journaux et magazines revendiqués par la marque antérieure (classe 41) (c. 4.1). Les services revendiqués en classe 35 s’adressent avant tout à des spécialistes, et les services revendiqués en classe 41 s’adressent tant à des spécialistes qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Selon une jurisprudence constante, la reprise à l’identique d’une marque antérieure dans une marque plus récente n’est en principe pas admissible du point de vue du risque de confusion (c. 5.1). Du fait que l’élément «METRO » reste clairement individualisable dans la nouvelle marque et qu’il en constitue l’élément dominant, notamment parce qu’il figure au début du signe, les deux marques sont similaires sur le plan visuel et sur le plan sonore (c. 5.2). Cette similarité n’est pas compensée par une différence de sens, l’adjonction de l’élément « POOL » dans la marque attaquée ne lui conférant pas une signification différente de celle de la marque antérieure (c. 5.3). En relation avec les services revendiqués, la marque opposante «METRO » n’a pas de caractère descriptif, et n’appartient pas au domaine public. Elle possède à tout le moins une force distinctive normale (c. 6). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée est donc de nature à provoquer un risque de confusion dans les cercles des destinataires pertinent. Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]

Le transfert en cours d’instance d’une marque litigieuse n’influence, en principe, pas la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2 PCF, art. 4PA). Dès lors que durant la procédure d’opposition, aucune demande de substitution n’est parvenue à l’autorité précédente de la part du nouveau titulaire de la marque attaquée et que dite autorité n’a pas été informée du transfert de celle-ci, le recourant apparaît à juste titre comme défendeur dans la décision attaquée (c. 1.3.2.1). La marque opposante revendique une protection pour les produits et services de la classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie », de la classe 35 « vente au détail de marchandises, en particulier vêtements et équipement ; publicité pour les entreprises par le sponsoring », de la classe 36 « parrainage financier des athlètes dans les compétitions et/ou les événements sportifs » et de la classe 41 « fourniture d’informations sur les compétitions et les manifestations sportives par le biais d’un réseau informatique mondial ». Elle se compose d’un élément central accompagné de deux éléments verbaux « SPORTS » en dessus (à l’envers) et en dessous. Malgré l’existence du mot « sport » en allemand et en italien, la forme plurielle « sports » n’existe pas dans ces langues. Il ne fait toutefois aucun doute que l’élément verbal « SPORTS » peut être associé sans difficulté au mot « Sport » connu respectivement par les germanophones et les italophones. Il est donc compris par le consommateur moyen (c. 5.3.1.3.1.1). En raison de sa forte stylisation, l’élément central de la marque opposante n’est pas ou peu lisible. Quand bien même cet élément parviendrait à être lu tel que « Zoot », aucune signification particulière ne peut lui être attribuée. En effet, le mot anglais « zoot » est utilisé en lien avec le mot « suit ». L’expression « zoot suit » désigne une tenue et, par extension, une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940. Il ne saurait toutefois être considéré que le consommateur moyen suisse ait des connaissances d’anglais qui lui permettent de donner un sens à l’élément « zoot ». Il n’est pas non plus convaincant d’interpréter le mot « loot » dans l’élément central. En effet, ce mot anglais, qui signifie « butin », n’est pas plus connu que le mot « zoot ». En outre, si les deux cercles centraux sont éventuellement susceptibles d’être lus comme deux chiffres « 0 », la probabilité de reconnaître qu’ils sont précédés et suivis du chiffre « 7 » ou « 1 » apparaît peu vraisemblable (c. 5.3.1.1.2). Il est suffisant, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, d’utiliser valablement la marque opposante sans ses deux éléments verbaux « SPORTS ». En effet, l’utilisation, sur de multiples documents (notamment listes de prix, catalogues, photographies des articles de sport), du seul élément central de la marque, privé de ses deux éléments verbaux « SPORTS » doit être considérée comme un usage ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et donc assimilée à un usage de celle-ci (c. 5.3.1.3.4). Les treize factures déposées par l’intimée sont propres à établir un usage de la marque opposante en Suisse, bien qu’elles soient établies dans un autre pays. En effet, elles sont adressées à des clients suisses et portent sur la livraison de divers articles à l’adresse de ces clients en Suisse. La facturation en Suisse de 353 articles pour un montant total de CHF 28’317.20 entre août 2009 et mars 2011 doit être considérée comme un usage sérieux. Les produits en lien avec lesquels l’intimée affirme utiliser la marque opposante sont essentiellement des vêtements et des chaussures destinés au triathlon. De tels produits s’adressent avant tout aux besoins des triathloniens, mais ils sont toutefois également destinés au grand public, comme les autres produits qui entrent dans les catégories générales de la classe 25. Dans la perspective tant des spécialistes du triathlon que du grand public, il doit par conséquent être considéré que l’utilisation de la marque opposante en lien avec des équipements sportifs rend probable son utilisation dans le domaine de la mode en général (c. 5.3.4.2). En revanche, les moyens de preuve fournis ne permettent pas d’admettre l’usage de la marque pour les produits et services revendiqués en classe 35 et 36. Ainsi, seul l’usage de la marque opposante en lien avec les produits de la classe 25 a été rendu vraisemblable (c. 5.4.1 et 5.4.2). La marque attaquée est, quant à elle, destinée aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » de la classe 18 et « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » de la classe 25, ainsi qu’aux services « diffusion (distribution) d’échantillons ; publicité » de la classe 35. Les produits des classes 18 et 25 s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au consommateur moyen, dont un degré d’attention accru ne peut être attendu. Quant aux services en cause de la classe 35, ils sont avant tout destinés aux entreprises (c. 7.2.2). Les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) revendiqués sont identiques aux produits « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » (classe 25) et similaires aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » (classe 18). Il n’y a pas de similarité entre les services de la classe 35 et les produits de la classe 25. Il convient d’admettre une similarité des signes en cause sur le plan visuel. Chacune des deux marques comporte un élément verbal « SPORTS » pour la marque opposante, respectivement « sport » pour la marque attaquée pouvant constituer un indice de similarité. À cela s’ajoute que l’élément central de la marque opposante s’articule autour de deux cercles contigus bien visibles qui présentent une certaine ressemblance avec les deux lettres « o » de l’élément « zoo» de la marque attaquée. Quant à l’aspect acéré de la partie gauche de l’élément central de la marque opposante, il est susceptible de rappeler les angles de la lettre « z » de l’élément « zoo » de la marque attaquée. Une certaine similarité sur le plan sonore doit également être admise du fait de la présence du mot « SPORTS » dans la marque opposante et du mot « sport » dans la marque attaquée (c. 9.2.2). À l’instar de l’élément «SPORTS » de la marque opposante, l’élément « sport » de la marque attaquée est compris sans difficulté par le consommateur suisse moyen. Dès lors, sur le plan sémantique, la similarité qui existe entre les marques doit être qualifiée de ténue (c. 9.2.4). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale. Il ne saurait être question d’un risque de confusion entre les marques opposées. En effet, les signes en cause ne présentent qu’une similarité éloignée : ce n’est essentiellement qu’en raison de la présence de l’élément « SPORTS » dans la marque opposante et de l’élément « sport » dans la marque attaquée que ces marques doivent être qualifiées de similaires. Or, en lien avec les produits concernés, de tels éléments sont susceptibles d’avoir un caractère descriptif. Quant à la parenté très éloignée entre l’élément central de la marque opposante et l’élément « zoo » de la marque attaquée, elle n’est de loin pas suffisante pour entraîner un risque de confusion (c. 10.2). Le recours est admis. L’autorité précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque pour les classes 18, 25 et 35 (c. 11). [AR]

Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de voeux) ; qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite) ; qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire) ; qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures), ou qui ne peuvent pas être rattachés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (c. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site internet, il est nécessaire de démontrer que des clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (c. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (c. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (c. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (c. 9.3). [AC]

Une déclaration sur l'honneur n'a pas de force probante supérieure en droit suisse et doit être traitée comme un renseignement des parties au sens de l'art. 12 al. 1 lit. b PA (c. 5.2). Les documents fournis par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux de sa marque, suite à une allégation de non-usage, formulée dans le cadre d'une procédure d'opposition (c. 6). Notamment, un chiffre d'affaires annuel moyen de € 7 988.- pour des produits alimentaires de consommation courante (classe 30) est insuffisant pour rendre vraisemblable un tel usage (c. 6.4). Le recours est rejeté (c. 6.6). [SR]

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (c. 1.4). L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (c. 3.2). L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires. Il restera toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (c. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (c. 3.4). En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (c. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas des services auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (c. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (c. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM). L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (c. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (c. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (c. 4.4). Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel Arthur ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusion concrète n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (c. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signe distinctif opte pour une période entre 4 et 8 ans. Dans un cas particulier, la péremption a déjà été admise au bout d’une année et demie et dans un autre cas envisagée après une période de 2 ans (c. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (c. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (c. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (c. 6.6). Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la passivité de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint s’il n’avait interpelé qu’une seule fois sa partie adverse. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (c. 6.7). Le droit d’action de la demanderesse n’étant pas périmé, la violation de l’art. 956 CO pouvait être invoquée en justice par celle-ci (c. 6.8). L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (c. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public. Le recours est partiellement admis s’agissant du risque de confusion entre les raisons de commerce. [NT]

Les marques d’exportation étant appliquées sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, elles ne répondent pas à l’exigence de la commercialisation sur le territoire suisse. Le législateur en a tenu compte et a prévu, à l’art. 11 al. 2 in fine LPM, que « l’usage pour l’exportation est assimilé à l’usage de la marque » (c. 2.1). Le législateur en introduisant dans la loi la « marque dite d’exportation » a explicitement manifesté son intention d'ancrer l’exigence de « l’apposition en Suisse d’une marque sur des produits destinés exclusivement à l’exportation (ou sur leur emballage) dans le souci de s’aligner par-là sur le droit communautaire qui posait (et pose toujours) cette exigence (voir réf.cit.). L’art. 11 al. 2 in fine LPM ne constitue pas à proprement parler une exception au principe de la territorialité, mais cette règle légale tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l’exportation ne sont pas commercialisés sur le territoire suisse ; elle concède, pour les marques dont les produits sont destinés exclusivement à l’exportation, un allègement de l’exigence de l’usage sur le territoire national, mais sans renoncer à tout rattachement concret avec ce territoire. La marque doit être utilisée en lien avec un produit déterminé. Ainsi, le seul fait d’apposer en Suisse la marque sur un support (hypothèse de l’impression d’étiquette comportant la marque) destiné à un produit maintenu à l’étranger ne répond pas à l’exigence de l’apposition, sur le territoire suisse, de la marque sur le produit (c. 2.2.1). Un usage à titre de marque doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c’est-à-dire pour distinguer les produits ou les services. En d’autres termes, l’usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Une utilisation dans la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque ne suffit pas. Ainsi, l’utilisation à des fins privées (par exemple pour récompenser, à certaines occasions, les employés de l’entreprise) ou à l’intérieur de l’entreprise (notamment le flux de marchandises et le stockage à l’interne) n’est pas de nature à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. Dans ce dernier cas, même si les transferts de biens (notamment durant la période de fabrication d’un produit déterminé) entre les sociétés du « groupe » sont en principe inscrits comme des achats-ventes dans la comptabilité propre de chacune des sociétés, il ne s’agit que d’une utilisation (flux de marchandises) à l’interne du « groupe » qui ne vaut pas usage à titre de marque. Cet usage ne pourra alors être reconnu qu’au moment de leur (re)vente à des tiers (grossistes, détaillants, clientèle privée). Pour déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque (qui est une question de droit), il convient de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier, et notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, doivent ainsi être prises en considération (c. 2.3.1). Par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l’usage d’une marque que son non-usage. L’art. 12 al. 3 LPM prévoit ainsi que quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Ce dernier doit établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (c. 2.3.2). Dans le cas d’espèce, la marque est appliquée sur le cadran destiné aux futures montres, à l’étranger, puis le cadran posé sur les montres en Suisse avant leur exportation. Il n’en résulte pas que l’apposition de la marque interviendrait à l’étranger uniquement et que la condition qu’elle intervienne dans notre pays ne serait pas réalisée, dans la mesure où la marque est simplement appliquée sur un support, le cadran, à l’étranger, puis apparaît réellement sur le produit fini, ce qui constitue l’élément déterminant, sur le territoire suisse, dans le cadre des opérations d’assemblage, au moment où le cadran est posé sur les montres (c. 2.4). Faute toutefois d’avoir établi un usage public, à l’extérieur des sociétés du « groupe » pendant le délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, la défenderesse n’a pas fourni les preuves permettant d’établir l’usage de la marque litigieuse durant la période de carence (c. 2.5.4). Le TF admet le recours en matière civile et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la nullité de la marque litigieuse (pour défaut d’usage) est constatée et qu’il ordonne à l’IPI de radier cette marque pour les produits de la classe 14 (c. 2.6). [NT]

La jurisprudence fédérale n’admet pas de protection pour les marques qui n’ont pas été déposées pour être utilisées, mais dans le dessein, en empêchant l’enregistrement de signes correspondants par des tiers, d’élargir le champ de protection de marques effectivement utilisées ou pour obtenir des avantages financiers ou autres de l’utilisateur antérieur. L’absence d’intention d’utiliser la marque en entraîne la nullité. L’inadmissibilité des marques enregistrées de mauvaise foi étant donné l’absence de volonté de les utiliser constitue, à côté du non-usage selon l’art. 12 al. 1 LPM, un motif propre et indépendant de perte du droit à la marque, et le titulaire d’une telle marque ne peut pas se prévaloir du délai de non-usage. La preuve de l’absence de volonté d’utiliser, outre qu’elle porte sur un fait négatif, concerne en plus un fait interne (« innere Tatsache ») qui peut à peine être prouvé de manière positive. En vertu de son obligation de collaborer à la preuve, il peut ainsi être exigé de la partie qui a enregistré la marque qu’elle documente, ou à tout le moins qu’elle allègue, les motifs qui dans le cas concret, en dépit du reproche qui lui est fait d’avoir enregistré la marque de manière abusive, seraient au contraire constitutifs d’une stratégie de marque fondée sur la bonne foi. Si ces indications ne convainquent pas le juge, la preuve abstraite d’une constellation typique d’une marque défensive suffit dans l’appréciation globale des preuves (c. 2.1). La répartition du fardeau de la preuve devient sans objet lorsque, comme dans le cas concret, le tribunal arrive à la conclusion, dans son appréciation des preuves, qu’un fait allégué est établi (c. 2.2.1). L’instance précédente a admis dans son appréciation des preuves présentées que le recourant avait enregistré la marque suisse No 624864 « WILD HEERBRUGG », ainsi d’ailleurs que la marque suisse No 567937 « WILD HEERBRUGG » qui ne fait pas l’objet du présent litige, sans l’intention de l’utiliser mais bien plutôt dans le dessein d’attaquer des marques comportant ces éléments et d’exiger de l’argent pour renoncer à la procédure. Il ne s’agit pas là d’un cas d’absence de preuve dont les circonstances devraient être revues (c. 2.2.1). Le recours est rejeté. [NT]

Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la maque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la maque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (c. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (c. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (c. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuel que sonore qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (c. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (c. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (c. 3). Il en va de même pour la protection de la raison sociale d’une société commerciale (c. 4.4). Une prétention à la protection du nom, selon l’art. 29 al. 2 CC, suppose que le titulaire du nom soit lésé par l’usurpation qu’en fait un tiers. Tel est le cas lorsque cette dernière occasionne un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu’elle est de nature à susciter par une association d’idées dans l’esprit du public l’existence de liens en fait non avérés entre le titulaire du nom et celui qui l’usurpe. Le titulaire peut ainsi être lésé du fait que l’association d’idées suggère une relation qui n’existe pas, que le titulaire n’admet pas et qu’il est raisonnablement fondé à ne pas admettre. Il n’y a pas usurpation seulement en cas de reprise injustifiée de l’entier du nom d’un tiers, mais aussi de l’élément caractéristique essentiel de celui-ci, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (c. 5.2). La portée matérielle et spatiale de la protection du nom se détermine en fonction d’utilisations concrètes de ce nom et de ses répercussions effectives. Comme la portée de la protection du nom dépend de l’activité effectivement déployée sur un certain territoire respectivement, pour ce qui est du risque de confusion, des contacts avec certains adressataires, elle ne peut être déterminée sur la seule base de l’enregistrement au registre du commerce. Si un extrait du registre du commerce est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, il ne permet pas de déterminer si la société exerce bien aussi son activité statutaire au lieu de son siège. Pour admettre une violation du droit au nom, il convient de vérifier dans quelle mesure son titulaire l’utilisait sur le territoire concerné et est par conséquent lésé par l’usurpation dont il se plaint (c. 5.5). Le recours est partiellement admis. [NT]

La marque attaquée « Schellenursli », revendiquée pour les « fromages » en classe 30 fait l’objet d’une opposition déposée par le titulaire de la marque antérieure « SCHELLEN-URSLI », revendiquée elle-même pour de nombreux produits revendiqués en classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35 et 41 dont en particulier, les produits « feine Backwaren und Konditorwaren » en classe 30. La marque attaquée étant également revendiquée pour les fromages frais, et ceux-ci étant utilisés dans les tourtes et les gâteaux, l’instance précédente constate la similarité des produits, la similarité des marques et l’existence d’un risque de confusion. Elle refuse donc l’enregistrement (c. D). La marque attaquée restreint ses revendications aux seuls fromages à pâte dure, puis recourt contre la décision de l’instance précédente (c. F). Les exigences relatives à l’usage sérieux d’un produit de masse sont élevées (c. 4.2). Un contrat de licence entre le titulaire de la marque et une entreprise de commerce de détail dont l’importance est notoire comportant l’obligation pour celle-ci de fabriquer puis vendre un certain nombre de tourtes aux noix suffit à rendre vraisemblable l’usage sérieux d’une marque bien qu’aucune vente ne puisse être démontrée (c. 4.3). La maxime des débats ne permet pas à l’intimée de contester devant le TAF le fait que l’instance précédente ait reconnu un usage sérieux pour les confiseries, notamment les gâteaux et les tourtes et non pas à l’ensemble du terme générique « pâtisseries fines et confiserie » dans la mesure où elle n’a pas manifesté son désaccord sur ce point lors de la procédure (c. 4.4 et 4.5). La marque attaquée a restreint, postérieurement à la décision de l’IPI, ses revendications aux seuls « fromages à pâte dure » en classe 30, si bien que l’instance ne s’est pas prononcée sur la similarité des produits et services (c. 5.1). Le TAF renvoie généralement l’affaire à l’autorité précédente lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). En l’espèce, l’instance précédente n’a pas pu examiner la similarité des produits « hartkäse » et « Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen » revendiqués en classe 30. Le TAF est, selon l’article 73 LTF, la dernière instance compétente en matière d’opposition, impose de renvoyer l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision (c. 5.3). Les frais de procédure sont mis à la charge de la marque opposante bien qu’elle n’ait pas succombé. En effet, celle-ci aurait pu proposer une restriction de ses revendications dans ses conclusions, ou au cours d’une demande de réexamen auprès de l’instance précédente, modifiant ainsi sensiblement les faits. Une indemnité de dépens n’est pas octroyée (c. 6.1). [YB]

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « Salvador Dali (fig.) » invoque l’exception de non-usage dans la procédure l’opposant à la marque verbale « SALVADOR DALI » (état de fait A à C). Selon l’instance précédente, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de conclure à un usage sérieux de sa marque pour les produits revendiqués en classes 14, 16 et 25 (état de fait C). La recourante n’a déposé aucune pièce rendant vraisemblable l’usage sérieux pour des produits en classe 16 ou 25 (c. 5.1 et 5.2). Rien ne permet de dater l’étiquette complétant l’emballages de bijoux déposés par la recourante, et donc de conclure que celle-ci prouve un usage sérieux pendant la période déterminante (c. 5.3). Les éléments indiquant selon la recourante la vente de broches ou d’une bague proviennent d’un logiciel de gestion de marchandises et ne permettent pas de définir clairement quel produit a été vendu à l’exception d’une bague. La marque opposante n’y est pas reproduite, si bien qu’il n’est pas possible de conclure que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits (c. 5.3). Enfin, l’utilisation de la marque opposante sur le site web de la recourante n’est pas prouvée pour la période déterminante (c. 5.5). En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque. Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]

En avril 2017, la défenderesse, Swiss Re Ltd, a déposé la marque « SWISS-RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » pour des services financiers, immobiliers et d’assurances (classe 36). L’IPI a refusé l’enregistrement du signe, notamment au motif qu’il était trompeur, en raison des attentes qu’il éveillait quand à la provenance des services fournis. Selon l’IPI, l’enregistrement n’était possible qu’avec une limitation de la liste de services aux services de provenance suisse. Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Swiss Re et a ordonné l’enregistrement sans restriction des services mentionnés à la provenance suisse. Selon l’art. 2 lit. c LPM, les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection des marques (c. 2). Un signe est propre à induire en erreur notamment s'il contient ou est constitué d’une indication géographique qui fait croire à tort aux destinataires que les produits ou services qu’il désigne proviennent du pays ou du lieu auquel l’indication se réfère (c. 2.1). Une indication de provenance est une référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM). L'art. 47 al. 3 LPM interdit notamment l'utilisation d'indications de provenance inexactes (lit. a) et de marques en relation avec des produits ou services d'une autre provenance, s'il en résulte un risque de tromperie (lit. c). Selon la jurisprudence, de telles indications sont susceptibles de créer un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.2). Compte tenu des intérêts publics en jeu, la règle selon laquelle l’IPI doit en principe enregistrer une marque en cas de doute et laisser la décision finale au juge civil ne s’applique pas dans l’évaluation du risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM. Par ailleurs, l’exactitude des indications de provenance est examinée de manière plus stricte que les autres faits trompeurs au sens de cette disposition. Même lorsqu’une indication de provenance peut être utilisée de manière correcte, le motif absolu d’exclusion de l’art. 2 lit. c LPM s’applique dès qu’il existe une possibilité qu’elle soit utilisée pour des produits provenant d’un autre lieu (c. 2.3). Il convient de noter que même si les développements futurs prévisibles peuvent être pris en compte dans la procédure d’enregistrement, une simple probabilité minime qu’une indication de provenance suisse puisse s’avérer trompeuse à l’avenir, par exemple en raison d’un changement de circonstances, ne suffit pas à établir un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.4). Si l’on admet comme l’instance précédente que le signe « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » constitue une indication de la provenance suisse des services de la défenderesse, il convient d’examiner si elle est exacte (c. 4). Selon l’art. 49 al. 1 LPM, l’indication de la provenance d’un service est exacte si elle correspond au siège de la personne qui fournit le service (lit. a) et si un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays (lit. b). Si une société mère remplit les conditions de la lettre a et si elle-même ou une filiale réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à la lettre b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère (art. 49 al. 2 LPM) (c. 4.1). En matière de produits, la pratique établie de longue date de l’IPI, admise par le Tribunal fédéral, est de n’enregistrer les marques contenant une indication géographique qu’avec l’ajout d’une mention dans la liste des produits revendiqués selon laquelle ces derniers doivent provenir du pays auquel se réfère l’indication de provenance. L’IPI ne disposant pas, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’informations concrètes sur l’usage (actuel ou futur) du signe déposé, on peut admettre l’existence d’un risque de tromperie si une indication de provenance est enregistrée comme marque sans limiter la liste des produits. Cette restriction de la liste de produits a un effet préventif en minimisant de facto le risque de tromperie, et affecte directement l’étendue de la protection de la marque, qui dépend des produits revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). L’usage du signe avec des produits d’une autre provenance ne constitue pas un usage de la marque et peut entraîner la perte du droit à la marque conformément à l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.1). Une partie de la doctrine a formulé quelques critiques à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 5.2). L’IPI invite le Tribunal fédéral à confirmer que cette jurisprudence, qui n’est pas contestée par les parties, s’applique également aux services (c. 5.3). Lors des délibérations parlementaires relatives au projet de loi « Swissness », entré en vigueur le 1^er janvier 2017, la conseillère fédérale Sommaruga a explicitement évoqué dans deux interventions la crainte que d’importants prestataires de services tels que Swiss Re puissent apparaître comme des sociétés suisses. Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral a concrétisé la notion de « réel site administratif » à l’art. 52o OPM, pertinente pour déterminer la provenance d’un service selon l’art. 49 al. 1 lit. b LPM. L’IPI a annoncé qu’elle adoptera en matière de services la même pratique qu’elle adoptait jusqu’alors en matière de produits (c. 6). Comme l’a reconnu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, cette adaptation va trop loin. La limitation de la liste des produits aux produits de provenance suisse vise à éliminer le risque, même abstrait, de tromperie sur la provenance géographique. Toutefois, s'il n'y a pas de risque de tromperie dès le départ, il n'y a aucune raison de restreindre la liste des produits ou des services. Tel est le cas en l'espèce : comme le Tribunal administratif fédéral l'a constaté de manière contraignante, sans réelle contestation de l’IPI, les conditions de l'art. 49 al. 1 LPM sont remplies, puisque le siège de la défenderesse est incontestablement en Suisse, de même que son réel site administratif. Les services qu'elle propose proviennent donc de Suisse au sens du droit des marques. L'indication de provenance est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est donc, même s'il devait être compris comme une indication de provenance, admissible au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 3 LPM, et doit être inscrit au registre des marques (c. 7.1). Le traitement différent des marques selon qu'elles revendiquent une protection pour des produits ou des services est une conséquence des définitions conceptuellement différentes de la provenance pour les produits (art. 48 et suivants LPM) et pour les services (art. 49 LPM). En matière de produits, le caractère trompeur d’un signe dépend des produits pour lesquels il est utilisé, dont l’IPI n’a naturellement pas connaissance au moment de l’enregistrement. L’origine des services, en revanche, dépend du lieu dans lequel le prestataire de services a son siège social et est actif (art. 49 al. 1 LPM). En principe, tous les services fournis par le déposant ont la même provenance géographique, et le risque de tromperie peut être évalué concrètement au moment de l'enregistrement. Le fait que la marque puisse être transférée ou faire l'objet d'une licence à une date ultérieure (à une personne qui pourrait ne pas remplir les conditions de l'art. 49 LPM), comme l'objecte l'IPI, ne change rien pour le Tribunal administratif fédéral, d'autant plus que l'IPI n'a de toute façon aucune possibilité d'influencer l'usage d'une marque une fois celle-ci enregistrée. Il va de soi que l'enregistrement d'une indication de provenance en tant que marque ne change rien au fait qu'elle ne peut pas, par la suite, être utilisée de manière incorrecte. En particulier, l'utilisation d'une marque en relation avec des produits ou des services de provenance étrangère n'est pas autorisée si elle entraîne un risque de tromperie (art. 47 al. 3 lit. a et c LPM). (c. 7.2.1). Contrairement à l’IPI, le Tribunal administratif fédéral considère que la charge de travail requise pour l’examen au regard des critères spécifiés dans la réforme « Swissness » n’apparait pas fondamentalement plus importante que sous l’ancien droit. S’il existe un doute sur la question de savoir si les critères de l’art. 49 al. 1 LPM sont remplis, une restriction de la liste des services doit selon lui être faite. En cas de litige, la question de savoir s’il existe une activité administrative effective suffisante en Suisse dans un cas d’espèce relève de la compétence du juge. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi montré une voie praticable. La position de l’IPI de faire dépendre l’enregistrement de toutes les marques de service avec indication de provenance d’une restriction géographique de la liste des services à titre de mesure de précaution et sans examen, même si l'indication de provenance est correcte et qu'il n'y a pas de risque pertinent de tromperie, est trop peu différenciée. Elle ne peut pas non plus être justifiée par le souci d'éviter un effort d'examen excessif. En outre, contrairement à ce que soutient l’IPI, on ne voit pas en quoi la limitation géographique des services seulement dans certains cas devrait affecter l’égalité et la sécurité juridiques (c. 7.2.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » n'est pas trompeur en ce qui concerne les services revendiqués et que, pour cette raison, il doit bénéficier d'une protection illimitée de la marque n'est ainsi pas critiquable. C'est à juste titre qu’elle a ordonné l’enregistrement du signe au registre des marques sans aucune limitation géographique de la liste des services (c. 7.4). Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]

Après l’écoulement du délai légal de grâce de 5 ans, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle a effectivement été utilisée en relation avec les produits et services revendiqués (voir art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LPM). Cette exigence d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et doit également empêcher que des marques soient enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non-usage, l’action en radiation est donnée en l’absence de juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défaut d’usage est rendu vraisemblable, le titulaire de la marque doit apporter la preuve de l’usage, respectivement de l’existence de justes motifs l’ayant empêché (art. 12 al. 3 LPM). En l’espèce, le Tribunal de commerce a considéré que le défaut d’usage constaté était dû à de justes motifs, à savoir une procédure parallèle opposant les parties, dans laquelle la recourante contestait la validité d’une des marques également en cause dans la présente procédure et cherchait à en faire interdire l’utilisation à l’intimée pour les montres, les lunettes (y compris de soleil), ainsi que d’autres marchandises encore (c. 2). Le respect du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. n’implique pas que le Tribunal se détermine sur chacun des griefs soulevés par les parties et les réfute un à un expressément. La Cour peut au contraire limiter son examen à ceux des points importants pour la décision (c. 2.2). Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas fondamentalement en question le fait que l’introduction d’une action en constatation de la nullité et en interdiction puisse constituer un juste motif de non-utilisation de la marque concernée. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas que sa demande intentée dans la procédure parallèle serait dépourvue de chances de succès, il n’est pas démontré ni évident qu’il ne s’agirait pas d’une menace que l’intimée devrait raisonnablement prendre en compte. Dans ces circonstances, le fait de considérer, à l’instar de l’autorité précédente, qu’il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle utilise la marque pendant la durée de la procédure parallèle pendante, ne viole pas le droit fédéral. Le point de savoir si un juste motif existe au sens de l’art. 4 CC relève d’une question d’appréciation dans l’examen de laquelle le TF ne s’immisce qu’avec retenue. Le reproche de la recourante que l’autorité précédente aurait violé l’art. 12 al. 1 LPM est mal fondé (c. 2.3). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. [NT]

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « APTIV » (dépôt N°725'229 du 14 décembre 2018, pour différents produits et services en classes 7, 9, 12, 35, 38, 40 et 42), contre laquelle la recourante, titulaire de la marque opposante « APTIS » (enregistrement international N°739'865 du 21 juillet 2000) invoque l’exception de non-usage lors de la procédure d’opposition (état de fait A.a à B). L’opposante doit uniquement rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. 3.2.2). La recourante ne prétend pas faire un usage sérieux de sa marque en Suisse mais en Allemagne. Les produits revendiqués (des bus) ne sont pas des produits de consommation courante. L’usage sérieux doit être examiné en fonction des circonstances particulières (c. 4.2.3). En l’espèce, rien n’indique que les documents déposés par la recourante attestent un usage sérieux en Allemagne (c. 4.3.1). S’il n’est pas contesté que la marque a été apposée sur des bus (c. 4.3.2), la recourante n’a vendu aucun bus en Allemagne. L’usage sérieux doit donc être examiné en fonction des opérations de prospection effectuées (c. 4.3.3.1). Celles-ci doivent refléter une certaine permanence dans l’effort réalisé (c. 4.3.3.1). En l’espèce, la marque a été apposée sur des bus pendant moins d’un mois, et uniquement à Berlin et Hambourg (c. 4.3.3.3). En l’absence d’autres tentatives de commercialisation, ces activités ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux (c. 4.3.3.4). L’éventuel succès ou l’échec commercial n’entrent en principe pas en ligne de compte dans l’examen ; bien qu’en l’espèce, la question ne se pose pas au vu de la faiblesse des activités de commercialisation (c. 4.3.3.5). Sur le plan virtuel, les traces de la marque qui n’émanent pas de la recourante et qui n’ont pas été autorisées par celle-ci n’entrent pas en ligne de compte (c. 4.3.4.1). le TAF examine l’activité virtuelle de la recourante sur la base de l’article 3 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet de 2001. Bien que la recourante ait une activité commerciale en Suisse et en Allemagne, celle-ci n’est pas liée à sa marque « APTIS ». Les efforts commerciaux dirigés en Allemagne sont insuffisants pour admettre un usage sérieux. Les prix ne sont pas libellés en CHF, bien que cet élément ne soit pas éminemment probant compte tenu des spécificités du marché. Les pièces sont rédigées en langue allemande et la marque opposante est enregistrée en Suisse. Ces éléments ne permettent de conclure qu’à l’existence de liens ténus entre le produit et la Suisse ou l’Allemagne (c. 4.3.4.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un usage numérique sérieux de sa marque (c. 4.4). La question de savoir si un usage virtuel sérieux en Allemagne doit être reconnu en Suisse sur la base de la Convention CH-D est laissée ouverte (c. 4.3.4.2). Le recours est rejeté et le rejet de l’opposition confirmé (c. 5). [YB]

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « Salvador Dali (fig.) », invoque l’exception de non usage dans la procédure l’opposant à la marque verbale « SALVADOR DALI » (état de fait A à C). Selon l’instance précédente, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de conclure à un usage sérieux de sa marque pour les produits revendiqués en classes 14, 16 et 25 (état de fait C). La recourante n’a déposé aucune pièce rendant vraisemblable l’usage sérieux pour des produits en classe 16 ou 25 (c. 5.1 et 5.2). Rien ne permet de dater l’étiquette complétant l’emballage de bijoux déposé par la recourante et en conséquent de conclure que celle-ci prouve un usage sérieux pendant la période déterminante (c. 5.3). Les éléments indiquant selon la recourante la vente de broches ou d’une bague proviennent d’un logiciel de gestion de marchandises et ne permettent pas de définir clairement quel produit a été vendu à l’exception d’une bague. La marque opposante n’y est pas reproduite si bien qu’il n’est pas possible de conclure que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits (c. 5.3). Enfin, l’utilisation de la marque opposante sur le site web de la recourante n’est pas prouvée pour la période déterminante (c. 5.5). En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque. Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]